臺灣臺北地方法院96年度智字第63號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣臺北地方法院
• 裁判日期: 98 年 09 月 22 日

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　　96年度智字第63號原　　　告　乙○○
訴訟代理人　蘇家宏律師
複　代理人　朱慧倫律師
丙○○
被　　　告　貝登堡國際股份有限公司
法定代理人　丁○○
訴訟代理人　羅嘉希律師
吳敬恆律師
訴訟代理人　甲○○
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於中華民國98年9月1日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限。民事訴訟法第255 條第1 項第2 、3 、7 款定有明文。本件原告起訴聲明請求：⑴被告應給付原告新臺幣（下同）8,000,000 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息；⑵在原告所有之專利證號I252537 號「以複蝕刻直接成型刀模之方法及其裝置」專利權存續期間內，被告不得未經原告同意而製造、販賣、意圖販賣而陳列、使用或為上述目的而進口上開新型專利物品。嗣於民國98年5 月21日另以書狀為訴之變更，將所為應受判決事項之聲明變更為：⑴被告應給付原告8,000,000 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息；⑵在原告所有之專利字號I252537 號「以複蝕刻直接成型之刀模之方法及其裝置」發明專利之專利權存續期間，被告不得未經原告同意而使用該發明專利方法及使用該發明專利方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該發明專利方法直接製成物品。經核，原告所為訴之變更非唯請求之基礎事實同一、擴張應受判決事項之聲明，且與原訴間具有共同性，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有一體性，得期待於應請求之審理予以利用，亦無礙被告之防禦及訴訟之終結，是其所為訴之變更與上開規定相符，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠原告為從事蝕刻設備之專業人士，研發出一種以複蝕刻直接成形刀模之方法及其裝置，並藉由此種新穎之方法或裝置，不但透過製程提高生產力，更可在維持低製造成本下，製做出具有高品質、高精密度之刀模，且在製作過程可兼顧環保之需求，原告並於93年9 月23日向中華民國智慧財產局依法提出發明專利之申請，專利申請號為00000000號，嗣於95年4 月1 日經核准發明專利，專利證號I252537 號（下稱系爭專利），專利範圍包括「一種複蝕刻直接成形刀模之方法，包括有下列步驟：⑴選取適合作為刀模之金屬板材，並壓著阻光劑膜於其上，經影像轉印、曝光、顯影後，保留光罩線條；⑵以接近霧化蝕刻液，調整適當的噴淋壓力和角度對準光罩面作第一次之蝕刻；⑶利用噴水將鋼板光罩薄膜迅速剝離，篩筒將棄料與廢水分離，收集至廢水與棄料之回收單元；⑷以少量霧化之蝕刻液再次噴洒，清除刀垣上方兩側陵線；⑸利用磁力使一活動圓柱體刷毛於蝕刻面高速竄動刷磨與拋光；其特徵在於此刀模之成形，主要係以複蝕刻的方式使刀刃產生縮角小圓弧刃鋒。……」，原告就此即將系爭專利方法製作刀模並配合滾壓機使用。詎料，被告於94年間曾向訴外人捷卡國際股份有限公司（下稱捷卡公司）購買滾壓機，惟未同時購買必須配套實施之刀模（即依系爭專利方法所製作）及浮雕模組，嗣經原告探查始知被告係另向訴外人中國日普藝品股份有限公司（下稱中國日普公司）進口、販賣直接仿冒系爭專利方法所製造之刀模，然中國日普公司所製造之刀模既侵害系爭專利，則被告進口、販賣之行為亦屬侵害系爭專利，就此原告經發存證信函通知被告停止侵害系爭專利方法之行為，但遭被告置之不理，仍繼續販賣該未經售權、使用系爭專利之製造方法所直接製成之刀模產品，則依專利法第56條第2 項規定，系爭專利保護範圍就涵蓋依據申請專利範圍所涵蓋製造方法直接製成之刀模，並且任何人未經原告即專利權人之授權，皆不得於中華民國境內為該刀模之進口或販售行為，被告於接獲存證信函後，仍不停止該等侵權行為，已嚴重危害原告合法利益，使原告之損害將持續擴大而難以計算，被告惡性重大，應負侵權行為之損害賠償責任。
㈡關於原告請求損害賠償計算之金額及依據：
⑴首先，原告在被告於94年間向捷卡公司購買滾壓機時，並未發現被告使用之刀模實際狀況，自無從僅以當時被告購買滾壓機之行為，即據為認定被告當時使用之刀模有侵害系爭專利；況縱認原告當時即知被告有侵害系爭專利之行為，然94年間系爭專利尚未核准，原告亦無法要求被告停止其可能之侵害行為，則請求權時效即無從自斯時起算。又原告係於96年8月21日起訴請求被告損害賠償，則依專利法第84條第5項規定，原告須於94年8 月21日時有知悉被告之侵害行為，該損害賠償請求權始會罹於2年時效，惟不論原告於95年6月24日至被告門市購買其刀模產品，亦或原告於95年7 月13日寄發存證信函，均在94年8 月21日之後，堪認原告之專利侵權之損害賠償請求權尚未罹於時效。
⑵又依專利法第84條第1 項、第85條第1 項及第3 項規定，被告應依其銷售系爭專利所製刀模之所得利益，以為計算原告損害賠償金額之基礎。復依專利法第20條及第51條第3 項規定，原告享有系爭專利之期間係自93年9 月23日起至113 年9 月22日，則自93年9 月23日迄今被告銷售、進口之刀模，原告皆可向被告請求損害賠償。被告於94、95年間共計進口產品編號GDK-001 至GDK-070 刀模之貨物115,205 件，每件單價為300 元；及96年間進口共計進口產品編號SDK-001 至SDK-035 及LDK-001 至LDK-030 刀模之貨物52,000件，其中產品編號SDK-001 至SDK-035 刀模每件單價為350 元，產品編號LDK-001 至LDK-030 刀模每件單價為450 元，故被告不法侵害原告系爭專利所得利益略計為55,161,500元，若被告無法具體證明其成本或必要費用時，即應以銷售該項物品全部收入即55,161,500元為所得利益，以為計算本件損害賠償之金額，則依前揭規定，原告至多得請求被告三倍以上之賠償額即165,484,500 元，原告今僅就其中之8,000,000 元為損害賠償請求，並無不合理之處。
㈢系爭專利方法應有專利法第87條之適用：
⑴查被告目前於市面上仍持續販售以系爭專利方法所製造之刀模產品，雖製造地為中國大陸，但該刀模之精細度乃原告系爭專利申請日前為國內外所未見者，則依專利法第87條規定，除非被告就「製造方法專利所製成之物品早已為國內外可見」及「他人非製造相同物品」為舉證證明，始得不適用專利法第87條規定，而由原告按一般侵權行為負舉證責任，否則被告進口、販售依據系爭專利製造方法直接製成之刀模，確屬侵害原告所有系爭專利之行為。被告雖辯以系爭專利與訴外人Ellison Educ ational Equipment Inc.,申請美國專利公開號US2005／0000000A1 （專利案號10／893,171 ）之專利內容相同，然實際上系爭專利之複蝕刻刀模製造方法既已取得美國專利權US2006／0000000A1 （申請專利案號11／049,174 ），即係具有新穎性，二者間之專利內容自不相同；況依該專利之說明書內容，可知Ellison Educational Equipment Inc., 不僅不清楚刀模之生產流程，更並無生產複蝕刻刀模之能力，則其所製造銷售之SIZZIX刀模，即與系爭專利製成之刀模產品為不同物品，被告以SIZZIX刀模主張有相同物品存在而不適用專利法第87條，難非有據。復從專利法第87條製造方法專利侵害舉證責任倒置規定修法之立法沿革觀之，可知該條規定之適用，並非僅限於產品製造人，更亦包含進口商在內，故被告主張其非產品之製造者，而無專利法第87條之適用，亦非可取。
⑵原告就系爭專利於申請專利前，雖有傳統刀模及蝕刻刀模產品之存在，惟傳統刀模及蝕刻刀模產品與原告系爭專利所製造之產品即複蝕刻刀模，外觀上由肉眼判斷即知二者為不同物品，且二者之樣式、外觀、及製造方法明顯不同，如下：⒈傳統刀模係以刀片成形，植於一木質或塑膠或鋼質板材之上，包含塑膠雷射刀模、線切割刀模、塑膠刀模等，其與原告複蝕刻刀模製造方法所製造之產品明顯不同。⒉蝕刻刀模則係於一金屬板材上蝕刻出刀垣，末後再以CNC 銑床或研磨機研磨刀刃部成形，而因CNC 銑床或研磨機的刀頭有一定的尺寸，使用CNC 銑床或研磨機加工的刀模線間距必須大於刀頭的寬，否則無法進刀，兩線間必須保持相當的距離，複蝕刻刀模則否。⒊蝕刻刀模之刀垣兩側必有刀頭走過的痕跡，複蝕刻刀模則否。⒋蝕刻刀模因須經過CNC 銑床或研磨機加工，表面具有光澤感，而複蝕刻刀模因係經蝕刻液蝕刻，表面略微粗糙，沒有光澤。且依原告所提出刀模線剖面圖（即原證10）可知，原告以複蝕刻方法完成的刀模剖面與傳統以車床加工完成之刀模，二者所產出之物品構造及精密度皆不同，雖其均名為刀模，亦僅係同類物品而非相同物品。是以，被告所進口、販售之刀模之產品，就外觀上觀察刀模線間距並未大於刀頭的寬，刀垣兩側無刀頭走過之痕跡，其表面亦不具有光澤感，顯見被告進口、販售之刀模非傳統刀模或蝕刻刀模，而係與原告之複蝕刻刀模產品相同，故依專利法第87條之規定，已足推定被告之行為確已侵害原告之系爭專利。又被告所侵害者乃原告之製造方法專利，而被告在西元2005年與西元2007年型錄所載之135 款刀模均為相同之產品，原告僅須就其中一、二款刀模證明其與複蝕刻刀模所製產品相同即足證明。
⑶再查，該SIZZIX刀模（即被證3 、4 、12、15）從外觀上觀察雖無金屬亮光感，惟包裝已遭拆封，且無購買發票或其他任何證據可證明係在系爭專利申請前即已存在；況且SIZZIX2004型錄（被證1 ）及新產品導覽（被證16）尚不能代表系爭專利申請前即有此產品存在，遑論該SIZZIX刀模及滾壓機與SIZZIX2004型錄上之產品不同，而若依被告所稱SIZZIX2004新產品導覽之樣品刀模（即被證15）於92年底即存在，何以遲至93年8 月15日始有零售價格，足見該樣品並非於92年底即存在，其應僅為樣品而已；而SIZZIX2004新產品導覽之樣品刀模亦無從證明其即為當初92年底就已存在之樣品，故被告應提出取得SIZZIX刀模之憑證，以證明其所提出之SIZZIX刀模係於系爭專利申請前存在，被告遲不提出憑證，即應認SIZZIX刀模及滾壓機於系爭專利申請前並不存在。又依被證3 包裝盒上之字樣「Patents Pending.All RightsReserved.Made in China c 2004 Sizzix08.02.04」，及被證12包裝上之「Made in China c 2004 Sizzix 05-03-04」字樣，其所表示之意旨非一般著作權表示之方式，其所表示之意旨僅係指此產品係中國大陸所生產製造、其刀模上面的圖樣設計之著作權為SIZZIX所有，該「08.02.04」及「05-03-04」絕非指產品製造日期，亦非指該包裝盒之製造日期。另縱認前揭字樣係表示日期，然依被證3 、12包裝上記載之全文意旨觀之，僅得認刀模上面的圖樣設計之著作權為SIZZIX於「08.02.04」、「05-03-04」時取得，尚不足代表該產品係於該日期所生產製造，且該刀模之平面圖樣並未經著作權註冊，SIZZIX是否於「08.02.04」、「05-03-04」時取得平面圖樣設計之著作權仍有待證明，則SIZZIX刀模於系爭專利申請前是否存在不無疑問。
㈣至就被告對系爭專利可專利性部分抗辯所為之陳述：
⑴原告以系爭專利申請美國專利公開證號US2006／0000000A1
（申請專利案號11／049,174 ）之專利時，雖經美國專利局多次核駁，惟最終仍獲得美國發明專利，足見系爭專利符合標的合法性、新穎性、進步性及實用性等專利要件；且在美國採先發明主義下更足證原告係系爭專利之最先發明者，原告就複蝕刻刀模製造方法取得專利合情合理。
⑵系爭專利既屬發明專利，則除程序審查外，亦經智慧財產局審查委員審查是否符合專利要件及是否有專利法第44條不予專利之情形後，智慧財產局審查委員決定給予原告發明專利，故系爭專利並無任何法定不予專利之情。而原告之「以複蝕刻直接成形刀模之方法及其裝置」發明專利除取得我國、中國大陸、英國、美國發明專利，其「複蝕刻刀模」構造發明更已取得法國、德國、日本新型專利，足認系爭專利取得專利權之專利成立要件並無任何疑義，該系爭專利說明書之記載自亦無違反專利法第26條第2項之規定。
⑶又系爭專利所欲解決的問題為習知蝕刻刀模在最終之加工過程中使用研磨機或CNC 銑床或車床加工、習知蝕刻刀模刀刃容易受損、刀模安全性、減少環境污染與公害等問題，而非化學蝕刻液的問題，更不是蝕刻溫度、壓力、時間等問題，則依專利審查基準第二篇發明專利審查第一章說明書及圖式1.4.1發明說明的記載原則1.4.1.2充分之規定，原告即無須逐一記載化學蝕刻液種類、蝕刻溫度、壓力、時間等無關事項。加以，系爭專利對於上開所欲解決之問題，不論是對於第一次蝕刻並去除阻光劑膜、刀垣平台及刀垣上方兩側陵線等細微處均詳細說明解決問題之技術手段，即無系爭專利說明書未充分揭露之事實。因此，系爭專利說明書之發明說明、申請專利範圍及圖式記載，既已以文字及實施例詳述說明其裝置、方法及步驟，使發明所屬技術領域中具有通常知識者，得由系爭專利說明書之記載，參酌系爭專利申請時之通常知識及技術，無需經過大量的嘗試錯誤或複雜實驗，顯已達充分揭露而可據以實施之情形。
㈤訴之聲明：
⑴被告應給付原告8,000,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。
⑵在原告所有之專利字號I252537 號「以複蝕刻直接成型之刀模之方法及其裝置」發明專利之專利權存續期間，被告不得未經原告同意而使用該發明專利方法及使用該發明專利方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該發明專利方法直接製成物品。
二、被告辯稱：
㈠依據系爭專利申請專利範圍第1 項之記載，系爭專利方法包括下列步驟：⑴壓著阻光劑膜、影像轉印、曝光、顯影；⑵以接近霧化之蝕刻液進行第一次蝕刻；⑶利用噴水剝離光罩薄膜、分離並回收棄料與廢水；⑷以少量霧化之蝕刻液再次噴洒；⑸利用磁力使圓柱體刷毛於蝕刻面磨刷與拋光。依此確認後，可知系爭專利之發明說明內容完全未揭示任何可使用之阻光劑與蝕刻液種類，且系爭專利之發明說明內容亦未記載任何曝光、顯影、蝕刻之操作條件（例如，溫度、壓力、時間等等）。根據一般常理，阻光劑與蝕刻液種類之選擇與搭配對於蝕刻結果具有相當的影響；另一方面，不同種類之蝕刻液（或相同蝕刻液搭配不同阻光劑）所須之蝕刻條件並不完全相同，且不同溫度或壓力條件下，達到預期功效所需之蝕刻時間亦非完全相同，就此，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，未經過相當實驗，顯然無法根據系爭專利說明書所揭示之內容實施系爭方法專利，更無法確認系爭方法是否確實能使刀垣產生所宣稱之預期效果。遑論，系爭專利之申請專利範圍第1 項所界定之方法，該方法中的壓膜、曝光、顯影、及蝕刻等步驟均無時間、壓力、及溫度等操作條件的限制，且所使用之顯影液與蝕刻液種類、用作為刀模之金屬板材種類／厚度、曝光方法均無任何限制，顯然欠缺必要技術特徵。是故，系爭專利顯已違反專利法第26條第2 項所定，應明確且充分揭露系爭方法之技術內容，致熟習該項技術者無法據以實施，則其專利權當然無效。
㈡又系爭專利方法所製造之物品，當時並非國內外所未見，自無專利法第87條第1 項有關舉證責任倒置規定之適用，原告仍應負舉證證明被告侵權之責任：
⑴專利法第87條關於舉證責任之規定，其基本精神顯係依循「由掌握證據者負擔舉證責任」之法理，系爭物品製造方法之掌握者，乃物品製造者，故法律對物品製造者課予舉證責任，而被告僅為系爭物品之進口者，並非製造者，本件即無專利法第87條之適用。況且，被告並非技術擁用者，原告始為擁有技術之專利權人，兩相比較下，原告顯然較有證明能力，故無論依「由掌握證據者負擔舉證責任」或「原告應負舉證責任」之原則，均應由原告負舉證責任。再者，依專利法第87條於75年及86年修正時之立法理由可知，係為配合開放化學品及醫藥品專利所設系爭專利方法所製成之物品，並非化學品或醫藥品，其專利特徵亦與物品之化學或生物成份無關，並非無法以物理方式解析其製造方法，故仍應回歸舉證責任之一般原則，由原告負舉證責任。
⑵茲被告否認系爭產品與系爭製造方法專利所製成之物品相同，而原告迄未舉證「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見」及「他人製造之物品與製造方法專利所製成之物品相同」，堪認本件並無專利法第87條第1 項有關舉證責任倒置規定之適用。至於，原告雖空言其提出之產品係以系爭專利方法製造，並以該產品外觀印有系爭專利號碼，作為其證明方法，惟產品外觀印有系爭專利號碼，或為原告臨訟印製，即使並非原告臨訟印製，亦不足以證明該產品是以系爭專利方法製造；此外，系爭產品與原告提出之產品是否相同，有待原告舉證其提出之產品特徵為何，方能比對二者是否相同，而原告產品之特徵為何，仍應依其專利說明書之記載，並與先前技術比較不同之處，方能予以認定。又原告復聲稱其產品表面平滑無金屬光澤乃其產品之特徵，然系爭專利說明書第13頁之記載，即可得知，故系爭專利方法（複蝕刻）與先前技術（單蝕刻），不同之處在於刀垣銳利程度不同，而非刀垣之部份並無不同，故非刀垣部分表面平滑無金屬光澤，只要進行單蝕刻便能造成此種效果，先前技術即能達到如此效果，自非系爭專利方法之特徵。⑶另依被告提出Ellision在2004年之SIZZIX商品型錄（即被證1 ）、SIZZIX刀模樣品（即被證15）及SIZZIX2004年新產品導覽（即被證16），即可得知該型錄第3 頁內容已記載2004年8 月15日有效之零售價格，SIZZIX刀模商品包裝標示日期均早於系爭專利之申請日；該刀模樣品亦為產品導覽第17頁編號38-9620 （相同圖樣），該刀模樣品與原告所謂系爭專利製成之物，表面均為平滑霧面，且該產品導覽既為2004年份，顯然該樣品至遲於2003年底之前即已存在，亦顯早於系爭專利申請日。又原告申請美國專利，數度遭美國專利商標局以「複蝕刻」（double etching）不具新穎性之理由核駁，原告最後雖然被通知可以繳費領證，但其原因是原告補提一份宣誓書（Affidavit），提出證明該方法之概念（conception）與實施（reduction to practice），早在2003年10月16日就發生，再依美國專利先發明主義，才獲得美國專利商標局通知繳費領證。因此，根據以上事實，系爭專利在我國提出申請前，系爭專利所採利用複蝕刻形成刀模方法以製成之物品已經存在，並非內外所未見。至於，原告系爭專利獲准之事實，因物品可能有多種不同的製造方法，取得製造方法專利權，僅表示該製造方法之條件、步驟具有可專利之新穎性與進步性，而非該方法所形成之物品本身具有新穎性與進步性，自尚不足以證明該方法所製之物品為國內外所未見。
⑷系爭專利說明書並未記載「系爭方法所形成之刀模表面略微粗操，沒有光澤，以肉眼即可由式樣或外觀上分辨其不同於習知刀模（表面具有光澤感）」，且系爭專利說明書完全未提及任何有關系爭方法所形成之刀模具有可用肉眼分辨之結構特徵。另外，根據系爭專利說明書第7 頁所「本發明之主要目的在解決蝕刻刀模後加工的困擾，……，提高生產率，降低生產成本」。依此，系爭專利方法乃既有刀模製造方法之改良加工方法，系爭專利方法所製成之物品在該製造方法申請專利前，即非國內外未見。加以，原告申請系爭專利方法時，並未一併申請物品專利，顯見系爭方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前，並非國內外未見。
㈢又依被告提出美國3,850,059 號專利（被證34，簡稱059 號專利），其公告日為1974年11月26日，遠早於系爭專利之申請日，且該美國059 號專利說明書中更教示利用複蝕刻形成具有圓弧刀刃之刀模之方法，是系爭專利方法以複蝕刻形成刀模之方法顯然不具可專利性。又系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之方法共包括5 個步驟，其中步驟⑴屬於蝕刻之準備步驟，步驟⑵、⑷則分別為第一次蝕刻與第二次蝕刻，並均已為059 號專利所揭示；至於，步驟⑶、⑸雖未明確記載於該059 號專利之說明書中，惟根據系爭專利對應之美國專利權US2006／0000000A1（申請專利案號11／049,174）審查意見，審查官亦已認為步驟⑶、⑸屬於熟習該項技術者易於思及，自亦不具有進步性。
㈣再者，被告所販售之刀模均向製造商中國日普公司採購，其乃長期從事刀模製造之專業廠商，該公司製造刀模之技術，是採用「單蝕刻一次成型」方法所製成，其技術特點在於，單蝕刻形成刀模後，直接除去刀垣上方之阻光劑即可，並未遭受腐蝕液之蝕刻，故刀垣鋒頂刃部會呈現金屬光澤之平坦形狀；又平坦形狀之刀垣鋒頂刃部要能夠具有裁切紙張之效果，先決條件為應具有微小寬度，故廠商以單蝕刻一次成型技術製造刀模，僅需製作出寬度微小之刀垣上方阻光劑，無需如先前技藝再以CNC 方式研磨刀垣。而系爭專利「複蝕刻方法」製造之刀模刀垣鋒頂刃部，由於遭受腐蝕液之蝕刻，可以看出呈現圓弧不平坦之形狀，亦無所謂刀垣鋒頂刃部寬度。承上可知，中國日普公司製造刀模之方法係採高精密單蝕刻，並非系爭專利之複蝕刻，兩者所製造之物品並非相同，被告尚無侵權行為產生。
㈤原告僅在96年4 月16日購買一款由被告所販售之刀模，即認為原告在2005年與2007年型錄所載之135 款刀模，均侵害系爭專利，顯然過於無理，原告未能提出135 款刀模之樣品，無論本件舉證責任之歸屬為何，原告應就各款刀模，逐一舉證說明是否侵害系爭專利。而依專利法第51條第2 項規定，發明專利權之生效日為公告日，而非申請日，是系爭專利於95年4 月1 日公告生效，則在此之前被告並不侵權。又依專利法第85條規定，係以侵害所得利益作為損害賠償計算方式，被告僅有銷售刀模才會獲利，單純進口並不足以獲利，原告單純以被告進口刀模之數量，作為其計算損害賠償之依據，並無理由。況被告販售之刀模，並未均以型錄之售價對外販售，此乃百貨商場業者之慣例，原告亦不得以被告型錄之售價，計算其損害賠償額。再者，被告並無故意侵權之情形，被告於原告在95年7 月13日寄發存證信函之前，並無任何「故意」侵權之行為，自不適用專利法第85條第3 項有關故意侵權之規定。另縱認被告有故意侵權之行為，原告主張以損害額之三倍計算賠償，亦屬過高，並非合理。
㈥並聲明：除願擔保請准免為假執行之宣告外，如主文所示
三、本件原告起訴主張其為系爭方法專利之專利權人，業已提出系爭專利之發明專利說明書附卷可稽（見本院第1 卷第10至20頁），且為被告所不爭執，堪信為真實。惟原告主張被告向中國日普公司進口並販賣之刀模產品，係經由直接仿冒系爭專利之製作方法與裝置所製成之物，自屬侵害系爭專利申請專利範圍等情，則為被告所否認，並以系爭專利有應撤銷之原因，且系爭刀模產品並非以系爭專利之方式製造而成，未侵害系爭專利，以及原告主張之侵權行為損害賠償請求亦已罹於2 年之消滅時效，而請求之金額亦屬無據云云置辯。是以，本件應審究之爭點即在於：㈠系爭專利是否具有撤銷事由？㈡被告所進口、販賣之刀模產品有無侵害系爭專利？㈢原告主張侵權行為損害賠償之內容及金額有無理由？
四、茲就上揭各爭點法院之判斷如下：
㈠首先，被告抗辯系爭專利之申請專利範圍第1 項所界定之方法顯然欠缺必要技術特徵，並未明確充分揭露系爭專利之技術內容，致熟習該項技術者無法據以實施，系爭專利當然無效云云。惟按專利法第26條第2 項之規定「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」，係指發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明以解決問題，並且產生預期的功效。換言之，專利說明書應包括發明或創造之文字敘述，以及其製造、使用方法、程序之說明，使熟悉該行業之有關人士，得以完整、清晰及正確之說明內容，即可實施說明或製造。經查，系爭專利之發明專利說明書中第5 頁提出之先前技術，除已具體闡明傳統刀模、習知蝕刻刀模之異同外，並記載蝕刻刀模的製作方法主要是利用常見之蝕刻技術，併為說明蝕刻技術之利用方法，則蝕刻刀模之技術既早於系爭專利前即已存在，系爭專利亦僅在發明以複蝕刻直接成形刀模之方法及其裝置，非著重在於蝕刻技術之發明；且依系爭專利之發明說明書第8 頁所載，系爭專利係以加壓使接近霧化的蝕刻液自蝕刻面上方噴洒向蝕刻面，此與習知蝕刻刀模所不同者，在於習知刀模僅係以浸泡蝕刻液之蝕刻方式為之，二者差別僅在蝕刻液之使用方式不同，故系爭專利所用者乃一般常見之蝕刻技術及蝕刻液，已足堪認該蝕刻技術乃具通常知識者所得加以應用，原告自無須就蝕刻技術操作、條件及蝕刻液選擇等項逐一再為說明。況且系爭專利乃一種以複蝕刻直接成形刀模之方法及其裝置，其目的在解決蝕刻刀模後加工的困擾，並使刀模之每一道刀口之間的距離可以縮小，衝壓出較小的製品，提高生產率，降低生產成本，則其對於該金屬板材種類、蝕刻步驟之時間、壓力、溫度等操作條件及所使用之顯影液與蝕刻液種類，既非系爭專利所欲影響之層面，且如前述為通常知識者所得應用，即非系爭專利之發明專利說明書中，應須完整加以揭露之事項。加以，系爭專利之發明專利說明書中第11至14頁述及實施方式時，已就其所認為實施系爭專利較佳之作業流程、所需器材或具體實施圖例予以記載，以呈現解決問題所採用的技術手段；且該實施方式中亦已敘明申請專利範圍中所載之必要技術特徵，應足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無須經過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明內容。因此，基於系爭專利說明書所載之內容，已載明有關之先前技術、發明目的、技術內容、特點及功效，該發明說明已臻明確且充分揭露，足使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據實施，自無違反專利法第26條第2 項之規定。因此，系爭發明專利並無被告所稱「無法據以實施」之情事。
㈡次按，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有為停止訴訟程式之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件被告辯稱既系爭專利不具新穎性、進步性而具有應撤銷事由，本院即應就此予以審酌，經查：
⑴系爭專利申請專利範圍共11項（見本院第1 卷第18頁），其中第1 項內容為：「一種複蝕刻直接成形刀模之方法，包括下列步驟：⒈選取適合作為刀模之金屬板材，並壓著阻光劑膜於其上，經影像轉印、曝光、顯影後，保留光罩線條；⒉以接近霧化蝕刻液，調整適當的噴淋壓力和角度對準光罩面作第一次之蝕刻；⒊利用噴水將鋼板光罩薄膜迅速剝離，篩筒將棄料與廢水分離，收集至廢水與棄料之回收單元；⒋以少量霧化之蝕刻液再次噴洒，清除刀垣上方兩側陵線；⒌利用磁力使一活動圓柱體刷毛於蝕刻面高速竄動刷磨與拋光；其特徵在於此刀模之成形，主要係以複蝕刻的方式使刀刃產生縮角小圓弧刃鋒。」、第5 項內容為：「一種複蝕刻直接成形刀模之裝置，包括有：一於金屬板材上壓著阻光劑膜並轉印顯影蝕刻圖形之影像轉印機構、一將已阻光劑膜之已顯影部分之未抗蝕區○○○○○道蝕刻機構、一於蝕刻過程中回收蝕刻液對蝕刻回收機構、一於第一次蝕刻後從事阻光劑膜剝離之剝膜過濾機構、一將剝膜後之金屬板材再次蝕刻之複蝕刻成形機構、與一處理刀模成形最後修飾之磨刷拋光機構。」，準此，可知系爭專利申請專利範圍係採取特定蝕刻步驟及透過特定裝置，以達成系爭專利所欲追求解決蝕刻刀模後加工困擾之目的，亦即其技術特徵在於其所採取之方法及裝置。且參諸系爭專利發明摘要所載：「本發明係一種一複蝕刻直接成形之方法及其裝置，係在一擬被製作為刀模之金屬板材之上，先緊密壓著一阻光劑膜，而後將較之一般蝕刻刀膜印刷油墨刀模圖線使僅十分之一至五分之一寬度之影像轉印於阻光劑膜上，使如此細微線條產生阻絕蝕刻液之效果後，以噴洒蝕刻液的方式進行蝕刻，最後再於剝膜後，以蝕刻液針對刀口之兩側進行微蝕噴洒，以產生一鋒銳刀刃之刀膜之方法及裝置。」等情，顯見系爭專利之技術特徵在於提供一種以複刻直接成形刀模之方法及裝置，並非著重於金屬板材種類、厚度、曝光方法、蝕刻之步驟及時間（包含蝕刻液種類、蝕刻技術操作、條件）。從而，系爭專利申請專利範圍第1 、5 項既記載為「一種複蝕刻直接成形刀模之方法及裝置」，已足認該記載內容係系爭專利申請專利範圍之必要技術特徵，縱使系爭專利申請範圍並未載明方法中的壓膜、曝光得顯影、及蝕刻步驟之時間、壓力及溫度等操作條件之限制，且金屬板材種類、厚度亦未有限制，亦與未完成之發明或未記載必要技術特徵之情形有別，被告辯稱系爭專利之專利範圍缺乏必要技術特徵，並不明確云云，核屬無據，非可採信。
⑵至於，被告另辯稱系爭專利不具可專利性，有應予撤銷之原因等情。惟查，美國第3,850,059 號專利（即被證34，下稱第059 號專利）之名稱為DIE AND METHOD FOR CUTTING LABLELS AND THE LINK ，雖其專利說明書於第3 欄第15行至第4 欄第42行所記載之內容（見本院第3 卷第126 頁），尚與系爭專利申請專利範圍第1 項步驟⒈所稱「選取適合作為刀模之金屬板材，並壓著阻光劑膜於其上，經影像轉印、曝光、顯影後，保留光罩線條。」，應屬相仿。又該第059 號專利說明書第4 欄第43行至第59行記載「蝕刻可以藉由多種已知的化學技術達成。…使用具有噴嘴的各種管，連續地朝向鋼板之金屬暴露區域噴灑。」，此與系爭專利申請專利範圍第1 項步驟⒉所稱「以接近霧化蝕刻液，調整適當的噴淋壓力和角度對準光罩面作第一次之蝕刻。」，亦應為相同。另該第059 號專利說明書第5 欄第12至第24行記載「再次蝕刻鋼板形成第9 圖之結構，…對鋼板表面再次噴灑蝕刻液…」，亦顯與系爭專利申請專利範圍第1 項步驟⒋所稱「以少量霧化之蝕刻液再次噴洒，清除刀垣上方兩側陵線」之內容相符。承上，雖堪認系爭專利申請專利範圍第1 項步驟⒈、⒉、⒋所稱內容與該第059 號專利之技術特徵有所相符。惟查，關於系爭專利申請專利範圍第1 項步驟⒊、⒌部分，被告雖於本院98年1 月17日言詞辯論期日所辯稱：「這兩個部分與複蝕刻是沒有關係，只是在節省成本而已，所以複蝕刻刀模不是新的產品（見本院第2 卷第80頁背）。」等情，並未具體舉證以實其說；又被告復提出與系爭專利相對應之美國專利（公開號2006／0000000 ）審查意見以為佐證，但詳觀該審查意見僅簡略述及該步驟⒊、⒌屬易於思及，並未具體詳為說明內容，自難據認系爭專利有何不具進步性存在。況且，依系爭專利之發明專利說明書第7 頁業已明白揭示「本發明之目的主要在解決蝕刻刀模後加工的困擾，並使刀模之每一道刀口之間的距離可以縮小，以衝壓出較小的製品，提高生產率，降低生產成本。」等情，顯見降低成本亦為系爭專利之目的之一，是以被告前揭所稱該步驟僅在節省成本，故複蝕刻刀模非新的產品，不具進步性等情，已非無疑。加以，被告前揭所辯均僅在於複蝕刻直接成形刀模之方法不具可專利性之層面，但關於系爭專利申請專利範圍第5 項「複蝕刻直接成形刀模之裝置」究有何不具可專利性部分，均未見被告另為舉實證並詳為說明。因此，系爭專利申請專利範圍第1 項步驟第⒈、⒉、⒋雖與該第059 號專利之技術特徵相符，然其餘系爭專利申請專利範圍第1 項步驟⒊、⒌及系爭專利申請專利範圍第5 項部分，因被告未能舉證不具新穎性、進步性存在，故綜上尚難令本院遽為認定系爭專利申請專利範圍第1 項及第5 項不具可專利性。被告此部分所辯，仍不足取。
㈢又按，方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權，專利法第56條第2 項定有明文。復按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條前段亦定有明文。是原告主張被告所進口、販賣之系爭產品係使用系爭專利方法直接製成之物，既為被告所否認，本應由原告舉證證明被告之產品確係使用系爭專利方法所直接製成之物。惟鑑於專利之發明係物品之製造方法者，如受侵害時，舉證侵害人係以同一方法製造甚為困難，故專利法第87條規定，製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。綜上而論，本件原告必須舉證證明被告確係使用系爭專利方法直接製成系爭刀模產品，或先舉證證明系爭刀模產品與系爭專利方法所製成之物品相同，且在該製造方法申請專利前為國內外未見，此時舉證責任方轉移至被告，由被告舉證證明其係以異於系爭專利之方法製造系爭刀模產品，否則即應認系爭產品確有侵害系爭專利（最高法院98年度臺上字第367 號民事判決意旨參照）。
㈣原告主張被告向中國日普公司所進口販售之刀模產品侵害系爭專利云云，惟此為被告所否認，則原告本應就此有利於己之事實負舉證責任，原告因而主張本件有專利法第87條推定規定之適用。然揆諸前揭㈢說明，仍應由原告先舉證證明被告所進口、販售之刀模產品與系爭專利方法所製成之刀模係屬相同，始發生推定「被告進口、販售之刀模係以系爭專利方法所製造」之法律效果。就此，原告復提出其自行購買被告進口、販售之刀模產品（即原證5 至9 、15），並陳稱該刀模產品外觀上觀察刀模線間距並未大於刀頭的寬，且刀垣兩側無刀頭走過的痕跡，其表面亦不具光澤感，是以被告進口、販售之刀模產品與原告之複蝕刻刀模產品由外觀上肉眼判斷即可得為相同等情。然判斷被訴侵權之刀模產品與依系爭專利方法製成之刀模是否相同，除可以刀模產品外觀觀之，尚應依全要件原則、均等論原則之分析為判斷依據。而查，依證人施幸誼（即中國日普公司在大陸工廠之負責人）於本院98年7 月8 日言詞辯論期日到場證稱：「我們選用中鋼50C 的中碳鋼，經過前處理要把原材作除油前處理，然後印刷抗蝕液態阻光劑，配合客人設的圖樣製作刀模底片，利用底片與印刷好的液態光阻劑金屬板進行曝光製程，然後進行顯影，之後進行蝕刻，再來剝離液態光阻劑，再做抗氧化處理，之後進行包裝」、「一直都是使用單蝕刻」、「就第一次蝕刻與二次蝕刻就外觀上即可區分四點不同，第一點一次蝕刻的表面就是鋼材的表層，複蝕刻的製程刀鋒的表面就不是原材的表層，而是被第二次蝕刻過後的表面，第二點整個刀模的高度，我們所採用的是中鋼的中碳鋼，厚度是0.8 釐米，平均厚度在0.8 到0.82釐米，一次蝕刻刀鋒並沒有傷到，所以蝕刻完後原材的高度並沒有改變，刀鋒的表層都被阻光劑保護著，原告的刀模是複蝕刻，所以經過兩次蝕刻刀鋒的高度會較原材的高度低，我測量過大約在0.76到0.78釐米間，第三點刀鋒的寬度部分，我們一次蝕刻依客戶要求達到0.12釐米正負0.03釐米的寬度就可以達到切紙的效果，原告的刀模是二次蝕刻，首次蝕刻寬度應該在0.15釐米，經過二次蝕刻形成較小的刀鋒0.08到0.10釐米，用放大鏡看我們的刀鋒比他寬一點，第四點一次蝕刻刀鋒表面較垂直並沒有圓弧狀，原告的刀鋒邊緣是成圓弧狀，本身的專利好幾次也有說明到刀鋒成圓弧狀，可從外觀看出上列四點的差別」等情（見本院第3 卷第142 至144 頁）。且再參諸系爭專利發明專利說明之中文發明摘要所載內容（見本院第1 卷第10頁背）。應可得知，被告所進口、販售之刀模產品係採用單蝕刻一次成形，並以直接除去刀垣上方阻光劑膜之方法製成，明顯與系爭專利採用複蝕刻方式，於除去阻光劑膜後，仍須再以蝕刻液針對刀口之兩側進行微蝕噴洒，以產生一鋒銳刀刃之刀膜之方法及裝置，僅就此點即有明顯不同，已不符全要件原則；況系爭專利所直接成形之刀模，既係經二次蝕刻，則其刀鋒高度、寬度，本即與僅經一次蝕刻之系爭被訴侵權刀模產品於刀垣鋒頂之高度、寬度上就會有所不同，是其採取之方法實質結果上亦非相同，是難認被告進品、販售之刀模產品之製成方法落入系爭專利申請範圍之均等範圍。因此，茲既被告所進口、販售之刀模產品既與系爭專利所製成之刀模為不相同產品，尚難發生推定被告進口、販售之刀模係以系爭專利方法所製造之法律效果，原告復未能另舉證證明被告之侵權行為，堪認被告進口、販賣之刀模產品並未侵害系爭專利。原告此部分主張，實不足為憑。
五、綜上所述，被告進口、販售之刀模產品與系爭專利之技術特徵實質不相同，顯未落入系爭專利之申請專利範圍，則原告主張被告進口、販售之系爭刀模產品侵害系爭專利等情，即屬無據，難認屬實。從而，原告未能舉證被告侵害系爭專利，其依專利法第84條第1 項、第85條第1 項及第3 項規定，請求被告給付8,000,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息；且在原告所有之專利字號I252537 號「以複蝕刻直接成型之刀模之方法及其裝置」發明專利之專利權存續期間，被告不得未經原告同意而使用該發明專利方法及使用該發明專利方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該發明專利方法直接製成物品，即為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經本院援用之證據，核與判決之結果不生影響，爰不予逐一論駁，併此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　98　　年　　9 　　月　　22　　日民事第四庭 法　官　余明賢
以上正本係照原本作成
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀
中　　華　　民　　國　　98　　年　　9 　　月　　22　　日書記官　楊勝欽