99年度智字第2號｜民事：確認專利權授關係存在｜裁判日期：99 年 07 月 02 日

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　　 99年度智字第2號原　　　告　派興科技股份有限公司法定代理人　丙○○ 訴訟代理人　許雅婷律師施中川律師被　　　告　丁○ 訴訟代理人　鄭克盛律師上列當事人間確認專利權授關係存在事件，本院於九十九年六月十日言詞辯論終結，判決如下：主文確認原告與被告間就被告所有系爭專利之授權關係存在。訴訟費用由被告負擔。事實及理由一、原告起訴主張：被告及訴外人戊○○○甲○○○○韡崧（下稱戊○○○三人）係受訴外人全譜科技股份有限公司（下稱全譜科技）委任之顧問及專業經理人，渠等於全譜科技任職期間，利用全譜科技之資源，以被告親友及戊○○○三人親友之名義設立原告公司，與全譜科技從事相同競爭業務，造成全譜科技之損害，經全譜科技查獲後，伊、全譜科技、被告及戊○○○三人簽具承諾書（下稱系爭承諾書），約定由被告及戊○○○三人以新台幣（下同）200萬元賠償全譜科技之損失；另因伊當時之營運資金不足，為吸引第三人參與增資，並衡及被告所有之關於磁珠淨化DNA或RNA之技術及專利（即新型專利證號：M331969，移液裝置及使用於該裝置中的移液管與系列容器之專利及技術，下稱系爭專利）係被告與戊○○○三人所協力研發完成，除協議由全譜科技邀集第三人入股原告公司外，並協議由被告將系爭專利授權予伊，並於民國96年12月31日簽訂承諾書。但為免授權後伊仍無資金可供營運，系爭承諾書第4條乃約定，被告授權系爭專利予伊之條件，為伊須完成承諾書第3條之約定，即伊公司須完成變更組織、增資及改選董監事。是被告之授權行為屬於附條件之法律行為。至於被告簽立系爭承諾書時，之所以願意將系爭專利權授權伊使用，是因該專利並非被告獨立完成，而是由伊主要股東即戊○○○人及被告四人共同完成，是系爭專利本應授權伊公司使用，使其利益歸股東共享，是自亦無違反誠信原則之虞。被告雖又辯稱不須賠償全譜科技損害部分云云，惟依刑法第342條、民法第544及第184條規定，被告與訴外人等三人受全譜科技委任，竟為得全譜科技同意，共同為自己不法利益，擅自將全譜科技之資源挪為己用，用以研發系爭專利等，恐與上開規定有所違背。渠等基於此節，連帶賠償全譜科技200萬元，亦有承諾書第2條為證。又系爭承諾書簽訂後，伊即依約於97年2月25日變更公司組織為股份有限公司，並於同年4月15日增資發行新股24萬股，其中由訴外人三德投資股份有限公司（下稱三德公司）認購15萬股並繳清股款，另同年6月12日伊改選三德公司為監察人，並完成變更登記。是就系爭承諾書第3條約定之條件，伊均業已履行完畢即屬條件成就，依系爭承諾書第4條即發生被告授權系爭專利及技術授權與伊使用之效力。詎料，被告卻於98年3月27日以存證信函通知伊及伊之股東，泛言伊係以不當之行為取得被告所有之系爭專利及技術授權云云，而單方停止系爭專利及技術之授權，惟契約之終止，須有法律規定、合意終止或雙方約定之終止事由始得為之，而被告前開終止授權契約之行為，不僅於法無據，且未經伊合意，被告泛以伊係以不當之行為取得其所有之系爭專利及技術授權云云，單方主張停止系爭專利及技術之授權即屬無據。另關於被告所指專利法第59條及第108條有關登記對抗要件部分，因本件所爭執者，存在授權人與被授權人間，其間並未對任何第三人就系爭專利授權主要對抗事由，應無前開專利法第59條及第108條規定之適用。又被告指稱伊與被告、全譜科技間之關係非屬業務競爭關係，且系爭承諾書係被告個人與戊○○○糾紛云云，然被告之抗辯均與本案無關，且無論被告簽署承諾書之動機為何，尚不足以據此主張系爭承諾書無效。而被告稱伊委託其設計系爭專利云云，原告否認之，就此主張被告應負舉證之責。又被告雖否認系爭授權，然依系爭承諾書第4條第2項及第3項約定，兩造間就授權法律關係之當事人、標的、方式、期間及對價等必要之點，均已達成合意，僅伊另負有履行增資等條件，被告授權契約關係已然成立，並於伊履行增資等條件後發生效力。退步言之，依系爭承諾書第4條約定，被告與戊○○○三人保證於伊履行第3條約定後，即將系爭專利及相關技術無償專屬授權予伊。因系爭專利為被告所有，是就被告而言，於伊完成系爭承諾書第3條約定後，系爭專利權之授權，被告並非代負履行責任，蓋被告代自己履行即屬被告負有履行授權系爭專利權之義務；而戊○○○三人並非系爭專利之所有人，於被告不履行時，才負有保證人代負履行之責。換言之，上開約定雖稱「保證」，非即謂被告與戊○○○三人均立於保證人之地位，而與伊成立保證契約，被告係基於專利權人之地位承諾無償專屬授權。而承上，伊早已履行系爭承諾書第3 條約定，則被告依第4條約定，即負有無償專屬授權系爭專利權之義務。被告單方以存證信函通知伊終止系爭專利及技術之授權，將導致兩造間系爭專利及技術之授權關係存在與否；伊是否得合法使用系爭專利及技術權利不明確，而致伊私法上地位受有損害之風險。然此一風險確實得藉由本件確認訴訟加以除去，伊自有提起本件確認訴訟之確認利益。爰依民事訴訟法第247條之規定，提起本訴。並聲明：㈠先位聲明：確認原告與被告間就被告所有系爭專利授權關係存在；㈡備位聲明：被告應將其所有系爭專利授權登記予原告。二、被告則抗辯以：依專利法第59條、第108條規定可知專利權為無體財產權，具有準物權性，因無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方式，並採登記對抗主義以表彰授權行為之存在，然此當以有授權性質之準物權移轉行為存在為前提。本件其雖受原告委託設計使用系爭專利之工業商品，然委託設計與專利授權係二獨立之事件，系爭專利係由其一人享有，原告雖主張系爭專利為其與戊○○○三人共享云云，惟戊○○○三人並無完整產品開發經驗，且原告欲生產產品之規格不明確，尚且須由其協助訂立，是原告陳稱系爭專利由渠等共享云云，實屬誤會。而其自取得專利權迄今均未為何專利授權之行為（取得專利權之前亦未有何技術授權之情事），故原告迄今所為相關之系爭專利使用均屬違法侵權之性質。至原告雖稱依系爭承諾書第4條之約定認已有授權行為存在云云，然系爭承諾書，先不論該條款約定之內容，本僅屬債權性質之法律關係，此與準物權行為有間，原告將債權行為與準物權行為混淆，恐已有誤解；再觀系爭承諾書第4條之文字，僅有「保證」字句，就文義解釋與已為授權行為之文旨相差甚遠，實有待原告再予釋明解釋方法。故原告之先位聲明應屬無理由。又依最高法院22年度上字第495號判決意旨，保證債務存在之前提既係主債務存在，若於保證人與債權人間之保證債務發生時，主債務關係並不存在，則基於保證債務之附屬性質應失所附麗而為無效之契約。本件原告之備位請求無非以系爭承諾書為據，惟該承諾書第4條之標題即明示「保證」二字，顯見立書契約條款之人有將第4條之內容限於保證責任，並區別第1條至第3條之契約主要義務之意思。據系爭承諾書第4條第2項之文義，併衡諸系爭承諾書之前文，係以其與戊○○○三人及全譜科技為主要訂立者，原告居於參與之角色，則可解釋為其與戊○○○三人居於保證人之角色而與全譜科技間為一保證契約之約定，約定之文義內容為停止條件成就時，就契約外第三人向原告為給付之債務關係為保證，據此解釋，則原告既非保證契約之債權人，即欠缺當事人適格而無理由。另該條款之文義明示係一保證責任，係其與戊○○○三人向全譜科技所為之保證，縱將保證契約之當事人關係解釋為包含原告，然該保證契約所保證之主債務為何，綜觀系爭承諾書之全部約定內容，並未見專就欲保證之主債務之約定。若依文義勉強將該條款所描述之主債務內容解釋為：其所有系爭技術或專利應授權於原告，然系爭承諾書並無其與主債務人或原告任何授權之主債務約定存在，被告僅係以甲方之一的保證人地位簽署承諾書，是該保證條款應屬無效之約定。又本件若如原告所解釋，其係主債務人，而訴外人等三人為保證人云云，則與系爭承諾書第1條之文義不符，觀諸系爭承諾書第1條係將其與戊○○○三人視為一體對待，於描述上若有須區分時亦明示註記，反觀系爭承諾書第4條未將其區分於保證人角色之外，顯將其亦視為保證人，原告之解釋容有誤會。綜上，依系爭承諾書之文義解釋，第4條第2項僅係其與訴外人等三人與全譜科技（或原告）就一保證內容所為之保證約定，然實際欲保證之法律上主債務關係並不存在，據前揭最高法院判決意旨，該保證條款應屬無效。又依最高法院43年度台上字第577號判決意旨，合約之條款若依文義解釋有爭議，應探求當事人之真意。其於簽約時，與全譜科技僅係依個案委任設計之委任關係，既非僱傭關係，亦無競業禁止之約定，自無所謂違反競業約定而須賠償全譜科技之問題，其因戊○○○原告向委託其設計，因設計費用不包括專利授權金至少超過400萬元，原告成立初期無法承擔高額費用，乃請求其以現金入股方式成員原告之股東，並約定其取得原告1/4 股權，或就設計商品量產化後利潤有1/4之請求權，惟全譜科技向戊○○○究競業義務違反之責任，戊○○○央求其協助安撫全譜科技並達成和解，乃有系爭承諾書。然其於簽署時，係以取得原告1/4之股權，或就設計商品量產化後利潤有1/4之請求權，為委託設計與專利使用之對價，故就系爭承諾書第4條第2項部分，其真意乃與原告談妥上開對價後，願將專利權授與原告使用，而非無償專屬授權與原告。系爭承諾書之文義解釋確有爭議已如上述，若探求當事人真意仍無法就承諾書為合法合理之解釋，因其並非承諾書製作之人，應該契約條款解釋之不利益歸屬於製作契約之原告等語。並聲明：原告之訴駁回。三、兩造不爭執之事項：㈠原告、被告及戊○○○三人與全譜公司於96年12月31日簽訂系爭承諾書，承諾書第3條約定：「⑴丙方（按即原告，下同）同意將其公司組織變更為股份有限公司，並保證完成變更登記後，依法辦理增資，其發行之新股，在不低於面額 100萬元範圍內，乙方（按即全譜公司，下同）應指定第三人優先認購之。⑵丙方同意於前項增資辦理完竣後30日內，召開臨時股東會，修改公司章程並改選董監。⑶甲方（按即被告及訴外人戊○○○三人，下同）應保證丙方股東配合完成前2項約定，並推選乙方指定之人當選丙方之監察人，否則即應視為甲方違約。」承諾書第4條第2項約定：「甲方應保證丁○所有關於磁珠靜化DNA或RNA之技術或專利（包括但不限於移液裝置及使用於該裝置中的移液管與系列容器），應於丙方履行第3條約定後，無償專屬授權丙方使用。」㈡原告已履行系爭承諾書第3條約定先行辦理增資，但事後又有減資；目前資本額為65萬元。㈢被告於98年3月27日以805號存證信函通知原告「停止授權派興使用該設計及其為基底所產製之機具進行任何測試。並請遵行智財法銷毀以任何型態儲存之設計資料」。四、得心證之理由：㈠原告先位之訴部分： ⒈按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益，最高法院52年台上字第1240號著有判例足參。查被告曾於98年3月27日以805號存證信函通知原告「停止授權派興使用該設計及其為基底所產製之機具進行任何測試。並請遵行智財法銷燬以任何型態儲存之設計資料」乙節，有該存證信函（本院卷㈠第18頁）在卷可憑，被告在本訴中亦否認兩造就系爭專利有授權關係存在，是原告主張其得否合法使用系爭專利不明確，致其私法上地位有不安之狀態存在，且此一不安狀態得藉由本件確認訴訟加以除去等語，要為可採，原告提起本件先位確認訴訟為有確認利益。 ⒉查兩造及戊○○○三人與全譜公司於96年12月31日簽訂系爭承諾書，承諾書第3條約定：「⑴丙方同意將其公司組織變更為股份有限公司，並保證完成變更登記後，依法辦理增資，其發行之新股，在不低於面額100萬元範圍內，乙方應指定第三人優先認購之。⑵丙方同意於前項增資辦理完竣後30日內，召開臨時股東會，修改公司章程並改選董監。⑶甲方應保證丙方股東配合完成前2項約定，並推選乙方指定之人當選丙方之監察人，否則即應視為甲方違約。」第4條第2項約定：「甲方應保證丁○所有關於磁珠靜化DNA或RNA之技術或專利（包括但不限於移液裝置及使用於該裝置中的移液管與系列容器），應於丙方履行第3 條約定後，無償專屬授權丙方使用」乙節，有系爭承諾書1份（本院卷㈠第8至9頁）在卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實。被告雖辯稱：其簽署系爭承諾書係為幫助戊○○○云，然無論被告簽署系爭承諾書之動機為何，於承諾書之效力並無妨礙，被告既於該承諾書上簽名，即負有履行承諾書之義務。 ⒊揆諸承諾書上開規定，應認原告履行上述承諾書第3條約定後，被告即應將系爭專利無償專屬授權予原告。被告雖辯稱：系爭承諾書第4條之標題為「保證」，足見該條內容限於保證責任，係被告及戊○○○三人與全譜科技間所成立之保證契約，原告既非保證契約之債權人，系爭承諾書又未就保證契約所保證之主債務為約定，是該保證條款應屬無效云云，然依民法第739條規定，法律上所謂「保證」，係謂當事人約定，一方於他方之債務人不履行債務時，由其代負履行責任之契約，而觀諸上開約款內容，「甲方」中之被告為系爭專利之專利權人，關於系爭專利之授權所負者為履行責任，而「甲方」中之戊○○○三人既非系爭專利之專利權人，縱被告未履行專利授權義務，戊○○○三人亦無從代負履行責任，是前揭承諾書第4條雖使用「保證」二字，顯非嚴格法律意義上之「保證」，毋寧為不具法律專業之素人所使用一般用語，其意僅在強調被告及戊○○○三人應履行該條約款，否則有債務不履行之責任。又兩造確實為系爭承諾書之當事人並於承諾書上簽名，被告復為系爭專利之專利權人，而原告確已履行系爭承諾書第3條之約定，為兩造所不爭執，則被告自應受該約款之拘束而負有將系爭專利無償專屬授權予原告之義務。 ⒋再查，原告雖主張：系爭承諾書之真意，係簽署後待原告履行第3條之條件後，即已授權系爭專利予原告云云，證人戊○○○乙○○○為同原告上開主張之證言，惟觀諸承諾書第4條之文義，至多僅屬附停止條件之專利授權債權契約，實無從曲解為係附停止條件之專利授權準物權行為，是原告上開主張，尚非可採。惟依卷附被告寄發之存證信函（本院卷㈠第18頁），提及停止授權原告用其設計資料，可知事實上被告已曾對原告為系爭專利之授權行為。被告雖辯稱：該存證信函非為系爭專利之停止授權，而是停止原告持用被告所有之「新版設計資料」，其從未授權原告使用系爭專利云云，然被告自承：其已無法將系爭專利之設計資料作為其他用途，故並未要求原告必須返還該版之設計資料，而暫由原告繼續使用；新版設計資料乃以系爭專利架構為基礎，進行以外觀為主導之更新設計等語（本院卷㈠第80頁），可知被告確已授權原告使用系爭專利，是被告抗辯其從未授權原告使用系爭專利云云，顯非可採，兩造間就被告所有系爭專利確有授權關係。 ⒌末查，被告雖謂其對原告設計商品量產化後之利潤有1/4 之請求權，是其於原告未履行上開義務前，得拒絕授與專利權云云，然被告實際上已為系爭專利之授權，已如前述，是縱認被告對原告確實有上開請求權存在，亦無從再提出同時履行抗辯。又兩造就設計商品量產化後之利潤應如何分配部分，僅有初步之規劃，尚無具體之結論等情，業據證人甲○○○○韡崧證述無訛，是依民法第153條之規定，尚難認兩造已就利潤分配達成合意而成立契約，被告自不得以原告尚未分配利潤為由而單方任意終止系爭專利之授權。 ⒍綜上，兩造間就被告所有系爭專利確有授權關係存在，從而，原告起訴請求確認其與被告間就被告所有系爭專利之授權關係存在，為有理由，應予准許。至兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。㈡原告備位之訴部分：原告先位之訴既獲勝訴判決，本院即無審酌備位聲明之必要，併此敘明。五、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第78條。中華民國 99 年 7 月 2 日民事第二庭法官歐陽漢菁以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中華民國 99 年 7 月 2 日書記官吳貞瑩

臺灣臺北地方法院99年度智字第2號

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