臺灣高等法院103年度上字第1430號｜法律人

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　 103年度上字第1430號上　訴　人　鼎鈞科技股份有限公司法定代理人　林中銘訴訟代理人　陳國華律師複　代理人　朱玉文律師訴訟代理人　鍾詩敏律師被上訴人　　廣穎電通股份有限公司法定代理人　陳慧民訴訟代理人　蔡銘書律師陳韻任律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國103年9月26日臺灣士林地方法院102年度訴字第552號第一審判決提起上訴，本院於105年1月5日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決關於命上訴人給付新臺幣貳佰零肆萬伍仟伍佰玖拾肆元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判（除確定部分外）均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由被上訴人負擔。事實及理由一、被上訴人主張：伊於民國（下同）98年7月22日起向上訴人採購Secure Digital Card共27紙採購單（下稱系爭SD卡），金額合計美金116萬5,899.25元（未稅），伊於採購單上註記應提供原廠卡，經上訴人簽回採購單表示同意。SD卡係應用於電子產品之記憶儲存裝置，Toshiba Corporation、 Panasonic Corporation、SanDisk Corporation於90年1月間達成開發協議，為下一世代之半導體儲存裝置制定新的產業標準規格，遂共同成立SD Association（下稱SD協會），致力於制定SD卡規格，使SD規格成為產業標準；上述Pana- sonic等三家公司另成立有SD-3C,LLC，負責將生產或銷售SD卡所需技術規格之專利、商標及著作權，授權予製造商，故利用SD規格生產記憶卡或內建SD規格之產品，須視所製造產品之需求，支付權利金，分向SD協會及SD-3C,LLC取得各項授權。詎伊於101年間遭SD-3C,LLC稽查，向伊表示上訴人並非其合法授權之廠商，伊為此數度催促上訴人提供系爭SD卡為合法授權產品之證明，然上訴人均未置理，SD-3C,LLC因此認定系爭SD卡為非經合法授權製造、銷售之產品，而請求伊給付以伊對外銷售價格6﹪計算之權利金。而上訴人基於出賣人地位，應擔保系爭SD卡無侵害他人智慧財產相關權利，然因上訴人未提出相關文件證明系爭SD卡係已繳納應付之權利金或購自合法授權廠商之產品，致伊無法向SD-3C,LLC 主張「權利耗盡原則」，而遭該公司請求權利金，上訴人顯然違反權利瑕疵擔保責任且未盡兩造間買賣契約所附隨即時提供產品合法來源證明之協力義務，致伊受有上述給付予SD-3C,LLC金額之損害，即伊按系爭SD卡採購價格6%計算之賠償金，包括系爭SD卡應付權利金新臺幣227萬1,426元及5﹪ 營業稅新臺幣11萬3,571元、共計新臺幣238萬4,997元等情，爰依民法第349條、第353條、第226條第1項、第227條第1項規定，求為判命上訴人應給付伊新臺幣238萬4,997元，及自起訴狀繕本送達之翌日起算法定遲延利息之判決。原審判命上訴人應給付被上訴人新臺幣204萬5,594元本息，並駁回被上訴人其餘請求，上訴人就其敗訴部分聲明不服，提起上訴。並答辯聲明：上訴駁回（原審為被上訴人敗訴部分，未據被上訴人聲明不服，已告確定）。二、上訴人則以：伊已依採購單所載交付原廠原封包裝及原廠條碼之系爭SD卡予被上訴人，並經被上訴人確認收受無誤，且符合業界就SD卡是否獲得授權之驗收標準，足見系爭SD卡確實為合法授權廠商之原廠SD卡，伊已盡交付產品來源證明文件之協力義務，此協力義務不應擴張至交付上一手發票來源，且被上訴人應以治具直接對產品進行開卡檢測，以舉證證明系爭SD卡有權利瑕疵後，始得對伊請求賠償。又伊為貿易商，上一手發票涉及伊之交易對象、交易金額等，為伊重要商業機密，自無強求伊提供此資訊予被上訴人知悉之理，益明伊未違反協力義務，而無不完全給付之情。又被上訴人遭SD-3C,LLC稽查時，已將系爭SD卡銷售完畢，SD-3C,LLC既無實物可作侵權判定，自不應認為有權利瑕疵存在，被上訴人實不應二度繳納系爭SD卡之權利金。被上訴人縱使支付SD-3C,LLC任何費用，然觀諸被上訴人提出支付款項予SD-3C,LLC之付款證明，並無法確認支付之原因，被上訴人是否因系爭SD卡而向SD-3C,LLC公司支付罰款受有損害，非無疑義，被上訴人應證明前開付款與系爭SD記憶卡有關，且SD-3C,LLC 僅稽查兩造間交易之4筆採購單之產品，被上訴人實無權請求兩造間27筆採購單產品之權利金。縱認伊應對被上訴人負損害賠償之責，被上訴人應證明損害範圍，並扣除被上訴人因系爭SD卡獲得之利益及損害發生與有過失之賠償比例額等語置辯。並上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。三、兩造不爭執事項：㈠被上訴人自98年7月22日起至99年2月10日止陸續開立27紙採購單，向上訴人購買系爭SD卡（被上訴人主張單價及數量如原審卷㈠第128頁所列，惟上訴人爭執最末一筆採購單號201002SP0038之交易數量應為2,000），於一般消費通路販售，採購單所載金額合計美金116萬5,899.25元（不含稅），採購單上並註明上訴人應交付TOSHIBA、SAMSUNG、SANDISK等三家經SD-3C, LLC合法授權廠商之原廠（TOSHIBA ORIGINNAL 或TOSHIBA ORI、SAMSUNG ORIGINNAL或SAMSUNG ORI或SAMORI 、SANDIS ORIGINNAL；下稱三星等合法授權廠商）SD卡；嗣雙方已履約完畢（見原審卷㈠第61-87、128頁、見本院卷第156頁）。㈡被上訴人公司員工101年9月11日寄發電子郵件（見原審卷㈠第98頁）予上訴人，向上訴人表示遭SD-3C,LLC稽查，請求上訴人交付系爭SD卡中單號200907SP0240、200908SP0151、200909SP0032、200911SP0189等4筆採購單之上一手來源發票；為上訴人所拒絕。㈢被上訴人於101年10月15日支付無形資產使用費用美金52萬5,000元予SD-3C,LLC，SD-3C,LLC就此所出具之Invoice記載支付項目為專利使用權權利金（Royalty）美金50萬元及稽核認定費用（Audit Findings）美金2萬5,000元，有被上訴人之匯款水單及SD-3C,LLC出具之Invoice可憑（見原審卷㈠第129-130頁）。㈣被上訴人於101年12月26日出具請款單，請求上訴人給付系爭SD卡權利金新臺幣227萬1,426元及營業稅11萬3,571元，上訴人迄未給付，有請款單為憑（見原審卷㈠第17頁）。㈤被上訴人在採購系爭SD卡時為SD-3C,LLC合法授權廠商名單，上訴人則非合法授權廠商，有SD-3C,LLC網站資料為憑（見原審卷㈠第97頁），且上訴人為貿易商（見本院卷第149 頁）。㈥廠商為生產並銷售SD卡（內含有所需之專利、商標及著作權），須取得SD協會之授權，並由SD-3C,LLC收取權利金（見本院卷第46頁反面、第47頁、第151頁正、反面）。四、被上訴人主張伊向上訴人採購之系爭SD卡遭SD-3C,LLC稽查未取得合法授權，經伊向上訴人要求提出合法證明文件遭拒後，SD-3C,LLC向伊要求給付權利金，上訴人顯然違反權利瑕疵擔保責任且未盡兩造間買賣契約所附隨即時提供產品合法來源證明之協力義務，致伊受有上述給付予SD-3C,LLC金額之損害等情，為上訴人所否認，並以前開情詞置辯。是本件爭點厥為：㈠被上訴人主張上訴人應負權利瑕疵擔保責任，有無理由？㈡被上訴人主張上訴人違反兩造間買賣契約之附隨義務，有無理由？爰析述如下：五、有關被上訴人主張上訴人應負權利瑕疵擔保責任部分：㈠按請求履行債務之訴，除被告自認原告所主張債權發生原因之事實外，應先由原告就其主張此項事實，負舉證之責任，必須證明其為真實後，被告於其抗辯事實，始應負證明之責任，此為舉證責任分擔之原則（最高法院43年台上字第377 號判例意旨參照）。次按智慧財產權法上之「權利耗盡原則」，乃權利人就其所製造、創作或經其同意所製造之物品，於第一次進入市場後，已從中取得報酬，即喪失對該物品之販賣權與使用權，任何合法取得該物品之第三人，均得自由將該物品讓與他人或任意使用，權利人不得予以干預或主張權利，此原則已成為智慧財產權法一般理論中之定理，並為我國專利法第59條第1項第6款、商標法第36條第2項本文、著作權法第59條之1所明定。兩造於系爭SD卡買賣之各筆採購單品名欄位中，均記載特定廠牌，兩造均不爭執此即表示被上訴人係向上訴人購買特定廠商所生產之SD記憶卡，被上訴人並自陳該等廠商（即三星等被授權廠商）均為已獲SD-3C,LLC授權之生產商（見本院卷第47頁反面），故只要上訴人依約交付三星等被授權廠商所生產之SD記憶卡，即屬已依債之本旨為給付，且基於權利耗盡原則，SD-3C,LLC即不得再主張銷售系爭SD卡者未獲其授權而侵害其權利。查被上訴人自陳收受系爭SD卡時會初步查看商品是否為原廠真品之外觀（見本院卷第148頁反面、第149頁）；且伊向上訴人購買之系爭SD卡業已陸續銷售予終端消費者完畢，迄今未發生任何消費糾紛等情（見本院卷第149、156頁），是客觀上堪認上訴人業已依債務本旨交付系爭SD卡予被上訴人，據此足以推論上訴人出售被上訴人之系爭SD卡，不存在所謂侵害SD-3C,LLC所有智慧財產權，或有侵害SD-3C,LLC所有智慧財產權之虞等情形。㈡被上訴人雖主張：系爭SD卡之外觀雖有三星等合法授權廠商之原廠原封包裝，但必須「開卡」讀取內部燒製之MID、OID，始能確認係原廠生產，而伊並無「開卡」所需之治具與軟體，故不能以伊收受系爭SD卡，推論系爭SD卡係三星等合法授權廠商生產云云。惟查，兩造間之採購單固未記載約定之驗收標準，然該採購單上記載產品需為三星等合法授權廠商等原廠，且經被上訴人於收貨時會初步查看商品是否為原廠真品之外觀，已如前述；被上訴人復陳稱：收貨時只要求產品之速度及容量，不要求記憶卡控制器及快閃記憶體之製造廠商，所以不會要求軟體及治具以開卡檢驗是否為原廠等語（見本院卷第148頁反面）；是被上訴人於收受系爭SD卡時既已就外觀確認為三星等合法授權廠商之原廠製造，其於驗收當時未要求「開卡」檢查，於驗收後復未能提出系爭SD卡進行「開卡」確認是否為原廠生產，自不得再以驗收當時不曾「開卡」檢查為由，推論系爭SD卡有侵害SD-3C,LLC所有智慧財產權，或有侵害SD-3C,LLC所有智慧財產權之虞等事實。㈢被上訴人再主張上訴人就系爭SD卡對之負民法第349條之權利瑕疵擔保責任，係指系爭SD卡非其指定之三星等被授權廠商製造，致其因負擔侵權責任，而須向SD-3C,LLC給付權利金受有損害，故其有權依民法第353條、第227條規定請求上訴人賠償云云。然被上訴人就其所主張系爭SD卡並非三星等被授權廠商所生產一事，並未舉證證明之，難認系爭SD卡確為有瑕疵之侵權產品。又兩造就系爭SD卡簽立之部分採購單固載明「賣方保證本訂單產品為原廠真品，如違反前述保證，賣方將負起所有責任完全概括承受買方因此所需負擔之任何損害、損失及/或賠償、費用（包括但不限於律師費、訴訟費等）之約款（見原審卷㈠第84-87頁之採購單）；惟被上訴人始終未能舉證證明上訴人所出售之系爭SD卡，並非經SD-3C,LLC公司授權之三星等被授權廠商等原廠所生產，而侵害SD-3C,LLC公司之權利，則其以前開約款主張上訴人應負權利瑕疵擔保責任云云，亦非有據。㈣綜上，被上訴人主張上訴人應負權利瑕疵擔保責任云云，自屬無據。六、有關被上訴人主張上訴人違反買賣契約附隨義務部分：被上訴人主張：即使系爭SD卡為三星等被授權廠商生產，但上訴人在其遭SD-3C,LLC稽查時，拒不履行提供合法授權來源證明文件之附隨義務，致其無法向SD-3C,LLC公司主張權利耗盡原則，而須向SD-3C,LLC公司給付權利金而受有損害，其亦得依民法第227條規定請求賠償云云。經查：㈠按債務人違反契約之附隨義務，固應依民法第227 條之規定負不完全給付之債務不履行損害賠償責任。惟所謂契約之附隨義務，乃指契約成立生效後，為輔助實現債務人之給付利益或保護債權人人身或財產上利益，於契約發展過程基於誠信原則或契約漏洞之填補所生之義務（最高法院103 年度台上字第144號判決參照）。兩造間就系爭SD卡所締結者為買賣契約，上訴人所負之主給付義務為交付系爭SD並移轉該等記憶卡之所有權予被上訴人（參見民法第348條第1項規定），且只要上訴人所給付之系爭卡，為三星等被授權廠商製造之合法產品，其所為之給付即符合債之本旨，無不完全給付情事。㈡被上訴人主張上訴人負有交付系爭SD卡合法授權來源證明文件之附隨義務，乃以基於SD記憶卡規格化之特性，上訴人轉售系爭SD卡，自尚包含擔保SD-3C,LLC就產品不得對其以侵害智慧財產權為由主張任何權利；且因SD卡仿冒品充斥， SD-3C,LLC公司需藉由將商標使用情形與SD商標指引做比較、檢驗儲存於卡片韌體中之MID/OID、以發票或貨運資料認定卡片製造來源之方式判定SD卡業獲授權，則於系爭SD卡已銷售殆盡之情況下，其已無可能自行舉證系爭SD卡之合法性，本諸上訴人之瑕疵擔保義務，當然衍生上訴人應提供資訊或以其他方式使被上訴人得向SD-3C,LLC公司主張權利耗盡原則之協力義務等語，並提出隸屬於Miller事務所、為SD-3C,LLC提供智慧財產授權及管理相關事項服務之會計師Michael Quackenbush於103年6月12日寄送予被上訴人關於SD-3C,LLC如何稽核市場上之SD技術規格產品是否經其合法授權之 Miller事務所網頁資料及電子郵件為憑（見原審卷㈡第50-51、54頁）。然查，兩造間之採購單除載明系爭SD卡應為三星等合法授權廠商之原廠真品外，並未約定上訴人負有提出其餘合法授權來源證明文件之義務，況且被上訴人為SD卡製造商，為SD-3C,LLC合法授權廠商，如前開不爭事項㈤所載，被上訴人明知其銷售之系爭SD卡需經SD-3C,LLC合法授權，以免遭查緝，然其未就上訴人應提出合法授權證明文件乙事載明於採購單，則此是否為上訴人應盡買賣契約之義務，本屬存疑；況且被上訴人所稱應提出之合法授權來源證明文件，其中以商標使用、商標指引，及檢驗儲存於卡片韌體中之MID/OID部分，原為被上訴人收受系爭SD卡時，本可要求上訴人提出，惟未經被上訴人作為驗收標準，已如前述，且均因系爭SD卡已銷售殆盡，上訴人亦已無從提出，則被上訴人反於事後系爭SD卡遭查緝時，主張上訴人負有提供前開合法授權證明方式之附隨義務，實違常情。至被上訴人自陳上訴人係貿易商，有可能向原廠低價買入高價賣出賺取差價等語（見本院卷第149頁），復自陳伊雖為SD卡經合法授權之製造商，但伊之客戶包括工業訂製者及一般消費大眾，伊係購買成卡轉賣一般消費大眾等語（見本院卷第149頁），顯見依市場上之銷售實況，SD卡之出賣人並非均為生產商，而有可能係經層層交易後方售予終端消費者。而當出賣人為類似上訴人之貿易商時，其向上手供應商取得SD卡之成本與其銷售SD卡所得價金之價差，為其利潤之來源，對其而言，上手供應商為何人及報價，乃為影響其營業利益之重要資訊，蓋如其客戶得知上開資訊，即有可能轉向其上手供應商採購，實無法期待該等出賣人主動向客戶揭露該等資訊或提供交易資料，由是以觀，在SD卡之銷售鏈中，要求任何一層之出賣人均應向其客戶提出經SD-3C,LLC公司合法授權之生產商，第一次將SD記憶卡出售進入市場之交易文件，核有事實上之困難，誠難認為SD卡之出賣人均負有提供該等資料之附隨義務。況觀諸被上訴人在起訴前請求上訴人協助提供系爭SD卡合法權利來源之電子郵件（見原審卷㈠第98頁），被上訴人係要求上訴人提供向上手供應商採購之發票，以證明系爭SD卡係合法被授權廠商所生產，然上訴人並無提供揭露上手供應商名稱之統一發票予被上訴人之義務，已如前述，況基於權利耗盡原則，上訴人之上手供應商縱為非經SD-3C,LLC 授權者，亦不必然表示上訴人轉售之SD卡即為侵權產品，是徒以上訴人向上手供應商採購之發票，不足作為系爭SD卡非侵權產品之證明，尤徵上訴人並無交付該等發票予被上訴人之必要。至被上訴人雖舉其向其他非授權公司採購SD卡，經該等公司提供足資證明SD卡來源之發票證明文件而成功排除SD-3C,LLC主張權利等語（見本院卷第93頁反面、第94頁），此或為該交易當事人間之個人情誼，然並不足以證明上訴人負有此附隨義務，併予敘明。㈢況且證人即被上訴人之專案業務經理劉豐賓於另案證稱：其一直在資訊產業擔任業務工作，從92年、93年開始即接觸SD卡，歷來之客戶包含生產商及通路商，以其多年來銷售SD卡之經驗，僅在103年8月間有1個客戶要求提供權利證明文件等語（見本院卷第77-78頁），而曾任訴外人勁永國際股份有限公司香港海外分公司總經理之呂彩美亦於原審證稱：其經手之SD卡銷售量很大，從未有客戶表示因遭SD-3C,LLC稽核，而要求協助提供來源證明等語（見原審卷㈡第64頁反面），足證依SD記憶卡之業界交易慣例，出賣人並無提供買方來源證明之必要。被上訴人以劉豐賓之證詞係說明被上訴人本為合法授權廠商，向被上訴人購買系爭SD卡者自無庸再向被上訴人索取合法授權證明文件云云，忽略劉豐賓為被上訴人出售之SD卡包括非被上訴人生產製造之成卡（見本院卷第76頁反面、第77頁），自不足取。此外，被上訴人就上訴人負有使被上訴人得向SD-3C,LLC公司主張權利耗盡原則之協力義務之有利事實，未盡舉證之責，其單憑系爭SD卡規格化之特性及權利耗盡原則，主張上訴人負有此協力之附隨義務云云，自不足取。㈣綜上，被上訴人以上訴人未盡該附隨義務，構成不完全給付為由，依民法第227條規定請求上訴人賠償，即非有理。七、從而，被上訴人依民法第349條、第353條、第226條第1項、第227條第1項規定，請求上訴人應給付被上訴人新臺幣204 萬5,594元本息為無理由，不應准許。原審判命上訴人如數給付，並為准、免假執行之宣告，尚有未洽。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第2項所示。又本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提之證據，經審酌均與本院前揭判斷不生影響，爰不一一詳予論述，附此敘明。八、據上論結，本件上訴為有理由，爰判決如主文。中華民國 105 年 1 月 28 日民事第七庭審判長法官李媛媛法官陳心婷法官林翠華正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中華民國 105 年 1 月 29 日書記官陳韋杉附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

臺灣高等法院103年度上字第1430號

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