九十年度重訴更㈠字第三號｜民事：侵權行為損害賠償｜裁判日期：90 年 12 月 25 日

臺灣高等法院民事判決　九十年度重訴更㈠字第三號原　　　　告　丙○○ 魏福信被　　　　　告　甲○○ 乙○○ 右當事人間因請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來，本院前審判決後，經最高法院發回，本院判決如左︰主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。本審及發回前第三審訴訟費用由原告負擔。事　　實壹、原告方面：一、聲明：㈠被告等應連帶給付原告新台幣（下同）貳佰肆拾伍萬元及自附帶民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。二、陳述：㈠伊之三三一二五號「吹氣球玩具結構」新型專利之主要特徵為：一種「吹氣球玩具構造」共包含打氣筒部分、小氣球容器及氣嘴等所構成。被告甲○○利用原告專利之主要技術內容，於民國（下同）八十四年一月五日提出申請，經前經濟部中央標準局（現改為智慧財產局，下稱標準局）核准公告第一三００六０號「打氣玩具結構」新型專利。被告等未經原告之同意而製造、銷售其專利之物品，原告爰依侵權行為及不當得利之法律關係，求為判決賠償如聲明所示之損害。㈡原告所提之行政救濟雖經標準局審定異議不成立，原告不服而對標準局提起訴願、再訴願、行政訴訟，亦遭經濟部、行政院及行政法院駁回確定，惟前四者均係判斷甲○○之專利是否符合專利要件，即判斷專利之「有效性」，未論及專利之「侵害性」問題，與被告等是否侵害原告專利無涉，不宜作為本件之依據。㈢財團法人臺灣玩具研發中心（下稱台灣玩具研發中心）、財團法人中國生產力中心（下稱中國生產力中心）、中國機械工程學會及國立成功大學等鑑定機構出具之專利侵害鑑定報告可為本案之直接證據。㈣被告等自認其專利係利用原告專利之主要技術而取得之改良專利，即屬「再發明」專利，且被告等之改良行為係依據原告專利權之申請專利範圍所完成，依專利法第二十九條、第八十條規定，其實施自應取得所利用之基本專利權人即原告之同意，否則該種實施即屬侵權。㈤本件被告二人未經原告授權，共同連續侵害原告專利，業經鈞院八十七年度上易字第三七三０號刑事判決確定在案。㈥依專利法第一百零五條準用同法第八十九條之規定，原告請求損害賠償，得「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」計算其損害，並依同法第八十九條第三項規定：「侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之兩倍。」，被告等銷售系爭專利物品，計三十五萬個，以每個最低售價三十元計算，致伊受損二千一百萬元。㈦依專利法第八十條第一項規定：「第二十九條再發明專利權人，未經原專利權人同意，不得實施其發明。」，本件被告等未經原告同意，製造、販賣系爭侵害物，即無法律上之原因而受利益，致原告受有損害，原告得依不當得利之法律關係，請求被告等返還所受利益。被告等已製造並銷售系爭專利品共三十五萬個，以每個最低售價扣除生產成本約二十三元，每個侵害物可得七元淨利，被告等共計得二百四十五萬元之不當得利。貳、被告方面：一、聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。二、陳述：㈠按發明專利權受侵害時，專利權人固得請求賠償其損害，但該項請求權自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，專利法第八十八條第五項定有明文，同法第一百零五條亦準用之。即令，原告主張被告等未經原告同意或授權，自八十四年二月十四日起開始製造、販賣系爭專利之物品，於同年六月十四日被警查獲屬實。惟原告自八十四年二月十四日或同年六月十四日起其即知有侵權行為及賠償義務人，竟至八十七年十月三十日始對被告等起訴請求賠償，其損害賠償請求權顯已逾二年時效而消滅。㈡甲○○專利並未利用原告專利之主要技術內容而構成再發明，有標準局之鑑定及異議審定、經濟部訴願決定、財團法人工業技術研究院機械工業研究所（下稱工研院）、行政院再訴願決定、行政法院八十六年度判字第二五０八號判決、八十七年度判字第一二二二號判決為證。㈢原告提出之台灣玩具研發中心、中國生產力中心、中國機械工程學會及國立成功大學之鑑定報告，未本於「全要件原則」及「均等論」基準就全部構成要件加以鑑定，均不足為憑。㈣依標準局之鑑定報告係屬「專利侵害鑑定」，其鑑定結果認為甲○○之專利雖與原告專利外型相似，惟內部結構及達成之功效不同，無技術同一性，不生再發明之問題，自難認被告等實施製造系爭專利物品時，須經原告之同意。理　由一、原告起訴主張：伊於七十五年九月一日經核准公告取得「吹氣球玩具構造」新型專利權，其玩具打氣筒之專利權期限至八十五年八月三十一日止，又於七十七年六月一日經核准公告取得「吹氣球玩具構造（追加）」新型專利權，專利權限至八十五年八月三十一日止。被告等見伊專利產品市場銷售情形良好，乃利用伊新型專利之主要技術內容稍作改變，而由被告甲○○提出申請後，經八十四年八月十一日亦獲核准公告，取得「打氣玩具結構」新型專利，惟竟未經伊之同意、授權，自八十四年二月十四日起，以被告乙○○為負責人、甲○○為總經理之龍億塑膠有限公司（下稱龍億公司）名義製造、生產，並自同年三月間起，透過不知情之經銷商銷售至全國各地玩具店、便利商店等，連續多次侵害伊之專利權，雖經警於八十四年六月十四日查獲，然被告等猶續販賣前揭伊新型專利權之產品，致伊受損二千二百萬元，伊自得依專利法第一百零五條準用同法第八十九條之規定，請求損害賠償。又被告等之行為，因觸犯專利法第一百二十五條規定，業經鈞院刑事庭判處有期徒刑六月確定等情。爰依侵權行為及不當得利之法律關係，求為命被告等連帶給付二百四十五萬及其法定遲延利息之判決（關於超過上開部分之請求，經本院前審判決原告敗訴後，未據提起上訴，已告確定）。二、被告等則以：甲○○之前開新型專利並未利用原告新型專利之主要技術內容，前經經濟部中央標準局（下稱標準局）對兩造之專利案件曾作成鑑定及異議審定，均認為兩者之內部結構及達成功效完全不同，甲○○新型專利之產品並無利用原告新型之申請專利範圍之任何技術及特徵，即不生再發明之問題。故伊等於實施製造新型專利物品時無須經原告同意，伊等並無侵害原告之專利權；又經濟部訴願委員會所囑託審查之財團法人工業技術研究院機械工業研究所亦認定甲○○之專利案符合新型專利要件。因而，原告所提起之訴願、再訴願、行政訴訟均經駁回確定。至於原告所提出台灣玩具研發中心、中國生產力中心、中國機械工程學會及國立成功大學之鑑定報告有偏頗、不周延，並不足為據；即令原告所主張伊等未經原告同意或授權，自八十四年二月十四日起開始製造、販賣系爭新型專利物品，於同年六月十四日被警查獲屬實，惟原告既自八十四年二月十四日或同年六月十四日起即知有侵權行為及賠償義務人，竟至八十七年十月三十日起訴請求賠償，其請求權顯已逾二年時效而罹於消滅等語，資為抗辯。三、查原告「吹氣球玩具構造」專利係於七十四年十月二十四日申請，於七十五年九月一日核准公告（專利權號數：新型第三三一二五號，專利權期限則自七十五年九月一日至八十五年八月三十一日止），另一追加專利，係於七十五年十月二十三日申請，於七十七年六月一日核准公告，專利權限則自七十七年六月一日起算，至八十五年八月三十一日止；甲○○於原告專利期間內之八十四年一月五日申請新型專利，並經標準局於八十四年八月十一日核准公告「打氣玩具結構」新型專利（專利權號數：新型第一三○○六○號，專利權期限自八十四年八月十一日至九十六年一月四日止）。被告乙○○為龍億公司負責人，甲○○為該公司總經理，渠等二人於八十四年二月十四日起以龍億公司名義開始生產、製造其專利品，並自同年三月間起開始銷售，有兩造不爭執之原告新型專利申請書及追加專利申請書（見台灣台北地方法院八十四年度自字第一二七五號刑事卷第四－二二頁）、原告專利證書（見同上卷第二三頁）、標準局公告編號第二五四一四○號專利案（原告之專利案）（見同上卷第八二－八四頁）、第八○四二七（被告之專利案）號專利案之公告（見同上卷第八六頁－八八頁）、標準局八十四年七月五日台專（肆）五二四○一字第八二六七一四號專利審定書（見同上卷第八五頁）、甲○○專利證書（見本院前審卷第五十頁）、台灣台北地方法院八十四年度自字第一二七五號八十四年十二月二十七日訊問筆錄（見本院附民卷第三十頁）可稽，自堪信為真實。是本件應審究者為甲○○取得之新型專利有無利用上訴人新型專利之「主要技術內容」，並且未經取得原告之同意即行製造販賣？四、按「利用他人之發明或新型再發明者，得申請發明專利。前項之再發明，係指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」專利法第二十九條定有明文。同法第八十條第一項又規定：「第二十九條再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」前揭規定依同法第一百零五條之規定，於新型專利準用之。經查原告之新型專利主要技術內容為：其導氣路徑，係經圓柱體的活塞，中段有一深環槽，槽上裝一氣環，氣環內徑大於深環槽之最小外徑，氣環寬度小於深環槽之槽寬，當活塞上抽時，氣環下移，空氣由活塞上端側緣進入環槽，再經由氣環與環槽壁之間，從活塞下端之缺口流到活塞下端，而被告新型專利之主要技術內容為：其導氣路徑，係經底部為透空之活塞，中間有一凹槽，並於凹槽上設有若干缺口，套環裝入凹槽，當活塞上抽時，氣環下移，空氣由活塞上端側緣進入環槽，再經由缺口從活塞內（活塞底部透空氣）進入活塞下端。」。是以：兩者構造不同使導氣路徑不相同，且氣環之尺寸對兩者之導氣效果有不同之影響，故兩者主要技術內容顯不相同，甲○○之新型專利並非利用原告新型專利之再發明，而係另一新型專利甚明。況查被告新型專利與原告之新型專利構造不同，業經標準局鑑定報告確認（見本院卷第六七－六八頁）、經濟部受理本件原告訴願時所囑託財團法人工業技術研究院審查結果亦同認兩者構造不同（見本院卷第一一八頁），嗣行政法院亦認兩者結構之不同，使導氣路徑亦不相同，且氣環之尺寸對兩者之導氣效果有不同之影響（見本院卷第一一七頁背面）。又原告亦自承其委請之鑑定機構臺灣玩具研發中心、中國生產力中心、中國機械工程學會、國立成功大學所為專利侵害鑑定報告，皆認定兩造之新型專利構造不同，但該技術之置換對該行業之人士容易推知（見本院卷第二七頁背面），足認被告實施新型專利之主要技術內容與原告之新型專利之主要技術內容不同，被告並無利用原告新型專利之主要技術內容甚明，即非再發明。五、原告主張：被告乙○○於八十四年十二月四日、八十五年一月二十二日刑事案件審理時曾陳述「我們所製作之玩具與自訴人（指原告）不同，有經過我的修改、『改良』」「我的產品功能與自訴人生產者不同，且已『改良』」，又其於自訴答辯狀中亦自認「甲○○上述專利案，既係『改良』自訴人專利案之缺點」「乙 ○○製造之產品既係依據甲○○已核准專利公告之新型專利製造，該專利並已依自訴人據以主張之專利案加以『改良』」，且自承開發前曾在市場看過原告之產品，足見被告主觀上認識伊之新型專利範圍，而再加以改良等語。按被告於刑事案件審理時或曾謂有依原告主張之專利案加以改良，然被告有先行敘明「我們製作之玩具與自訴人不同」「我的產品功能與自訴人生產者不同」，為原告所不爭執，且經其引用（見本院卷第四九－五十頁），又被告只稱「改良」，而非直承利用或改良原告新型專利之主要技術內容，而「改良」並非等於利用原告新型專利之主要技術內容，依上所述，被告並未自認其新型專利係利用原告新型專利之主要技術內容。按所謂再發明之改良，必係利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。若對他人之專利技術內容雖有改良，但改良者於實施其專利時，並未使用他人之發明或新型專利之主要技術內容時，即非屬專利法第二十九條所規定之再發明。準此，專利法第二十九條所指再發明之改良，係就主要技術內容而為之，並非所有之改良均屬之。縱認被告確有就原告之新型專利作改良，但此並非即可認被告所取得之新型專利即屬再發明，尚須視被告實施其新型專利時有無利用原告新型專利之主要技術內容而定。而被告並無利用原告新型專利主要技術內容，已如前述，則被告製造、生產本件系爭新型產品自無須原告同意。原告主張：被告等自認其專利係利用原告新型專利之主要技術內容而取得改良專利，即屬「再發明」專利，且被告等之改良行為係依據原告專利權之申請專利範圍所完成，依專利法第二十九條、第八十條規定，其實施自應取得所利用之基本專利權人即原告之同意云云，自屬無據。六、原告復主張：台灣玩具研發中心、中國生產力中心、中國機械工程學會及國立成功大學等鑑定機構所出具之專利侵害鑑定報告可為本案之直接證據云云。經查原告所委請上開四家機構所為侵權鑑定報告，對兩造專利主要技術內容是否相同未予鑑定，自不足作為被告新型利用原告新型專利主要技術內容之依據。分述如下：㈠台灣玩具研發中心鑑定報告就兩造專利品主要技術內容未比較其間之不同，卻逕以兩造專利品活塞中段缺口位置及氣體止回機構位置略有不同，而相關位置之置換，屬該行業人士容易推知為由，率認兩者目的與功能相同，可視為均等，（見原審卷第一六五頁）不應採信。蓋既稱置換，足認兩造之新型專利技術不同，則被告何有利用原告新型專利主要技術內容之理？㈡中國生產力中心專利侵害鑑定報告，未詳論兩造專利主要技術內容導氣路徑有何異同，僅依「均等論」及「禁反言原則」，遽認被告專利品部分不相同之構成元件，與原告專利之相對構成元件，適用均等論且無符合禁反言原則，推論兩者申請專利範圍實質相同（見原審卷第一二七─一二八頁），實有率斷，上開鑑定報告不具證明力。㈢另中國機械工程學會鑑定報告，僅以「創作思想相同」「熟知此技藝者可簡易推知」及「等效之設計」等空泛理論推認被告仿冒原告之專利（見原審卷第一四六頁），不但未論究兩者專利主要技術內容導氣路徑之異同，且與專利侵害鑑定須依專利權範圍所記載之特徵，加以具體認定之原則有違，故該鑑定報告亦不足為原告有利之認定。㈣原告之新型專利品，空氣係由活塞上端側緣進入環槽，再經由氣環與環槽壁間之間隙從活塞向端之缺口流到活塞下端，早經行政法院指明（見本院卷第一一七頁反面），故國立成功大學專利侵害鑑定報告書並未詳論兩者主要技術內容有何異同，遽稱兩造專利品空氣皆不必經氣環與環槽壁之間隙，而推論兩造專利品吸氣及打氣之技術內容相同（見原審卷第一０八頁），顯有錯誤。又被告新型專利之設計，不影響導氣效果，但原告新型專利之設計會影響打氣效果，均經行政法院認定在案（見本院卷第一一七－一一八頁），上開報告所稱兩者導氣效果無差異，亦有錯誤，足證該鑑定報告，不足為原告有利之認定。七、原告雖提出聯億玩具企業有限公司因仿冒訴外人和盛企業有限公司所擁有「揮動暨可吹式泡泡形成玩具之泡泡器結構改良」專利品而登報道歉，認被告有侵害原告專利之意圖。惟查聯億玩具企業有限公司之負責人雖係被告甲○○，但上揭專利與本件兩造專利不同，自無法以被告於上開事件所為道歉，即認被告有侵害原告專利之意圖。原告上開主張，亦不足採。八、又原告就甲○○申請新型專利所提起行政救濟，雖經標準局審定異議不成立，其不服而提起訴願、再訴願及行政訴訟，亦遭經濟部、行政院、行政法院分別駁回確定，惟前四者均係判斷甲○○專利是否符合新型專利之要件，即判斷專利之「有效性」，並非判斷新型專利之「侵害性」為判斷，與甲○○等是否侵害原告之新型專利無涉，自不宜作為本件認定之依據。此外，行政法院之判決理由內業已認定甲○○之新型專利並無利用原告新型專利之主要技術內容，已如前述。則本院審酌兩造所提各項證據資料判斷結果，亦認兩者之主要技術內容不同，甲○○ 之新型專利並未侵害原告之新型專利，無庸經原告同意實施專利權之必要，則被告等於甲○○取得新型專利之前，因未利用原告新型專利之主要技術內容而製造、販賣系爭專利物品，自無侵害原告新型專利可言，至渠等於甲○○取得新型專利權之後，所為製造、販賣系爭專利物品行為，更係合法權利之正當行使，難謂為侵害原告之專利權。被告既無侵害原告新型專利之行為，被告等製造、販賣系爭物品之行為，即非侵權行為，亦非無法律上原因之不當得利。九、綜上，原告依侵權行為及不當得利之法律關係，請求被告等連帶賠償二百四十五萬元及加付法定遲延利息，尚屬無據，應予駁回，其假執行聲請即失所附麗，應併予駁回。十、另附帶民事訴訟經移送民事庭後，即屬獨立民事訴訟，其移送後之訴訟程序，應適用民事訴訟法，刑事訴訟所調查之證據，及刑事訴訟判決所認定之事實，並非當然有拘束民事訴訟之效力（最高法院四十三年台上字第九十五號判例參照）。本件刑事訴訟判決雖認定被告等侵害原告之專利權，惟依上開判例意旨所示，本件民事訴訟應不受其拘束，本院仍得自行認定。又本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，與判決結果已不生影響，不另贅論，附此敘明。十一、爰判決如主文。中　　　華　　　民　　　國　　九十　　　年　　十　二　　月　　二十五　　日臺灣高等法院民事第十庭審判長法　官　林　敬　修法　官黃　騰　耀法　官劉　勝　吉右正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中　　　華　　　民　　　國　　九十　　　年　　十　二　　月　　二十六　　日書記官李　翠　齡附註：民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

臺灣高等法院九十年度重訴更㈠字第三號

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