九十三年度智上字第一一號｜民事：損害賠償｜裁判日期：93 年 10 月 13 日

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　　九十三年度智上字第一一號上　訴　人　士康醫療器材有限公司法定代理人　黃克文訴訟代理人　侯慶辰律師被　上訴人　華俐醫療科技有限公司兼　法　定代　理　人　甲○○ 右二人共同訴訟代理人　黃三榮律師陳冠中律師馮達發律師右　一　人複　代理人　呂紹凡律師被　上訴人　統一生活事業股份有限公司法定代理人　徐重仁訴訟代理人　趙中皓右當事人間損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十三年四月三十日台灣台北地法院九十二年智字第五八號第一審判決提起上訴，經本院於九十三年九月二十九日言詞辯論終結，判決如左：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由一、華俐實業有限公司更名為華俐醫療科技有限公司（下稱華俐公司），有台北市政府函附於本院卷第七三頁可稽，合先敘明。二、上訴人起訴主張：㈠上訴人主張其為我國新型第一五三七九○號專利（下稱七九○號專利）之專利權人，被上訴人華俐公司未經上訴人同意即擅自製造系爭專利產品，而由被上訴人統一生活事業股份有限公司（下稱統一公司）對外販售，嗣經其委請臺灣經濟發展研究院鑑定，並做成鑑定報告（下稱系爭鑑定報告），確認被上訴人華俐公司所製造、販賣之洗鼻器產品，其構成要件與上訴人專利範圍實質相同。㈡系爭鑑定報告係依據經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧財產局）所公布之「專利侵害鑑定基準」所做成，系爭鑑定報告本身並無瑕疵。被上訴人爭執系爭鑑定報告未經禁反言分析，然禁反言分析需參考主管機關就該案件之檔案資料，廣義之禁反言，更應包含該專利在異議或舉發過程中的文件，但是目前依主管機關之規定，在單造委託時，要調閱該等資料實為不易，因此國內各鑑定機構在執行單造委託專利侵害鑑定案件時，多不進行禁反言原則之分析。再者，專利侵害鑑定基準只是實務上比對專利時的一種技術準則，隨著工程技術的進步會不斷更新，其本身沒有法律的效力，且禁反言原則與全要件原則或均等論原則間，係屬三種不同的鑑定理論，相互間並無必然的因果或影響關係，故而並不宜因是否執行禁反言原則之鑑定，而推認依其他原則所為之鑑定不足採。㈢被上訴人抗辯上訴人之新型專利乃習知技術不得主張均等概念，然系爭技術是否為習知技術乃是新穎性的問題，為可專利性（patentability）的判斷要素。如果系爭技術為習知技術，則不論為發明或新型依法均根本不能取得專利。換言之，專利有效性或合法性乃比對專利侵害之前提。本項技術歷經上訴人申請經智慧財產局審查合法後授與專利，於本訴訟提起後，華俐公司為拖延訴訟又對上訴人以欠缺新穎性為由提出舉發，但又再次經智慧財產局駁回華俐公司之舉發，第二度確認上訴人專利之合法性沒有問題，可見上訴人專利並非習知技術，乃經智慧財產局反覆確認之事，本專利合法性應無疑問。至於均等論則是在判斷專利侵害時比較兩項技術是否實質相同的基準，與新穎性判斷是兩回事。新型專利新穎性要求不像發明那樣高，以申請前之習用技術、知識，而能增進物品之效用者，仍難謂非新型專利。㈣華俐公司所舉其所有之四項專利都還在申請中，均未獲得註冊。且其中第000 000000號申請案與第000000000號申請案均是新式樣專利，與上訴人主張侵權之部分完全無關。華俐公司主張第000000000號（下稱一五三號專利）專利申請案，此項專利重心在於頂蓋部分，但上訴人專利乃著重在鼻頭開關的部分，此亦為上訴人主張侵權之主要部分，就此兩專利顯屬近似。至於第000000000號（下稱九七七號專利）專利申請案業經上訴人提出鑑定確認近似。以上二案，上訴人均已提出異議，且華俐公司專利之申請日期全部在上訴人專利申請之後，也就是真正欠缺新穎性的，反而是華俐公司。㈤上訴聲明： ⒈原判決廢棄添 ⒉被上訴人華俐公司、甲○○與統一公司應連帶賠償上訴人新台幣（下同）四百九十萬八千八百二十元及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。添 ⒊上訴人願供擔保，請准宣告假執行添三、被上訴人則以：㈠被上訴人否認有侵害上訴人七九○號專利之情事，被上訴人華俐公司之洗鼻器產品與七九○號專利實屬不同之設計，兩者不論是技術結構、構成元件及達成功效，並不相同。專利侵害之鑑定應依智慧財產局所制頒「專利侵害鑑定基準」之「鑑定侵害判斷之流程」為之，亦即，應先陳明「七九○號專利」之「申請專利範圍內容」、「解析其申請專利範圍之構成」、以及「解析待鑑定樣品之構成」後，再將解析所得之申請專利範圍之全部構成要件，與待鑑定樣品之全部構成要件進行比較。惟上訴人於原審所提系爭鑑定報告完全悖離智慧財產局「專利侵害鑑定基準」，系爭鑑定報告漏未判斷是否有「禁反言原則」之適用，不符「專利侵害鑑定基準」所載之「鑑定侵害判斷之流程」；尤有甚者，系爭鑑定報告竟將構成要件個別進行「均等論」或「消極均等論」之比較，亦違背前開鑑定原則與流程，故系爭鑑定報告具有重大瑕疵，不足採信。㈡上訴人主張被上訴人華俐公司之系爭產品即洗鼻器「均等侵害」七九○號專利，惟七九○號專利」技術特徵係屬習知技術，上訴人不得主張「均等侵害」，上訴人於原審既自承七九○號專利為習知技術，則被上訴人自無侵害該專利之可能。㈢上訴人並不否認華俐公司系爭產品不構成「全要件侵害」，又上訴人於原審所呈系爭鑑定報告亦謂，華俐公司之系爭產品不構成「全要件侵害」，準此，上訴人實已自承華俐公司系爭產品即洗鼻器應無侵害上訴人七九○號專利。㈣九十二年四、五月間臺灣面臨非典型肺炎（SARS）侵襲，嚴重衝擊全臺經濟發展，非獨所有商業活動銳減，亦重創任何有傳染之虞之衛生器材銷售。上訴人不探究實際原因，反竟張冠李戴妄稱被上訴人系爭產品影響其產品之銷售量。上訴人謂其商譽受有損害，被上訴人應賠償其四百四十萬元之商譽損害云云，惟其商譽損害究由何來？計算依據為何？計算基礎事證何在？上訴人俱未說明，僅空言泛稱受有四百四十萬元商譽損害，上訴人之主張，不足採信。㈤答辯聲明：上訴駁回。四、兩造不爭執之事實：上訴人主張擁有之我國第七九○號專利，其名稱為洗鼻器，而被上訴人華俐公司亦就同類產品即洗鼻器部分亦取得我國第九七七號專利及一五三號專利，此分別有專利證書及專利公報影本在卷可證，堪信兩造之主張均為真實。四、兩造爭執點之論述：上訴人指摘被上訴人華俐公司第九七七號、第一五三號專利產品，侵害其專利權，被上訴人則否認之。故本件之爭執點為華俐公司所有之我國第九七七號專利、第一五三號專利，是否侵害上訴人之專利權？茲析述如次：㈠按新型雖無同法第一項所列情事（即㈠申請前已見於刊物或已公開使用者；㈡申請前已為公眾所知悉者），但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利，專利法第九十四條第四項定有明文。可知所謂申請新型專利者，必其新型部分較之已存在之物品而言具有相當程度之進步性，若不具有相當進步性，僅係故意以不同之裝置、構造、或形狀為表現，而此一表現在已存在之物品產生當時為具有通常知識者均能輕易完成，僅因取捨緣故而不採時，則此一後來申請新型專利者之申請仍不應准許。準此而言，本件兩造就「洗鼻器」此一產品均取得新型專利，亦即在兩造取得新型專利權之前，市場上即有洗鼻器此一產品之發明，而本件兩造均係就已經存在之發明作裝置、構造、或形狀上之改良，因其均具相當之進步性，故均取得新型專利權。㈡查，上訴人擁有之第七九○號專利，其名稱為「洗鼻器」，其專利範圍乃：「一容器，其頂部蓋設一具氣孔之頂蓋，底部則延伸一朝前彎曲並斜上伸設之導管；一尾套，係套接固設於前述容器之導管前端，其前端係延伸一插管，該插管外圓表面凸設有一肋環，且插管前端中央連接一外徑縮小並朝前凸出之塞體，該塞體後端係開設有導通插管內部之通道；一塞頭，其中央通設一可供前述塞體塞入堵套方向旋壓時，可使插管前端之塞體塞堵住塞頭之穿孔末端形成止水狀態，而管塞頭朝向遠離尾套之方面旋拉時，可使插管之塞體退出穿孔末端形成出水狀態，並依插管之肋環嵌扣於塞頭插孔之凹環形成定位者。」（見原審卷㈠第二一頁）。而被上訴人華俐公司就同類產品即洗鼻器部分亦取得我國第九七七號新型專利權，其專利範圍為：「一種洗鼻器結構改良，主要係由一蓋體、一瓶身、一活板、一凸座及一旋帽所組合而成：其特徵在於：該洗鼻器頭端設有蓋體，該平身兩側各設有凹部，且該瓶身頂部設有螺紋可供該蓋體旋固，而該蓋體頂端設有一活板，該活板前端設有一槽孔，其槽孔為進氣作用，使用者按壓該活板一側使該活板傾斜一角度，其活板傾斜後即露出槽孔，又該洗鼻器尾端設有凸座，該凸座與瓶身尾部之接頭銜接固定，該凸座前端延伸為凸柱部用以對應於旋帽之通孔，而該凸柱部下端鑽設有洞孔，其洞孔為出水作用，該洞孔下端設有防脫圈可防止旋帽脫落，其下端因設有螺紋可供旋帽螺固者。」（原審卷㈡第五九頁）；華俐公司就同一洗鼻器之結構設計，亦取得第一五三號新型專利（見原審卷㈡第二○頁）。本件上訴人指摘被上訴人涉及侵犯其專利權者，主要係以華俐公司第九七七號專利產品作為比較對象，依系爭鑑定報告所載，華俐公司此一產品在全要件原則之分析下，與上訴人所有之第七九○號專利「應構成不相同」（原審卷㈠第四三頁背面）；但在均等論原則之分析下，華俐公司系爭產品與上訴人之專利權專利範圍「實質相同」（原審卷㈠第四六頁）。㈢依智慧財產局所制頒「專利侵害鑑定基準」之「鑑定侵害判斷之流程」（本院卷第六七頁），亦即，應先陳明「第七九○號專利」之「申請專利範圍內容」、「解析其申請專利範圍之構成」、以及「解析待鑑定樣品之構成」後，再將解析所得之申請專利範圍之全部構成要件，與待鑑定樣品之全部構成要件進行比較：若待鑑定樣品含有申請專利範圍全部之構成要件，亦即有「全要件原則」適用時，應再進行有無「消極均等論」適用之判斷；若無「消極均等論」之適用，則進一步進行有無「禁反言原則」適用之判斷。反之，若無「全要件原則」之適用，則應再進行有無「均等論」適用之判斷；若有「均等論」之適用，則應進一步進行有無「禁反言原則」適用之判斷。以上鑑定原則之適用及鑑定流程之進行，均須以待鑑定物品及申請專利範圍之所有構成要件，整體同時進行並判斷之，而非將個別構成要件個別適用前述鑑定原則或個別進行鑑定流程，此有智慧財產局所編印「專利侵害鑑定基準」可稽。（原審卷㈠第一七六頁至第一八四頁）。惟系爭鑑定報告在比較第七九○號專利與華俐公司之系爭產品構成要件後，雖認為有均等論之適用，然系爭報告並未進一步判斷有無「禁反言原則」之適用，而遽為華俐公司系爭產品侵害第七九○號專利之結論。上訴人雖以目前依主管機關之規定，在單造委託時，要調閱該等資料實為不易，因此國內各鑑定機構在執行單造委託專利侵害鑑定案件時，多不進行禁反言原則之分析置辯。然，系爭鑑定報告確係未作「禁反言原則」之分析（原審卷㈠第四六頁背面），則系爭鑑定報告直接認定華俐公司系爭產品有侵害上訴人之專利云云，即有可遭質疑之處。㈣如前所述，鑑定原則之適用及鑑定流程之進行，均須以待鑑定物品及申請專利範圍之所有構成要件，整體同時進行並判斷之，而非將個別構成要件個別適用前述鑑定原則或個別進行鑑定流程。查，依系爭鑑定報告第二十六頁至第二十七頁所載，「第七九○號專利」經解析後計有Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、及Ｆ等六項構成要件，華俐公司之洗鼻器產品經解析後亦有ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、及ｆ等六項構成要件（原審卷㈠第四一頁背面、第四二頁）。另依系爭鑑定報告第二十八頁至第二十九頁所載，Ａ要件與ａ要件、Ｂ要件與ｂ要件、Ｃ要件與ｃ要件、及Ｆ要件與ｆ要件皆相同，但是Ｄ要件與ｄ要件、Ｅ要件與ｅ要件不相同，從而，不符「全要件原則」（原審卷㈠第四二頁背面、第四三頁）。在本件中既然系爭鑑定報告認為Ｄ要件與ｄ要件不相同、Ｅ要件與ｅ要件不相同，而無「全要件原則」之適用，則其即應將Ａ與ａ、Ｂ與ｂ、Ｃ與ｃ、Ｄ與ｄ、Ｅ與ｅ、以及Ｆ與ｆ進行「均等論」之判斷，而不得拆開而各別處理。而系爭鑑定報告卻將前開要件相同之Ａ與ａ、Ｂ與ｂ、Ｃ與ｃ、Ｆ與ｆ進行「消極均等論」之比較；並將Ｄ要件與ｄ要件、Ｅ要件與ｅ要件進行「均等論」之比較。因此系爭鑑定報告之鑑定過程違反前開智慧財產局所制頒之專利侵害基準，故系爭鑑定報告之結論認定華俐公司之產品侵害上訴人之專利云云，尚不足採。㈤上訴人另主張華俐公司之第一五三號專利，其專利重心放於頂蓋部分，但上訴人專利乃著重於鼻頭開關部分，此亦為上訴人主張華俐公司侵權之主要部分。查，上訴人自承其專利設計重心在於「當塞頭朝塞套旋壓時，可使插管前端之塞體塞堵住塞頭之穿孔末端形成止水狀態；而管塞頭朝向遠離尾套之方向旋位時，可使插管之塞體退出穿孔末端形成出水狀態，並依插管之肋環崁扣於塞頭插孔之凹環形成定位者」，惟被上訴人洗鼻器於相同之塞頭部分，其專利設計重心卻在於「利用順時鐘或逆時鐘旋轉的方式，使得塞頭相對套蓋（特別是其管體）產生前、後位移，並使管體前端之圓柱體因此而嵌入堵轉式。此二者並不相同，一為拉拔式，一為旋轉式，何以僅因其等均能達成出水、止水功能，即認為華俐公司之產品與上訴人產品在技術原理上實質相同，侵害上訴人之專利？故上訴人主張此部分有侵害其專利權云云，亦不足採信。㈥綜上，兩造分別擁有洗鼻器產品之專利權，且上訴人亦無法證明被上訴人華俐公司製造、由統一公司銷售之系爭產品有侵害上訴人之系爭專利權，是則上訴人訴請被上訴人等連帶給付上訴人五十萬八千八百二十元之財產上損害賠償及四百四十萬元之非財產上之損害賠償，及自原審起訴狀繕本送達翌日起算之法定遲延利息，為無理由，不應准許。六、綜上所述，上訴人主張為不足採，被上訴人抗辯尚屬可信。從而，上訴人主張本於侵權行為之法律關係，請求被上訴人連帶給付上訴人四百九十萬八千八百二十萬元及自原審起訴狀繕本送達翌日起算之法定遲延利息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經審酌後，或與本件無涉，或與判決結果不生影響，毋庸一一論列。八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　十　　　月　　十三　　日民事第三庭審判長法官吳謙仁法官連正義法官蘇瑞華正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　十　　　月　　十四　　日書記官鐘秀娥附註：民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

臺灣高等法院九十三年度智上字第一一號

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