臺灣高等法院93年度智上易字第12號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院
• 裁判日期: 94 年 07 月 12 日

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　93年度智上易字第12號上　訴　人　東炬國際股份有限公司
法定代理人　洪德郎
訴訟代理人　張玉希律師
複　代理人　韓世祺律師
被　上訴人　慶銨企業有限公司
被上訴人兼
法定代理人　甲○○
共　　　同
訴訟代理人　薛銘鴻律師
林麗芬律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國93年 7月19日台灣台北地方法院92年度智字第76號第一審判決，提起上訴，本院於中華民國 94年6月28日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：其就「汽車旋轉式壓按鈕鎖具㈠」於民國（下同）88年6月1日，自訴外人李吉源處受讓取得第146518號新型專利權（下稱系爭專利）。專利權期間自88年4月1日起至99年 7月28日止。被上訴人慶銨企業有限公司（下稱被上訴人公司）明知上訴人前開「汽車旋轉式壓按鈕鎖具㈠」，業由上訴人取得新型專利在案，竟自 92年3月起，製造與前開「汽車旋轉式壓按鈕鎖具㈠」結構近似之「捷衛鎖（智慧型按鈕鎖）」（下稱系爭商品）於市場上銷售，已涉侵害上訴人之上開新型專利，又被上訴人甲○○為被上訴人公司之負責人，爰依專利法84條第1項、第 85條第1項、第108條及公司法第23條之規定，請求被上訴人等負連帶損害賠償責任。再查上訴人經證據保全程序，僅取得被上訴人公司製造銷售之系爭商品於92年5月及8月份之銷貨單據，各為101組及410組，又查被上訴人公司製造之系爭商品以單價新台幣（下同）1200元對外銷售，被上訴人公司因侵害行為所得之利益於92年5月及8月份，各為12萬1200元及49萬2000元，二者合計61萬3200元，故上訴人先以被上訴人公司上開所得數額為據，請求被上訴人等連帶賠償61萬3200元及法定遲延利息，並願供擔保請准宣告假執行等語。
二、被上訴人則以：其所有系爭商品與上訴人所有系爭專利範圍（專利之技術、構件）明顯不同，雖然兩者最後所呈現之結果皆為將旋動按鈕至一特定角度後，無法進行排檔動作，惟此結果並非該專利之範圍所及，而僅係該實施專利構件最後呈現之結果（即最終之動作），被上訴人並未侵害上訴人之專利權等語，資為抗辯。
三、原審為上訴人敗訴判決，並駁回上訴人假執行之聲請。上訴人提起上訴，求為將原判決廢棄，改判如其原審之聲明。其補陳略以：
㈠原判決未踐行調查證據程序：原審僅以系爭鑑定結果，即認被上訴人並未侵害上訴人系爭專利權，並未踐行調查證據程序而後定取捨，不啻將法院採證認事職權交由鑑定人，違鑑定僅為調查證據方法之旨趣，原判決亦未說明其得心證理由，有判決不備理由之違法。
㈡中國生產力中心之鑑定（下稱系爭鑑定）有重大瑕疵：
⒈系爭鑑定之所以依均等論認定被上訴人系爭商品與系爭專利範圍實質不同，係因系爭專利所利用之二部分技術屬習知技術，故不適用均等擴張，並非兩者確實不相同，其 94年3月11日中營字第09400259號函亦承認系爭商品與系爭專利實質不相同部分，僅為系爭專利之技術特徵之一部，顯見系爭報告未就系爭專利全部技術特徵進行鑑定，自無足採。該函係表示不認同上訴人將習知技術加以均等之權利擴張，並非不認同上訴人將全部技術特徵加以作均等之權利擴張，系爭鑑定顯斷章取義。
⒉依經濟部智慧財產局（下稱智財局）所頒專利侵害鑑定基準第 8章規定，縱認系爭專利確有使用習知技術之部分，系爭鑑定既未認定系爭專利全部使用習知技術，自不能依上開專利侵害鑑定基準不適用均等論。
⒊依據經濟發展研究院鑑定報告，系爭專利與系爭商品無論主體構件、旋鈕構件、本體與旋鈕間卡制構件、整體組成構件、附屬主張之均等論鑑定分析、利用手段、發揮作用及功效均相同，兩者技術特徵實質相同，且系爭專利使用習知技術部分，僅指卡制構件，然系爭商品就該部分確實使用可置換性手段，依據專利侵害鑑定基準所揭均等論定義，其他部分實質相同，兩者自屬均等。即具置換可能性及置換容易性，應屬實質相同。尤以申請專利範圍第 2項技術特徵，利用旋扭轉定即可上鎖，無須使用鑰匙之抄襲，系爭鑑定亦未提出說明。
⒋系爭鑑定認系爭商品與系爭專利有二部分實質不相同，係因屬習知技術，惟其他部分則未鑑定，是否具有新穎性及進步性，均未置一詞，自不專業。
㈢依據民事訴訟法第 344條第1項第4款規定，被上訴人有提出系爭商品銷售商業帳簿之義務，上訴人既依專利法第85條第1 項，依侵害行為所得利益計算損害，原審未依聲請命被上訴人提出之，有應調查證據未予調查之違法，請鈞院命被上訴人提出自 92年5月起至言詞辯論終結前系爭商品銷售商業帳簿，以明其侵害行為所得利益等語。
四、被上訴人則請求駁回上訴，其補陳略以：系爭鑑定報告已就系爭專利範圍逐項與系爭商品比較，並明確說明兩者不同處，並無未就全部技術特徵鑑定情事。系爭鑑定機關之回函並未記載上訴人所稱之「且不相同部分乃習知技術，實際上兩者相同」等語，上訴人顯斷章取義。系爭專利申請範圍之部分技術，已於專利公告第00000000號揭露，已屬習知技術，又系爭專利以此習知技術加入其它技術後，始具申請要件而取得專利，上訴人自不得以該習知技術作均等權利擴張，取得獨占權。系爭鑑定已明確說明系爭專利包含習知技術並加入「利用本體設置梢孔配置卡制梢」技術，與系爭商品乃「利用本體加鎖心構件」，認兩者不相同，亦非具置換可能性或容易性。上訴人所委託台灣經濟發展研究院之鑑定報告，僅以實施專利構件最後呈現結果相同，遽謂依均等論原則鑑定為相同技術，顯偏袒上訴人。被上訴人之商業帳簿涉及營業秘密，在未認定被上訴人有侵權行為前，被上訴人並無提出義務。系爭鑑定既已作明確鑑定，且為上訴人原審所指定首位合意機構，顯然信任其鑑定能力，其聲請再為鑑定，顯違禁反言原則、誠信原則、訴訟經濟、民事訴訟法第447 條不得提出新攻擊防禦方法之規定，鈞院不應准許等語。
五、上訴人主張其就「汽車旋轉式壓按鈕鎖具㈠」於88年6月1日自訴外人李吉源處受讓取得第146518號之系爭專利，專利權期間自88年4月1日起至 99年7月28日止等情，業據提出專利申請權讓與書、經濟部智慧財產局（88）智專字第839840號函、專利證書、原法院保全證據筆錄、被上訴人統一發票等影本可稽（原審卷第 7至14頁）。惟被上訴人否認有侵害上訴人上開專利之情事，並以前揭情詞置辯。兩造為各自支持其主張，上訴人於 92年4月30日，委託財團法人台灣經濟研究院經智研究所鑑定，認為「由委託者提供慶銨企業有限公司所有之『捷衛鎖』產品，其構成要件與中華民國新型公告355474號『汽車旋轉式壓鈕鎖具㈠』專利權之申請專利範圍實質相同，」有鑑定研究報告書可稽（外放）；被上訴人則於 92年6月11日委託財團法人中華工商研究所智慧科技研究中心鑑定，認定「依據委託單位提供待鑑定物之構造內容、特徵，與本案新型專利公告編號第355474號『汽車旋轉式壓鈕鎖具㈠』之申請專利範圍構成實質上不相同，不為本案新型專利之申請範圍所涵括。」亦有鑑定研究報告書可稽（見原審卷第42至77頁）。究以何者為是，各說各話，莫衷一是。經原審諭知兩造各自陳報三家鑑定機關，重為鑑定。上訴人陳報三家鑑定機關，依序為中國生產力中心、中國機械工程學會、中華民國工業設計協會；被上訴人陳報依序為台灣科技大學、工業技術研究院、中國生產力中心，有兩造之陳報狀可稽（見原審卷第100至103頁），上訴人陳報理由並陳明㈠前開三機構皆為司法院與行政院協調完成指定之專利侵害鑑定機構。㈡前開機構之專業技術領域為機械工程、工業設計、符合兩造間待鑑定產品性質。㈢前開機構位於台北縣市方便鈞院、兩造與鑑定機構間，鑑定程序之聯繫與進行（見原審卷第 103頁）。原審乃囑託兩造所陳報共同之鑑定機關中國生產力中心為鑑定機關，有原審法院 92年12月5日函可稽（見原審卷第105頁）。
六、據中國生產力中心鑑定結果：認為「慶銨企業有限公司所出品之『捷衛鎖（智慧型按鈕鎖）』與李吉源所有之第00000000號『汽車旋轉式壓鈕鎖具㈠』專利案（新型第146518號專利權）之申請專利範圍實質不相同」。其鑑定說明並略以：㈠全要件分析：
⒈待鑑定物品之本體與本專利申請專利範圍所敘述之本體兩者比較，因待鑑定物品配合塊之外端面穿孔周邊不具有本專利之梢孔結構，故此項本中心認定為兩者不相同。
⒉待鑑定物品之旋鈕，其內端側凹設一具兩側凸出近似橢圓之凹槽，再於此凹槽兩側凸凹處各豎立一柱體，又於旋鈕端面中心位置處設有貫穿之鑰匙孔，此與本專利申請專利範圍所敘述之旋鈕，其內端面中心延伸出一鎖心，鎖心端部設有一環槽，並於旋鈕內端面設有對應於本體梢孔之配置孔貫穿於旋鈕外端面鎖匙孔，且配置孔內設有推梢與卡制梢相對應，因待鑑定物品之旋鈕內端側結構不具有延伸出之鎖心、及貫穿至旋鈕外端面鎖匙孔之配置孔，與本專利範圍文義不同，故此項本中心認為兩者不相同。
㈡均等論分析：
⒈本專利本體利用於配合塊外端面之中心設有一貫穿之穿孔、並於穿孔周邊佈設梢孔方式，利用配合塊貫穿之穿孔具供穿置鎖心之功能、穿孔周邊佈設之梢孔具設置卡制梢及彈簧之功能，達到讓本體透過鎖心之穿置使與旋鈕連結組設之結果，達到讓設置有卡制梢及彈簧之本體梢孔可配合旋鈕之配置孔推梢予以鎖固之結果，此與待鑑定物品本體利用於配合塊外端面之中心設有一貫穿之穿孔、嵌設一鎖心構件方式，利用配合塊貫穿之穿孔具供嵌設鎖心之功能、鎖心構件具旋轉鎖設之功能，達到讓本體透過鎖心鎖制旋鈕之結果，因，從專利公告第00000000號中已揭漏配合塊設梢孔配置卡制梢及彈簧之技術，故本專利此部份利用之技術屬習知技術，在專利範圍利用之習知技術不適用於均等擴張之前提下，今，待鑑定物品利用本體加鎖心構件之方式與本專利利用本體設置梢孔配置卡制梢及彈簧之方式，兩者不同，故本中心認為此兩者視為不相同。
⒉本專利旋鈕利用其內端面設有一環槽之鎖心、再於其內端面設有對應於本體梢孔且貫穿於旋鈕外端面鎖匙孔之配置孔方式，利用旋鎖心穿設於本體穿孔後具使旋鈕相對於本體轉動之功能、利用鎖心之環槽具使旋鈕限位於本體穿孔內之功能利用旋鈕內端面之配置孔具配設推梢以與卡制梢相對應、及供鑰匙接觸推梢之功能，達到讓旋鈕轉動至一特定角度後，可藉由卡制梢與推梢之配合予以鎖固、而令旋鈕卡制於壓鈕槽之槽口無法下壓進行排檔之動作之結果。此與待鑑定物品旋鈕利用其內端面與鎖心構件之另端定位套設方式，利用套設鎖心後之旋鈕具使旋鈕隨鎖心轉動鎖固之功能，達到讓旋鈕藉由鎖心轉動至一特定角度後予以鎖固、而令旋鈕卡制於壓鈕槽之槽口無法下壓進行排檔之動作之結果，因，從專利公告第00000000號中已揭露利用旋轉式壓鈕與壓鈕槽角度位差以限制按壓之技術，今本專利利用於旋鈕內端面設有具推梢之配置孔以與本體梢孔內卡制梢相對應配合之鎖固技術（此技術於專利公告第00000000號中已揭露），在本專利利用之技術屬習知、不適用於均等擴張之前提下，待鑑定物品利用旋鈕套接一鎖心構件鎖固之技術方式，本中心認為此部份兩者視為不相同。有中國生產力中心專利鑑定報告，在卷可稽（外放）。
㈢從而，中國生產力中心經由上述分析比較，再依據專利侵害判斷之程序，參考全要件原則、均等論、禁反言原則及專利侵害比對之準則後，因待鑑定物品利用獨立鎖心構件之技術方式，與本專利申請專利範圍所主張利用於旋鈕內端面配置孔設具推梢，以與本體梢孔內卡制梢相對應配合鎖固之技術特徵不同，故認定待鑑定物品與第00000000號即上訴人之「汽車旋轉式壓鈕鎖具㈠」專利案（新型第146518號專利權）之申請專利範圍實質不相同。
七、查財團法人台灣經濟研究院經智研究所，及財團法人中華工商研究所智慧科技研究中心係由上訴人、被上訴人各自委託之鑑定機構，惟就相同之鑑定資料，而所得之鑑定結果完全相反，有如前述，非無偏頗之虞，自非可取。而中國生產力中心係兩造所共同陳報選定之鑑定機關，上訴人陳報理由並已表示，「前開機構（含中國生產力中心）之專業技術領域為機械工程、工業設計、符合兩造間待鑑定產品性質。」等語，有如前述，足見中國生產力中心具有鑑定系爭商品與系爭專利之專業能力，且係兩造所共同推荐之鑑定機關，自無偏坦任何一方之理。再其所為鑑定，係參考355474號專利公報「汽車旋轉式壓鈕鎖具㈠」、新型第146518號專利權說明書、被上訴人公司所出品之「捷衛鎖（智慧型按鈕鎖）」實品、327390號專利公報「自排汽車之排擋桿鎖」、專利法、專利審查基準、專利侵害鑑定基準等資料。並參酌相關理論，諸如：
㈠全要件原則（A1l E1ement Rule）：在專利侵害訴訟中，須先分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件及被告對象之所有構成要件，兩者再逐一加以比對；若被告對象具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，侵害才成立之原則，否則即是缺少了一構成要件，基本上應認為沒有侵害。
㈡均等論（Doctrine OfEquivalents）：發明構成要件的一部份能為其他技術所置換，若該置換為該作業人士容易推知，且目的與功效同一時，兩者視為均等。
㈢禁反言原則（File　Wrapper Estoppel）：專利權人在申請專利過程的任何階段或任何文件上，己明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後，或是在專利侵害訴訟當中，不得再行重為主張已放棄之權利部分。
㈣比對基本準則：
⒈必要技術特徵完全相同--與申請專利範圍相同。所謂必要技術特徵完全相同，即指待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，發生有待鑑定樣品的技術構成，係均為專利案之申請專利範圍其要求保護的全部必要技術特徵所含蓋者。⒉增加一項以上其他技術特徵--與申請專利範圍相同。即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，發生有待鑑定樣品的技術構成，係包含了專利案之申請專利範圍的全部必要技術特徵外，尚增加有新的技術特徵者。
⒊部分必要技術特徵不相同，但不相同部分屬於等效手段之替代--與申請專利範圍相同。即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，就構成而言，雖然在技術構成之數量上兩者係相等，唯其中之技術構成是有不相同之情形。經比較分析後，認定待鑑定樣品與專利案所不同之技術構成，對熟悉該項技術者而言，僅屬於等效手段之替代者。
⒋缺少申請專利範圍中的非必要技術內容--與申請專利範圍相同。即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，雖然缺少專利案之申請專利範圍中的部分必要構成，但此缺少之技術構成部分，實際上對熟悉該項技術者而言，係屬於無實質意義之技術特徵者。
⒌缺少一個或一個以上必要技術構成--與申請專利範圍相同。即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成，係缺少專利案之申請專利範圍，其整體內容係不可分割的，故專利案之申請專利範圍中之所有技術構成，係屬於未被利用者。
⒍有一個或一個以上必要技術構成不相同--與申請專利範圍不相同。即待鑑定樣品的技術構成與專利案的技術構成相比，由於在其必要技術構成上，係有一項以上不相同，且對熟悉該項技術者而言，亦不屬於等效物之替代者。
更參酌上訴人之「汽車旋轉式壓鈕鎖具㈠」之「本專利較佳實施例之立體分解圖＆組合圖＆組合剖面圖」、「常態下及上鎖狀態下本專利與排擋頭之關係」、「本專利另一實施例之立體分解圖＆組合剖面」等圖示，暨待鑑定物實品及其各式分解實品等，分析比較其異同，亦有「專利侵害鑑定圖示」三張、「鑑定標的物現況照片」七張、「自排汽車之排擋桿鎖」之控制鈕作動圖示」六圖可稽（見中國生產力中心鑑定報告第16至25頁，外放），是其所為鑑定，自堪採取。
八、雖上訴人對中國生產力中心所作鑑定，提出疑義，亦經中國生產力中心提出說明：「㈠關於系爭專利中配合塊設梢孔配置卡制梢，及彈簧之技術，及於旋鈕內端面設有具推梢之配置孔以與本體梢孔內卡制梢相對應配合之鎖固技術，是否為系爭專利申請專利範圍所撰寫之全部？部分：依據系爭專利申請專利範圍：一種汽車旋轉式壓鈕鎖具㈠，包括有：一本體，本體內部具有與排檔壓鈕相同之結構，其外端對應於排檔桿頭壓鈕槽之配合塊，配合塊外端面之中心設有一貫穿之穿孔，配合塊之外端面於穿孔周邊佈設有梢孔，供卡制梢及彈簧設置；一旋鈕，其內端面中心延伸出一鎖心，鎖心端部設有一環槽，供鎖心穿設於穿孔後加以限位，並能使旋鈕相對於本體轉動，旋鈕內端面設有對應於上述梢孔之配置孔貫穿於旋鈕外端面鑰匙孔，配置孔內配設有推梢與卡制梢相對應；藉．．．。故，從上述之申請範圍可知''配合塊設梢孔配置卡制梢及彈簧之技術及旋鈕內端面設有具推梢之配置孔以與本體梢孔內卡制梢相對應配合之鎖固技術''，為系爭專利申請專利範圍中技術特徵之一部分。㈡關於若上開二部分僅屬系爭專利申請專利範圍所撰寫之內容之一部，縱此二部分係使用習知技術，依經濟部智慧財產局所頒『專利侵害鑑定基準』第八章明揭：『申請專利範圍所撰寫之內容全部為習知技術時，不能用均等概念主張該自由技術』，被上訴人系爭商品與上訴人系爭專利是否均等？是否實質相同？部分：今系爭專利申請專利範圍所撰寫關於上開二部分''配合塊設梢孔配置卡制梢及彈簧之技術及旋鈕內端面設有具推梢之配置孔以與本體梢孔內卡制梢相對應配合之鎖固技術''技術之內容全部為習知技術，本中心當可依''不能用均等概念主張該自由技術''論述待鑑定物品相對申請專利範圍此部分技術特徵之結構。其結果如本中心鑑定報告結論''實質不相同''。或許上訴人會認為要在申請專利範圍所撰寫之全部內容為習知技術時，才適用''不能用均等概念主張該自由技術''之規定，但，本中心認為一個專利其申請專利範圍可能係由數個技術特徵（A+B+C+．．．）所組成，此各別技術有可能是部分習知、部分創新，而此各別技術是習知亦或是創新，全靠其在申請專利範圍內對該技術（A or B or C．．．）
撰寫之內容全部來判斷，再於比較分析時依全要件原則各別對應比對（A+B+C與a+b+c，A與 a比．．．)。又以本案上訴人所提之上開二部分技術，其於專利公告第00000000號中皆已揭露，已屬習知部分，今系爭專利以此習知技術加入其它技術後，因有進步性、新穎性、實用性而取得專利，上訴人是否能把習知技術部分加以作均等之權利擴張，本中心不認同。」等語，就上訴人之疑義詳加說明，有中國生產力中心94年3月11日中營字第09400259號函可稽（見本院卷第59 、59頁），上訴人猶一再指摘該鑑定結果不當，並請求再指定鑑定機構重新鑑定云云，核無可取。
九、上訴人又主張中國生產力中心之鑑定有：「⒈系爭鑑定顯斷章取義。⒉系爭鑑定既未認定系爭專利全部使用習知技術，自不能依上開專利侵害鑑定基準不適用均等論。⒊依據經濟發展研究院鑑定報告，系爭專利與系爭商品無論主體構件、旋鈕構件、本體與旋鈕間卡制構件、整體組成構件、附屬主張之均等論鑑定分析、利用手段、發揮作用及功效均相同，兩者技術特徵實質相同，系爭鑑定亦未提出說明。⒋系爭鑑定認系爭商品與系爭專利有二部分實質不相同，係因屬習知技術，惟其他部分則未鑑定，是否具有新穎性及進步性，均未置一詞，自不專業。」等之重大瑕疵云云。惟中國生產力中心具有專業技術領域為機械工程、工業設計、符合兩造間待鑑定產品性質，業經上訴人於陳報推荐為第一鑑定人選時，陳述明確，迨其鑑定結果與上訴人之本意不合時，又指摘其「不專業」，前後自食其言，已無可取；且中國生產力中心就系爭商品與系爭專利，是否有侵害之情事，業經就相關理論、並參考355474號專利公報「汽車旋轉式壓鈕鎖具㈠」、新型第146518號專利權說明書、被上訴人公司所出品之「捷衛鎖（智慧型按鈕鎖）」實品、327390號專利公報「自排汽車之排擋桿鎖」、專利法、專利審查基準、專利侵害鑑定基準等資料，分析比較鑑定其異同，並就上訴人之疑義，為補充說明，有如前述，上訴人之此部分主張，亦非可取。
十、綜上所述，上訴人主張，為不足採，被上訴人抗辯，尚屬可信。是則上訴人執此主張被上訴人公司侵害其系爭專利應負損害賠償云云，自屬無據；被上訴人公司既未有侵害上訴人系爭專利之情事，則被上訴人甲○○自亦不生損害賠償責任。從而，上訴人主張本於侵權行為損害賠償之法律關係及專利法第84條第1項、第85條第1項、第108條及公司法第23 條之規定，請求被上訴人連帶給付61萬3200元，及自起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止，按年息百分之 5計算之利息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
十一、本件事證已臻明確，兩造其餘之陳述及其攻擊防禦方法，經審酌核與判決結果不生影響，不再一一論述；上訴人請求再鑑定，核無必要，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　94　　年　　7　　月　　12 　　日民事第九庭　審判長法　官 吳景源
法　官 滕允潔
法　官 連正義
正本係照原本作成。
不得上訴。
中　　華　　民　　國　　94　　年　　7 　　月　　14　　日書記官 張永中