95年度智上字第18號｜民事：侵權行為損害賠償｜裁判日期：96 年 07 月 17 日

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　95年度智上字第18號上　訴　人即被上訴人　　文德光學股份有限公司法定代理人　　乙○○ 訴訟代理人　　楊祺雄律師複　代理人　　余惠如律師被　上訴人即　上訴人　　畢索時尚有限公司兼法定代理人　甲○○ 共　　　同訴訟代理人　　徐玉蘭律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，當事人對於中華民國九十五年一月二十六日臺灣板橋地方法院九十三年度智字第二七號第一審判決，各自提起上訴，本院於九十六年六月二十六日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決關於命上訴人甲○○給付新台幣柒佰貳拾萬元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。前開廢棄部分，上訴人文德光學股份有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。甲○○其餘上訴駁回。畢索時尚有限公司、文德光學股份有限公司之上訴均駁回。第一、二審訴訟費用，由上訴人畢索時尚有限公司、甲○○連帶負擔七分之一，餘由上訴人文德光學股份有限公司負擔。事實及理由一、按關於新型專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。專利法第一百零八條準用第九十條定有明文。被上訴人即上訴人畢索時尚有限公司（下稱被上訴人）雖略以：「訴外人卓豪光學股份有限公司（下稱卓豪公司）對上訴人即被上訴人文德光學股份有限公司（下稱上訴人）所享有之中華民國新型第一七三二八二號之眼鏡附屬鏡框之結合構造改良（下稱系爭專利），因欠缺新穎性、進步性，業經對系爭專利提出舉發而尚在行政爭訟程序中；又訴外人張斯己業就系爭專利提出舉發。且被上訴人甲○○就容忍假處分已提供新台幣（下同）八百餘萬元之擔保金，故暫停本件訴訟，對上訴人並無不利。」等語為由，而聲請裁定停止本件訴訟程序。惟查訴外人卓豪公司所提舉發，業已由經濟部智慧財產局（下稱智財局）認舉發不成立，並經經濟部駁回訴願，提起行政訴訟仍遭駁回確定（見本院卷㈠第一五四至一六九頁），自當無據以停止訴訟之必要。而訴外人張斯己就系爭專利提出舉發，亦由智財局審定舉發不成立（見本院卷㈡第三至第六頁）。而專利法中關於專利之侵權訴訟，是否於舉發案確定前裁定停止訴訟程序，受訴法院本有其裁量權，並非有舉發案之提出，受訴法院即須必然停止訴訟程序。經查，於專利侵權訴訟實務中，被告因爭執原告之專利是否合於專利要件而有效存在，屢有向智財局提起舉發，進而再提出訴願、行政訴訟之情形，倘僅因有舉發案之提出，立即停止民事訴訟程序時，專利權人即須等待行政爭訟程序終結後，始有實現其權利之可能，對專利權人之權利保障則有不週。至於假處分於聲請人供擔保執行後，如相對人聲請限期起訴者，即需進行本案訴訟，以避免實體法律關係陷於不安狀態，更不因是否提供擔保金而有異。綜上，本院認為保障專利權人之訴訟上即時救濟之利益，並無於上開舉發案確定前裁定停止訴訟之必要，附此敘明。二、上訴人起訴主張：上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自民國（下同）八十七年六月一日起至九十八年九月五日止。詎料，被上訴人未經上訴人同意，擅自販賣與系爭專利申請專利範圍實質相同之「中樑前掛式眼鏡」，侵害上訴人系爭專利，上訴人自得依據侵權行為之法律關係訴請被上訴人賠償。因被上訴人甲○○自八十八年四月十一日起即對外聲稱其製售之「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」（下稱系爭眼鏡）係依新型第一四五九二二號專利（下稱據爭專利）實施，並未侵害上訴人系爭專利，並透過代理商創寶發展有限公司（下稱創寶公司）及統順興業有限公司（下稱統順公司）在台傾銷系爭眼鏡，以牟不法利益。迄九十二年間被上訴人甲○○另設立被上訴人畢索時尚有限公司，而與創寶及統順公司終止其代理關係，轉設被上訴人畢索公司為在台總代理商，繼續逞其不法。而上訴人之系爭專利於被上訴人實施侵害前，本得向其他被授權廠商給付每年三百萬元之權利金，嗣因被上訴人以仿冒品壓低市場價格，致上訴人一再調降系爭專利之授權金，如八十九年對根茂公司之授權金即從三百萬元大幅調降至一百五十萬元，嗣後又再度降至一百三十五萬元，又如上訴人與小林眼鏡公司定有專利授權契約，然於被上訴人甲○○向嘉義地方法院聲請假處分後，小林眼鏡公司遂不再向上訴人續約。上訴人為便於核算損害賠償之金額，僅以目前非專屬授權其他廠商實施系爭專利之年度授權金之最高額計算損害，而上訴人授權金可眼鏡實業股份有限公司（下稱金可公司）實施系爭專利之年度權利金為一百八十萬元，被上訴人畢索公司於九十二年五月三十日設立，迄今達年餘，故被上訴人畢索公司設立後，上訴人至少受有一百八十萬元所失利益之損害。且被上訴人甲○○明知其製售之系爭眼鏡侵害系爭專利，竟對外聲稱其無專利侵權，而被上訴人畢索公司乃被上訴人甲○○所設立，是兩者均有侵害系爭專利之故意甚明，請求被上訴人連帶賠償實際損害一百八十萬元之三倍賠償金即五百四十萬元，以回復上訴人之損害。又被上訴人甲○○無實施系爭專利之權源，卻自八十八年起製造、販售仿冒系爭專利之產品，而獲得相當系爭專利權利金之不法利益，致上訴人受有損害，被上訴人甲○○自應將八十八年四月十一日授權創寶公司實施時（即八十八年四月十一日）起至九十二年五月三十日畢索公司設立時止，約四年期間所受之相當權利金之利益返還予上訴人。又系爭專利之非專屬授權權利金為每年度一百八十萬元，乘以四年期間，被上訴人甲○○自應將其所受利益七百二十萬元返還予上訴人。被上訴人明知系爭仿冒品眼鏡侵害上訴人之系爭專利，仍假藉據爭專利為掩護在市場大量販售、行銷，且於財團法人工業技術研究院（下稱工研院）鑑定報告出爐後，被上訴人擔憂該報告對本件判決有不利影響，竟將其庫存低價銷入市場，致上訴人再度受到重創，是上訴人實有請求排除、防止侵害及命被上訴人銷燬仿冒品之必要。爰本於侵權行為與不當得利之法律關係，求為命：被上訴人應連帶給付上訴人五百四十萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息；被上訴人黃炳卓應給付上訴人七百二十萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。禁止被上訴人為製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件所示系爭眼鏡，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為；被上訴人應銷燬如附件所示系爭眼鏡，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品之判決。（原審判命：被上訴人應連帶給付上訴人一百八十萬元本息；被上訴人黃炳卓應給付上訴人七百二十萬元本息；禁止被上訴人為製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件所示系爭眼鏡，及任何侵害系爭專利之行為；被上訴人應銷燬如附件所示系爭眼鏡，及任何侵害系爭專利之成品。而就上訴人其餘之訴駁回。除上訴人就銷燬系爭眼鏡，及任何侵害系爭專利半成品部分，並未據以上訴，應已確定外，兩造各就敗訴部分提起上訴。）上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡被上訴人等應再連帶給付上訴人三百六十萬元，及自九十三年六月十一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈢第一審廢棄部分及第二審訴訟費用均由被上訴人等負擔。㈣上訴人願以現金或等值之華僑商業銀行股份有限公司嘉義分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由被上訴人負擔。三、被上訴人則以：被上訴人所販賣之據爭專利製造之專利物品，並無侵害上訴人所有系爭專利之情，被上訴人所販賣之系爭眼鏡經中華工商研究院鑑定結果，並無侵害上訴人系爭專利。因系爭專利於九十年八月十一日公告修正後之申請專利範圍內共有一項獨立項及三項附屬項。從該獨立項可知，系爭專利之主要技術特徵早於我國新型第00000000號專利中揭露，且系爭專利相較於先前技藝，不過係磁性元件簡單之位置變化，乃為熟悉此技藝者所能輕易思及完成者，顯系爭專利並不具新穎性與進步性。且被上訴人早於八十八年八月四日即取得據爭專利證書，上訴人於九十年九月七日始取得系爭專利證書。又上訴人曾以系爭專利對被上訴人所有據爭專利提起舉發，智財局八十九年九月十三日（八九）專智三㈠05017字第08989001585號舉發審定書亦認兩者之定位技術手段、構造顯不相同，且無證據足以證明據爭專利構造、功效係熟於該項技術者藉上訴人系爭專利內容，可輕易獲致，而為舉發不成立之處分，是被上訴人係依所頒發之專利證書從事商業行為，應無違法之虞。且上訴人所有系爭專利，在專利核准公告期間，曾遭第三人遠盈貿易有限公司於八十七年八月二十七日提出異議，該異議案所引證之習知技術資料為七十八年一月一日公告之第00000000號「帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡」專利案說明書，此異議案經智財局以八十八年七月十四日（八八）智專㈦02008字第123478號專利異議審定書審定：「本案異議成立，應不予專利」，上訴人對前開審定不服向經濟部提起訴願，遭經濟部以八十八年十二月十日經（八八）訴字第88635442號訴願決定書為「訴願駁回」處分；嗣上訴人就該訴願決定續為行政救濟程序，並就申請專利範圍進行修正，後經智財局依據上訴人於九十年五月二日提出之專利創作說明、圖示修正本，及九十年六月六日提出之申請專利範圍修正本審查，始以九十年七月十七日（九０）智專三㈠09016字第09089001104號專利異議審定書做出「異議不成立」之審定，並因而取得系爭專利權。惟該審定書理由明白指稱：「被異議人於再訴願階段所提之申准在後之另三個專利案與系爭案比較並不相同」，而該三個申准在後之專利案其中公告第00000000號即為被上訴人甲○○所有據爭專利。足見，在此爭訟案件中，智財局亦認定系爭專利與據爭專利並不相同，則被上訴人販售之系爭眼鏡係依與上訴人不同之專利製造而成，自無侵害上訴人專利之餘地。此外，上訴人修正後專利公告期間為九十年八月十一日，被上訴人甲○○申請據爭專利之日期為八十七年五月二十二日，自不可能係利用上訴人修正後之專利從事再發明。又依智財局八十八年八月印製之「專利侵害鑑定基準」，全要件原則認定有適用時，為適用消極均等論，之後再就禁反言原則來分析，必須完成整個流程，方能做出是否侵害專利之判斷。惟工研院鑑定報告僅就全要件原則為分析，至於消極均等論及禁反言原則二部分，則判定不適用或未作任何分析。且工研院於進行全要件分析時並未就被上訴人甲○○據爭專利之申請專利範圍逐一解析，而幾乎完全抄襲上訴人所有之系爭專利，且將被上訴人甲○○所有系爭專利獨立項中「主鏡框橋接元件上的定位孔及附屬鏡框上之橋接元件上之定位梢」專利特徵予以排除。且兩造之專利之實質手段、功能不完全相同，自應有消極均等論之適用。是工研院鑑定報告之結論不能作為專利侵害之依據。退言之，被上訴人所販售之系爭眼鏡，縱認實施結果落入上訴人系爭專利之申請專利範圍，惟被上訴人既係依據據爭專利所實施，且上訴人先前對該專利提出舉發亦經智慧財產局以八十九年九月十三日（八九）智專三㈠05017字第08989001585號審定確定「舉發不成立」，又被上訴人甲○○委託財團法人中華工商研究院就系爭二專利為專利權侵害鑑定報告，鑑定結論亦認二專利技術手段不相同，亦無再發明關係，是被上訴人販售系爭眼鏡在其主觀上並無侵害專利之故意，且在客觀上已經必要之求證認無侵害專利之餘，亦無何過失可言，與侵權行為之構成要件顯不相當。況按專利法第一百零五條第一項：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責」之反面解釋，被上訴人甲○○據爭專利既未遭撤銷，自應推定為無過失，無須負賠償責任等語，資為抗辯。答辯聲明：㈠上訴人之上訴及假執行之聲請均駁回。㈡訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利判決，被上訴人願以現金或等值之合作金庫海山分行可轉讓定期存單供擔保，請准免為假執行。上訴聲明：㈠原判決不利於被上訴人之部分廢棄。㈡上廢棄部份，上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。㈢第一、二審訴訟費用，由上訴人負擔。㈣如受不利判決，被上訴人畢索時尚有限公司願以現金或等值之合作金庫海山分行可轉讓定期存單供擔保，請准免為假執行。四、上訴人主張：上訴人為系爭專利之專利權人，於八十六年九月六日就系爭專利提出申請，於八十七年六月一日公告，公告期間經訴外人遠盈公司異議，遭智財局為「異議成立，應不予專利」之審定。經上訴人不服，提起訴願遞遭駁回，復提起再訴願後，行院院撤銷原決定及處分，命智財局於二個月內另為適法之處分；嗣於智財局重新審理時，上訴人提出系爭專利說明書修正本，智財局為異議不成立之審定，核准系爭專利。故上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自八十七年六月一日起至九十八年九月五日止。被上訴人所販售之中樑前掛眼鏡，為被上訴人甲○○所享有據爭專利製造之專利物品。又甲○○所負責之公司香港商卓豪光學國際有限公司亦以上訴人享有之系爭專利欠缺新穎性、進步性為由向智財局提出舉發，遭該局為舉發不成立之審定，舉發人不服提出訴願，遭經濟部為訴願駁回之決定之事實，為兩造不爭執，堪信為真實。上訴人另主張：本於侵權行為與不當得利之法律關係，求為命：被上訴人應連帶給付上訴人五百四十萬元本息；被上訴人甲○○應給付上訴人七百二十萬元本息，禁止被上訴人為製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件所示系爭眼鏡，及任何侵害系爭專利之行為等語，則為被上訴人所否認，並以上開情詞置辯。是以本件兩造爭執要點即在於：系爭眼鏡是否侵害系爭專利？上訴人請求被上訴人連帶賠償一百八十萬元本息有無理由？上訴人請求被上訴人再連帶賠償三百六十萬元本息有無理由？上訴人請求被上訴人甲○○給付不當得利七百二十萬元本息有無理由？上訴人請求禁止被上訴人為製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件所示系爭眼鏡，及任何侵害系爭專利之行為有無理由？茲析述如下。五、系爭眼鏡是否侵害系爭專利？㈠經查上訴人所有系爭專利，修正後之申請專利範圍有四項，第一項為獨立項，第二至四項為附屬項，上訴人主張被上訴人製造之待鑑定眼鏡落入系爭專利之申請專利範圍獨立項內，則鑑定待鑑定眼鏡是否侵害上訴人之系爭專利，自以鑑定待鑑定物品是否落入上訴人所有系爭新型專利之獨立項範圍內，即為已足。再查上訴人所有系爭新型獨立項為「一種眼鏡附屬鏡框之結合構造改良，包括一主鏡框兩側可供樞接腳架，以及一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上，主鏡框和附屬鏡框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起，其特徵係在於：在主鏡框之橋接元件設有至少一第一磁性元件，該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一第二磁性元件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，使得該附屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定之該主鏡框上又可防止該附屬鏡框脫離主鏡框，該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響」，被上訴人所製造之待鑑定眼鏡與台灣台北地方法院九十二年度智字第九八號侵權行為損害賠償事件相同，兩造於九十三年七月八日協議以工業技術研究院為鑑定機關，且因台灣台北地方法院已先行委託工研院鑑定，兩造同意援用台灣台北地方法院委託該院鑑定之鑑定報告作為本件審理之依據。（見原審卷一第三六頁）嗣工研院於九十三年七月二十六日出具鑑定報告，認被上訴人製造之待鑑定眼鏡符合上訴人系爭新型專利之「文義讀取」，且無「逆均等論」之適用，有該院出具之鑑定報告在卷可稽（見原審卷第四九至六七頁），則被上訴人製造之待鑑定眼鏡侵害上訴人所有之系爭新型專利，已堪認定。㈡按專利侵權之認定首先必須先解讀申請專利範圍，解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證據，若內部證據足以使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據，若外部證據與內部證據對於申請專利範圍有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。又比對申請專利範圍與待鑑定對象時，應以解析後之申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係逐一比對，如至少一項提出原告之請求項所有技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，即符合文義讀取之成立要件。待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告主張適用「逆均等論」時，應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」。待鑑定對象符合「文義讀取」但不適用「逆均待論」者，應判斷待鑑定對象落入專利權範圍。有經濟部智慧財產局於九十三年十月五日以經授智字第0932003111-0號函送司法院之「專利侵害鑑定要點」可資參照（司法院已於九十三年十一月二日以秘台廳民一字第0930024793號函送各法官供鑑定時之參考，見原審卷一第二九五至三二○頁））。被上訴人抗辯：進行全要件分析時必須就被上訴人甲○○據爭專利之申請專利範圍逐一解析，且經判定無「逆均等論」之適用後，尚須為有無「禁反言」適用之分析云云。惟按所謂「禁反言」為「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請之專利權申請過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除事項。申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段文件，基於對專利權人在該過程中所為補充、修正、更正、申復及答辯之信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張原先已限定或排除之事項。因此「禁反言」得為「均等論」阻卻事由。然查本件上訴人之專利範圍既未限縮，且有關專利範圍之認定係以上訴人於九十年五月一日之修正本之專利說明書其相關文件為判斷基準（見工研院鑑定報告第三頁記載；依據新型專利第一七三二八二號眼鏡附屬鏡框之結合構造改良，九十年五月二日修正版，見原審卷一第五一頁）），自無適用禁反言原則之必要。再者，智財局訂定之專利侵害鑑定基準頒佈多年，因未臻完備，乃藉九十二年二月六日專利法之修正，就前述基準重新檢討，擬定「專利侵害鑑定要點」，並由司法院以秘台聽民一字第0930024793號函，檢送法官供鑑定時參考之。專利侵害鑑定要點已明示：待鑑定物品符合「文義讀取」（基於全要件原則），則進入「逆均等論」之判斷，若不適用逆均等論，則落入專利權範圍，無庸再就禁反言為判斷（見原審卷一第二九七至三二○頁，專利侵害鑑定基準，尤其是「鑑定流程圖」）。故「禁反言」適用之時機僅在於待鑑定對象之技術內容不符合文義讀取，然卻適用均等論之情形下，始有進一步論究之必要，本件依工研院之鑑定報告，被上訴人之系爭眼鏡與系爭專利之構成要件完全符合，且不適用消極均等論，依前述說明，即無庸進一步就「禁反言」為分析，被上訴人執此抗辯，即非可採。㈢被上訴人雖抗辯：就上訴人系爭新型專利如鑑定報告附件二編號Ｃ之組成要件而言，被上訴人製造之眼鏡在眼鏡框及副框之鼻樑兩側各設有兩個長方形槽孔，並以長方形磁石嵌置固定在長方形槽孔內，兩者並不相同。上訴人所有之系爭新型專利，於附屬鏡框之橋接元件上包含一往後突伸之止檔桿可供架設至主鏡框之橋接元件上，被上訴人製造之眼鏡則無止檔桿之設定，兩者亦不相同云云。惟查上訴人系爭新型專利如鑑定報告附表編號Ｃ之組成要件，係在主鏡框之穚接元件上設有至少第一磁性元件，該附屬鏡框之亦在其橋接元件上設有至少第二磁性元件，而被上訴人所抗辯其製造之眼鏡在主鏡框與副框鼻樑兩側各設有兩個長方形槽孔之位置，即分別位於上訴人系爭專利之第一橋接元件與第二橋接元件，且均係採取副框位於主鏡框頂面之上下吸附方式，則如附件二編號Ｃ之組成要件可在待鑑定眼鏡上被讀取，待鑑定眼鏡顯然落入上訴人系爭專利之獨立項範圍，被上訴人抗辯未落入，顯然解讀錯誤。復查上訴人所有之系爭專利於附屬鏡框之橋接元件上包含一往後突伸之止檔桿，此一組成要件固為待鑑定眼物所無，然止檔桿之設計係記載於上訴人系爭專利之附屬項下。按附屬項或係對於獨立項之材料或結構加以詳細說明，或在文義上係一項獨立之專利惟實質上落入獨立項之均等範圍，或係一項再發明專利，型態雖不一而足，但均包含於獨立項之範圍內。因此，我國現行專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件，逐項審查項即明文規定：「附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做作審查意見。」則待鑑定物品苟落入獨立項之範圍即屬侵害專利，並非必須同時落入附屬項之範圍，始屬侵害專利，此為從事專利事務人員所須具備之基本知識。核被上訴人空言抗辯：僅落入獨立項而未落入附屬項之範圍，尚不構成侵害專利云云，無法引證任何文獻為其論據，即屬無據。㈣被上訴人雖又抗辯：待鑑定眼鏡縱符合「文義讀取」，然與上訴人系爭專利之實質手段、功能不完全相同，自應有消極均等論之適用，不構成專利侵害云云。惟按所謂「消極均等論」係為防止專利權人任意擴大申請專利之文義範圍，而對文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或效果時，則阻卻文義讀取，可認定為未落入專利權之範圍。經查系爭眼鏡，與系爭專利申請範圍第一項獨立項，如全要件原則比對分析所述，兩者均使用磁性元件互相吸附之相同工作原理及技術方法，故並不適用消極均等論以限縮系爭申請專利範圍所得涵蓋之專利權範圍，而認不構成專利侵權，阻卻被上訴人侵權之可能。經查待鑑定眼鏡經台灣台北地方法院送請工研院鑑定結果，認兩者皆使用磁性元件互相吸附之相同工作原理及技術方法，故無消極均等論（即逆均等論）之適用，有鑑定報告在卷足憑。被上訴人製造之待鑑定眼鏡與上訴人系爭專利相較，僅係多出定位梢與定位點，係屬上訴人系爭專利之再發明，有國立中正大學、中國機械工程學會鑑定報告各一件在卷足憑，（見原審卷一第一三八至一八八頁）自無從認與上訴人系爭專在技術手段上有何重大差異，顯無「逆均等論」之適用。被上訴人固謂系爭專利利用「止檔桿」達磁性元件相互穩固吸引之目的，而據爭專利乃以定位孔、定位梢以達定位及止滑之作用，故方式實質不同云云。惟被上訴人既自承：「關於待鑑定物品苟落入獨立項之範圍即屬侵害專利，非必同時落入附屬項之範圍，始屬侵害專利。」是以，判斷方式是否實質相同，應以獨立項判斷即足當之，而系爭專利之「止檔桿」元件乃第二項（附屬項）之構件，不得作為比對之基礎。被上訴人復謂，據爭專利將磁性元件埋設在鏡框裡面，勢必影響鏡框強度，故結果實質不同云云。惟據爭專利的確係將磁性元件設於橋接元件（參見工研院鑑定報告第六頁待鑑定物照片），並非如被上訴人所言之「埋設於鏡框，不影響鏡框強度」，上訴人執此抗辯，即非可採。㈤被上訴人雖又抗辯：上訴人系爭專利如附件二所示之組成要件，已揭露於申請案號第00000000號專利，並無可專利性，上訴人修正後專利公告期間為九十年八月十一日，被上訴人甲○○申請據爭專利之日期為八十七年五月二十二日，自不可能係利用上訴人修正後之專利從事再發明云云。惟查：新型第00000000號專利係將磁性元件埋設於主鏡框與副框上，採取前後吸附之方式，上訴人之系爭專利則將副框之橋接元件置於主鏡框橋接元件頂面之吸附方式，上訴人系爭專利採用之吸附方式並未揭露於新型第00000000號之申請專利範圍，有智財局九十年七月十七日（九０）智專三㈠02016字第 09089001104號專利舉發審定書在卷足憑，且本院審酌申請案號00000000號專利公告（登載於七十八年一月一日專利公報）及其專利說明書之附圖，均係主鏡框與副框以前後方式吸附，並無副框橋接元件置於主鏡框橋接元件頂面上之吸附方式，則被上訴人抗辯上訴人系爭專利之技術已揭露於申請案號第00000000號專利，顯非事實。上訴人系爭專利固於九十年六月六日修正申請專利範圍，然據智財局九十年七月十七日（九０）智專三㈠02016字第09089001104號專利舉發審定書理由欄之記載：「㈠本案係依行政院八十九年十月十三日台八十九訴字第二九八五一號再訴願決定書意旨重為審查。系爭案申請人（即原告）分別於九十年五月二日提出專利創作說明、圖式修正本，九十年六月六日提出申請專利範圍修正本，與原公告本比較未變更實質內容且該公告本確有不明確之記載之情事，故准予修正並另將公告，本異議案依該等修正本審查，合先敘明。」則上訴人系爭專利之申請專利範圍雖於九十年六月六日修正，然並未變更上訴人之實質內容，故專利期間仍自上訴人之八十七年六月一日起算，有新型第一七三二八二號專利證據一件可稽。又上訴人申請系爭專利之日期為八十六年九月六日，被上訴人申請據爭專利之期間為八十七年五月二日，晚於上訴人之申請專利日期，則如附件二所示之組成要件，固為兩造之申請專利範圍所涵蓋，然參酌專利法第三十一條第一項前段（修正前為第二十七條第一項前段）規定，僅上訴人就如附表一所示之組成要件部分取得專利權，被上訴人之據爭專利雖另取得專利，然既已使用如附件二所示之組成要件部分（即主要技術），即屬上訴人系爭專利之再發明專利，依據專利法第七十八條第二項（修正前為第八十條第一項）規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」即係明文對於專利權人實施權能之限制。則被上訴人未經上訴人同意自不得實施如附件二所示組成要件範圍之專利。被上訴人抗辯其販售之眼鏡產品係依據據爭專利實施即不生侵害上訴人系爭專利問題云云，除與上開專利法第七十八條第二項規定不符外，亦欠缺學理或論著之支持，顯屬無據。㈥被上訴人上訴意旨雖辯稱：工研院之實際鑑定人並未具結，且工研院鑑定報告未提出結文，原審不依法傳喚真正之鑑定人調查，據以採信，實屬違法。原審原不接受工研院之報告，以九十四年七月二十八日函補充資料，委其重為鑑定，然工研院九十四年九月六日回函，拒絕就據爭專利與系爭專利之再發明關係鑑定，卻要鑑定據爭專利與陳環昌專利有無再發明關係，顯見不敢為先前報告背書。工研院之鑑定報告於全要件原則適用分析時，將第一欄之文字（即系爭專利申請專利範圍）一字不差的拷貝於第二欄（即待鑑定對象之構成要件），根本未就各個要件詳細研讀分析，作成全部符合結論，至屬草率。本件專利之歷史資料，對禁反言之判斷，極其重要，工研院本於職責應予調取此等資料，工研院竟謂勿庸參考其他資料，逕行得出侵權結論，其專業令人質疑云云。惟按「法院認為必要時，得囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定或審查意見。其須說明者，由該機關或團體所指定之人為之。本目關於鑑定人之規定，除第三百三十四條及第三百三十九條外，於前項情形準用之。」民事訴訟法第三百四十條定有明文，準此，機關鑑定時，並無依同法第三百三十四條具結、提供結文之義務。是被上訴人抗辯與法律明文規定不合，即非可採。且查工研院本只就「系爭眼鏡是否落入系爭專利之申請專利範圍」受原法院囑託鑑定，未就被上訴人之據爭專利究否為系爭專利再發明受託，其鑑定報告自僅就前者分析，而未及後者。如有偏頗之虞，原審諒不致再度囑託該院就再發明部分補充鑑定。而再發明鑑定，事涉專利權利範圍重疊之判斷，應屬智財局之職權範圍，工研院僅為一財團法人，不具公權力，自無鑑定之可能，是其回函拒絕，更表其權威、專業，而不得指稱其不敢為先前報告背書。且工研院亦覆函表示：「由本院九十四年九月六日回覆板院發文之說明二可知關於兩專利權之間是否係屬再發明之關係，為主管機關智財局之職權，非鑑定機構所能越俎代庖。而所謂專利侵害鑑定係以專利案之專利說明書上所記載的申請專利範圍與疑似侵權之待鑑定物進行比對分析，因本案法院提供有中樑前掛式眼鏡乙件，故本院僅能就此進行鑑定。」（見該院九十五年十一月二日工研轉字第0950015626號回函，本院卷一第二二四至二二五頁））。且因系爭眼鏡之各項構件完全相同於系爭專利，工研院方為相同之描述，要不得執此指為草率。況被上訴人之疑義，已由本院函詢工研院，並獲得其函覆，告知「本院係以財團法人工業技術研究院之名義接受法院囑託鑑定，並非以專家個人名義接受囑託鑑定, 且本院內部鑑定作業之進行係依據『工業技術研究院處理司法鑑定案件辦法』執行，其用意即在維持鑑定作業之公正與專業」等語（見同上回函），足證工研院乃以機關名義出具意見，由整體機構負責鑑定結果，並非由特定一人鑑定系爭專利侵害事件之有無。且本件並無禁反言原則之適用已詳如前述，而專利侵害鑑定資料，須由法院及當事人提供，未提供者，無庸參酌，專利侵害鑑定要點說明甚詳。工研院於其鑑定報告中表示「因委託機構並未檢送有關本專利案於審查過程中之歷史資料或其它證據，故無法進一步做禁反言原則分析」，於法並無不合，被上訴人藉辭質疑工研院鑑定報告之專業性，即有未洽。㈦被上訴人復辯稱：系爭專利申請專利範圍第一項之末一構成要件為「該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響」，此處所稱「鏡框」應指橋接元件及其所連接的鏡片，無論有無環框，而被上訴人之據爭專利乃將磁性元件嵌置於橋接元件的長方形槽孔內，不符合系爭專利末一特徵，工研院竟將「鏡框」誤認為「鏡片環框」（框架），而誤指系爭眼鏡之磁性元件亦未埋設在鏡框裡面，顯然有欠專業。且若磁性元件沒有埋設在鏡框裡面，仍可貼附於鏡框表面，非無處可設云云。惟查系爭專利之「橋接元件」與「（主、附屬）鏡框」分屬不同構件，鏡框未包含橋接元件，此觀諸系爭專利說明書就前揭構件之「圖號」分別記載為：「主鏡框」（10）、附屬鏡框（20）、橋接元件（13、21）即明（建系爭專利說明書第七頁第六行以下）。再觀諸系爭專利說明書之圖示第一圖，顯見磁性元件（14、24）乃置於橋接元件（13、21），磁性元件既設置於橋接元件，自不可能埋設在（主、附屬）鏡框裡面。若如被上訴人所言，鏡框（10、20）包含橋接元件（僅屬假設），而「磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面」，將致磁性元件無處可設，豈有是理？被上訴人之系爭眼鏡既將磁性元件設於「鼻樑」或「橋接元件」，非埋置於鏡框裡面，職是，系爭眼鏡符合系爭專利申請專利範圍第一項之「該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度不會受到任何不良的影響。」此項構成要件，工研院鑑定報告應無違誤。再者，磁性元件「貼附」於鏡框（不含橋接元件）之技術特徵，早見諸於訴外人陳環昌之新型第四三八六一號「有磁性之眼鏡框及無框眼鏡片」專利，上訴人自不可能在異議中就申請專利範圍作前揭更正，倘依被上訴人之解釋，智財局斷無可能為異議不成立之審定，參以工研院亦回函表示：「創作說明第八頁第一五行：『、、、這些磁性元件（14，24）並不需要埋設在鏡框（10，20）裡面』，對照圖示第一圖可知此處之鏡框係指鏡片環框而言」（見同上回函）。足證所謂「磁性元件未埋設於鏡框裡面」之「鏡框」乙詞，實未包含「橋接元件」。被上訴人執此上訴，即非可採。㈧兩造既已於原審同意援用台北地院委託工研院鑑定之鑑定報告作為本件審理之依據，被上訴人見鑑定結果對其不利即藉詞否認鑑定報告之公信力，即有違訴訟之禁反言原則。被上訴人辯稱：上訴人找立法委員關說本鑑定案云云，始終不能舉證以實其說，自非可取。被上訴人雖聲請傳喚中華工商研究院承辦人或囑託廣流智慧財產權事務所重新鑑定云云。惟當事人合意指定鑑定人者，應從其合意選任之（民事訴訟法第三百二十六條第二項參照），兩造既合意由工研院鑑定，且報告已出爐，自不容拒卻，再改由他人鑑定。是本院認無必要，應予駁回。㈨被上訴人又抗辯：依專利法第一百零五條反面解釋，專利權人於專利撤銷前實施其專利，對於他專利權人不負損害賠償責任云云。惟按「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」專利法第一百零五條定有明文。上開條文係九十二年二月六日修正時增訂，增訂之原因乃我國專利法對於新型專利改採形式審查，而不再採實體審查，特就新型專利權人之專利權撤銷時之賠償關係加以規範，明定專利權人就其於撤銷前對他人因行使新型專利權所致損害原則上應負賠償責任，但新型專利權人如係基於智慧財產權所做成之新型專利技術報告或已盡相當之注意對他人行使權利者，則可推定為無過失。則專利法一百零五條係以專利權人於專利撤銷前對他人行使權利造成之損害為規範內容，並以依據新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權為為推定免責要件，與專利權人於專利撤銷前實施其專利是否侵害他人之專利，應否對他專利權人負損害賠償責任完全無涉。被上訴人執此抗辯，已達曲解法條文義之程度，即非可採。被上訴人又辯稱，智財局以八十九年九月十三日（八九）智專05017字第08989001585號舉發審定書，認系爭專利與據爭專利二者定位技術手段、構造不同，且未指出二者有再發明關係，被上訴人自欠缺侵權認識云云。惟新型專利是否具備「新穎性」及「進步性」，乃屬該專利是否符合專利要件之問題，而與某物品究否「侵害」專利分屬二事，前者屬專利舉發之範疇，後者屬專利侵害判斷之範疇。專利舉發之審定係以被舉發專利與引證案之比對，以判斷被舉發專利究否係「於申請前已公開」（即新穎性要件）或「為熟習該項技術者所能輕易完成」（即進步性）。而專利侵害鑑定係以「待鑑定物品」及「受侵害專利」間依「全要件原則」、「均等論」及「禁反言」原則分析待鑑定物品是否落入受侵害專利之申請專利範圍；兩者判斷對象、判斷原則大相逕庭，自不得以所謂舉發不成立之審定，逕謂其主觀上認知無專利侵害。被上訴人執此抗辯，仍非可採。㈩按「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其再發明。」專利法第七十八條第一項、第二項定有明文。凡利用他人申請在先之發明或新型之申請專利範圍任一請求項中的主要技術內容所完成者，即屬再發明，故再發明相較於原發明而言，雖係為獨立之專利，但再發明未獲得原專利權人同意實施自己專利時，仍構成侵權行為，有智財局九十四年二月十五日函文在卷可稽。（見原審卷一第四九五頁）綜上所述，被上訴人雖另行取得據爭專利，然因如附件二所示之組成要件係上訴人先申請而取得專利，被上訴人按據爭專利實施既須利用如附件二所示之組成要件，即落入上訴人系爭專利之申請專利範圍，而構成侵害上訴人之系爭專利。正因兩專利並存時，依某專利所實施之物品仍有侵害他人專利之可能，故於專利侵害鑑定實務上，均係以「待鑑定物品」與「主張受侵害之專利」間是否符合全要件、均等論及禁反言原則作為鑑定依據，至該項物品是否為依據其他專利所實施，則在所不論。此在工研院鑑定報告亦稱「專利權為排他權，擁有專利權與依此專利內容實施之產品是否會侵害他人專利是兩回事。」亦採相同見解。是被上訴人辯稱其販售中樑懸掛式眼鏡所依據之專利與系爭專利為兩並存互不侵犯之專利，且非屬再發明關係，與系爭專利無涉，並非可採。六、上訴人請求被上訴人連帶賠償一百八十萬元本息有無理由？㈠按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。又依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一依民法第二百一十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。專利法第一０八條準用同法第八十四條、第八十五條第一項分別定有明文。復按專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制定（專利法第一條參照），故對於專利權人而言，專利法自應屬保護其權利之法律，侵害專利行為人應依民法第一百八十四條第二項規定推定為有過失，如欲免除侵權行為損害賠償責任時，自應舉證證明其行為無故意、過失。查被上訴人所販售之系爭眼鏡侵害上訴人之系爭專利，已詳述如前述。被上訴人雖抗辯：其所販售之系爭眼鏡為據爭專利之專利物品，故主觀上無侵害上訴人系爭專利之故意、過失云云。惟被上訴人之據爭專利使用如附件二所示之組成要件（即主要技術），係上訴人系爭專利之再發明，而再發明專利權人依據專利法第七十八條第二項（修正前為第八十條第一項）規定，未經原專利權人同意不得實施其發明，則被上訴人未經上訴人之同意即按據爭專利實施製造眼鏡，縱非屬故意，亦有重大過失存在。核被上訴人抗辯其就侵害上訴人之系爭專利無故意、過失云云，顯屬不足採信。㈡按於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依上訴人之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被上訴人提出計算賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。辦理民事訴訟應行注意事項第八十七條第二項定有明文。而前開規定應為民事訴訟法第二百二十二條、專利法第一０八條準用第八十五條之補充解釋，且依據前開規定，關於損害賠償之數種計算基準中，上訴人係有選擇權，亦即為免上訴人已證明被上訴人確實有侵害其專利權時，倘就關於損害賠償之計算方法加以限制，將導致其無法證明其所受之損害數額，加重其訴訟上之負擔而無法充分保障其權益，由原告擇定關於損害賠償之計算方式。查上訴人主張其就系爭專利曾授權金可公司販售，自九十一年五月十日起每年度為一百八十萬元，及授權根茂公司販售，自九十二年七月二十二日起每年度為一百三十五萬元，有上訴人提出之專利授權契約書二件在卷足憑（詳原證八、九）。而被上訴人畢索時尚有限公司係於九十二年五月三十日設立，有公司基本資料查詢表一件在卷可證，參酌上訴人九十二年度之授權販賣系爭專利產品之權利金為一百三十五萬元，則被上訴人畢索時尚有限公司如欲販售落入上訴人申請專利範圍之眼鏡，亦須按年支付上訴人一百三十五萬元之權利金，而被上訴人畢索公司之法定代理人甲○○自認，於九十二年間向台灣嘉義地方法院請命上訴人容忍被告甲○○生產、銷售系爭眼鏡，並經該院以九十二年度裁全字第四九四號假處分准予在案，堪認被上訴人畢索公司迄今仍有販賣侵害上訴人系爭專利產品之行為，則計算至九十三年十月三十一日止，上訴人即得請求被上訴人畢索公司給付一百八十萬元之權利金。又被上訴人甲○○係畢索公司之法定代理人，於執行販售眼鏡業務時違反專利法之規定致上訴人受有損害，自須與畢索公司負連帶賠償責任。㈢被上訴人上訴意旨雖辯稱：判斷合理權利金時，應有客觀標準。且縱據爭專利為系爭專利之再發明，其合理權利金應較授予非再發明之第三人為低，方稱公允云云。惟查我國專利採公告制，被上訴人甲○○至遲於系爭專利公告時（即八十七年六月一日）即知悉系爭專利之存在，詎被上訴人除未經上訴人同意即製造、販售系爭眼鏡外，更對外宣稱其無侵害系爭專利。上訴人本可依系爭專利享有市場獨佔之權利，然因被上訴人低價銷售後，除市場萎縮外，更不得不低價求售，並有因此拒絕簽署授權契約、拒絕支付權利金者（小林眼鏡即為一例）。考量被上訴人銷售範圍，原審按侵權時間之授權金而以一百三十五萬元計算，應屬合理，是被上訴人空言指摘原審所核定之賠償金額，即非可採。七、上訴人請求被上訴人再連帶賠償三百六十萬元本息有無理由？㈠上訴人請求被上訴人連帶賠償按上開權利金一百八十萬元酌定三倍賠償額，而請求被上訴人再連帶賠償三百六十萬元本息。㈡按侵害新型專利行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍，專利法第一０八條、第八十五條第三項固定有明文。惟查被上訴人甲○○於九十二年間並向台灣嘉義地方法院聲請上訴人應容忍被上訴人甲○○為生產、銷售「中樑複合式前掛眼鏡」產品之假處分，並經該院以九十二年度裁定字第四九四號假處分裁定准許在案，則被上訴人畢索時尚有限公司依據法院之假處分裁定實施被上訴人甲○○之據爭專利，尚難認有侵害上訴人系爭專利之故意。復查上訴人系爭專利之公告期間為八十七年六月一日，而被上訴人聲請據爭專利之日期為八十七年五月二十二日，早於上訴人系爭專利公告之前，惟因上訴人申請在先取得如附件二組成要件部分之專利，致被上訴人據爭專利使用如附件二組成要件部分會侵害上訴人之系爭專利，此與侵權行為並無專利權卻實施製造侵害他人專利之物品，尚屬有間。是本院認依本件被上訴人侵害上訴人專利之情節，並無酌定損害額以上賠償之必要。㈢上訴人上訴意旨雖略以：被上訴人有侵害上訴人專利權之未必故意，由先前甲○○之經銷商創寶公司、統順興業有限公司委託律師發函，已可預見有侵權可能，被上訴人卻仍刊登敬告啟事，誣稱上訴人係不肖業者，又提起假處分，乃故意侵權，上訴人自得請求給付實際損害三倍以下之懲罰性損害賠償云云。惟查被上訴人等因信賴智財局關於遠盈公司異議案成立及上訴人舉發案不成立之處理結果，堅信據爭專利與系爭專利之技術特徵不同，無侵權之虞，並依法院假處分而實施據爭專利，應無侵權之故意。至於創寶及統順公司之律師函，或甲○○之敬告啟事，旨在表明中樑複合式前掛眼鏡係依甲○○之據爭專利製銷，並未侵犯上訴人之專利，此係被上訴人一貫之認知，上訴人以此等函件推定被上訴人之侵權故意，並非可採。況是否酌定損害額三倍以上之賠償，屬法院之職權，法院得依侵害情節，斟酌判斷，自非上訴人可任意指摘。上訴人執此提起上訴，並無理由。八、上訴人請求被上訴人甲○○給付不當得利七百二十萬元本息有無理由？㈠上訴人主張：被上訴人甲○○自八十八年四月十一日起即授權創寶發展有限公司實施據爭再發明專利，有被上訴人甲○○與創寶發展有限公司簽訂之專利授權契約書一件為證，則被上訴人甲○○未支付上訴人權利金即授權他人實施侵害上訴人專利之眼鏡產品，顯有獲得相當於系爭專利權利金之利益，並致上訴人受有損害，自應將所受利益返還予上訴人。上訴人自九十一年五月十日起至九十二年五月二十九日期間授權予金可眼鏡實業股份有限公司之權利金每年度為一百八十萬元，則被上訴人甲○○自八十八年四月十一日起至九十一年五月二十九日（即畢索時尚有限公司成立前一日），即可獲得相當於四年權利金七百二十萬元（計算式：一百八十萬元×四＝七百二十萬元），上訴人得依不當得利之法律關係請求被上訴人甲○○返還不當得利七百二十萬元云云。㈡按「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同」，民法第一百七十九條定有明文。查上訴人因侵權行為請求權已罹時效，改依不當得利請求被上訴人甲○○返還所受利益。然侵權行為與不當得利二者之構成要件與法律效果均不相同，「侵權行為乃對於被害人所受之損害，由加害人予以填補，俾回復其原有財產狀態之制度，而不當得利乃剝奪受益人之得利，使返還予受損人之制度，二者之直接目的不同，得請求之範圍尤未必一致。」、「依不當得利之法則請求返還不當得利，以無法律上之原因而受利益，致他人受有損害為其要件，故其得請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準。」最高法院八十六年台上字第一七○五號、六十一年台上第一六九五號分別著有判決、判例可稽。是以上訴人即使受到損害，被上訴人甲○○未必受到利益。上訴人請求被上訴人甲○○返還不當得利，自應就被上訴人甲○○所受利益之事實，負舉證責任。㈢上訴人雖以原證七甲○○與創寶公司黃文澤之授權合約書，證明甲○○自八十八年四月十一日授權創寶公司黃文澤銷售系爭眼鏡云云。惟查甲○○自始否認原證七合約書之真正。甲○○且曾為原證七之合約書對黃文澤提起偽造文書之告訴。該案雖經高雄地檢署處分不起訴，但由處分書及卷內筆錄、資料可知：原證七之授權合約書，確非甲○○授權李學忠制作，而是李學忠與黃文澤私相授受。黃文澤雖曾經為甲○○眼鏡產品在台之總經銷商，八十九年間因被上訴人提出告訴，為取信下游廠商，黃文澤才委請與其熟識之李學忠開具授權書，李學忠以為二人有經銷及墊款關係，未向甲○○查證，率以甲○○委託李學忠代刻作為申請專利之印章蓋於授權書上。李學忠於九十二年十二月十日之警訊筆錄明白證稱「（問：你既未經由甲○○同意或授權，因何你會擅自擬具契約書給黃文澤？）答：我誤以為甲○○知情允諾，所以才未再向甲○○求證，就依黃文澤之要求開具給他。」。而黃文澤於台北地檢署訊問時坦承「我們之前合作，並未針對專利授權作約定。」、「至於授權書的內容有爭議，是因為當時我們是好兄弟，沒有去留意內容。」。足見甲○○僅口頭同意將專利產品交黃文澤銷售，並未約定授權期間自八十八年四月十一日至九十九年五月二十一日，即使黃文澤欠缺偽造文書之主觀犯意，亦不影響原證七是偽造文書之事實，業經本院函調該偵查卷宗審查屬實。則原證七之授權合約書上之簽署日期及授權日期記載為八十八年四月十一日，均非真實。上訴人自不得以該之授權書，證明甲○○自八十八年四月十一日起即開始銷售系爭眼鏡。㈣上訴人雖聲請本院函詢統順公司及創寶公司，並經黃文澤代表二家公司回覆。對於本院函詢「甲○○與貴公司之專利授權契約於何時生效，曾否終止上開契約？」，答稱「八十八年四月十一日生效，不曾終止上開契約」云云。惟查依登記資料，統順公司代表人為黃洪秋華，創寶公司代表人為李怡萱，有公司基本資料查詢表在卷可稽（見本院卷二第十六至十七頁）黃文澤已非該二公司之負責人，不具合法代表性，回函自不能推定為真正。黃文澤又未到庭具結後作證並接受詰問，其在審判外自己製作之文書，並不能為本案之證據。且查創寶公司之授權合約書（即原證七）既係出於無製作權之李學忠製作，形式上縱然存在，亦屬無效。創寶或統順公司根本不能主張自八十八年四月十一日生效，亦無所謂終止。甲○○九十年十月以後因創寶公司被文德公司聲請搜索，據爭眼鏡全數被扣押，為免糾紛即已停止供貨予創寶公司、統順公司，二家公司也未再向甲○○下單。黃文澤嗣又與上訴人和解，改銷上訴人之系爭眼鏡，有上訴人之敬告業界啟事在卷可稽，（見本院卷二第一二四頁）上訴人當然不准其再販賣系爭眼鏡，故創寶、統順公司事實上早已終止口頭授權之經銷關係，自不能昧於事實證稱不曾終止偽造之授權合約。㈤上訴人復以甲○○於九十年十月、十一月、十二月在當代眼鏡雜誌刊登「敬告業界」，表示「創寶發展有限公司及統順興業有限公司是經由本人正式授權經銷台灣新型專利第一四五九二二號『中樑附有兩磁鐵含定位梢眼鏡』之代理商」等語，足證甲○○一直在販售系爭眼鏡云云。被上訴人甲○○則辯稱：九十年九月文德公司拿到專利證書後，即開始散布甲○○侵害其專利權之訊息，甲○○一次預定當代眼鏡雜誌數期版面，以為釐清。九十年十月二日上訴人突然帶警方搜索創寶公司，扣押系爭眼鏡，在業界掀起軒然大波，文德公司隨後大肆發函予甲○○之經銷商，攻詰甲○○侵害系爭專利權。甲○○為正視聽，不得不於該段期間刊登廣告捍衛權利（啟事內容在主張自己之專利權，及澄清並未侵害他人專利權，不在促銷系爭眼鏡）。然而，上訴人既採取激烈之搜索扣押舉動重挫甲○○，甲○○顧及經銷商人心惶惶，自搜索後即停止出貨予經銷商，避免其等捲入兩造間之戰爭，故當非可以九十年十一月及十二月仍有刊登敬告啟事及回覆文德公司指控之函件，遂認甲○○至九十年底仍有銷售系爭眼鏡之事實等語。經查創寶公司代銷的眼鏡已在九十年十月二日全部被查扣之事實，為上訴人所不爭執，甲○○人未再出貨，上訴人也未提出創寶繼續銷售之事證。而甲○○銷售予經銷商之眼鏡採賣斷方式，貨已售出給經銷商，甲○○無權要求退貨，經銷商舖貨給零售商後，甲○○無法控制市面上零星之系爭眼鏡。則創寶、統順公司既於扣押後改銷上訴人之眼鏡，自不可能繼續銷售甲○○之眼鏡。足見上訴人所提之敬告啟事不能證明甲○○至九十年底仍有銷售系爭眼鏡之事實。㈥至於上訴人雖提出專嘉眼鏡行九十一年八月八日之發票，主張甲○○至該日仍在販賣系爭眼鏡。惟查該發票僅記載品名為眼鏡，看不出確屬系爭眼鏡，不能以此證明甲○○在該時仍有販賣之行為。㈦綜上，上訴人未能提出甲○○開始銷售系爭眼鏡之始期及持續銷售四年之證據，尤其就被上訴人甲○○究竟受有多少利益之事實，始終不能舉證以實其說，漫然請求四年權利金高達七百二十萬元之不當得利，即無理由，應予駁回。九、上訴人請求禁止被上訴人為製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件所示系爭眼鏡，及任何侵害系爭專利之行為有無理由？㈠按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。專利法第一０六條、第八十四條第一項、第三項定有明文。㈡經查被上訴人據爭專利係屬上訴人系爭專利之再發明，未經上訴人同意自不得實施，則被上訴人按據爭專利實施之製造之產品自會侵害上訴人系爭專利，上訴人自得請求禁止被上訴人實施據爭專利以排除侵害，請求禁止被上訴人製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件一所示之眼鏡，及侵害上訴人系爭專利之行為，為有理由，應予准許。被上訴人製造如附件一所示之成品係侵害上訴人系爭專利之物，上訴人亦得依前揭規定請求銷燬。十、從而，上訴人依據專利法之規定及侵權行為、不當得利法律關係，請求被上訴人應連帶給付上訴人一百八十萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即九十三年六月十一日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。禁止被上訴人製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及為任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之行為。被上訴人應銷燬其所有如附件一所示「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害新型第一七三二八二號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利之成品。為有理由，均應准許。逾上開准許部分之請求，即請求被上訴人甲○○應給付上訴人七百二十萬元，及自九十三年十月十五日即追加起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息部分，即屬無據，應予駁回。上訴人敗訴部分，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審就超過上開應准許部分，為被上訴人甲○○敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽。被上訴人甲○○上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。至於上開應准許部分，原審判命被上訴人及甲○○應予連帶給付，並為假執行之宣告，核無違誤，而上開不應准許部分，原審駁回上訴人此部分之訴及假執行之聲請，於法並無不合，兩造上訴意旨，就此部分，仍執前詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，均應駁回其上訴。十一、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及所提之證據，經審酌後認均無礙判決之結果，爰不予一一論述。十二、據上論結，本件上訴人及被上訴人之上訴均為無理由，甲○○之上訴為一部有理由，一部無理由，爰依民事訴訟法第四五０條、第四四九條第一項、第七九條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　96　　年　　7 　　月　　17　　日民事第三庭審判長法　官林敬修法　官黃騰耀法　官藍文祥正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中　　華　　民　　國　　96　　年　　7 　　月　　18　　日書記官顧倪淑貞附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

臺灣高等法院95年度智上字第18號

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