臺灣高等法院95年度智上字第6號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院
• 裁判日期: 95 年 09 月 20 日

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　 95年度智上字第6號上　訴　人　　馥媺國際開發股份有限公司
兼法定代理人　辛○○
訴 訟 代理人　乙○○
上 　訴 　人　豈意有限公司
兼法定代理人　庚○○
訴 訟 代理人　己○○
上　列　4 人
共　　　　同
訴 訟 代理人　張慧明律師
被　上 訴 人　捷成興業有限公司
住台北市○○○路○段18號2樓
兼法定代理人　丁○○　　住台北市○○○路○段18號2樓
共　　　　同
訴 訟 代理人　李耀韾律師
追　加 被 告　丙○○　　住台北縣三重市○○路○段60巷91號5
訴 訟 代理人　張玲綺律師
黃捷琳律師
上列當事人間侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年11月25日台灣台北地方法院94年度智字第27號第一審判決提起上訴，經本院於95年9月6日言詞辯論終結，並判決如下：
主 文
原判決第一、二項關於命上訴人馥媺國際開發股份有限公司給付捷成興業有限公司超過新臺幣 300萬元本息（利息除減縮部分外），及該部分假執行之宣告均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人捷成興業有限公司在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。
其餘上訴駁回。
上訴人辛○○、豈意有限公司、庚○○應再連帶給付捷成興業有限公司新臺幣33,004元及自民國95年4月7日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。
上訴人馥媺國際開發股份有限公司、辛○○、豈意有限公司、庚○○應再連帶給付捷成興業有限公司新臺幣33,004元及自民國95年4月7日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。
追加被告丙○○就原判決命上訴人連帶給付之金額，其中之新臺幣14,800元及自民國95年 6月10日起至清償日止按週年利率5%計算之利息部分，與上訴人連帶給付之。
被上訴人其餘擴張之訴及追加之訴暨其假執行之聲請均駁回。
第二審訴訟費用由上訴人連帶負擔，擴張及追加之訴訴訟費用由被上訴人負擔。
本判決命丙○○所為之給付，於被上訴人以新臺幣5,000元供擔
保後得為假執行，但丙○○如於假執行程序實施前以新臺幣
14,800元預供擔保，得免為假執行。
原判決所命供擔保金額，就㈠馥媺國際開發股份有限公司應給付捷成興業有限公司部分，改為捷成興業有限公司以新臺幣
600,000元供擔保後，得為假執行；但馥媺國際開發股份有限公
司如於假執行程序實施前，以新臺幣1,791,420元或等值之台北
市第五信用合作社可轉讓定期存單預供擔保，得免為假執行。㈡就上訴人應連帶給付捷成興業有限公司及丁○○部分，供擔保免為假執行之金額均改為新臺幣 1,208,580元或等值之台北市第五信用合作社可轉讓定期存單。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：
㈠原判決（除確定部分外）不利於上訴人部分廢棄。
㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。
㈢如受不利判決，願以現金或等值之台北市第五信用合作社可轉讓定期存單供擔保，請免為假執行之宣告。
二、陳述：除與原判決記載相同者外，補稱略以：
㈠張戎欣向馥媺國際開發股份有限公司（以下簡稱馥媺公司）訂購之塑身衣，馥媺公司係委託豈意有限公司（以下簡稱豈意公司）就庫存品修改：
⒈依被上訴人捷成興業有限公司（以下簡稱捷成公司）另一經銷商嘉力國際興業有限公司（以下簡稱嘉力公司）之覆函可知，系爭專利庫存品之存在係普遍之狀況。另依捷成公司傳訊之證人戊○○及甲○○之證詞，就馥媺公司提示之 2件庫存系爭專利塑身衣進行檢視，確認係捷成公司所產製，足認馥媺公司持有之系爭專利庫存品係捷成公司之產品。且被上訴人丁○○於本院95年8月3日開庭時，就馥媺公司提示之 3件系爭專利塑身衣檢視，亦確認馥媺公司持有之系爭專利庫存品係捷成公司所產製。
⒉張戎欣訂購之塑身衣肩帶部分扣環較大，扣合裝置無緹花紋路，背部部分扣環較小，扣合裝置有緹花紋路，足以證明該塑身衣係庫存品修改，非全新製作。因在修改過程中，塑身衣前後兩大片布料中間之大部分不須變動，因此胸罩掛合部分仍保留原處樣式，即掛環較小，掛合裝置有緹花紋路，肩帶部分則變為較寬，足證係修改而非全新製作。被上訴人提出之訴外人陳桂櫻錄音光碟及譯文屬傳聞證據，不具證據能力。
㈡馥媺公司委託豈意公司修改庫存塑身衣，不違反銷售代理合約：
依合約所載，修改係捷成公司之義務並非權利，合約並未限制馥媺公司不得委由第三人修改。被上訴人主張依專利法第57條第1項第6款規定，僅「使用」及「再販賣」可免責，實則專利權人對於自己製造之專利品，獲有對價者，就該特定專利品上之專利權即耗盡，不得再主張任何專利權，法條規定不過係例示而已。
㈢原審係依財政部台北市國稅局調取馥媺公司93年5月至94年4月銷項發票所示，數量為203件，金額為3,762,800元，依專利法規定計算馥媺公司侵害系爭專利權所得之利益。但前述金額均非銷售系爭塑身衣之收入，馥媺公司另有販售調整型胸罩、衛生衣、男性塑身衣等，均與被上訴人之專利無關。張戎欣之塑身衣售價16,800元，若有侵權行為，被上訴人之損害僅為16,800元。
㈣被上訴人違反合約之約定，將系爭之 2專利品委託第三人嘉力公司銷售，此為被上訴人所自承，應賠償馥媺公司300 萬元，馥媺公司主張與被上訴人請求之金額抵銷。補充條款已規範被上訴人僅能由丁○○經營之相關公司銷售，不得委託第三人銷售，被上訴人違約甚明。
乙、被上訴人方面：
一、聲明（擴張後訴之聲明）：
㈠上訴人馥媺國際開發股份有限公司應給付捷成興業有限公司新台幣 300萬元，及自民國94年5月7日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
㈡上訴人及追加被告丙○○應連帶給付捷成公司 3,431,151元，及自95年4月6日（追加暨擴張聲明狀繕本送達翌日）起至清償日止，按年息5%計算之利息。
㈢上訴人及追加被告丙○○應連帶給付丁○○ 3,431,151元及自95年4月6日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
㈣豈意有限公司應將如原判決附件二所示之彈性布17匹予以銷燬。
㈤第 1、2、3項聲明，被上訴人願供擔保請准為假執行之宣告。
㈥答辯聲明：駁回上訴人之上訴。
二、陳述：除與原判決記載相同者外，補稱略以：
㈠被上訴人於原審之準備書三狀中繕打錯誤，將上訴人應負損害賠償額1,715,576元誤繕為1,175,576元，雖於94年11月14日向原法院請求更正，因已辯論終結未被准許，故於第二審中將訴之聲明第2、3項請求金額擴張至 1,715,576元，以回復正確之數額。因上訴人原為捷成公司之代理商或員工，其等侵害系爭專利權為故意且情節重大，系爭專利權產品因此幾無售出，至提起本訴稍有好轉，依專利法第85條第 3項規定：「依前2項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情
節，酌定損害額以上賠償。但不得超過損害額之3倍。」，
被上訴人請求酌定損害額（1,715,576元）2倍之賠償，即為3,431,151元（計算式：1,715,575.5元×2＝3,431,151元）
。
㈡被告丙○○於任職捷成公司期間，由被上訴人丁○○教授燒燙傷緊身衣、抽脂褲、抽脂衣及本件新型第160845號「調整型內衣改良構造」暨新型第181752號「胸罩懸掛式調整型內衣組」專利權（下稱系爭專利權）之塑身衣繪圖、打版及製作，關於繪圖、打版 2項工作，在捷成公司及豈意公司所有員工中，僅丙○○有此能力，故豈意公司製造之所有侵害被上訴人系爭專利權塑身衣均需丙○○繪圖、打版；丙○○於原審94年 9月23日言詞辯論時稱訴外人張戎欣所定製之黑色塑身衣為其所修改，該黑色塑身衣之製作亦經原審認定侵害被上訴人系爭專利權，丙○○為侵害被上訴人系爭專利權之共同侵權行為人，應與上訴人連帶負損害賠償責任，爰追加丙○○為共同被告。民事訴訟法第 255條第1項第2款所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活可認為同一或關聯，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內據同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之。本件合於上開情形，依民事訴訟法第446條第1項準用第 255條第1項第2款規定，不須上訴人同意即可追加。丙○○於93年7月從捷成公司不告
離職，8月9日成立豈意公司擔任負責人，12月23日捷成公司寄發存證信函後，12月29日豈意公司變更負責人為庚○○，丙○○仍參與侵害係爭專利權塑身衣之製作繼續侵害捷成公司之專利權。
㈢系爭張戎欣塑身衣係「全新製作」，上訴人「修改」之說乃臨訟卸詞：
⒈依張戎欣之證述可知，馥媺公司於94年初張戎欣定製時，尚以模特兒向消費者展示銷售捷成公司新型第160845號「調整型內衣改良構造」暨新型第181752號「胸罩懸掛式調整型內衣組」專利權塑身衣，足見當時仍對外販售系爭專利權之塑身衣。張戎欣所訂製之黑色塑身衣，從衣服色澤及無修改痕跡判斷，為全新製作，而非舊衣修改而成。
⒉系爭塑身衣之布料成本每件不超過400元，而拆剪1件不合身之塑身衣重製至少需花費1天以上，人工成本超過1,500元，其合身舒適性無法與全新製作之相比，況本件係拆剪2件塑身衣，故從成本及實用性觀之，既已定製且有布料
，在商言商，不可能將2件塑身衣裁製成1件之情況產生。再由技術觀之，2件一大一小之塑身衣，將有多處裁剪、
加布之痕跡，且無論如何調整，均難銜接合身，故張戎欣之黑色塑身衣不可能係由兩件塑身衣修改而成。若張戎欣之黑色塑身衣係由捷成公司產製之兩件塑身衣修改而成，則肩帶、扣合裝置部分理應與捷成公司產品相同，惟依原審之勘驗，馥媺公司產品肩帶較寬，扣環較大，扣合裝置無緹花紋路，與捷成公司產品不同，並非庫存品修改而來。且修改之塑身衣身長要比張戎欣塑身衣長6、7公分，而實際丈量，用以修改之塑身衣其身長至少須有42公分，遍查馥媺公司之量身紀錄表，黑色塑身衣定作人中，符合丙○○於原審聲稱達百公斤可修改成張戎欣黑色塑身衣者，僅訴外人楊美華一人，其餘最重僅70多公斤，然楊美華之塑身衣係在91年11月製作，歷經2年，衣料早已變舊，與
張戎欣之黑色塑身衣色澤較新，二者不同，且該件身長為37公分，未達前述可修改之底限42公分，足見庫存品修改之說，實無理由。
⒊依被上訴人於豈意公司查封現場所見，目前證據保全中查封之塑身衣、胸罩，亦有全新製作，侵害被上訴人丁○○新型第160845號「調整型內衣改良構造」專利權之事證。㈣關於上訴人主張依庫存品修改及專利法第108條準用第57 條第1項第6款，未侵害被上訴人專利權：
⒈兩造簽立者為銷售代理合約，被上訴人係提供塑身衣系列商品予馥媺公司銷售，而非販賣予馥媺公司，捷成公司向馥媺公司收取之金額非買賣之價金，而係允其販售之權利金，二者不同，專利法57條第1項第6款之規定，須販賣後再使用或再販賣，始能適用。所謂「使用」係指「不毀損物體或變更其性質，而依其用法，以供生活上需要而言，例如衣服供自己穿著為適例」。而上訴人及追加被告所謂之「修改」，依其所言係將2 件塑身衣一大一小拆剪，再依張戎欣身材重新修作，則原來之專利物品已遭剪破毀損，重新製作後再售予他人，不符使用之定義。
⒉實則，除張戎欣黑色塑身衣及證據保全中全新製作之塑身衣為侵害被上訴人系爭專利權之產品外，馥媺公司之設計師陳桂櫻於93年底交由被上訴人修改之游素真肉色塑身衣亦為侵害被上訴人系爭專利權產品，被上訴人丁○○在94年初陳桂櫻至被上訴人處所，當時尚有捷成有限公司總經理謝文虎在場時，錄下三人談話，陳桂櫻表示：「懸掛式內衣出貨仍然正常，上訴人都沒告知已經停止與被上訴人合作；93年7月馥媺公司遷至南京東路後一樣在做被上訴
人腋下交叉專利（新型第160845號「調整型內衣改良構造」）產品；如果是由被上訴人這邊工廠出貨還好，現在又叫丙○○出去做，問題更大；那天看一下，約一年半時間，業績有7、8百萬；被上訴人已經拆股了上訴人都未讓設計師們知道，所以設計師們對外介紹還是很大聲的說這是我們兩項專利；上訴人已經不跟被上訴人合作，但是還是有塑身衣可以給設計師，都沒有聽到說因合作生變，而無法照常出貨，最後一年多都是傳真（量身紀錄表）過去，錢用匯的」等語，足見馥媺公司未代理銷售捷成公司塑身衣之後，尚繼續銷售含有系爭專利權之塑身衣產品，且該產品係叫丙○○製作，此情亦與馥媺公司銷售發票顯示之販售紀錄相符，是「修改」之說乃卸責之詞。
㈤庫存品修改之有無：
馥媺公司主張庫存品的來源有三，包括「馥媺公司之設計師測量錯誤」、「部分消費者取消交易」、「下定後未取貨」。惟：
⒈馥媺公司設計師測量錯誤之情形不可能發生：
馥媺公司之證人唐秀蘭於原審證稱：「我有教學生量身，但客戶的不會交給學生。‧‧‧我從事量身的工作已經10年，我有專業的把握。」等語。倘上訴人認為唐秀蘭證言非真，理當再行傳喚其他設計師具體證明「設計師測量錯誤」之情形發生，其未聲請傳喚，足見所謂「設計師測量錯誤」之情形不存在。
⒉塑身衣係量身定作，消費者既願量身，亦支付高額甚至全額訂金，不可能自認損害，取消交易或不取貨；而庫存品一說，先前未見馥媺公司言及，亦未曾見馥媺公司以庫存品過多做為與捷成公司商議兩造銷售代理合約契約供應價格之理由，而係於本件訴訟後始提出，亦見庫存品之說為臨訟卸詞，非屬事實。
⒊原審被證二無法看出取消交易之情形。
㈥被上訴人反對鑑定之理由係因鑑定結果縱能證明二者織數、丹寧數相同而導向可能向同一家廠商購買之相同貨物，但因豈意公司係使用與被上訴人相同之彈性布，故無法證明上訴人「系爭張戎欣塑身衣係馥媺公司購自被上訴人塑身衣修改而成」之待證事實，故反對做不必要之鑑定。倘如上訴人準備書一狀所提以現代顯微科技能分辨系爭塑身衣係「全新製作」或「修改」而成，則被上訴人並不反對鑑定。事實上，布料生產後會因放置地點、時間經過、染色色料及染色狀況而使材質產生變化，故相同成分而不同批生產之布料間，外觀顏色及材質會略有不同，此即原審法官勘驗被上訴人生產與系爭張戎欣塑身衣而得非被上訴人產品心證之理由。嘉力公司所謂庫存品其中有多件係「試套衣」並非庫存，縱嘉力公司有庫存，亦無法證明馥媺公司有庫存。
㈦侵權行為損害賠償金額之計算：
⒈被上訴人依據原審法院向財政部台北市國稅局調取之馥媺公司93年5月至94年4月銷項發票，數量203件，金額為
3,762,800元，扣除馥媺公司與捷成公司於該期間之交易
數額331,649元，全數俱為銷售金額178,00元（含胸罩
19,800元）、16,800元（含胸罩18,800元）或其倍數之侵害被上訴人專利權之塑身衣產品，與馥媺公司所稱其他產品銷售無關。上訴人或為被上訴人銷售代理商或為離職員工開設公司，重大違反誠信，故意侵害被上訴人專利權情節重大，被上訴人請求法院酌定損害額一倍即6,862,302
元（計算式：3,431,151元×2＝6,862,302元）。又依據
丁○○及捷成公司之約定，若有第三人侵害系爭新型專利權時，其損害賠償金各取得百分之50，以及上訴人係共同侵害被上訴人系爭專利權，依民法第185條規定，上訴人
應連帶給付捷成公司、丁○○各3,431,151元（計算式：
6,862,302元÷2＝3,431,151元）。計算期間以93年5月至
94年 4月為基礎之原因，在於先前於捷成公司製作塑身衣之員工劉李彩霞（現為豈意公司員工）在93年3月離職，
同年5月在豈意公司籌備期間，即為馥媺公司製作侵害捷
成公司專利權之塑身衣，此由馥媺公司向訂購之塑身衣數量自93年5月開始大量下滑即可明瞭（3月份44件、4月份
48 件、5月份26件、6月份10件、7月份4件），且此部分
亦扣除兩造於該期間之交易數額331,649元；至於計算至
94年4月為止，乃因國稅局提供之資料僅至94年4月止。
㈧捷成公司未違反兩造銷售代理合約：
⒈兩造銷售代理合約及補充條款約定之主體乃捷成公司與馥媺公司，嘉力公司銷售塑身衣乃向丁○○經營之公司承攬銷售，非捷成公司委託，捷成公司並未違約。馥媺公司與捷成公司訂定補充條約，第4條約定：「捷成公司得委由
丁○○經營之相關公司銷售塑身衣」，縱捷成公司提供塑身衣予丁○○經營之公司銷售，並未違約。
⒉丁○○於92年 6月30日代表德州美學企管顧問有限公司與江琦涼代表之嘉力國際興業有限公司簽立承攬銷售契約提供塑身衣予嘉力公司，並以丁○○之『Emma』商標對外銷售，乃丁○○經營之公司行為，非捷成公司所能干涉，自無違約問題。況雙方當時訂立補充條約第 4條，目的即在透過丁○○經營之公司拓展銷售據點及數量，以彌補虧損，故由丁○○經營之公司透過委託銷售之拓展據點方式販賣自身商標產品，符合兩造之約定。
⒊倘認捷成公司違反兩造銷售代理合約，上訴人可主張抵銷之金額，依銷售代理合約第9條第2項約定，以年度合約未出貨數量利潤差額每件 500元件計算損害賠償金額，作為抵銷之依據，並非300萬元之違約金。
丙、追加被告丙○○方面：
一、聲明：
㈠被上訴人之訴駁回。
㈡訴訟費用由被上訴人負擔。
㈢如受不利判決，追加被告願供擔保，請免為假執行之宣告。二、陳述：
㈠被上訴人於第二審始追加原非當事人之丙○○為被告，有害被告
程序權之保障，其追加不應准許：
馥媺公司等及丙○○並非必須合一確定，被上訴人在第二審始追加丙○○為當事人，將使丙○○喪失於第一審進行答辯之審級利益，有違民事訴訟法審級制度之立意。縱認被上訴人請求之原訴與追加之訴，其基礎事實同一，如其追加有害於他造當事人程序權之保障，仍不應准許。
㈡丙○○協助豈意公司修改被上訴人所製造販賣之塑身衣，並未構成專利權之侵害：
依據專利法第108條準用第57條第1項第6款規定，專利權人
製造販賣之專利物品或同意他人製造販賣之專利物品，經第一次流入市場後，其專利權已獲得實現，就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能，是他人就專利權人製造販賣後之專利物品為修改，並不生侵害專利權之問題。據追加被告丙○○於原法院證稱：「（法官問：本件張戎欣的衣服要修改，馥媺公司當時如何跟你講？）他說要以尺寸來改，他拿很多件來比，看哪件比較適合改，前片改肩帶改成沒有切割，後片本來就有勾勾，所以不用改，所以張戎欣的衣服就只有改肩帶部分而己，我改的是捷成的衣服沒錯」，及證人乙○○即馥媺公司負責人辛○○配偶於第一審程序證稱：「（被訴代問：本件黑色塑身衣是否由庫存品修改的？）是。」、「 (原訴代問：這件黑色的塑身衣是交由誰修改？）豈意」，足證系爭張戎欣向馥媺公司訂製之該件塑身衣，係馥媺公司提供先前購自被上訴人之塑身衣庫存品，交由豈意公司修改而成。丙○○係協助豈意公司針對被上訴人製造販賣後之專利物品進行修改，並無侵害被上訴人專利權之問題。
㈢被上訴人請求被告連帶賠償捷成公司3,431,151元及連帶賠
償丁○○3,431,151元，並無理由：
⒈依卷內事證，丙○○協助豈意公司修改者，僅系爭張戎欣向馥媺公司訂製之一件塑身衣而已，其價值為16,800元，縱認丙○○協助豈意公司修改前開塑身衣構成侵害被上訴人專利權，應負之連帶損害賠償額，僅為16,800元。且被上訴人並未舉證證明馥媺公司全年度銷貨發票所示之銷貨物品均係侵害被上訴人專利權之侵權物品，被上訴人主張以該公司全年度營業額據以計算本件損害賠償數額，應屬無理。又，該銷貨行為屬馥媺公司之個別行為，與丙○○或豈意公司無涉，實無以馥媺公司營利所得數額據以認定丙○○或豈意公司應負損害賠償額之理。
⒉被告早於93年12月間即辭去豈意公司董事長之職務，張戎欣則係於94年1月6日始向馥媺公司訂製系爭塑身衣，隨後由馥媺公司委託豈意公司修改。縱認丙○○協助豈意公司修改系爭塑身衣構成侵害被上訴人專利權，被告亦僅須就「修改系爭塑身衣」之單一行為負責。
理 由
一、被上訴人主張：丙○○於任職捷成公司期間，由丁○○教授系爭專利權塑身衣之繪圖、打版及製作，丙○○於原法院證稱張戎欣訂購之系爭侵害專利權之塑身衣為其所修改，而該件塑身衣業經原法院認定為侵害被上訴人之專利權，丙○○為共同侵權行為人，乃在本院追加丙○○為共同被告。按民事訴訟法第 255條第1項第2款所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活可認為同一或關聯，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內據同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之。本件合於上開情形，依民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款規定，不待上訴人同意即可追加。
二、被上訴人丁○○起訴主張享有系爭專利權，取得經濟部智慧財產局所核發之專利證書，專利權期間分別自民國89年 6月21日起至100年6月10日及自90年11月11日至101年2月20日止，嗣丁○○將上揭 2專利權授權由被上訴人捷成公司製造銷售，而上訴人馥媺公司於設立中，即由其代表人即上訴人辛○○與捷成公司簽訂銷售代理合約書，並由設立後之馥媺公司承受系爭契約，依約消費者向馥媺公司購買塑身衣後，該公司應下單予捷成公司以生產製作塑身衣，捷成公司製作完成後，再由馥媺公司交付予消費者，詎馥媺公司竟擅自委託上訴人豈意公司製造塑身衣，並銷售予消費者，馥媺公司既已違約，捷成公司得向其請求300萬元之賠償。又馥媺公司
擅自將商品交付豈意公司製造，其所販售之商品已侵害被上訴人上開專利，獲利為3,431,151元，被上訴人得請求豈意
公司及其法定代理人庚○○與馥媺公司及其法定代理人辛○○連帶賠償丁○○及捷成公司各1,715,576元（被上訴人於
原法院繕打錯誤為1,175,576元），另豈意公司負責人自捷
成公司離職時趁機竊取捷成公司布料，侵害捷成公司之所有權，請求豈意公司返還如原判決附件一所示之彈性布2匹，
且要求豈意公司將如原判決附件二之彈性布17匹予以銷燬等語（本院按：原判決除被上訴人請求豈意公司返還如原判決附件一所示之彈性布2匹為被上訴人敗訴之判決外，餘為被
上訴人勝訴之判決，被上訴人對其敗訴部分未據聲明不服，已告確定。被上訴人請求上訴人連帶賠償之金額，於本院擴張為捷成公司及丁○○各請求3,431,151元，依民事訴訟法
第446條第1項、第255條第1項第3款規定，自得擴張）。
上訴人馥媺公司則以被上訴人並未證明上訴人有仿冒被上訴人商品之行為，馥媺公司所銷售之塑身衣乃歷年向捷成公司訂貨之庫存品，係捷成公司未依約履行修改塑身衣義務，馥媺公司為服務客戶，曾委託上訴人豈意公司修改塑身衣尺寸，俾符客戶之需要，並未侵害被上訴人專利權。而捷成公司之產品有諸多瑕疵，馥媺公司自行研發產品，並取得我國新型專利第232995號及第262993號兩項新型專利權，並無仿冒捷成公司產品之必要。國稅局之資料無法證明馥媺公司何種產品侵害捷成公司專利權，且其產品多達10餘項，每項商品銷售數量互有消長，無法僅依銷項發票計算正確數目，亦無法據而認定馥媺公司侵害捷成公司專利權等語置辯。
上訴人豈意公司則以馥媺公司與捷成公司合約有效期限自91年6月6日至96年5月31日止，豈意公司自93年10月1日起接受馥媺公司及捷成公司另一銷售代理商即訴外人嘉力公司委託，修改其客戶向捷成公司所訂製之塑身衣，或其他捷成公司所銷售之塑身衣，捷成公司指摘豈意公司侵害其專利權並無依據等語資為抗辯。
追加被告丙○○則以被上訴人在第二審始為訴之追加，有礙丙○○防禦權之行使。丙○○未侵害捷成公司之專利權，縱有侵害，捷成公司受損害之金額，僅為張戎欣訂購之該件塑身衣而已等語置辯。
三、兩造不爭之事實：
㈠系爭中華民國新型專利第181752號「胸罩懸掛式調整型內衣組」及第160845號「調整型內衣改良結構」之新型專利權，原為被上訴人丁○○所有，經我國經濟部智慧財產局核發專利證書，專利權期間分別自民國89年6月21日起至100年6月
10日及自90年11月11日至101年2月20日止，有中華民國專利證書影本附於原審卷第7、8頁可稽。嗣丁○○將系爭2件新
型專利之專利權授權予被上訴人捷成公司製造銷售，而上訴人馥媺公司設立中，曾由其代表人即上訴人辛○○與捷成公司簽訂銷售代理合約書，上開契約嗣後由設立後之馥媺公司承受，而依該契約約定，消費者向馥媺公司購買塑身衣後，馥媺公司應下單予捷成公司生產製作塑身衣，捷成公司製作完成後，再由馥媺公司交付予消費者，上開事實，為兩造所不爭執，並有銷售代理合約書、補充條約、新型專利說明書在卷可稽，堪信為真實。
㈡證人張戎欣曾至馥媺公司訂製一件黑色塑身衣，該塑身衣係上訴人辛○○配偶乙○○所製作（其抗辯係以庫存品修改），丙○○亦自認參與修改。
四、兩造爭點之論述：
被上訴人指稱馥媺公司違背雙方所簽訂之上開契約，擅自委託豈意公司製造塑身衣，並銷售予消費者，而豈意公司製造之塑身衣係由追加被告丙○○繪圖、打版，馥媺公司違反契約約定，其製造之塑身衣侵害被上訴人之專利權，上訴人與丙○○應共負違反專利法之損害賠償責任等情，為上訴人及追加被告丙○○所否認，並以前揭情詞置辯。是本件兩造所爭執者，在於馥媺公司是否有違反契約約定？如違約，豈意公司及丙○○是否應共負責任？被上訴人請求之損害賠償金額應否准許？馥媺公司所為抵銷之抗辯有無理由？茲析述如下：
㈠依捷成公司與馥媺公司所簽訂之銷售代理合約書第9條第1項約定：「乙方（即馥媺公司）基於誠信原則，不得自行或委託第三者仿冒甲方（即捷成公司）之商品銷售。乙方若有違反本條款，甲方可立即取消乙方之代理權；並向乙方要求新台幣300萬元現金之『違約及惡意侵占智慧財產權的賠償』
。」（原審卷第40頁）。依上開約定，馥媺公司係代理銷售捷成公司所製造之調整型塑身衣系列商品，其流程乃捷成公司接獲馥媺公司訂單後，立即剪裁製作（第6條第1項），倘因捷成公司製作瑕疵，由捷成公司負責修改或重做，惟倘若係因馥媺公司量身不當或筆誤所致之商品瑕疵，由馥媺公司負責，若需修改，則應酌付工本費 150元，若瑕疵嚴重無法修改而必須重做，則由馥媺公司負擔（第6條第2項）。若交貨後因馥媺公司客戶身材改變而需修改，捷成公司可提供單人1年2次免費服務，惟若需更換耗材，則酌收工本費（第 6條第 3項）。依兩造合約第9條第1項之約定，若馥媺公司自行或委託第三者仿冒捷成公司之商品銷售，即屬違約，應給付 300萬元。換言之，依兩造之約定，馥媺公司接獲之訂單如未交由捷成公司製作，即屬違約。系爭張戎欣訂購之塑身衣並未交由捷成公司製作，為上訴人所自承，綜觀合約之前後文，「修改」係針對特定人量身製作出之衣服而為修改，並非某甲新訂購之衣服得由某乙之庫存品修改而來甚明。張戎欣係新訂購塑身衣，馥媺公司竟不交由捷成公司製作，而由庫存（他人）中取兩件交由豈意公司拼湊而成，顯係未依誠信原則，委託第三者仿冒捷成公司之商品銷售。上訴人及追加被告所為「由庫存品修改」之抗辯縱令為真，亦屬違約。再者，觀諸捷成公司與馥媺公司約定，由捷成公司提供商品予馥媺公司銷售（原審卷第38頁合約書第 5條），捷成公司既願將專利商品交由馥媺公司銷售，目的係希望透過馥媺公司之銷售能力推廣其專利品，俾兩家公司互蒙其利。經查，馥媺公司係以每件5000元之價格（原審卷第43頁）向捷成公司購入專利第160845號塑身衣，再以近 2萬元之價錢出售予消費者，捷成公司自承成本約為2000元（本院言詞辯論筆錄），足證若有客戶訂購 1件塑身衣，捷成公司可賺取利潤3000元，而馥媺公司之利潤則高達 1萬餘元。如馥媺公司係以捷成公司之庫存品修改而販售，則馥媺公司已出售專利品，捷成公司卻未能獲得任何利潤，豈能謂符合兩造簽約互蒙其利之目的？捷成公司主張馥媺公司違反合約第9條第1項規定，仿冒捷成公司之商品銷售，已屬違約，洵堪採信。
㈡張戎欣向馥媺公司訂購之黑色塑身衣侵害被上訴人之專利權：
依被上訴人之第160845號「調整型內衣改良結構」之新型專利說明書記載，其專利範圍乃：⒈調整型內衣腋下以兩層彈性布料重疊交叉而使前後肩帶兩端連接在不同層布料上，兩層彈性布料重疊交叉處不相連而形成一緩衝區；⒉上述兩層布料第一布料與第二布料二層彈性布料層構成調整型內衣，第一布料上緣適當位置延伸出有前肩帶，在第二布料上緣適當位置則延伸出有後肩帶，該二層布料層相合，並將前、後肩帶末端縫合形成完整肩帶；⒊在二層布料靠腋下部位預留充分之活動空間，可在拉動前肩帶或後肩帶時，由相應之單層布料吸收其變形量，並由另一層布料維持定位（參原審卷第128頁）；另新型專利第181752號「胸罩懸掛式調整型內
衣組」之專利範圍略為：⒈使用彈性材質布料，胸部位置形成鏤空狀，具有一對肩帶，另有一活動式胸罩，此胸罩無肩帶；⒉活動式胸罩具有可覆蓋並托高使用者乳房之罩杯，沿罩杯向外延伸有複數對突翼，每一突翼末端連接一扣勾，而調整型內衣則相對每一扣勾扣合位置設置扣環組；⒊活動式胸罩至少具有一對向上延伸之突翼對及一對向兩側延伸之突翼對；⒋活動式胸罩向上延伸之突翼對其末端之扣勾係扣合於調整型內衣之肩帶上所設置之扣環組；⒌活動式胸罩上向兩側延伸之突翼對其末端之扣勾係扣合於調整型內衣兩側腋下偏後背位置之扣環組；⒍上述所有扣環組係由多數扣環排列組成，可選擇扣入其中之一扣環而調整活動式胸罩鬆緊位置；⒎調整型內衣胸部位置形成鏤空狀，於鏤空狀週緣設有扣合裝置，可組合一對設有扣合裝置之活動式胸罩，並具有一對肩帶；⒏活動式胸罩，其罩杯向外延伸複數對突翼，每一突翼末端設有扣合裝置，該扣合裝置可扣合一胸部鏤空之調整型內衣上之扣合裝置，進而將活動式胸罩組合於該調整型內衣上（參原審卷第 142頁）。而系爭張戎欣向馥媺公司訂購之調整型內衣，其胸部部分亦採鏤空設計，於肩帶與胸衣接口部分均有扣組裝置，另腋下部分亦有兩層布交接，惟馥媺公司所製作之塑身衣其材質與捷成公司產品不同，肩帶寬度及緹花亦有差異（馥媺公司產品有緹花，捷成公司產品則無），上開事實經原法院於言詞辯論期日當庭勘驗屬實（參原審卷第 112頁），證人即辛○○配偶乙○○亦自承上開塑身衣為其所製作，惟表示係以庫存品修改（原審卷第 175頁），另追加被告丙○○於原法院作證時亦稱張戎欣所訂購之黑色塑身衣為其所修改（原審卷第 272頁反面）。上開證人所論述之塑身衣，乃張戎欣至馥媺公司所訂製，亦經張戎欣於原法院證述屬實。是馥媺公司確有接受客戶訂購具有胸部鏤空、肩帶與胸衣接口部分均有扣組裝置、腋下部分有兩層布交接等特徵之塑身衣，並未依約將產品交付捷成公司製作。馥媺公司抗辯其所銷售之塑身衣係依據自己專利權範圍製作，並未侵害捷成公司專利權云云。惟查，依馥媺公司所提出之我國新型第Ｍ262995號專利及新型第Ｍ262996號專利證書所示，其所獲之專利範圍在於調整型內衣之骨架支撐部分，並非被上訴人上揭專利範圍（參原審卷第310-321頁）
，而上開由張戎欣所訂購之塑身衣，並無所謂支撐結構之設計，可知馥媺公司所謂其所製作之塑身衣係本於其專利範圍之說，並非事實。而就馥媺公司所製作之上開塑身衣以觀，有關胸部鏤空、肩帶與胸衣接口部分均有扣組裝置、腋下部分有兩層布交接等特徵部分，依比例原則比較分析，業已落入捷成公司新型專利第181752號「胸罩懸掛式調整型內衣組」專利範圍第⒈及第⒎項範圍，馥媺公司辯稱並未侵害捷成公司專利權云云，顯非事實。依丙○○在原法院之證詞，張戎欣訂購之塑身衣係由馥媺公司接單，傳真至豈意公司要求丙○○打版，馥媺公司拿捷成公司以前之兩件庫存品要丙○○修改等語（原審卷第 272頁反面）；再參以丙○○原任職於捷成公司，對於客戶訂購專利塑身衣之流程，係由馥媺公司接單交由捷成公司製作，兩公司間合約約定等情知之甚詳；丙○○於93年7月13日自捷成公司離職，同年8月9日成立
豈意公司擔任負責人，93年12月下旬變更負責人為其媳婦庚○○；足認被上訴人主張丙○○、豈意公司與馥媺公司就張戎欣訂購之塑身衣係違反專利法之規定，其等依民法第 185條規定，乃共同侵權行為人應連帶負賠償責任，洵屬有據。另依民法第28條、公司法第23條第2項規定，馥媺公司及豈
意公司之負責人即辛○○、庚○○亦應負連帶賠償責任。
㈢上訴人及追加被告應賠償之金額：
⒈馥媺公司依合約應賠償300萬元：
捷成公司與馥媺公司所簽訂之銷售代理合約書第9條第1項約定：「乙方（即馥媺公司）基於誠信原則，不得自行或委託第三者仿冒甲方（即捷成公司）之商品銷售。乙方若有違反本條款，甲方可立即取消乙方之代理權；並向乙方要求新台幣 300萬元現金之『違約及惡意侵占智慧財產權的賠償』」。經審判長行使闡明權，捷成公司就馥媺公司同一仿冒行為，何以得請求兩種金額之賠償，捷成公司固主張 300萬元係違約金，馥媺公司另應依專利法之規定負賠償責任云云。惟查，合約既明文規定300萬元現金乃『
違約及惡意侵占智慧財產權的賠償』，且合約係捷成公司單方所擬定（參本院言詞辯論筆錄），足證馥媺公司抗辯300 萬元包括損害賠償及違約金即損害賠償總額之預定，應屬可採。則依合約之約定，捷成公司除300萬元以外，
不得再根據專利法之規定，請求馥媺公司負賠償責任。
⒉追加被告丙○○應賠償被上訴人14,800元：
丙○○就仿冒張戎欣訂製之專利塑身衣應與馥媺公司、豈意公司負連帶賠償責任，業如前述，該件塑身衣之售價為16800元（原審卷第9頁），依捷成公司於本院言詞辯論期日陳稱塑身衣之成本為2000元，則被上訴人所受之損害應為14,800元（00000－0000＝14800）。被上訴人雖主張丙○○自認其自93年9月起至94年9月23日至原法院作證時仍幫馥媺公司修改塑身衣，捷成公司僅丙○○有打版、繪圖之能力，故豈意公司所有製造侵害被上訴人專利權之商品均係丙○○製作，應與馥媺公司、豈意公司等人連帶賠償3,431,151 元云云。查，丙○○係自認「修改」衣服，而捷成公司與馥媺公司間之合約現仍有效持續中，並未終止或解約，為兩造所自承；而馥媺公司自93年10月起委託豈意公司修改捷成公司製作之塑身衣，有委託聲明書附於原審卷第45頁可佐；則丙○○幫忙修改馥媺公司送來捷成公司製作之衣服，自與被上訴人指稱之仿冒無關。塑身衣並非僅被上訴人有能力製作，電視購物台或菜市場亦有販售，為眾所周知之事實，足認打版、繪圖之能力並非捨丙○○之外別無他人。被上訴人並無積極證據，空言指稱豈意公司侵害被上訴人專利權之商品均係丙○○所製作云云，其主張洵無可取。從而，被上訴人請求丙○○賠償之金額，就超過14,800元以外部分並無理由，應予駁回。被上訴人主張遲延利息自追加狀繕本送達翌日起算，因被上訴人未提出證據證明丙○○收受繕本之日期，而丙○○於95
年6月9日已製作答辯狀（本院卷第115頁），至遲於該日
已收受答辯狀，則遲延利息應自95年6月10日起算。
⒊上訴人豈意公司、辛○○、庚○○應連帶賠償捷成公司及丁○○各1,208,580元（2,417,160元之一半）：
⑴被上訴人主張自93年 5月起因上訴人仿冒商品自行出售，致向被上訴人下單之件數銳減，依原法院向財政部台北市國稅局調取之馥媺公司93年5月至94年4月之銷項發票金額計3,762,800元（原審卷第219頁以下），扣除馥媺公司與捷成公司於該期間之交易數額 331,649元外，餘額 3,431,151元均屬侵害被上訴人專利權所得之利益；被上訴人則抗辯馥媺公司販售之調整型胸罩、衛生衣等均與捷成公司之專利權無關，並提出產品目錄為證（本院卷第30頁）。經查，依馥媺公司目錄所示，與系爭專利權有關之商品售價為分別為16,800元、17,800元與18,800元，胸罩則為 2,000元，而捷成公司販賣之胸罩係 2,980元與系爭專利權無關，則於計算馥媺公司侵害專利權所得之利益時，凡有胸罩價格為 2,980元者，應予扣除。又，依捷成公司與馥媺公司之補充條約約定，馥媺公司支付捷成公司一件塑身衣之價格為 5,000元，胸罩為500元，而捷成公司於本院言詞辯論時陳稱塑身
衣之成本約為 2,000元，依比例算法，胸罩之成本應為200元。被上訴人主張在上開期間馥媺公司與捷成公司
交易之數額為331,649元，若以交易金額每件5,500元（塑身衣加胸罩）計算約為60件，則馥媺公司該期間之銷售數量應扣除60件始為侵害被上訴人專利權之銷售件數。惟被上訴人未能確定上開期間內究竟有那幾筆交易金額屬馥媺公司向捷成公司下單所販售者，但馥媺公司在93年7月份向捷成公司下單之數量僅4件，且如自93年 7月份起算，件數亦與扣除60件頗為接近，斟酌各情，本院認以93年 7月作為上訴人仿冒行為之始點較接近事實。經核對發票金額與被上訴人之專利產品有關者列出附表，被上訴人因上訴人侵害專利權所受之損害額為
1.611,440元（註：銷售金額應扣除成本始為侵害人所
得之利益，附表中之塑指塑身衣，胸指胸罩）。
⑵捷成公司主張在豈意公司查封現場，證據保全中查封之塑身衣、胸罩中，有全新製作侵害被上訴人丁○○新型第160845號「調整型內衣改良構造」專利權之事證；參諸馥媺公司係負責銷售，其並未實際製作塑身衣，張戎欣訂製之塑身衣馥媺公司亦自承交由豈意公司製作，足證馥媺公司銷售上開侵害被上訴人專利之商品，均係豈意公司所製作，從而，被上訴人主張豈意公司係共同侵權行為人，依民法第 185條規定，與馥媺公司均因違反專利法應負連帶賠償責任，及其等負責人亦應依民法第28條、公司法第23條規定負連帶賠償責任，均屬有據。被上訴人主張上訴人故意違反專利法，請求按損害額之2倍（被上訴人之書狀所謂之1倍係損害額再加1倍，此
觀其計算式自明）計算；惟，捷成公司已與馥媺公司就損害賠償之總額預定為300萬元，審酌兩造當時之合意
既以300萬元為上限，而兩造就專利品之合作銷售，馥
媺公司賺取之毛利潤比捷成公司多，馥媺公司仍違約等一切情狀，本院認以損害額之1.5倍計算為當。被上訴
人丁○○就其所有系爭專利曾授權被上訴人捷成公司製造銷售，雙方約定若有第三人侵害系爭專利權時，其損害賠償額由2人各取一半，則前開金額丁○○及捷成公
司應各各取一半為1,208,580元（1,611,440×1.5÷2＝
1,208,580）。
⒋馥媺公司抵銷之抗辯不足採：
兩造銷售代理合約及補充條款約定之主體乃捷成公司與馥媺公司，嘉力公司銷售塑身衣係根據丁○○與江琦涼簽訂之承攬銷售契約書（本院卷第 155頁），丁○○雖然為捷成公司之法定代理人，因法人與個人之人格不同，馥媺公司主張捷成公司違約，依據銷售代理合約規定應負賠償責任，尚屬無據。則馥媺公司主張以捷成公司應賠償之300
萬元與捷成公司請求之金額抵銷，並無理由。
五、綜上所述，馥媺公司於接受消費者委託製作塑身衣時，並未依約交付捷成公司製作，馥媺公司委託豈意公司製作塑身衣，係侵害被上訴人專利權，依捷成公司與馥媺公司所簽訂之契約書第9條第1項約定，馥媺公司應賠償捷成公司 300萬元，是捷成公司訴請馥媺公司賠償 300萬元及自起訴狀繕本送達翌日即94年5月7日起至清償日止按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。300 萬元為損害賠償總額之預定，就同一仿冒行為，捷成公司不得再請求馥媺公司給付其他賠償金額。原判決命馥媺公司給付 300萬元本息，又命馥媺公司與其餘上訴人連帶給付1,175,576元合計為4,175,576元，就超過300萬元本息之部分，馥媺公司之上訴為有理由，爰
由本院廢棄改判如主文第1、2項所示。而就馥媺公司應給付之300萬元本息中之1,208,580元本息，馥媺公司應與辛○○、豈意公司及庚○○負連帶給付責任，其餘之1,791,420元
本息（3,000,000－1,208,580＝1,791,420）則由馥媺公司
依合約書單獨對捷成公司負賠償責任。被上訴人主張上訴人及追加被告丙○○應就侵害專利權部分連帶賠償被上訴人捷成公司、丁○○各3,431,151元及自擴張聲明狀繕本送達翌
日之95年4月6日起算之法定遲延利息（本院按：繕本送達日為95年4月6日，翌日應為95年4月7日）。如前所述，追加被告丙○○僅於14,800元本息部分負連帶賠償責任，而豈意公司、其法定代理人庚○○及馥媺公司法定代理人辛○○各應負之賠償金額為1,208,580元，原判決第2、3項命上訴人給
付之金額為1,175,576元，被上訴人擴張請求為各3,431,151元，於1,208,580元本息內之請求，為有理由，則上訴人應
再連帶給付之金額為33,004元（1,208,580－1,175,576＝
33,004），被上訴人就全部之利息請求均自擴張聲明狀繕本送達翌日即95年4月7日起算，就原判決命給付之1,175,576
元利息其起算日亦減縮為95年4月7日。從而，被上訴人之擴張之訴，於請求上訴人馥媺公司、豈意公司、辛○○、及庚○○再連帶給付丁○○33,004元本息；請求上訴人豈意公司、辛○○、及庚○○再連帶給付捷成公司33,004元本息部分，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回，則該部分假執行之聲請失所附麗，應併駁回之。故被上訴人之擴張之訴及追加之訴，為一部有理由，一部無理由。至於上訴人之上訴，除馥媺公司應給付捷成公司之金額，於超過300萬元本息部分，為上訴有理由，其餘部分，原審
判命上訴人如數給付，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。兩造均陳明願供擔保，請准、免為假執行之宣告，尚無不合，爰分別酌定相當金額准許之。被上訴人另主張依專利法第84條第3項規
定，就豈意公司從事侵害系爭2件新型專利權產品之原料即
原判決附件二所示之彈性布17匹予以銷燬等語，經核專利法第84條第3項規定所謂原料或器具並未限制為專供生產侵害
專利權產品範圍，是不論係專供製造侵害專利權之原料、器具，抑或得另為他用，凡侵權行為人用以生產侵害專利權者，依上開規定即應加以銷毀，豈意公司既係利用上開原料製造侵害被上訴人專利權之產品，依上開規定，被上訴人請求加以銷毀，即有理由，應予准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經審酌後，或與本件無涉，或與判決結果不生影響，毋庸一一論列。
七、據上論結，上訴人之上訴，及被上訴人之擴張之訴、追加之訴，均為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450條
、第449條第1項、第79條、第85條第1項前段、第2項、第
463條、第392條、第390條第2項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　95　　年　　9 　　月　　20　　日民事第二庭
審判長法 官　吳謙仁
法 官　李瓊蔭
法 官　蘇瑞華
正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但
書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中　　華　　民　　國　　95　　年　　9 　　月　　21　　日書記官　賴以真
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。