臺灣高等法院96年度智上易字第15號｜法律人

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　96年度智上易字第15號上　訴　人　甲○○ 訴訟代理人　謝曜焜律師複代理人　吳俊達律師被上訴人　昱嘉科技股份有限公司英諾華科技股份有限公司兼上二人法定代理人　乙○○ 訴訟代理人　聶開國律師吳文琳律師馬志平律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年10月31日臺灣板橋地方法院94年度重智㈠字第21號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，經本院於97年9月30日言詞辯論終結，玆判決如下：主文原判決關於駁回上訴人後開第2項之訴部分，暨該部分假執行之聲請，並除判決確定部分外，訴訟費用之裁判，均廢棄。被上訴人乙○○應與被上訴人昱嘉科技股份有限公司或英諾華科技股份有限公司連帶給付上訴人新台幣壹佰萬元，及自民國94年10月25日起至清償之日止，按週年利率百分之五計算之利息。被上訴人乙○○及昱嘉科技股份有限公司不得製造、被上訴人乙○○及英諾華科技股份有限公司不得為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進出口「新情BIGEYES軟性隱形眼鏡」及與「可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠」（經濟部智慧財產局發給新型第218889號）申請專利範圍相同之產品。其餘上訴及追加之訴駁回。本判決第2項所命給付，於上訴人以新台幣參拾參萬元供擔保後，得假執行，但被上訴人如以新台幣壹佰萬元或等值之交通銀行新竹科學工業園區分行之無記名可轉讓定期存單為上訴人預供擔保，得免為假執行。第一、二審（含追加之訴）訴訟費用，除確定部分外，由被上訴人連帶負擔三分之二，餘由上訴人負擔。事實及理由一、按於民國97年7月1日智慧財產案件審理法施行前，已繫屬於高等法院之智慧財產民事事件，由該法院依同法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響，觀同法第37條第1項第1款規定自明。本件於96年11月22日繫屬本院，依前開規定，應由本院依同法所定程序終結之。再者，本件上訴人於原審依專利法第108條準用同法第84條第1項、民法第184條、第185條及公司法第23條第2項之規定，請求被上訴人賠償損害，嗣於本院審理中，就依民法第184 條規定請求部分，補充法律上陳述為依同條第2項請求，並追加依專利法第108條準用同法第84條第1項及第106條第1項之規定，請求排除侵害，核與民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第2款及第256條規定相符，追加及補充陳述之程序合法，均先敘明。二、本件上訴人主張：伊所創作之「可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠」，業據經濟部智慧財產局發給新型第218889號專利證書（以下稱系爭專利權），迄今仍於有效期間內，伊所經營之三獅實業股份有限公司（以下稱三獅公司）並據以生產「四季彩色軟性隱形眼鏡」之專利產品。詎被上訴人昱嘉科技股份有限公司（以下稱昱嘉公司）及英諾華科技股份有限公司（以下稱英諾華公司）未經伊同意，共同製造販賣與上開專利產品結構相同之「新情BIGEYES軟性隱形眼鏡」產品（以下稱系爭BIGEYES鏡片），已侵害伊所有系爭專利權。被上訴人乙○○係被上訴人昱嘉公司及英諾華公司之負責人，對於公司業務之執行，自應以善良管理人之注意為之，避免侵害他人之權利，竟未注意而令該2公司侵害伊專利權，顯已違反法令規定，依法應與被上訴人昱嘉公司及英諾華公司負連帶賠償之責等情，依專利法第108條準用同法第84條第1項、民法第184條第2項、第185條第1項及公司法第23條第2 項規定，請求判決命被上訴人連帶給付伊新台幣（下同） 150萬1元，及自94年10月25日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。（上訴人於原審請求被上訴人連帶給付500 萬元本息，經原審判決駁回）並為一部上訴聲明：㈠原判決關於駁回後開第㈡項部分廢棄。㈡被上訴人應連帶給付伊 150萬1元，及自94年10月25日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈢願供擔保，請准予宣告假執行。另於本院主張：被上訴人迄今仍繼續侵害伊所有系爭專利權，其有排除侵害必要等語，追加依專利法第108條準用同法第84 條第1項及第106條第1項規定，請求判決：㈠禁止被上訴人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進出口系爭BIGEYES鏡片及與系爭專利權範圍相同之產品；㈡禁止被上訴人以刊登廣告、散佈產品目錄、舉辦產品展示會、說明會及其他任何形式從事推廣促銷系爭BIGEYES鏡片及與系爭專利權範圍相同之產品。（上訴人逾前開上訴金額，及於原審另請求被上訴人昱嘉公司、乙○○應連帶給付侵害第134443號新型專利200萬元本息部分，原審駁回後，未據上訴人上訴，已告確定。）三、被上訴人則以：系爭專利權之技術功效及特徵，早於76年間彩色隱形眼鏡於國內販售時即已具備，美、日及我國亦有專利案公開，可見系爭專利權係使用習知技術而為簡易變更，不具任何進步性或新穎性。又上訴人於90年6月1日申請系爭專利權申請前，被上訴人昱嘉公司早於89年12月間販售具有相同技術特徵之1DC、2DC彩色隱形眼鏡產品，其後稍加改變彩色圖文及空白部分直徑而成為系爭BIGEYES鏡片，二者技術特徵並無不同，依專利法第108條準用第57條第1項第2款及第2項規定，具有先使用權，非系爭專利權效力所及。且上訴人之專利產品未標示專利字號，不得對抗伊，伊以習知技術製造，亦無侵害上訴人專利產品之故意、過失，上訴人不得依侵權行為規定，請求伊賠償損害。縱伊應賠償上訴人之損害，以上訴人所主張授權訴外人美國嬌生股份有限公司台灣子公司（下稱嬌生公司）製造、販賣之授權金額為基礎計算，充其量僅受75萬902元損害等語置辯。並答辯聲明：㈠上訴及追加之訴均駁回。㈡如受不利之判決，請准提供現金或等額之交通銀行新竹科學工業園區分行之無記名可轉讓定期存單供擔保免為假執行。四、兩造不爭執之事項：㈠系爭專利權為上訴人所有，專利權存續期間為自93年1月21 日至102年5月31日。㈡系爭BIGEYES鏡片產品係被上訴人昱嘉公司製造，交由被上訴人英諾華公司負責於我國境內銷售。㈢系爭專利權之申請專利範圍為：「⒈一種可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠，該隱形眼鏡係於外表面上印製一有色圖案，該有色圖案內部為無印製圖案之空白部，該有色圖案係向內延伸，使其內徑縮小，俾使該空白部小於眼珠之大小；藉此，當該隱形眼鏡配戴於眼睛上時，可藉由該有色圖案圍繞於眼珠外圍，可呈現出一種使眼珠看似放大之效果，且該有色圖案內緣可與眼珠重疊，可防止白眼球露出（獨立項）。⒉如申請專利範圍第1項所述之可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠，其中該有色圖案係為不規則排列網點圖案構成，且呈外密內疏的漸層變化（附屬項）。⒊如申請專利範圍第1項所述之可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠，其中該有色圖案內緣可呈波浪狀（附屬項）。⒋如申請專利範圍第1項所述之可使眼珠看似放大之隱形眼鏡㈠，其中該有色圖案的顏色以採與眼珠相同之顏色為較佳者（附屬項）。」㈣系爭專利權關於日拋部分專屬授權三獅公司製造、販賣，週拋、月拋及長戴型則非專屬授權（見原審卷㈣，239頁）五、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文，本件兩造就上訴人取得之系爭專利權應否撤銷，既有爭執，依前開規定，本院應就其主張及抗辯有無理由，自為判斷。茲就兩造爭執事項，分別判斷如下：㈠關於系爭BIGEYES鏡片是否落入系爭專利權之範圍部分：就此，上訴人主張其取得之系爭專利權，具有新穎性及進步性，符合專利法規定，被上訴人則抗辯上訴人之系爭專利權為業界習知技術，欠缺新穎性及進步性，有「先前技術阻卻原則」適用，其已向經濟部智慧財產局舉發等語。查： 1.依專利法第106條第2項規定及經濟部智慧財產局所頒布之專利侵害鑑定要點，新型專利侵害之判斷標準，首先應依專利說明書所載之申請專利範圍為準，並得審酌新型說明及圖式，確立其申請專利範圍之內容，再將申請專利範圍及待鑑定物品之每一構成要件予以分解（即解析其申請專利範圍之技術特徵及待鑑定物品之技術內容），嗣再將分解後之每一構成要件逐一進行比對（即比對申請專利範圍之技術特徵與待鑑定物品之技術內容）。若比對結果，待鑑定物品具備申請專利範圍界定描述之所有技術特徵之每一構成要件（即符合「文義讀取」）時，為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，必須對申請專利範圍之文義範圍予以適當限縮，即待鑑定物品雖已符合專利權申請範圍之「文義讀取」，但實質上未利用專利說明所揭示之技術手段時，即不得認待鑑定物品落入專利權範圍（即逆均等論或消極均等論）。反之，由於以文字精確、完整描述申請專利範圍，實有其先天上無法克服之困難，為避免他人僅就專利權人申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避「文義讀取」之相同性，因此，必須對申請專利範圍之文義範圍予以適當擴張，即待鑑定物品雖不符合專利申請範圍之「文義讀取」，但若其對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，而產生實質相同的結果時，仍應判斷待鑑定物品之技術特徵落入專利權範圍（即均等論），此時，若被告主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」，以對抗專利權時，應再比對待鑑定物品是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」以判斷是否落入專利權範圍。 2.原審依上訴人聲請，囑託兩造合意之鑑定機關即中國生產力中心鑑定，該中心鑑定報告（另置放於卷外）就『獨立項』部分進行比對結果：⑴系爭專利權係於外表面上印製一有色圖案，該有色圖案內部為無印製圖案之空白部，該有色圖案係向內延伸，使其內徑縮小，俾使該空白部小於眼珠之大小。系爭BIGEYES鏡片則為於外表面上印製一呈中空環狀之黑褐色圖案，該圖案直徑約為12.5 ㎜，圖案內部為無印製圖案之空白部，該空白部直徑約為5㎜小於一般人眼珠（虹膜）直徑約為10㎜-12㎜之大小。⑵系爭專利權為當該隱形眼鏡配戴於眼睛上時，可藉由該有色圖案圍繞於眼珠外圍，可呈現出一種使眼珠看似放大之效果，且該有色圖案內緣可與眼珠重疊，可防止白眼球露出。系爭BIGEYES鏡片則為當隱形眼鏡配戴於眼睛上時，可藉由該黑褐色圖案圍繞於眼珠外圍，可呈現出一種使眼珠看似放大之效果，且該有色圖案內緣可與眼珠重疊，可防止白眼球露出，故認定二者敘述之文義相同，符合文義讀取，有該鑑定意見可按（外附鑑定報告）。再者，系爭專利權並無不利用專利說明所揭示之技術手段，無逆均等論之適用，為兩造所不爭，是上訴人主張系爭BIGEYES鏡片應係落入系爭專利權範圍內，亦堪認定。被上訴人就系爭BIGEYES鏡片之技術特徵與系爭專利權相同，雖無爭執，但以系爭專利權之技術，與在此之前於1994年4月 12日美國第0000000號專利、日本平成7年（1995年）實用新案第32631號專利及我國79年10月30日第213989號專利（見原審卷㈡，134頁、162頁、233頁）所公開之技術特徵相同，故系爭專利權欠缺進步性及新穎性，其專利權應予撤銷為辯。然依前開說明，適用先前技術阻卻原則，判斷待鑑定物品是否落入專利權申請範圍，乃以不符合文義讀取為前提，系爭BIGEYES鏡片所利用之技術內容對應上訴人所有系爭專利權申請範圍所主張之技術特徵，符合文義讀取，已如前述，並無先前技術阻卻原則適用（至於被上訴人是否得依專利法第57條對抗上訴人，乃另一問題，如後述㈡），何況上訴人就同一技術，於2003年2月4日另取得美國0000000B2號專利，有專利證書影本可參（見本院卷，102頁以下），且為被上訴人所不爭，該專利權之取得，時間在被上訴人前舉美國、日本專利之後，系爭專利權則在我國前開第213989號專利案之後核發，可見上訴人主張系爭專利權具有新穎性與進步性，否則美國及我國亦不會核予專利，即非無據，故被上訴人辯稱系爭專利權欠缺新穎性及進步性，不能取得專利權，尚非可取。㈡關於系爭BIGEYES鏡片是否有先使用權部分：就此，被上訴人抗辯系爭專利權使眼珠看起來變大之技術，於前開美國、日本之專利案早已公開，為業界習知之技術，被上訴人昱嘉公司早在89年12月間所銷售之1DC、2DC隱形眼鏡產品，即具此技術特徵，其後稍加改變彩色圖文直徑及空白部之直徑而成為而成為系爭BIGEYES鏡片，二者之技術特徵並無不同，依專利法第108條準用同法第57條第1項第2款結果，被上訴人昱嘉公司就具有該技術特徵之系爭BIGEYES鏡片，自有先使用權，而不為系爭專利權之效力所及等語，上訴人則以被上訴人既自承系爭BIGEYES鏡片係將1DC、2DC稍加改變而成，可見為不相同之物，且被上訴人亦未證明1DC、2DC與系爭BIGEYES鏡片之技術特徵相同，故系爭BIGEYES鏡片無先使用權等語，為再抗辯。查新型專利權之效力，不及於申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者，為專利法第108條準用第57條第1項第2款所明定，此為專利效力排除之規定，應由抗辯此事實存在之被上訴人，就此事實之存在負舉證責任。被上訴人雖提出發票、出口報單及1DC、2DC規格表各二份（見原審卷㈣，211頁至216頁，被證19、20）、客戶證明函（原審卷㈣，301頁，中譯本，見本院卷，91頁）、前開我國79年10月29日第213989號專利及美國、日本專利為證。然上開發票均僅記載被上訴人出售之產品為1DC、2DC隱形眼鏡，並未記載該產品之技術特徵為何，難據以認定與系爭 BIGEYES鏡片之技術特徵相同。又依1DC、2DC規格表及客戶證明函，可知此2款隱形眼鏡，其產品重點在於使眼珠顏色發生變化（1DC為單色角膜變色片、2DC為雙色角膜變色片），與系爭BIGEYES鏡片為使眼珠看起來變大，功能並不相同。由1DC之外圍直徑約12.6mm、中間空白部分直徑約5.8mm ，2DC外圍直徑約13.2mm、中間空白部分直徑約5.6mm（見原審卷㈣，215頁、216頁），而系爭BIGEYES鏡片外圍直徑約 13.4mm、中間空白部分直徑約4.8mm（見本院卷，124頁）加以比較，1DC、2DC之外圍較系爭BIGEYES鏡片小，中間空白部分直徑較系爭BIGEYES鏡片為大，可知1DC、2DC非在使眼珠看起來變大（否則外圍直徑當會較大），故被上訴人抗辯系爭BIGEYES鏡片與1DC、2DC之技術特徵相同，亦非可採。再者，依被上訴人所提前開日本專利產品，其技術特徵為於隱形眼鏡瞳孔以外部位施色使眼珠看似放大（見原審卷㈠，253頁），與系爭BIGEYES鏡片及系爭專利權係將隱形眼鏡之外圍大於眼珠，以防止眼白露出方式達到使眼珠看似變大，技術特徵亦不相同。前開美國專利則使隱形眼鏡範圍擴大至虹膜（眼珠）區周圍，形成可吸收光色之圓環，以遮蔽眼睛之異色邊緣區，讓人看起來年輕健康（見原審卷㈠，238頁），係透過遮蔽眼睛之異色邊緣區而非白眼球之方法，讓人看起來年輕健康，與系爭BIGEYES鏡片及系爭專利權係將隱形眼鏡之外圍大於眼珠，以防止眼白露出，使眼珠看似放大，技術特徵仍有不同。至於我國第213989號專利（見原審卷㈡，233頁），亦在使隱形眼鏡看起來自然，而非使眼球看起來變大。是被上訴人抗辯依前開日本、美國及我國已公開之技術，其已於上訴人取得系爭專利權前，先使用同一技術，其後延續之系爭BIGEYES鏡片，亦採用同一技術，故系爭 BIGEYES鏡片有先使用同一技術，為不可採。又被上訴人自承於94年6月間，始開始製造、販賣系爭BIG EYES鏡片（見原審卷㈠，121頁），可見被上訴人製造及販賣系爭BIGEYES鏡片，均在上訴人取得系爭專利權之後，無先使用權可言。又國立成功大學95年9月11日成大附醫字第0950005120號函覆原審法院時，固指出被上訴人請求鑑定之Wesley Jessen 公司與嬌生公司所製造之隱形眼鏡，其直徑似乎皆大於一般人之眼球直徑，前者較有顯著眼球放大效果，然此並無圖案可資比對，為審查者以量尺測量之結果，仍有誤差之虞等語，嗣該醫院更函覆原審，因非眼科醫學專業領域，難辦理鑑定（原審卷㈡，113頁、114頁），是不能據該醫院函文，認系爭專利權已有先前習知技術。又被上訴人於原審另提出寶島眼鏡永和店96年10月4日AA07104-1號函（原審卷㈣，300 頁），僅能證明其所販賣過之彩色隱形眼鏡，並無彩色圖樣比角膜小及空白部分直徑比瞳孔小而已，至於有無可使眼睛看起來變大之技術特徵，則非該函所能證明，是被上訴人抗辯其有先使用權，為不可採。系爭BIGEYES鏡片落入系爭專利權範圍，已據中國生產力中心鑑定如上，且被上訴人不得以習知技術主張系爭專利權應予撤銷，已如前述，故被上訴人再以系爭專利權為利用習知技術，聲請本院再送該中心鑑定（見本院卷，155頁），核無必要。被上訴人聲請本院函詢台北市眼鏡商業同業公會，彩色隱形眼鏡彩色圖中間空白部分，其直徑是否均小於眼珠，圖案直徑是否均大於眼珠，圖案直徑大於眼珠時，是否均會產生放大效果？等事實（見本院卷，154頁），即令此事實為真，亦不能據以證明上開彩色隱形眼鏡之技術特徵，與系爭專利權或系爭BIGEYES鏡片相同，本院亦無調查必要。㈢關於本件有無專利法第59條之適用部分：就此，被上訴人於原審雖抗辯上訴人之授權他人實施，未經依專利法第59條規定，向專利專責機關登記，依法不得對抗為第三人之被上訴人云云。按發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，同法第59條雖有明文，但本條所謂「無專利授權登記不得對抗第三人」，係指被授權人不得以專利被授權人之地位，對於他人主張相關之專利授權權利，而非專利權人不得對抗第三人。本件上訴人係本於專利權人地位，對被上訴人主張專利權被侵害，無上開規定之適用，被上訴人此一辯解，自無可採。㈣關於被上訴人應否負金錢損害賠償責任部分：就此，上訴人主張其已於專利物品上標示系爭專利權之專利證書號數，且被上訴人昱嘉公司、英諾華公司於原審依兩造合意送請中國生產力中心鑑定系爭BIGEYES鏡片已落入系爭專利權範圍後，仍繼續製造、販賣，自有故意、過失，應依專利法第84條第1項、第79條但書及民法第184條第2項、第185條規定，負連帶賠償責任，被上訴人乙○○為該2公司負責人，應依公司法第23條第2項與該2公司負連帶賠償責任等語，並提出外包裝照片一張為證（見原審卷㈠，189頁，原證21）為證。被上訴人則抗辯上訴人未於專利物品上標示專利證書號數，且被上訴人是利用業界習知技術製造系爭BIGEYES鏡片，無侵害系爭專利權之故意或過失，依該專利法第79條規定，上訴人不得請求賠償，亦無成立侵權行為餘地等語。按新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被專利物品授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限，為專利法第108條準用同法第 79條所明文，本條但書之規定，性質上為侵權行為，若公司負責人為此行為，法人即應依公司法第23條第2項規定，與負責人連帶負責。查上訴人就系爭專利權係如何授權製造、販賣，或稱其授權三獅公司製造、販賣，三獅公司再授權優你康公司製造，由三獅公司予以買回後販售，或稱係由優你康公司負責人擔任負責人之視霸光學有限公司直接販售予杉悅貿易有限公司（負責人亦與三獅公司同為上訴人）等語（見原審卷㈠，163頁、卷㈣，158頁），所述前後不一，且與上訴人授權三獅公司之專利授權契約書約明三獅公司僅得自行銷售（見契約書第2條）有所不符，又由三獅公司授權優你康公司製造系爭專利產品之買賣契約書及其授權書觀之（見原審卷㈠，179頁以下），三獅公司授權優你康公司製造者僅為系爭專利權之專利產品，並不包括新型專利第134443號之專利產品，然上開原證21所示之專利產品外包裝竟除標示系爭第218889號專利權之號數外，尚有標示新型專利第 134443號證書之號數（此部分未據上訴），與上揭授權書之授權內容不符，固難認上訴人確於專利物品上標示專利證書號數。然上訴人於起訴時，已提出經鑑定機關鑑定報告，主張上訴人被上訴人昱嘉公司、英諾華公司製造、販賣系爭 BIGEYES鏡片，已侵害其系爭專利權，故於此時起，被上訴人當已可得而知其侵害系爭專利權之事實，而於原審依兩造合意囑託中國生產力中心鑑定系爭BIGEYES鏡片落入系爭專利權範圍後，被上訴人昱嘉公司、英諾華公司仍繼續製造販賣，為被上訴人所不爭，並有上訴人提出寶島光學科技股份有限公司內湖分公司開立之統一發票可證（見本院卷，113 頁），是被上訴人更已明知為專利物品，卻仍為製造、販賣，則上訴人主張被上訴人乙○○應依專利法第79條但書、民法第184條第1項前段及公司法第23條第2項規定，分別與被上訴人昱嘉公司、英諾華公司負連帶賠償責任，自屬有據（至於上訴人昱嘉公司、英諾華公司間為不真正連帶）。又法人並無侵權行為能力，故上訴人主張被上訴人昱嘉公司、英諾華公司間應負共同侵害行為責任，則難贊同。再者，法院依其認定之事實適用法律，乃其固有職權，不受當事人主張之拘束，被上訴人之行為已直接侵害上訴人之系爭專利權，非僅違反保護他人之法律，是上訴人雖主張被上訴人應依民法第184條第2項規定負損害賠償責任，本院仍應職權適用同條第1項前段之規定。㈤關於被上訴人應賠償之金額部分：就此，上訴人主張以被上訴人昱嘉公司每年生產系爭產品數量達428萬片，每片獲利 10元，每年獲利4280萬元以上，已逾上訴人請求之150萬1元，縱如被上訴人抗辯，比照上訴人授權嬌生公司之授權金，上訴人受有750萬902元損害，但因被上訴人為故意侵害系爭專利權，依專利法第85條第3項規定，上訴人得請求損害額3倍之賠償，上訴人僅請求被上訴人應連帶給付之損害賠償150萬1元，甚為合理。被上訴人則抗辯上訴人既未實施系爭專利權，自未受有損害，縱受有損害，以上訴人所提授權嬌生公司製造、販賣之授權金額為基礎計算其所受損害，其金額充其量僅75萬902元等語。查專利權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，專利法第85條第1 項固定有明文。然依本項第1款按民法第216條計算損害時，應由專利權人就所受損害或所失利益負舉證責任，若依第1 款但書計算損害時，應就其實施專利權通常所可獲得之利益，及受害後實施同一專利權所得利益之差額，負舉證責任。若依同條第1項第2款計算損害時，應由專利權人就侵害人因侵害所得利益，負舉證責任，侵害人則就其成本或必要費用舉證。查上訴人雖將包含系爭專利權在內之3項專利權授予嬌生公司製造、販賣，但此為上訴人與嬌生公司間個別洽談之授權條件，非上訴人授權其他廠商製造、販賣時，通常可取得之授權金額，觀諸上訴人自承授權三獅公司製造、販賣時，原以每月生產3千片時，由三獅公司給付營業額百分之二十為授權金，但因三獅公司生產量不及預期，故未支付（見原審卷㈣，175頁），益證上訴人之授權金，並無通常標準，難以其與嬌生公司間之授權金，為上訴人實施系爭專利權通常可取得之利益。上訴人雖又提出被上訴人英諾華公司之公司網站資料（見本院卷，151頁），主張被上訴人英諾華公司每月生產系爭BIGEYES鏡片數量至少428萬片以上云云，然該網站資料僅在介紹該公司狀況，所稱該公司年產能可達3000萬片，亦僅為預估量，何況此一產能尚包含系爭 BIGEYES鏡片以外其他6種產品，自難據該網站資料，認定被上訴人昱嘉公司、英諾華公司因製造、販賣系爭BIGEYES鏡片所受利益為何。是本件尚難依同條第1項規定，計算上訴人之損害額。按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。本件上訴人為系爭專利權之權利人，得依授權方式取得授權金，然此授權契約之簽立或授權金額之決定，均會因被上訴人昱嘉公司、英諾華公司之製造、販賣而受影響，自不待言，故上訴人主張因被上訴人昱嘉公司、英諾華公司未經其授權而製造、販賣系爭BIGEYES鏡片之行為，致其受有損害，當屬有據。雖上訴人不能證明其實際所受之損害額為何，但本院審酌上訴人授權嬌生公司製造、販賣系爭專利權（含於美國取得之專利）及其他2項專利產品，授權期間為自95年2月6日起至102年5月31日止，總授權金額為543萬1160元，為兩造所不爭，以三分之一之平均數計算，授權系爭專利權之金額181萬386元，授權期間為88個月，每月約為2萬572元，以97年1月16 日仍可於市面購得系爭BIGEYES鏡片，上訴人主張侵權期間應自起訴日（94年9月30日）起算至97年1月16日止，約36.5個月，應屬合理，則上訴人所受損害金額約為75萬878元（ 20572×36.5＝750878）。又侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍，專利法第85條第3項亦有明文，本件被上訴人於原審經兩造合意之鑑定單位中國生產力中心鑑定系爭BIGEYES鏡片已落入系爭專利權範圍後，被上訴人乙○○仍使被上訴人昱嘉公司、英諾華公司仍繼續製造、販賣，已如前述，則上訴人主張被上訴人乙○○自此時起係故意侵權，被上訴人昱嘉公司、英諾華公司應負連帶責任，亦屬可採。上訴人取得系爭專利權前，被上訴人昱嘉公司、英諾華公司確已製造、販賣與系爭專利權類似之1DC、2DC產品，故被上訴人昱嘉公司、英諾華公司沿襲部分製造1DC、2DC之技術，製造系爭BIGEYES鏡片，故意侵害系爭專利權之情節尚非重大等一切情狀，認被上訴人應連帶賠償之金額，以100萬元為適當，在此範圍內，上訴人之請求應屬有據，逾此則難准許。㈥關於上訴人請求排除侵害部分：按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，為專利法第108條準用第84條第1項所明定。又新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，同法第106條第1項亦有明文。本件系爭BIGEYES鏡片，係被上訴人昱嘉公司製造、被上訴人英諾華公司販賣，為兩造所不爭，而製造、販賣系爭 BIGEYES鏡片，已侵害上訴人擁有之系爭專利權，且情形仍繼續中，亦如前述，則上訴人請求禁止被上訴人乙○○、昱嘉公司製造，禁止被上訴人乙○○、英諾華公司為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進出口系爭BIGEYES鏡片及與系爭專利權範圍相同之產品，自屬有據。至於上訴人以被上訴人共同侵害系爭專利權而禁止被上訴人昱嘉公司販賣等行為，及禁止被上訴人英諾華公司製造，則無依據。再者，上訴人雖以同法第108條準用第84條第3項規定，新型專利權人，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置，且同法第84條於86年修正之立法理由略謂：「為有效遏阻侵害情事，法院有權銷燬或於商業管道外處分仿冒品；對於主要用於製造侵害物品之原料及器具，亦有於商業管道外處分之權。」依舉重明輕法律解釋，主張其得請求禁止被上訴人以刊登廣告、散佈產品目錄、舉辦產品展示會、說明會及其他任何形式從事推廣促銷系爭BIGEYES 鏡片及與系爭專利權範圍相同之產品云云，然同法第84條第3項乃對行為人不利之規定，無舉重明輕原則之適用，且本院既已禁止被上訴人昱嘉公司、英諾華公司製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進出口系爭BIGEYES鏡片及與系爭專利權範圍相同之產品，自足以防止系爭專利權受到侵害，尚無再禁止被上訴人為前開促銷活動必要，是上訴人此部分之請求，亦難准許。六、綜上所述，上訴人依專利法第108條準用同法第84條第1項、民法第184條第1項、第185條及公司法第23條第2項之規定，請求被上訴人乙○○應與被上訴人昱嘉公司、英諾華公司連帶賠償損害100萬元及自94年10月25日起至清償之日止，按週年利率百分之五計算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，不應准許。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴判決，並駁回其假執行之聲請，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院將此部分之原判決廢棄，改判如主文第二項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原審為上訴人敗訴判決，並駁回其假執行之聲請，於法並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。上開應予准許部分，兩造分別聲請為准、免假執行宣告，均無不合，爰酌定相當擔保，准許之。上訴人於本院審理中，追加依專利法第108條準用同法第84條第1項及第106條第1項之規定，請求禁止被上訴人乙○○、被上訴人昱嘉公司製造，禁止被上訴人乙○○、英諾華公司為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進出口系爭BIGEYES鏡片及與系爭專利權範圍相同之產品部分，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由，不應准許。七、據上論結，本件上訴及追加之訴，均為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第 85條第2項、第463條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　97　　年　　10　　月　　14　　日民事第七庭審判長法官鄭三源法官邱琦法官呂太郎正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中　　華　　民　　國　　97　　年　　10　　月　　15　　日書記官黃千鶴附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

臺灣高等法院96年度智上易字第15號

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