97年度智上易字第15號｜民事：損害賠償｜裁判日期：98 年 06 月 17 日

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　97年度智上易字第15號上　訴　人　乙○○ 訴訟代理人　徐偉峯律師陳志隆律師輔　佐　人　丙○○ 被上訴人　百立容器工業股份有限公司兼　法　定代　理　人　甲○○ 共　　　同訴訟代理人　賴安國律師李政憲律師共同輔佐人　丁○○ 上列當事人間損害賠償事件，上訴人對於中華民國97年4月11日臺灣士林地方法院95年度智字第21號第一審判決提起上訴，並擴張上訴聲明，本院於98年6月3日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴、追加之訴及假執行之聲請均駁回。第二審及追加之訴訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由壹、程序方面一、按於第二審所為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但民事訴訟法第255條第1項第2款至第6款之情形，不在此限。民事訴訟法第446條第1項定有明文。查上訴人於民事上訴理由狀聲明求為被上訴人百立容器工業股份有限公司（下稱百立公司）、甲○○（下合簡稱被上訴人，單指其中1人，則逕稱其名）應給付上訴人新台幣（下同）100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（見本院卷一第27頁）；嗣於本院準備程序中變更為請求被上訴人應給付上訴人160萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（見本院卷一第61頁），係屬擴張應受判決事項之聲明，依上開說明，並無不合。二、按智慧財產案件審理法（下稱智財案件審理法）施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，應依進行程度，由該法院依同法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。智財案件審理法第37條第1 項第1款規定甚明。本件原審係於97年4月11日判決，上訴人於97年5月6日向原審提出上訴狀，聲明上訴，而於同年6月3日全案卷宗送交本院，則於97年7月1日智財案件審理法施行前，本件已繫屬於本院，則依上開說明，自應由本院依該法所定之程序終結之，先行敘明。貳、實體方面一、上訴人主張（上訴後捨棄之原審陳述不予贅載）：伊為新型M244271號，新型名稱為「容器內塞結構改良」之新型專利（下稱系爭專利）專利權人，專利期間自民國93年9月21日起至101年10月8日止。且伊於97年12月15日申請更正系爭專利之申請專利範圍，將原申請專利範圍之第1項獨立項刪除，原附屬項第6項更正還原為第1項獨立項，原第2項至第5項之附屬項則還原為第2項至第5項獨立項，並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）准予更正，應溯及系爭專利申請日生效。且系爭專利早於91年10月9日由伊提出申請，並於93年9月21日公告於智慧局專利公報上對公眾公開，百利公司係以製造塑膠容器為業，甲○○為該公司之負責人。而被上訴人所生產之透氣管（下稱系爭透氣管），其技術手段、功能及效果，均與系爭專利實質上相同，落入系爭專利更正後之申請專利範圍第1項、第2項及第4項獨立項之範圍，構成系爭專利之侵害。惟被上訴人自系爭專利公告之日起，未經伊同意或授權，擅自製造、販賣系爭透氣管，且被上訴人與伊係生產容器之同業，對於系爭專利應知之甚詳，從而被上訴人縱無故意，亦有過失。且伊於知悉上情後，於94年8月15日委由長江專利商標法律事務所寄發通知函告知被上訴人其產品已侵害伊之系爭專利權，並請被上訴人切勿再製造、使用或販賣與之類同之產品，惟被上訴人仍置若罔聞，甚至更於94年8月29日又以其已涉侵權之系爭透氣管另以丁○○之名義申請專利，並以系爭專利說明書上之圖示為習知之技術，則其自94年9月起之侵權行為，更係故意為之。則伊自得依專利法第108條準用第84條第1項、第85條第1項第2款規定，請求被上訴人賠償其因侵害行為所得之利益。又因伊之系爭專利容器內塞（下稱專利透氣管）無法單獨實施，亦不能單獨銷售，而使用該透氣管之容器亦與一般容器之設計方式不同，因此就其損害之計算，應以具有專利透氣管之桶狀容器產品之整體價格作為計算基準。而以被上訴人所陳報自93年9 月21日至95年12月31日之水桶銷售總量即達23萬2088個，銷售總金額為2086萬1649元。另被上訴人陳報透氣管之價格為每個3元，獲利1.7元。至於水桶本身之獲利，雖無資料，惟得參照財政部所頒布「95年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準」所定之淨利率標準9%計算，則合計自93年9月21日至94年8月31日止，伊得請求被上訴人賠償之金額為122萬8850.6元（計算方法：（1.7×（53723＋77475）＋（406835 ＋598979）＝0000000.6）。另自94年9月1日起至95年12月31日止，伊得請求賠償損害之金額原為98萬0584元（計算方法：1.7×（48804＋52 086）＋（379505＋429566）＝9805 84），惟因被上訴人自94年9月起係故意之侵權行為，伊得依專利法第85條第3項規定，請求以3倍計算之賠償額，則此部分金額應為294萬1752元（計算方法：980584×3＝000000 0）。則總計伊得向被上訴人請求損害賠償額原為417萬0602.6 元（即0000000.6元＋0000000元），惟本件伊僅請求被上訴人於160萬元之範圍內為賠償，應無不合。為此，依專利法第108條、第84條第1項及第85條第1款規定，求為判決被上訴人應給付伊160萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息等語。二、被上訴人則以：伊等固曾於94年8月15日接獲上訴人發函通知侵害系爭專利，惟當時上訴人並未依法檢附新型專利技術報告書，且無任何專業機構之鑑定報告可資參照，僅經上訴人委託之專利商標事務所片面檢視產品後而為分析，客觀上實不足以使伊等認識或可得認識伊生產之系爭透氣管有侵害上訴人系爭專利之情事。且系爭專利說明書記載其導引管係呈向上彎折造型，以防止液體由此進入妨礙空氣進入，而上訴人亦自認系爭專利之申請專利範圍應讀入此部分之技術特徵，則伊所生產之系爭透氣管與上訴人之專利透氣管就此技術特徵，在技術手段、功能及結果，均有差異。另系爭專利於申請新型專利技術報告時所提出之申復說明書中曾就其專利有效性之問題，表明其通氣槽係以「凹扁」形狀，得加大注水口水流量，以及可經由其導引管之不同長度設計而達到通氣槽導引空氣之通道所需之延伸距離為其技術特徵，因此與先前之習知技術不同，惟伊生產之系爭透氣管其通氣槽係平扁形狀，並無曲度，且系爭透氣管之通氣槽與導引管係一體成型，無法有不同之長度設計，而上開技術特徵既經上訴人於申復說明時強調係其與先前技術相異之特點，則依禁反言原則，自不得復於本件訴訟中又主張不論通氣槽是否為有曲度之凹扁形狀，以及即使通氣槽與導引管係一體成型，亦均與系爭專利實質上相同。從而，伊生產之系爭透氣管並未落入系爭專利更正後申請專利範圍第1、2、4項之均等範圍。再者，依系爭專利申請前即已存在之日本西元2001年1月23日公開之特開0000-00000號「液体容器用通氣具およびそれを用いた液体容器」專利案（下稱日本專利引證案）、公告之第484601號「瓶蓋之結構改良」專利案、公告之第21192號「容器定位槽」專利案，以及上訴人自己前此所生產並無專利之第一代至第三代產品等證據，可知上訴人所指其系爭專利之技術特徵，實際上依上開先前技術之簡單組合即可實現，則依先前技術阻卻原則，上訴人亦不得主張伊之系爭透氣管對於系爭專利構成均等侵害。更何況，上訴人於申請專利前，即將系爭專利物品銷售予羅門哈斯電子材料股份有限公司（下稱羅門哈斯公司），則不特定第三人均可取得該產品，即已公開使用販賣該新型產品，則上訴人生產之專利透氣管，於申請專利應已欠缺新穎性之要件。再者，上訴人更正後之系爭專利申請專利範圍第1項、第2項及第4項與日本專利引證案相較，其差別僅在第1項係在專利透氣管本體上緣設置若干卡塊，及第2項之通氣管與導引管為一體成型，另第4項則在透氣管本體頂緣設置一卡環為其特徵，惟實際上設置卡塊固定，係屬容器領域中，稍具物理常識者即可輕易完成者；而通氣管與導引管不論是否一體成型，其形狀、構造及功能均相同，至於透氣管本體頂緣設置卡環，其作用僅係防止透氣管掉落，在日本專利引證案之圖例中同樣存在，顯然系爭專利更正後之第1、2、4項均欠缺專利法第94 條第4項所規定專利必須係所屬技術領域之人，基於申請前之先前技術所無法輕易完成之進步性要件。則系爭專利於申請時既欠缺新穎性及進步性，即使尚未經舉發撤銷，惟依智財案件審理法第16條第2項之規定，上訴人仍不得於本件訴訟主張系爭專利，而請求伊賠償。又伊更早已於上訴人申請專利之前，即已著手將系爭透氣管交由辰隆精技有限公司承攬製作模具，並委由台崟有限公司生產，則即使上訴人之專利透氣管先提出專利申請，伊之系爭透氣管既係於申請前已在國內使用，自非系爭專利權之效力所及。且伊等於94年8 月29日自己申請專利時，固已知悉上訴人專利權之存在，惟智慧局於伊等新型M283811號專利技術報告書引用系爭專利，比對結果為「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文件」，足證伊等申請專利之技術與上訴人之專利技術並不相同，是伊等亦無故意或過失可言。退而言之，即使伊應負賠償責任，惟上訴人僅就透氣管具有新型專利，而非容器，且透氣管與容器並非不可分，則至多上訴人亦僅得依伊銷售每個系爭透氣管之利潤1.7元為基準，計算其損害額，詎上訴人竟以整體容器之銷售利潤計算損害，顯屬無據等語，資為抗辯。三、本件經原審判決上訴人之訴及假執行之聲請均駁回。上訴人就原審判決其敗訴部分提起上訴，擴張聲明為：（一）原判決廢棄。（二）被上訴人應給付上訴人160萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。（三）願供擔保請准宣告假執行。被上訴人則聲明：（一）上訴駁回。（二）如受不利判決，願供擔保請准免為宣告假執行。四、兩造不爭執之事項（一）上訴人以「容器內塞結構改良」為其創作之新型，而於91年10月9日向智慧局申請專利，迄於93年9月21日經核准發給新型第M244271號專利證書，專利期間自93年9月21日至101年10月8日止，並經於93年9月21日公告在智慧局之專利公報。並於95年9月22日上訴人向智慧局申請新型專利技術報告，經該局以96年6月5日（96）智專二（三）05076字第09640937880號函檢附新型專利技術報告1份復稱「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。」嗣再於97年12月15日申請更正系爭專利之申請專利範圍並公告，將原申請專利範圍之第1項獨立項刪除，原附屬項第6項更正還原為第1項獨立項，而原第2項至第5項之附屬項則還原為第2項至第5項獨立項。（二）系爭專利申請專利範圍經更正後上訴人主張與本件訴訟有關之請求項1為「一種容器內塞組結構改良，該容器內塞組主要係塞設於單一出水口之密封式容器出水口內緣處，其主要係由一本體及一導引管所組成，而該本體係為一中空環狀塞體且其內緣底部係設置有一通氣槽，該主通氣槽之末端則連接導通有一通氣管，且該本體上緣設置若干卡塊為其特徵者。」請求項2為「一種容器內塞組結構改良，該容器內塞組主要係塞設於單一出水口之密封式容器出水口內緣處，其主要係由一本體及一導引管所組成，而該本體係為一中空環狀塞體且其內緣底部係設置有一通氣槽，該主通氣槽之末端則連接導通有一通氣管，該通氣管與該導引管係一體成型製造者。」、第4項為「一種容器內塞組結構改良，該容器內塞組主要係塞設於單一出水口之密封式容器出水口內緣處，其主要係由一本體及一導引管所組成，而該本體係為一中空環狀塞體且其內緣底部係設置有一通氣槽，該主通氣槽之末端則連接導通有一通氣管，該本體之頂緣係設置有一卡環。」惟被上訴人生產之系爭透氣管對於系爭專利上開申請專利範圍之要件並非完全相同，未構成系爭專利之文義侵害（見本院卷一第293頁反面）。（三）上揭事實，並有中華民國專利證書、專利公報、律師函、智慧局96年4月12日以（96）智專二（三）05076字第09640607620號函（含附件）、系爭專利更正後專利說明書附卷可稽（見原審卷一第11至17頁、第19至21頁、第93頁、原審卷三第55頁至67頁、本院卷一第284頁至290頁），自堪認定。五、本件經本院於98年5月8日與兩造整理並協議簡化之爭點為（一）被上訴人之產品是否對系爭專利構成均等侵害？１、被上訴人之產品是否在系爭專利之均等範圍？２、被上訴人所為之禁反言抗辯及先前技術抗辯，是否可採？３、被上訴人之專利有效性抗辯，是否可採？４、被上訴人抗辯在系爭專利申請前，已經實施相同產品有先使用權，是否可採？５、被上訴人抗辯無故意過失，是否可採？（二）上訴人得請求損害賠償應如何計算？１、損害計算應以桶子價格計算或者是應以通氣管計算？六、茲分別論述如下：（一）上訴人主張被上訴人生產之系爭透氣管構成系爭專利之均等侵害，並非可採：１、本件上訴人主張被上訴人生產之系爭透氣管雖然與系爭專利更正後申請專利範圍第1、2、4項之技術特徵，並非完全相同，而未符合系爭專利申請專利範圍之文義讀取，惟實際上係以實質相同之手段，達成實質相同之功能，並產生實質相同之效果，仍應認為構成系爭專利權之侵害，為被上訴人所否認，並辯稱其所生產之系爭透氣管技術特徵與系爭專利並非相同，並經上訴人於專利說明書及新型專利技術報告申復說明書中所明示排除，上訴人即不得再主張構成系爭專利之均等侵害等語。２、經查專利法對於侵害專利權之形態固無明文，惟專利權係以文字表述其對於特定技術之保護範圍，則基於文字表達之侷限性，欲精確及完整描述申請專利之範圍有其實際上之困難，如僅因他人對於申請專利範圍中文字敘述之技術特徵稍作非實質上之改變或替換，而使其形式上與申請專利範圍之技術特徵不符，即得規避專利權時，則專利法對於專利權保護之規範功能盡失，難達鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展之立法意旨（專利法第1條參照）。從而，專利權保護之範圍，應擴及於申請專利範圍所示技術特徵之實質上均等範圍，已為專利學說及實務所共認。而對於專利權均等範圍判定之標準，學說見解及立法例，固非完全相同，惟大抵均依其技術、功能及效果是否實質上相同而認定之。但無論如何，專利權之保護，究不得擴及於與申請前之先前技術相同，或其所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術即可輕易完成之範圍，因此部分範圍係屬自由技術之領域，為萬人共享之公共財，不得由專利權人獨占。從而在專利之文義範圍內，是否不得主張先前技術存在，而否認侵權行為之成立，固有不同見解，但於專利權人主張其專利之保護應擴及於申請專利範圍文義所不及之均等範圍時，行為人得為先前技術阻卻之抗辯，則屬定論。又如專利權人於專利申請及維護過程中就技術特徵曾為限定或排除之表示，即應受禁反言原則之限制，不得於嗣後之侵權行為訴訟中主張業經限定或排除之技術特徵亦屬專利均等之範圍，此徵諸民法上之誠信原則，亦應為當然之解釋。（司法院於93年11月2日函送各級法院參考之「專利侵害鑑定要點」第40頁至44頁參照）。３、本件上訴人之系爭專利之申請日為91年10月9日，公告日為93年9月21日。嗣於97年12月15日申請更正系爭專利申請專利範圍，智慧局准予更正申請專利範圍並公告，此為兩造不爭之事實（見兩造不爭執事項四、（二））。則依專利法第108條準用第64條第4項規定，應溯及系爭專利之申請日發生更正之效力。而本件經原審送請中國生產力中心鑑定結果認為被上訴人之系爭透氣管對於系爭專利構成均等侵害，惟其鑑定係就更正前之申請專利範圍第1項獨立項進行比對（見外放證物），而系爭專利原第1項獨立項既經更正刪除而不存在，且上訴人亦聲明捨棄該鑑定（見本院卷二第58頁反面言詞辯論筆錄），從而，自無從依該鑑定結果作為侵害系爭專利之證據。４、上訴人另謂系爭專利更正後之申請專利範圍雖未再經鑑定，惟被上訴人之系爭透氣管仍然構成系爭專利之均等侵害云云。查系爭專利之創作目的，係基於單一出水口之封閉式容器內之液體於傾倒時，常因容器內外部壓力不平衡而產生間斷突衝（濆濺）之現象，如係傾倒危險性液體，更有發生危險之虞，因此以往有許多廠商採取容器製造時以一體成形增加導風管道或採外加的方式加裝導風管，使液體傾倒之同時將空氣引入容器內藉以平衡容器內外壓力，以防止上開突衝之現象發生。但因一體成形之導通管製作成本過高，而外加之導風管常有安裝效果不佳等問題。而系爭專利係一種容器內塞組結構，用以塞設於單一出水口之密封式容器出水口內緣處，主要係由一本體及一導引管所組成，而該本體係為一中空環狀塞體且其內緣底部係設置有一通氣槽，該主通氣槽之末端則連接導通有一通氣管，而前述之導引管則係與該通氣管相連接裝設在一起，當倒出容器內部之液體時，藉由通氣槽、通氣管及導引管將外部之空氣引進容器內平衡容器內外部壓力，以避免間斷突衝現象發生。而因內塞組係採與容器分離組裝，可直接適用於現有之容器，且整體之製造成本較低廉，對於使用者之使用更為方便（見本院卷一第284頁至286頁反面之更正後新型專利說明書）。５、而被上訴人生產之系爭透氣管，固然其本體亦係一中空環狀塞體（用以塞設於單一出水口之密封式容器出水口內緣處），且其內緣底部係設置有一平扁狀的通氣槽，主通氣槽之末端則連接導通有一長形導氣管。本體上緣設置卡塊，頂緣係設置有一卡環（見本院卷一第105頁系爭透氣管照片）。如與系爭專利申請專利範圍第1、2、4項獨立項比對，除系爭專利另有通氣管之構件，以與導引管連結，與系爭透氣管並不相符外，系爭專利之其餘要件於被上訴人之系爭透氣管中均已存在。惟系爭專利更正後申請專利範圍第1、2、4項之通氣管係與導引管相連而延伸，被上訴人之系爭透氣管則係在通氣槽末端直連接導通長形之導氣管，兩者均係藉由通氣管延伸引入空氣平衡壓力，則上訴人主張被上訴人之系爭透氣管，其技術手段、功能及所達成之效果與系爭專利實質上均相同，固非無據。６、惟查系爭專利申請前，在容器製造領域之廠商，利用導氣管使單一出水口之封閉容器於傾倒時維持內外部壓力平衡防止濆濺之方法，係屬早已存在之習知技術，為上訴人所自認，並於系爭專利之說明書中表明甚詳，已如前述。而依被上訴人所主張系爭專利申請前即已存在之前述日本專利引證案（見原審卷一第163頁至第166頁），亦屬利用通氣具以防止於箱狀容器於傾倒液體時發生濆濺之相同功能裝置，且該日本專利說明書之圖1揭示一種於液體容器頂部之注入口上設置通氣裝置，該通氣裝置係設置於該注入出口的內部，具有朝上開口之通氣通道，下方並具有一通氣口，另該通氣裝置可以一環體卡設於液體容器之注入口處（見原審卷一第165頁），圖4則揭示本體係為一中空環狀塞體，環體內表面具有一凸緣，設置有管狀的通氣槽並連接導通有一導氣管（チュ－ブ（tube））（見原審卷一第166頁）。而被上訴人之系爭通氣管係在內緣底部設置之平扁狀通氣槽末端連接導通有一長形導氣管，雖與日本引證專利案圖示之實施例（見原審卷一第166頁）係通氣具（編號1）連接導氣管（編號14），其形狀雖有差異，惟日本專利引證案之申請專利範圍對於「通氣具」之形狀並未限定，即不論槽狀或管狀，均應包含在內，且其作用既均係便利空氣進出，以平衡內外壓力，則通氣具縱為槽狀亦未增加任何通氣之效用（因末端所連接者仍為管狀之導氣管）。又被上訴人之系爭透氣管中平扁狀通氣槽又外加一擋片（見本院卷一第105頁照片，此為原審卷一第12 頁至17頁所示系爭專利所無），即其通氣槽為平扁形狀亦無加大通過之水流量之效果。從而，被上訴人之系爭透氣管之功能、技術及效果，對於上開日本專利引證案而言，實質上並無不同。至於系爭透氣管雖另於頂緣設置卡塊及卡環，其中卡塊未見於上開日本專利引證案，但卡環則已見於該日本專利引證案之說明書內容及圖例一（見原審卷一第164頁倒數第6、7行所載「通氣具1のフランジ9」、 165頁），且上開特徵亦為系爭專利更正後申請專利範圍第1、4項所具備。惟上開日本專利引證案，使用時既係以組合方式結合於出水口內側，則其結合時如有滑動或掉落之情形，事實上即無法實施，而其在組件上加卡塊或卡環，僅有單純固定之作用，並未增加任何難以預期之功效，且上開結合固定之方法，於一般日常生活用品之應用中係屬常見。而被上訴人亦主張以卡塊固定之方法早在系爭專利申請前即已存在，並提出專利案號00000000號「瓶蓋之結構改良」新型專利（見本院卷一第256頁圖示編號122之定位凹溝與222之定位凸條）及醬酒露容器與固定提把照片及證明書為證（見本院卷二第20頁、第23頁），而上訴人就上開先前技術及產品係於系爭專利申請前即已存在，並不爭執，僅否認其為相同技術領域（見本院卷二第27頁），惟上開產品既均係使用於容器之製造，尚難認為其技術領域不同。則在上訴人主張被上訴人製售系爭透氣管時，日本專利引證案之說明書及瓶蓋結構改良、醬酒容器提把等先前技術及物品，均已揭示系爭透氣管加裝凸塊及卡環等固定方法。從而，被上訴人之系爭透氣管，顯屬該容器製造領域之人，基於上述日本專利引證案，即得以輕易完成之範圍。則依上開說明，被上訴人抗辯其係實施系爭專利申請前之先前技術，得阻卻均等侵害之成立，應屬有據。（二）被上訴人抗辯上訴人之系爭專利具有應撤銷之事由，不得於本件訴訟行使權利，亦屬可採：１、次按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。智財案件審理法第16條第1項、第2項定有明文。２、本件被上訴人抗辯系爭專利相對於上開日本專利引證案，應屬欠缺進步性之新型專利要件，具有應撤銷之事由，上訴人不得於本件訴訟行使權利，為上訴人所否認。經查上訴人之系爭專利產品於取得專利之前，即曾以前代之產品自88年3月間起申請專利，而在專利法修正改採形式審查之前，經智慧局以其係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，亦即欠缺進步性而駁回，此有上訴人所提出之經濟部92年10月22日經訴字第09206221530號訴願決定書在卷可稽（見本院卷二第40頁至43頁），而專利法於93年7月1日修正就新型專利改採形式審查（專利法第97條至第99條參照），上訴人始以專利透氣管申請新型專利獲准。嗣上訴人另於95年9月22日向智慧局申請新型技術報告，經智慧局函復「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻」等語，亦如前述（見兩造不爭執事項（一））。惟上開新型專利技術報告係就系爭專利更正前之申請專利範圍而為，於更正後並未再行申請技術報告。而經比對系爭專利更正後之申請專利範圍第1、2、4項與上開日本專利引證案，其中日本專利引證案圖4（見原審卷第166頁）已經揭示其為中空環狀容器內塞組，而塞體內緣底部係設置有一通氣具，而通氣具末端則連接導引管等技術特徵。亦即系爭專利申請專利範圍通氣槽實與日本專利引證案圖4之通氣具直立部分相同，而系爭專利之導引管部分則與該通氣具之橫向通氣管部分相同。且日本專利引證案之申請專利範圍對於「通氣具」之形狀並未限定，而槽狀之通氣具對於通氣之效果，亦無任何增進之功效，從而系爭專利之「通氣槽」特徵自應屬日本專利引證案中所稱「通氣具」之文義所及範圍。而除此之外，系爭專利更正後申請專利範圍與日本專利引證案之差異，僅為申請專利範圍第1、2、4項以另一通氣管與導引管相結合或者一體成型而延伸通氣距離，以及第1項另加卡塊，而第4項另加卡環而已。惟查系爭專利設置之導引管，係用以延伸通氣管之距離，但容器內液體於傾倒時突衝濆濺現象之避免，係與內外壓力是否平衡有關，至於導引管結合通氣管而延伸通氣距離，對於平衡容器內外壓力並未提供額外之功效，且該技術領域中具有通常知識者，依上開日本之先前技術，顯然即得以輕易完成，自難認為具有進步性。３、至於系爭專利申請專利範圍第1項於內塞組上緣設置之卡塊，及第4項所設置之卡環，事實上其作用均係用以固定內塞組而不致掉落或轉動（見本院卷一第287頁正、反面、第288頁更正後專利說明），惟在組件上加卡塊或卡環，達成單純固定之作用，係屬一般日常生活用品常見之應用，亦非難以預期之功效。且依上開被上訴人所提出之專利案號00000000號「瓶蓋之結構改良」新型專利等先前技術及物品，亦均已揭示此固定之方法，而卡環更早已見於上開日本專利引證案之圖示1，且其說明書更說明該卡環之功能僅係為防止通氣具掉落（見原審卷一第164頁）。從而，上訴人之系爭專利所增加之卡塊、卡環等結構，不過為上開習知技術之簡單結合，顯係其所屬技術領域中具有通常知識者依上開先前技術，即能輕易完成者，自不具備進步性。４、至於上訴人雖另謂系爭專利之導引管末端，具有向上彎折之特徵，以達成避免液體由此進入妨礙空氣進入之效果，則於解釋系爭專利之申請專利範圍，應讀入此技術特徵等語（見本院卷二第58頁反面），惟上訴人之系爭專利申請專利範圍並未記載此一限定之技術特徵，僅係於申請說明書為此記載（見本院卷一第287頁反面），而即使認為解釋申請專利範圍時應讀入上開限定條件，且日本專利引證案並未揭示此一技術特徵，而該技術領域具有通常知識者，得否依此先前技術輕易完成此一特徵，非無疑問。惟查系爭專利之申請專利範圍讀入上開限定條件後，被上訴人之系爭透氣管並未具備此一技術特徵，且上訴人主張上開導引管上開彎折之技術特徵係為防止液體濺入，則被上訴人之系爭透氣管，其導氣管開口方向既有不同，其技術手段已有差異，且系爭透氣管之導氣管亦不具備上訴人所主張之避免液體進入導引管之功能及效果，則實質上與系爭專利讀入上開限定條件後亦不相同，自亦無從構成對於系爭專利之均等侵害。５、綜上說明，本件系爭專利雖然經上訴人於事後另向智慧局申請更正，而限縮其申請專利範圍，惟經核其更正後之申請專利範圍第1、2、4項獨立項，仍然欠缺新型專利之進步性要件，與專利法第94條第4項之規定不符，具有應予撤銷之原因，則依智財案件審理法第16條第2項規定，上訴人於本件訴訟行使其新型專利權，請求被上訴人賠償損害，自難認為有理由。（三）本件被上訴人抗辯其生產之系爭透氣管係依既有之先前技術即可輕易完成，且上訴人之系爭專利相對於申請前之先前技術，亦屬欠缺進步性，上訴人不得對伊主張權利，既屬可採，則本件上訴人請求被上訴人賠償損害，自屬無據，應予駁回。至於被上訴人另提出上訴人於專利申復時所為陳述，應受其拘束，以及被上訴人於系爭專利申請前即已完成系爭透氣管之生產準備，應非系爭專利權效力所及，又上訴人於申請專利之前，即已公開使用販售其專利透氣管，為第三人取得，已喪失新穎性等抗辯，以及兩造關於損害賠償應如何計算之爭點，既與本件訴訟結果已無影響，自無再予審酌之必要。七、綜上所述，上訴人主張被上訴人之系爭透氣管侵害上訴人之系爭專利，並不足採。從而，上訴人主張依專利法第108條、第84條第1項及第85條第1款等規定，請求被上訴人賠償160萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，其理由雖與本院不同，惟結果並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。而上訴人於本院追加之訴，及其假執行之聲請，亦非有據，應併予駁回。八、本件事證已臻明確，至於兩造其餘未論述之爭點及攻擊或防禦方法，與未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論駁之必要，併此敘明。九、據上論結，本件上訴及追加之訴均為無理由，依民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　98　　年　 6　月　　17 　日民事第十四庭審判長法官張蘭法官邱瑞祥法官黃麟倫正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中　　華　　民　　國　　98　　年　　6 　　月　　17　　日書記官王敬端附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

臺灣高等法院97年度智上易字第15號

關鍵資訊