一○○年度台上字第二○○八號｜民事：侵害專利權有關財產權爭議｜裁判日期：100 年 11 月 17 日

最高法院民事判決　　　　　　一○○年度台上字第二○○八號上　訴　人　台灣絕世好波有限公司法定代理人　林慧晶上　訴　人　美商布萊吉爾國際公司（Bragel International,Inc.）法定代理人　陳行央David. 共　　　同訴訟代理人　潘海濤律師被上訴人　曉楓采實業有限公司法定代理人　奚秀薰原名奚秀秀. 被上訴人　捷司特國際股份有限公司法定代理人　鍾賢蒼共　　　同訴訟代理人　俞大衛律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國一○○年三月二十九日智慧財產法院第二審判決（九十九年度民專上字第四號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。理由本件上訴人主張：上訴人美商布萊吉爾國際公司（下稱布萊吉爾公司）於民國九十一年十月三十日，以「一種無背無帶式乳罩改良結構」，向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請新型專利，經該局審核准予專利後，於九十三年六月十一日以第五九二○四四號數，予以公告（下稱系爭專利一）。布萊吉爾公司又於九十一年八月十六日，以「黏貼式乳形提升系統」，向智財局申請發明專利，同時聲明主張優先權。申請書載明受理該申請案之國家為美國，申請日期為西元二○○二年五月三十一日，申請案號為第一○／一五九二五一號。經智財局編為第00000000號審查、再審查。嗣該公司於九十二年九月二十六日申請再審查之同時，修正專利說明書及申請專利範圍，並變更專利名稱為「黏貼式乳形提升系統及其使用方法」，經智財局審核准予專利後，於九十三年二月十一日以第五七五四○七號數，予以公告（下稱系爭專利二）。詎被上訴人竟公開販售仿自系爭專利一、二之「SHOW BRA」、「UP UP透氣隱形內衣組」、「FASHION BRA」，及「UP!UP!BRA」隱形胸罩、「INVISIBLE BRA」隱形胸罩等商品。侵害布萊吉爾公司之專利權，及上訴人台灣絕世好波有限公司（下稱台灣絕世公司）經布萊吉爾公司授權在台灣銷售系爭專利商品之利益。爰依民法第一百八十四條第一項、第二項，第一百八十五條；專利法第一百零八條、第八十四條第一項後段、第三項規定，求為命被上訴人連帶給付（賠償）上訴人新台幣五十萬元及自九十八年六月二十六日起加付法定遲延利息；暨不得製造、販賣、使用侵害系爭專利一與系爭專利二之物品，及停止自行或委託他人設計、製造、販賣、使用、陳列如「SHOW BRA」、「UPUP透氣隱形內衣組」、「FASHION BRA」、「UP!UP!BRA」、「INVISIBLE BRA 」隱形胸罩等商品。並不得以刊登廣告、散布產品型錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式，推廣促銷侵害系爭專利一與系爭專利二之物品，及如「SHOW BRA 」、「UP UP透氣隱形內衣組」、「FASHION BRA」、「UP!UP!BRA」、「INVISIBLE BRA 」隱形胸罩等商品；已製造之上述（編號）商品應併予銷燬之判決。被上訴人則以：系爭專利一及系爭專利二均不具備進步性之專利要件，有應予撤銷之原因。況系爭專利二於公告後，遭第三人提出異議，仍在行政爭訟中，因而未領得註冊證。又因未繳納第一年年費，故迄未取得權利，自不得為權利之主張。又上述商品並無侵害系爭專利一、二之情形，且就「INVISIBLE BRA 」產品部分，被上訴人捷司特國際股份有限公司（下稱捷司特公司）與台灣絕世公司成立之和解書中，載明「不再以本事件為由向乙方（即捷司特公司）請求賠償」。台灣絕世公司既同時擁有「代布萊吉爾公司與捷司特公司就專利侵害達成和解」之權限，則上訴人自不得再請求賠償「INVISIBLE BRA 」產品之損害。另被上訴人曉楓采實業有限公司（下稱曉楓采公司）與捷司特公司均為獨立人格體，先前並不相識，縱各有侵權行為，亦無「行為關聯共同」存在。上訴人請求伊等負連帶賠償責任，亦不應准許。此外，伊等均為進口業者，無製造任何商品，上訴人請求禁止伊等為製造行為，尤無權利保護之必要等語，資為抗辯。原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其等之上訴，無非以：布萊吉爾公司前向智財局申請系爭專利一及系爭專利二之新型及發明專利，經該局分別核准並公告在案之事實，為兩造所不爭，堪認為真實。系爭專利一之申請專利範圍共十六項，第一項為獨立項，其餘為附屬項。系爭專利二之申請專利範圍共九項，第一項為獨立項，其餘為附屬項。依被上訴人所提之引證等，雖無法證明系爭專利一及系爭專利二之各該申請專利範圍之第一項所揭露之技術特徵，不具進步性。惟上訴人主張被上訴人製造、販售之「SHOW BRA 布面隱形內衣」、「UP UP透氣隱形內衣組」、「FASHION BRA」、「UP！UP！BRA」等產品（下稱系爭第一類產品），落入系爭專利一申請專利範圍第一項之主要理由，係依其提出之鑑定報告，發現鑑定物內表面之壓敏膠黏劑層附著於罩杯內表面材料後，接面斷面呈現平整狀態，壓敏膠黏劑並未有滲透入罩杯泡棉材料之空隙及內面現象。再佐以「若要避免液態黏膠物質滲入泡棉孔穴，黏膠與泡棉間必有一薄膜隔層存在，若無一薄膜層阻擋於泡棉上，會有黏膠物質滲入有孔隙之泡棉之現象」之物理常識。據此判斷，該待鑑定物罩杯內表面泡棉材料未有黏膠滲透現象，應有一與系爭專利一申請專利範圍第一項相同之薄膜層存在云云，為其論據。但依系爭專利一專利說明書第十頁之相關記載，可知上訴人自承有多種可使黏膠物質滲入方法及材枓。再依該專利請求項一中，明確界定其技術特徵，乃具有「一熱塑性薄膜材料，用以支承該壓敏膠黏劑層」。換言之，布萊吉爾公司於申請系爭專利一時，知悉另有其他足使黏膠物質滲入方法及材枓，但僅就其使用「熱塑性薄膜」材料部分，申請專利。是縱被上訴人之上開產品未有黏膠滲透現象，仍不能即謂該產品「應」有一薄膜層之存在，並排除利用其他方法或材料之可能。乃上訴人既未能就被上訴人之上述產品有無薄膜之存在，舉證證明，所為推論，即屬無據。茲比對系爭第一類產品與系爭專利一申請專利範圍第一項之內容，可見該類產品欠缺系爭專利一中「一熱塑性薄膜材料，用以支承該壓敏膠黏劑層」之要件，即無法證明此類產品有「熱塑性薄膜材料」存在，不符判斷專利侵權之全要件原則，系爭第一類產品應未落入系爭專利一申請專利範圍第一項之專利權範圍。又關於上訴人主張被上訴人製造、販售之「Invisible Bra」、「Show Bra 矽膠隱形內衣」（下稱系爭第二類產品）部分，經以該第二類產品對應系爭專利二申請專利範圍第一項上所列各要件技術內容後，可知不符合文義讀取部分為：系爭專利二係「一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間」。而依被上訴人所陳，系爭第二類商品之矽膠雖係被封裝於薄膜材料間，然因其薄膜並非屬「熱塑性」薄膜材料，兩者於薄膜材料構造部分並不完全相同，自應進一步為均等之比對。經查上訴人既未能證明系爭第二類商品為「熱塑性」薄膜，縱其發明說明中記載有其他可封裝矽膠之材料，惟申請專利範圍中僅限縮記載為「熱塑性」薄膜材料，其他未經記載至申請專利範圍內之不同材質薄膜材料，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」。系爭第二類商品之「一定量之矽膠，被封裝於薄膜材料間」要件，與系爭專利二之「一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間」要件，既不適用均等論，該第二類商品自未落入系爭專利二申請專利範圍第一項之專利權範圍。綜上，上訴人本件之請求，均屬不能准許等詞，為其判斷之基礎。惟按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，民事訴訟法第二百二十六條第三項定有明文。法院為原告敗訴之判決，而其關於攻擊方法之意見有未記載於判決理由項下者，即為同法第四百六十九條第六款所謂判決不備理由。「上訴人提出某文書為證據，自屬攻擊方法之一種，原審對於此項證據，並未在判決理由項下記載其意見，遽維持第一審駁回上訴人之訴之判決，自屬違背法令」（參見本院二十九年上字第八四二號判例）。本件上訴人主張：曉楓采公司販售之「SHOW BRA」矽膠隱形內衣產品，侵害布萊吉爾公司之系爭專利二（發明專利）第一、二、四、六、七項權利範圍等語（一審第二宗一五八頁），據其提出亞信國際專利商標事務所出具之「專利侵害鑑定初步分析意見書」（下稱系爭分析意見書）為證（同上卷宗一六○頁至一六八頁）。而經檢視該分析意見書之鑑定結論，自屬重要之攻擊防禦方法。原審未於判決理由項下說明其取捨意見，即為上訴人不利之判決，已有判決不備理由之違誤。又上訴人另主張：「熱塑性薄膜並非一種物質，而是很多種物質都可以作成薄膜，熱塑性只是一種方法，只要遇熱可熔解、遇冷可凝結，都可以作成熱塑性薄膜之材質。……。當膠與有空隙的泡棉等織物作結合的時候，一般物理上會有滲漏的情形，但被上訴人的產品沒有這種狀況，一定有一個熱塑性薄膜存在」等語（原審卷第一宗二三二頁），稽諸系爭分析意見書，記載待鑑定物「各乳形體具有一定量被封裝於『熱塑性薄膜材料』間之矽膠」等情（一審卷第二宗一六三頁背面），似非純屬無稽。實情為何？即有待進一步釐清。原審未遑詳予調查審認，並自化工或物理之領域，究明「熱塑性薄膜」之形成或存在等相關特性，即為上訴人敗訴之判決，亦嫌疏略，且難昭折服。上訴意旨，指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中華民國一○○ 年十一月十七日最高法院民事第六庭審判長法官陳淑敏法官吳麗女法官簡清忠法官王仁貴法官林大洋本件正本證明與原本無異書記官中華民國一○○ 年十一月二十九日K

最高法院一○○年度台上字第二○○八號

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