一○○年度台上字第八六○號｜民事：不當得利等（專利權權利歸屬）｜裁判日期：100 年 06 月 02 日

最高法院民事判決　　　　　　　一○○年度台上字第八六○號上　訴　人　翔渝實業股份有限公司法定代理人　余聰文訴訟代理人　蕭顯榮律師鐘登科律師被上訴人　鑫望企業有限公司法定代理人　劉翠芳訴訟代理人　張　靜律師上列當事人間請求不當得利等（專利權權利歸屬）事件，上訴人對於中華民國九十九年十月十九日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十八年度重上字第一三二號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。理由本件被上訴人主張：伊參與上訴人發起之策略聯盟，兩造於民國九十五年九月一日就拉膜機及週邊設備之開發及長期配合製造供應事宜簽訂合約書（下稱系爭契約），約定伊負責研發工作，第一部拉膜機及週邊設備研發成功後，應放置在上訴人中國大陸策略聯盟模具配合廠秀育企業股份有限公司（下稱秀育公司）作為機器測試、模具測試、樣品操作及陳列之用，且上訴人雖受贈取得伊研發所得之專利申請權及專利權，但附有對伊履行契約所定之訂單保證及利潤計算之負擔。嗣伊依約於九十六年一月三十一日將研發之第一部拉膜機送至秀育公司大陸廠房；上訴人則於原判決附表（下稱附表）一所示之申請日，將伊發明之相關技術，向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請如附表一所示之新型專利及發明專利（下稱系爭專利）獲准，且於如附表二所示申請日申請如附表二所示之發明專利，現公開申請實體審查中（下稱系爭申請中專利）。詎上訴人於九十七年一月二十二日以其關係企業翔湧興業股份有限公司（下稱翔湧公司）名義自訴外人金暘實業股份有限公司（下稱金暘公司）獲得訂單後，未依約下單予伊，且片面更改系爭契約所定利潤計算、拉膜機售價、付款辦法，並要求增加系爭契約所無之條件，顯已違約，伊得依系爭契約第四條第二項規定終止契約。又依系爭契約所載，第一台拉膜機乃承攬兼一次性買賣契約，因可歸責於定作人即上訴人之事由致未能於原定期間內完成測試，伊得依民法第五百零七條第二項規定解除契約，且上訴人不能依約為其行為，伊亦得依民法第二百五十六條、第二百五十五條規定解除契約。伊已由當時法定代理人王貴戊分別於九十七年一月二十八日及二十九日以電子郵件為終止系爭契約之通知，且於表示終止契約之同時，亦請上訴人另覓廠商供應拉膜機，上訴人隨即於同年三月五日與訴外人旭東機械工業股份有限公司（下稱旭東公司）簽訂與系爭契約內容相同之策略聯盟合約，顯已默示同意終止或解除兩造合約。系爭契約既經解除，伊自得依民法第二百五十九條規定，請求上訴人將系爭專利權及申請權返還予伊；又系爭契約既經解除或終止，上訴人取得系爭專利及申請中專利之原因已不存在，伊並得依不當得利規定，請求上訴人返還。況上訴人未曾下單予伊，乃未履行其受贈與之負擔或解除條件成就，伊並為終止及撤銷贈與意思表示等情，爰依民法第五百零七條第二項、第二百五十五條、第二百五十九條第一款、第四款、第一百七十九條及第一百八十一條等規定，求為命上訴人：將智財局核准如附表一所示之專利權移轉登記予伊；將向智財局申請如附表二所示之專利申請權移轉予伊之判決（被上訴人另依民法第九十二條第一項、第九十三條、第一百十四條第一項、第一百十三條、第一百七十九條、第一百八十一條規定，以先位聲明請求上訴人如上述聲明部分，經第一審法院駁回後，未據聲明不服）。上訴人則以：伊自金暘公司取得訂單後，即請求被上訴人配合進行成本審核及就成交價格進行協議，此乃契約中明定之權利，並未擅自變更契約內容，伊確已下訂單予被上訴人，其藉詞不予承接，係可歸責於被上訴人之事由，伊自無違反系爭契約有關「付款方式」約款之行為。另伊因兩造間就確認實際成本及商議成交價格之問題已拖延過久，恐錯失與金暘公司簽定正式合約之時機，乃以翔湧公司之名義與金暘公司簽約，惟仍積極與被上訴人洽談價格，並無故意不依約下單給被上訴人情事。系爭專利及申請中專利之技術內容係由伊法定代理人余聰文構想發明完成，僅交由被上訴人研究如何製造符合系爭專利之機械設備本體，系爭專利及申請中專利之發明人及創作人均為余聰文，伊依專利法第五、六條之規定取得系爭專利權及專利申請權，與系爭契約無關，縱認被上訴人為系爭專利及申請中專利之發明人，伊既以訂單保證及利潤保證之方式出資聘請被上訴人共同研發，依專利法第七條第三項規定，伊亦得本於系爭契約第三條之約定取得系爭專利權及申請中專利之申請權。且系爭契約為一繼續性供應契約，非承攬契約，伊就第一台機械於陳列期內無須支付貨款，自無給付不能之情事。伊因被上訴人拒絕接單，迫於對客戶之交期，始將訂單轉移予旭東公司，屬合於契約約定之舉措，不表示伊默示同意終止兩造間之契約。又伊於契約終止前取得系爭專利及專利申請權，乃有法律上之原因，無不當得利可言，被上訴人取得伊之「訂單保證」及「利潤保證」，伊自非無償取得系爭專利及專利申請權等語，資為抗辯。原審維持第一審所命如被上訴人聲明之判決，駁回上訴人之上訴，無非以：上訴人並無被上訴人所指違反系爭契約情事，且系爭契約亦無意定解除之約定，被上訴人（原判決第十五頁誤載為上訴人）依系爭契約第四條第二項約定，以電子郵件及律師函為終止及解除契約意思表示，固屬無據。惟兩造為拉膜機週邊設備之開發及長期配合製造供應銷售牟利策略聯盟始簽訂系爭契約，被上訴人並於九十七年一月二十八日、二十九日以電子郵件表明決定暫緩本件投資，請上訴人另覓廠商供應拉膜機器設備，及其將終止兩造間系爭契約之意旨，上訴人受此通知後，於同年三月五日與旭東公司簽訂合約書，約定內容與系爭契約大致相同，契約期限至一○二年三月四日止，旭東公司已取代被上訴人之策略聯盟角色，足見上訴人已默示同意合意終止系爭契約。又拉膜機及其週邊設備之研發為被上訴人應履行契約義務，如附表一、二所示專利及申請中專利，均屬系爭契約所稱之拉膜機及週邊設備範圍，該等專利是由被上訴人提供其所製作之圖檔供上訴人委任之專利工程師撰寫申請專利範圍及創作說明，據以向智財局申請專利，其發明人應為被上訴人，且非為上訴人之定作而研發，就此研發亦無給付報酬之約定，被上訴人主張其係以自有資金研發，堪以採信。至上訴人所謂之訂單及利潤保證，乃依系爭專利被上訴人生產產品之報酬，尚非研發專利之資金，上訴人主張得依專利法第七條第三項取得系爭專利及申請中專利，洵屬無據。而被上訴人參與上訴人所邀集之策略聯盟，就負責研發之拉膜機及週邊設備成果依約無償提供予上訴人系爭專利或申請中專利，上訴人於契約有效期間內負有給予被上訴人依該專利生產產品之訂單義務及利潤保證，則上訴人取得系爭專利及申請中專利，性質上屬附有負擔之贈與，系爭契約既經合意終止，被上訴人並表明契約終止後，有關契約之權利義務應回歸雙方之意旨，上訴人默示同意合意終止系爭契約，並同意不再履行系爭契約第二條所定之負擔及同意被上訴人上開電子郵件有關雙方權利義務應回歸雙方之主張，被上訴人另以訴狀送達補為撤銷贈與之意思表示，上訴人因系爭契約取得之專利權及專利申請權，已失其依據。從而，被上訴人依不當得利之法律關係，請求上訴人將如附表一所示之專利權移轉登記予被上訴人、如附表二所示之申請中專利申請權移轉予被上訴人，並無不合，應予准許等詞，為其判斷之基礎。惟契約之合意終止與終止權之行使性質不同，前者為契約行為，即以第二次契約終止第一次契約；後者為單獨行為，其發生效力與否，端視有無意定或法定終止原因之存在。又契約須當事人互相表示意思一致，始得成立，契約之成立，除雙方同時互為一致之意思表示外，以一方對他方之要約為承諾之通知或意思實現而成立。而默示之承諾，必依要約受領人之舉動，或其他情事足以間接推知其有承諾之意思者，始足稱之。且要約經拒絕者，失其拘束力，民法第一百五十五條亦定有明文。查被上訴人於九十七年一月二十八日及二十九日電子郵件中表明「暫緩繼續投資拉膜機設備；為不誤翔渝公司（指上訴人）的接單問題，敬請翔渝公司另覓廠商供應，．．先前與翔渝公司簽訂之合約書（九十五年九月一日）將予中止」，上訴人於收受該電子郵件後，即於同年月二十九日以電子郵件函被上訴人表明「有關本訂單付款辦法，我會依照九十五年九月一日所簽訂合約履行。有關價格亦照貴司（指被上訴人）所提．．成交，交機時為為您所提訂單確認八十至八十五天內，希望您收回成命，達到參與．．共同開發、共享成果、共享利潤．．」（原審卷㈠九五頁），參諸被上訴人原負責人王貴戊就上訴人上述電子郵件亦證稱：「我於農曆年過後，我有到彰化的協力廠那邊，余先生（指上訴人法定代理人余聰文）打電話給我，他問我是否可以碰個面，是否可以繼續．．．」（原審卷㈡一五七頁背面），被上訴人於同年三月十三日委任律師發函上訴人表明解除系爭契約後，上訴人於同年月二十日亦委任律師發函被上訴人表示被上訴人要求解約依法無據，且於同年四月十八日函被上訴人表示「不論本合約書是否如鑫望公司（指被上訴人所主張將於九十七年四月二十九日解除，鑫望公司在合約有效期間內均有義務依合約接受本公司所下之訂單」等語（原審卷㈡九四頁至九七頁），依上開上訴人電子郵件及王貴戊之證詞，可否認上訴人對被上訴人合意終止系爭契約之要約已默示承諾而未為拒絕之表示？原審未詳予斟酌，徒以上訴人於九十七年三月五日與旭東公司簽訂與系爭契約內容相近之契約，逕認上訴人已默示同意合意終止系爭契約，其取得系爭專利即無法律上原因，應予返還云云，已嫌速斷。其次，按民法第四百十二條以下所稱附有負擔之贈與，係指贈與契約附有約款，使受贈人負擔應為一定給付之債務者而言。該負擔係一種附款，乃贈與契約之一部，本質上仍為贈與，以贈與為主、負擔為從，並無兩相對酬或互為對價之性質。故附有負擔之贈與，屬於單務、無償契約，而非雙務、有償契約，倘契約當事人雙方約定之給付債務，係互為對價或兩相對酬關係，而非附有負擔之贈與時，即應適用雙務或有償契約之規定，初無適用民法第四百十二條第一項撤銷贈與規定之餘地。查兩造簽訂系爭契約，約定由被上訴人負責研發拉膜機及週邊設備，上訴人負將所接訂單交被上訴人生產，並按實際成本加倍付款予被上訴人義務，兩造並約定有關拉膜機及週邊設備製程、流程專利歸上訴人所有（見系爭契約壹、貳、參項），於此情形，可否認上訴人全然無償取得系爭專利之贈與？其應予被上訴人訂單及利潤保證是否非取得系爭專利之對價？上訴人是否無對價而受贈取得系爭專利及申請中專利？系爭契約究係附有負擔之贈與，抑為有償之雙務契約？攸關被上訴人得否依民法第四百十二條第一項規定撤銷贈與。原審未遑深究，遽行判決，亦非無再無進一步推求之必要。又贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與，民法第四百十二條第一項定有明文。是該贈與人欲撤銷附有負擔之贈與，須以受贈人不履行其負擔為前提。查上訴人一再抗辯伊以翔湧公司名義自金暘公司獲得訂單後，即下單予被上訴人，兩造雖就利潤計算、售價、付款方式有所爭議，惟上訴人嗣已表示同意按被上訴人所提付款辦法、售價及交機時間處理，並無不履行所謂贈與之負擔等語，原審亦認上訴人並未違反系爭契約關於「利潤計算」及「付款方式」（見原判決第十四頁），乃原審竟未說明上訴人有如何不履行負擔情形，逕認被上訴人得撤銷其贈與之意思表示，尤有判決不備理由之違法。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中華民國一○○ 年六月二日最高法院民事第七庭審判長法官顏南全法官林大洋法官沈方維法官鄭傑夫法官陳重瑜本件正本證明與原本無異書記官中華民國一○○ 年六月十四日Ｅ

最高法院一○○年度台上字第八六○號

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