一○○年度台上字第九八六號｜民事：侵害專利權有關財產權爭議｜裁判日期：100 年 06 月 23 日

最高法院民事判決　　　　　　　一○○年度台上字第九八六號上　訴　人　圓剛科技股份有限公司法定代理人　郭重松訴訟代理人　黃章典律師簡秀如律師被上　訴人　聰泰科技開發股份有限公司兼法定代理人　陳立民共　　　　同訴訟代理人　游晴惠律師楊智全律師呂書賢律師參　加　人　經濟部智慧財產局法定代理人　王美花上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國九十九年六月十日智慧財產法院第二審判決（九十八年度民專上字第四二號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。理由本件上訴人主張：伊所發明之「影音信號傳接處理裝置」，業經向參加人申請獲核准取得第0000000號發明專利（下稱系爭專利），專利權期間自民國九十四年九月二十一日起至一百十三年二月十七日止，依法伊就該專利專有排除他人未經同意擅自實施之權。詎被上訴人聰泰科技開發股份有限公司（下稱聰泰公司）未經伊之同意，使用系爭專利製造型號為「Cardbus HybridTV-CB 788 」之數位電視卡產品（下稱系爭產品），並公開向下游廠商及消費大眾為廣告促銷、為販賣之要約及販賣，已嚴重侵害伊之專利權。聰泰公司自應對伊於財產上及業務上信譽之損害負賠償責任。而被上訴人陳立民為聰泰公司之負責人，依公司法第二十三條第二項規定，應與聰泰公司負連帶賠償責任等情，爰依專利法第八十四條第一項、第八十五條之規定，求為命被上訴人連帶給付新台幣（下同）一千萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息之判決（上訴人原請求六千萬元本息，經第一審判決敗訴後，僅就前開一千萬元本息部分聲明不服）。被上訴人則以：系爭專利之申請專利範圍不具明確性、可據以實施性、新穎性及進步性，不符專利法第二十六條第二項、第三項之要求。且系爭產品無「橋接器」，依全要件原則，自不構成系爭專利申請專利範圍第一、十五或十八項之侵害。又系爭產品係以CONEXANT CX 23881 晶片搭配習知匯流排介面，無侵害系爭專利之問題。再者伊欠缺故意或過失之主觀要件，並不構成侵權行為。另上訴人並無因伊之行為受有任何損害，況伊之系爭產品僅為樣品，上訴人亦不可能受有損害等語，資為抗辯。原審就前開一千萬元本息部分維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：按系爭專利有無違反專利法第二十二條第四項所定情事而應撤銷上訴人之發明專利權，應由主張系爭專利無效之人即被上訴人附具證據證明之。查系爭專利之技術內容為：1.系爭專利所屬之技術領域：依系爭專利之發明專利說明書【發明所屬之技術領域】明載，系爭專利是有關於一種影音信號傳接處理裝置，且特別是有關於一種將所接收之類比影像信號及類比聲音信號解碼為數位影像信號及數位聲音信號並輸出至電腦之影音信號傳接處理裝置。2.系爭專利之創作目的：系爭專利係針對習知之影音信號傳接處理裝置為改良對象。因習知之影音信號傳接處理裝置例如電視卡（TV tuner card ）或稱影像擷取卡（TV capture card ）可讓使用者在電腦螢幕上觀看電視信號，然為PCI介面，主要是應用在桌上型電腦上，不具備熱插拔（hotplug）之功能；另CardBus 介面之電視卡，主要應用在筆記型電腦上，雖具熱插拔功能，惟其在處理信號的手段是利用硬體壓縮（hardware encode ）方式，所用之硬體元件相對較多，成本相對提高。是以系爭專利提供一種影音信號傳接處理裝置，其所接收之類比影像信號及類比聲音信號解碼為數位影像信號及數位聲音信號並輸出至電腦之設計，完全運用到PCMCIA、CardBus或Express Card 匯流排介面對於數位信號例如數位影像信號、數位聲音信號、數位影音信號及數位廣播信號等原始資料（raw data）之高速傳輸能力，且應用到電腦將數位影像信號及數位聲音信號編碼為數位影音信號之高運算能力，可減少所使用之硬體元件的數目，且降低許多生產成本。3.系爭專利申請專利範圍共十九項，其中第一、十五、十八項為獨立項，其餘為附屬項。上訴人嗣後於九十九年一月二十五日向參加人申請更正申請專利範圍，於第一、十五、十八項加入「且該影音信號傳送裝置不作信號壓縮之處理」之限制條件。至系爭專利之電路方塊圖如附圖（即原判決附圖，下同）1 所示。關於系爭專利申請專利範圍第一、十五、十八項之解釋：1.按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。對於申請專利範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，原原本本地列述（recite ），不可讀入（read into）詳細說明書或摘要之內容，亦不可將任何部分之內容予以移除。如有含混或未臻明確之用語，可參酌發明說明、圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定之意涵。2.解釋申請專利範圍，得參酌「內部證據」與「外部證據」：(1) 內部證據，係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案。所謂申請歷史檔案，乃申請專利至維護專利權之過程有關申請時原說明書以外之文件，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書等。專利權人於申請專利至維護專利權過程中所陳述之意見，得為確定申請專利範圍之字義意涵的證據。(2) 外部證據，係指內部證據以外之其他證據。(3) 關於內部證據與外部證據之適用順序，係先使用內部證據解釋申請專利範圍，如足使申請專利範圍清楚明確，即無考慮外部證據之必要。倘內部證據有所不足，始以外部證據加以解釋。若內部證據與外部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，以內部證據之適用為優先。3.「影音解碼器」、「橋接器」之界定：(1) 系爭專利原申請專利範圍第一項及更正本為一種影音信號傳接處理裝置，包括「影音解碼器」、「橋接器」等元件，其以電路方塊圖（如附圖1 ）為相關技術特徵之描述。關於「影音解碼器」與「橋接器」皆為電子裝置之功能方塊，每一功能方塊可由特定之電子電路硬體完成，其可獨立封裝為IC，亦可藉由軟體來執行解碼或橋接之信號轉換。(2) 系爭專利原申請專利範圍第一項之「影音解碼器」揭示輸入類比信號，並據以產生數位信號，此即類比轉數位之特定功能；其「橋接器」揭示將輸入之數位信號轉換成符合一匯流排介面規格之新數位信號之特定功能描述；以上均僅記載其輸入信號、輸出信號以及處理該等信號之功能，而未記載任何足以達成該特定功能之完整結構或材料。至系爭專利申請專利範圍第一項更正本僅附加「且該影音信號傳送裝置不作信號壓縮之處理」之限制條件，並未改變該影音信號傳接處理裝置之「影音解碼器」、「橋接器」之記載功能形式。再觀諸系爭專利說明書之說明及圖式，並未能找到對應「影音解碼器」與「橋接器」技術特徵之結構與材料。(3) 上訴人於另案即智慧財產法院九十八年度行專訴字第一號發明專利舉發事件審理時，自承系爭專利「影音解碼器」為習知技術，此係上訴人為維護其專利權過程所提之說明，屬於可用以解釋系爭專利申請專利範圍之內部證據。而由系爭專利申請專利範圍第一項之文義、系爭專利說明書全文、及前述內部證據足以解釋申請專利範圍，即無審酌外部證據之必要。(4) 系爭專利原申請專利範圍第十五、十八項及更正本之「橋接器」亦均僅記載其輸入信號、輸出信號以及處理該等信號之功能，而未記載任何足以達成該特定功能之完整結構或材料。關於被上訴人所提之引證資料：1.被上訴人確已於第一審以附表（即原判決附表，下同）一引證3-1、3-2、引證4-1至4-4之組合作為系爭專利不具進步性之引證資料。2.系爭專利進步性之有無應判斷系爭專利之整體技術特徵。3.系爭專利迄今共有九件舉發案（如附表二所示），除N08、N09舉發案尚未審定外，N01至N07舉發案均經參加人為「舉發不成立」之審定；又除N02、N04舉發案業已確定外，其餘N03、N05、N07 舉發案之行政判決均維持參加人之處分；目前未確定之五件行政訴訟均由最高行政法院審理中。雖由智慧財產法院或台北高等行政法院就N07、N06、N05、N03舉發案所為之行政判決均肯定系爭專利之有效性，並經參加人作成七次舉發不成立之審定，惟由於 N01至N07 舉發案之舉發證據，與被上訴人於本件民事訴訟所提有效性抗辯之引證資料組合（即附表一之引證三、四）並非完全相同，本件之引證證據與系爭專利N08舉發案之引證證據不同，至N09舉發案之證據2、4、5雖與本件引證4-1、4-3、4-4相同，惟兩案之證據組合及所主張之理由並不相同，自不得僅以前開參加人所為「舉發不成立」之審定及法院所為維持原處分之行政判決，遽謂系爭專利即具進步性，而應針對被上訴人於本件民事訴訟所提出如附表一所示之引證組合予以技術內容之比對、判斷。另參加人經裁定命參加訴訟後，就系爭專利有效性抗辯及上訴人所為之更正申請乙事陳述：關於被上訴人抗辯系爭專利有應撤銷之原因，及上訴人於九十九年一月二十五日向參加人所為更正系爭專利申請專利範圍之申請有無「顯然不應被准許」，或「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害」等，得即為本案審理裁判之情形，均須待舉發案確定後始能審理，故參加人不表示意見；關於被上訴人所提之系爭專利有效性抗辯，目前參加人受理而尚未審定之系爭專利舉發案尚有二件（即N08、N09），至N01至N07舉發案則認定屬手段功能用語，並均為舉發不成立之審定等詞。經踐行必要之證據調查程序後，參酌兩造及參加人所提之意見，就系爭專利之有效性自為判斷：（一）系爭專利申請專利範圍第一項與引證三之技術特徵比對：「影音解碼器」與「橋接器」皆為習知技術，而引證3-1 已揭示系爭專利原申請專利範圍第一項「影音解碼器」與「橋接器」間之信號傳接連接關係，雖二者之匯流排介面不同，惟依引證3-2、引證3-3，「橋接器」輸出符合CardBus 匯流排介面之數位影音信號亦為習知技術，則所屬之影音信號傳接處理裝置技術領域具有通常知識之人得以輕易思及選擇使用PCMCIA、CardBus、Express Card 匯流排介面而完成系爭專利原申請專利範圍第一項，且系爭專利原申請專利範圍第一項亦未產生不可預期之功效。因引證三與系爭專利均屬影音信號傳接處理裝置之技術領域，且引證三之技術內容，足以教示所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利申請當時之技術水準，有合理之動機結合引證3-1、3-2及3-3 之技術內容，即能輕易完成系爭專利原申請專利範圍第一項之技術特徵。故系爭專利原申請專利範圍第一項不具進步性。上訴人雖主張：習知外插電視卡固亦有將電視信號轉換為CardBus 規格等之橋接構件，但該橋接構件均包含壓縮元件，而系爭專利之CardBus 等外插卡之匯流排介面有能力傳輸未經壓縮之電視信號，可直接輸出信號原始資料至電腦，如此可減少外插電視卡本身之元件而降低成本，亦可應用到電腦的高運算能力。又系爭專利說明書既將具有壓縮元件之外插電視卡列為習知技術，則系爭專利申請專利範圍自應排除具有壓縮元件之外插電視卡云云，惟參酌專利法第五十六條第四項規定，對於申請專利範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，原原本本地列述（recite），不可讀入（ read into）詳細說明書或摘要之內容，亦不可將任何部分之內容予以移除。且系爭專利固以CardBus 介面之電視卡為習知技術，非謂該電視卡所有構件及功能均為系爭專利所欲改良之對象，即得成為其權利範圍，仍應視其申請專利範圍而定。綜觀系爭專利原申請專利範圍第一項僅記載：「一種影音信號傳接處理裝置，『包括』：一影音解碼器，……；以及一橋接器，……；其中，該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或Express Card 匯流排介面。」為連接前言與主體所使用之連接詞係採開放式之表達方式，表示該影音信號傳接處理裝置之結構元件包含可作信號壓縮之處理者，亦可包含不作信號壓縮之處理者。故上訴人徒以系爭專利說明書第六頁第十六行至第二十二行、第八頁倒數第三行至第九頁第七行之記載，主張系爭專利原申請專利範圍應排除具有壓縮元件之外插電視卡云云，將說明書之內容讀入申請專利範圍，自有不當，尚無可取。至系爭專利申請專利範圍第一項更正本將原第一項加入「且該影音信號傳送裝置不作信號壓縮之處理」之限制條件，上訴人據此主張系爭專利於該傳送裝置不作信號壓縮處理，而具進步性云云。惟查引證3-2亦已揭露MB86393晶片可輸出具有不作壓縮而傳輸未經壓縮之原始資料，可知影音傳送裝置不作信號壓縮處理之技術特徵乃習知技術。故引證三可證明系爭專利申請專利範圍第一項更正本不具進步性。(二)系爭專利申請專利範圍第十五、十八項與引證三之技術特徵比對：引證三之技術內容，足以教示所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利申請當時之技術水準，結合引證3-1、3-2及3-3 ，即能輕易完成系爭專利原申請專利範圍第十五、十八項之技術特徵。故系爭專利原申請專利範圍第十五、十八項不具進步性。至系爭專利申請專利範圍第十五、十八項更正本將原第十五、十八項加入「且該影音信號傳送裝置不作信號壓縮之處理」之限制條件，上訴人據此主張系爭專利於該傳送裝置不作信號壓縮處理，而具進步性云云。然引證3-2已揭露MB86393晶片可輸出具有不作壓縮而傳輸未經壓縮之原始資料，足見影音傳送裝置不作信號壓縮處理之技術特徵乃習知技術。故引證三可證明系爭專利申請專利範圍第十五、十八項更正本不具進步性。綜上所述，經整體技術特徵比對，系爭專利原申請專利範圍第一、十五、十八項及其更正本之結構與技術已為引證三（即引證3-1、引證3-2及引證3-3 之組合）所揭示，而為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者，不具有進步性。故被上訴人抗辯系爭專利申請專利範圍第一、十五、十八項違反專利法第二十二條第四項規定，系爭專利有應撤銷之原因等語，洵屬可採。上訴人自不得對被上訴人主張發明專利之權利。從而，上訴人依專利法第八十四條第一項、第八十五條及公司法第二十三條第二項規定，請求被上訴人連帶賠償一千萬元本息，為無理由等詞，為其判斷之基礎。按當事人主張專利權有應撤銷之原因，依法應由其負舉證責任。次按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」智慧財產案件審理法第十六條第一項、第二項固定有明文，然同法第十七條亦規定：「法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。」蓋就智慧財產權有無應撤銷或廢止原因之爭點，與智慧財產專責機關之職權有關，為使法院取得更周全之訴訟資料，作出正確之判斷，並儘量避免與專責機關之判斷發生歧異，自有賦予專責機關參與程序並表達意見機會之必要。本件被上訴人抗辯系爭專利不具進步性，並提出引證三為證。原法院亦依前開規定命參加人參加訴訟，雖然參加人參加後陳稱：關於被上訴人抗辯系爭專利有應撤銷之原因，及上訴人於九十九年一月二十五日向參加人所為更正系爭專利申請專利範圍之申請有無「顯然不應被准許」，或「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害」等，得即為本案審理裁判之情形，均須待舉發案確定後始能審理，故參加人不表示意見；關於被上訴人所提之系爭專利有效性抗辯，目前參加人受理而未審定之系爭專利舉發案尚有二件（即N08、N09），至N01至N07舉發案則認定屬手段功能用語，並均為舉發不成立之審定等語。惟究竟引證三與系爭專利之關係如何：系爭專利說明書中所載習知技術有無揭露系爭專利之橋接器？亦即系爭專利原申請專利範圍第一項所述之橋接器，在影音信號傳接領域是否屬習知技術？MB86393晶片之技術資料（即引證3-2）在CardBus 等外插式匯流排介面之應用上，是否亦可輸出未經壓縮（或稱未經編碼）之信號？引證3-2倘已揭露MB86393晶片可輸出具有不作壓縮而傳輸未經壓縮之原始資料，其內容是否僅限於影像信號，而與系爭專利申請專利範圍第一項之請求標的為「影音信號傳接處理裝置」不同等關於引證三是否足堪證明系爭專利無進步性乙事，與本件判決結果攸關，是否毫無依參加人所述，待就系爭專利之N08、N09二舉發案確定後，實質探知其專業意見之必要，尚非無疑。又上訴人一再主張：習知外插電視卡固亦有將電視信號轉換為CardBus 規格等之橋接構件，但該橋接構件均包含壓縮元件，而系爭專利之CardBus 等外插卡之匯流排介面有能力傳輸未經壓縮之電視信號，可直接輸出信號原始資料至電腦，如此可減少外插電視卡本身之元件而降低成本，亦可應用到電腦的高運算能力。又系爭專利說明書既將具有壓縮元件之外插電視卡列為習知技術，則系爭專利申請專利範圍自應排除具有壓縮元件之外插電視卡等語（見原審卷第一宗二九頁，第二宗一七頁至一八頁、二六三頁至二六六頁，第三宗六頁至七頁，第四宗八頁反面、六○頁至六一頁反面），參酌系爭專利說明書記載：「……目前較為新穎的一種電視卡為CardBus 介面，主要應用在筆記型電腦上，如以下第一圖所示，雖然其具備熱插拔功能，但其在處理信號的手段是利用硬體壓縮（hardware encode ）方式，所用之硬體元件相對較多，成本相對提高不少……」等語（見一審卷第一宗一五頁），原審亦採認此為系爭專利之創作目的，則原審又謂：系爭專利固以CardBus 介面之電視卡為習知技術，非謂該電視卡所有構件及功能均為系爭專利所欲改良之對象，即得成為其權利範圍，仍應視其申請專利範圍而定。綜觀系爭專利原申請專利範圍第一項僅記載：「一種影音信號傳接處理裝置，『包括』：一影音解碼器，……；以及一橋接器，……；其中，該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或Express Card 匯流排介面。」為連接前言與主體所使用之連接詞係採開放式之表達方式，表示該影音信號傳接處理裝置之結構元件包含可作信號壓縮之處理者，亦可包含不作信號壓縮之處理者等詞，進而為上訴人不利之判斷，不僅未說明何以未將引證三與系爭專利之創作目的互作比對之理由，且不符合論理法則，復與卷附專利專責機關即參加人於系爭專利已審定N01至N07七件舉發案之審定書上對此所表示之意見歧異（見一審卷第三宗一七一頁、一八○頁至一八一頁、一八五頁、一八九頁、一九三頁、一九九頁、二○四頁），系爭專利是否不具進步性而有應撤銷之原因？不無再事斟酌之餘地。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項、第七十八條，判決如主文。中華民國一○○ 年六月二十三日最高法院民事第一庭審判長法官蕭亨國法官李慧兒法官高孟焄法官黃義豐法官劉靜嫻本件正本證明與原本無異書記官中華民國一○○ 年七月五日Q

最高法院一○○年度台上字第九八六號

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