一○四年度台上字第一六五一號｜民事：侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：104 年 09 月 02 日

最高法院民事判決　　　　　　一○四年度台上字第一六五一號上　訴　人　合正科技股份有限公司法定代理人　葉雲照訴訟代理人　謝煒勇律師被上　訴人　永立詮精密工業股份有限公司兼法定代理人　魏建堂共　　　　同訴訟代理人　謝佩玲律師何娜瑩律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國一○二年八月十五日智慧財產法院第二審判決（一○一年度民專上字第二八號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。理由本件上訴人主張：伊為我國第Ｉ二五○九三二號「鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板及其製法」發明專利之專利權人，專利期間自民國九十五年三月十一日起至一一四年四月二十八日止。被上訴人永立詮精密工業股份有限公司（下稱永立詮公司）所生產製造之「印刷電路板鑽孔前置之鋁質緩衝材」（下稱系爭產品）侵害系爭專利申請專利範圍第一項，獲利達新台幣（下同）六千一百八十六萬七千八百六十九元，且有主觀上之故意致伊受有損害，被上訴人魏建堂係永立詮公司之董事長等情，爰依一○○年十二月二十一日修正前專利法（下稱修正前專利法）第八十四條第一項、第八十五條第一項第二款及公司法第二十三條規定，求為命被上訴人連帶給付五千七百三十八萬元及加計自起訴狀繕本送達翌日即一○一年三月二十八日起算之法定遲延利息，及永立銓公司將本件最終審勝訴判決書當事人欄、案由欄、主文欄之內容，以五號字體刊載於經濟日報及工商時報頭版各一日之判決。被上訴人則以：系爭專利申請範圍第一項違反核准時專利法第二十二條第四項之規定，而有應撤銷之原因，上訴人不得對伊主張權利等語，資為抗辯。原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：上訴人於九十四年四月二十九日申請，由經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）核准，發給專利證書編號Ｉ二五○九三二號「鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板及其製法」發明專利（下稱系爭專利），專利期間自九十五年三月十一日起至一一四年四月二十八日止。系爭專利之申請專利範圍原為十項，上訴人提起第二審上訴後，於一○一年十一月二十三日向智慧財產局申請更正，將其中第二項合併至第一項，原申請專利範圍第二項則刪除，故僅餘九項，其中第一項及第九項為獨立項，其餘為依附於第一項之附屬項。上訴人在第一審原係主張被上訴人侵害其更正前申請專利範圍第一項，於上訴並更正申請專利範圍後，以系爭產品侵害更正後申請專利範圍第一項，然更正後之申請專利範圍第一項，實係包括原申請專利範圍第二項，而現行專利申請實務，關於專利之撰寫，均係以單一項次代表發明人所欲保護之技術思想，因此原則上每一個項次，無論是獨立項或附屬項，只要具備可專利要件之技術思想，均係一單獨之權利。準此，上訴人於第二審依更正後之申請專利範圍第一項為請求，乃訴訟標的變更，應屬訴之變更，該變更與第一審請求之基礎事實同一，自應准予變更。更正後系爭專利申請專利範圍第一項之「心材─淋膜層─鋁箔層」之結構與被證三揭示之於西元二○○五年（原審誤載為二○○四年）二月十六日公告之大陸第ＣＮ二六七八八○五Ｙ號「鋁質複合基板」專利之結構即「紙層─淋膜層（聚乙烯混合無機填充劑以淋膜塗布而成）─鋁箔層」相同，其差異僅在於被證三未揭示系爭專利「潤滑層」之技術特徵。而依系爭專利說明書所載，該潤滑層係為使鑽針經由該潤滑層而被潤滑與緩衝貫穿之力量。惟以潤滑層潤滑鑽針之技術內容已為系爭專利申請前之習知技術，如被證十五所示一九九四年十二月二十日公告之日本特開平六－三四四二九七及其相對應一九九六年一月二日公告之美國專利第五四八○二六九號所引先前技術，即日本特開平四－九二四八八至特開平四－九二四九三號專利之有關用於印刷電路板鑽孔之積層體（對應系爭專利之蓋板），該積層體表面或二面（表面與底面）覆有一水溶性潤滑層，該潤滑層可選自分子量為六百至九千的聚乙烯乙二醇等內容。該先前技術已揭示以「潤滑層」潤滑鑽針之技術內容，所例示之「聚乙烯乙二醇」潤滑層，亦為系爭專利申請範圍第一項界定之潤滑層所涵蓋，而為系爭專利申請範圍第一項所屬技術領域中具有通常知識者，應有動機結合被證十五揭示之「潤滑層」，與被證三鋁質複合材之「紙層─淋膜層─鋁箔層」結構，且結合二者並無技術上之困難，故為系爭專利申請範圍第一項所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成者。被證三及被證十五之組合可證明系爭專利申請專利範圍第一項不具進步性，依九十二年二月六日修正公布，九十三年七月一日施行之專利法第二十二條第四項，自不得申請取得發明專利。系爭專利既有應予撤銷、廢止之原因，依智慧財產案件審理法第十六條第二項規定，上訴人自不得向被上訴人主張權利，其依修正前專利法第八十四條第一項、第八十五條第一項第二款及公司法第二十三條規定，請求被上訴人為如上述聲明，並非有據等詞，為其判斷之基礎。按當事人在第二審為訴之變更，係撤回原訴而提起新訴者，原訴已因訴之准許變更而視為撤回，第一審法院就原訴所為之判決，因此失其效力，第二審法院僅得就變更之新訴審判，不得就第一審之原訴更為裁判（本院六十六年台上字第三三二○號判例參照）。本件上訴人在第一審以被上訴人所製造之系爭產品侵害更正前系爭專利申請範圍第一項，請求被上訴人賠償損害，嗣在原審主張系爭產品侵害更正後系爭專利申請範圍第一項，而請求損害賠償，原審既認定屬訴訟標的變更，乃訴之變更（原判決第四十五頁），並以其變更為合法，令兩造就上訴人為上開變更後之聲明為言詞辯論，則上訴人在第一審原訴之訴訟繫屬，即應因訴之變更而消滅，第一審就原訴所為之裁判，因合法的訴之變更而當然失其效力。原審僅得就變更之新訴審判，乃原審見未及此，竟仍維持第一審所為上訴人敗訴之判決，諭知駁回上訴人之上訴，顯就已失效力之原訴為裁判，而就變更之新訴未加以裁判，自難謂合。上訴論旨，雖未指摘及此，惟原審訴訟程序既有重大瑕疵，仍應認上訴為有理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中華民國一○四年九月二日最高法院民事第七庭審判長法官鄭傑夫法官魏大喨法官吳麗惠法官鄭雅萍法官謝碧莉本件正本證明與原本無異書記官中華民國一○四年九月十四日Ｅ

最高法院一○四年度台上字第一六五一號

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