最高法院一○六年度台上字第三二三號｜法律人

最高法院民事判決　　　　　　　一○六年度台上字第三二三號上　訴　人　許雅芳訴訟代理人　許世烜律師楊家明律師被上訴人　珍妮貝兒企業有限公司法定代理人　蔡佳真被上訴人　蔡佳真上　一　人訴訟代理人　黃慈姣律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國一○四年十一月十二日智慧財產法院第二審更審判決（一○三年度民專上更㈠字第二號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產法院。理由本件上訴人主張：伊與第一審共同原告洪世賢係新型專利第Ｍ二六三七六五號「胸罩背片結構」（下稱系爭專利）之共同專利權人，專利權期間自民國九十四年五月十一日起至一○三年九月十五日止。詎被上訴人珍妮貝兒企業有限公司（下稱珍妮貝兒公司）未得伊等之同意或授權，逕自生產「RoMenSa高協邊無痕深V集中竹炭調整型胸罩組」（下稱系爭產品），並委由第一審共同被告富邦媒體科技股份有限公司（下稱富邦公司），在其經營之momo富邦購物台及momo富邦購物網（下稱momo富邦購物台等）販售，侵害系爭專利申請專利範圍第一項，伊與洪世賢得依一○○年十二月二十一日修正前專利法（下稱修正前專利法）第一百零八條準用第八十四條第一項、第八十五條第一項第二款，及公司法第二十三條第二項規定，請求珍妮貝兒公司與其法定代理人即被上訴人蔡佳真連帶賠償損害（嗣洪世賢於訴訟繫屬中，將其損害賠償權利讓與伊，經伊於原審聲請代洪世賢承當訴訟）。而珍妮貝兒公司銷售系爭產品所得之利益為新台幣（下同）一千五百四十六萬七千九百元。爰先就其中部分請求，求為命被上訴人連帶給付二百萬元，及自起訴狀繕本送達翌日（九十九年八月二十日）起加付法定遲延利息之判決（其中一百二十七萬四千零五十一元本息部分已經判決命被上訴人給付確定，此部分第三審上訴範圍僅再給付七十二萬五千九百四十九元本息部分），並於原審擴張其聲明，請求被上訴人再連帶給付八百萬元，及自「擴張聲明狀」繕本送達翌日起加付法定遲延利息之判決（其他未繫屬本院部分，不予論述）。被上訴人則以：系爭專利不具備進步性及新穎性，有應予撤銷之原因。上訴人未能證明其提出之系爭產品實物確係珍妮貝兒公司所生產，且該等產品並無侵害系爭專利之情。另上訴人未證明伊有明知或可得而知系爭專利之情形，依專利法相關規定，自不得請求伊賠償。縱認上訴人得請求賠償，伊因侵害行為所得之利益僅六萬六千五百七十二元等語，資為抗辯。原審廢棄第一審所為上訴人及洪世賢勝訴判決之一部（即命被上訴人連帶給付其中七十二萬五千九百四十九元本息部分），改判駁回上訴人及洪世賢該部分之訴，並駁回其與洪世賢之擴張之訴，無非以：上訴人及洪世賢為系爭專利之專利權人，專利權期間自九十四年五月十一日起至一○三年九月十五日止。蔡佳真為珍妮貝兒公司之負責人，該公司前對系爭專利提起舉發之行政訴訟事件，經原審法院判決舉發不成立後，復經最高行政法院判決駁回其上訴確定。另富邦公司於其經營之momo富邦購物台等，有販賣珍妮貝兒公司製造之系爭產品等事實，為兩造所不爭，堪認為真實。被上訴人抗辯系爭專利不具進步性及新穎性，且否認上訴人提出之系爭產品實物，係其製造並委由富邦公司販賣之產品，均無可取。查系爭專利申請專利範圍第一項之技術特徵，可解析為要件Ａ：「一種胸罩背片結構，該胸罩主要係由兩罩杯之外側延伸設有可對應扣合之背片，於背片對應乳房外側處設有二支撐肋，俾可將胸罩背片支撐平整者」，要件Ｂ：「於二支撐肋之間對應設有輔助抵撐肋條，該輔助抵撐肋條之兩端分別接設於二支撐肋之頂、底端，使其呈斜向設置來抵掣背片之支撐肋者」，要件Ｃ：「據此，於穿戴胸罩而撐張拉扯背片時，該支撐肋間藉以輔助抵撐肋條兩端分散背片橫向拉扯之拉力，使其胸罩穿戴起來更為平整服貼者」。而系爭產品技術內容對應上開Ａ至Ｃ之要件，亦可解析為ａ、ｂ、ｃ三要件，ａ、ｂ、ｃ均為上開要件Ａ、Ｂ、Ｃ之文義所讀取，落入系爭專利申請專利範圍第一項之文義範圍，且珍妮貝兒公司有明知或可得而知系爭專利之情形，不問上訴人有無在系爭專利物品或其包裝上標示專利證書號數，即得請求珍妮貝兒公司損害賠償。上訴人擇依修正前專利法第八十五條第一項第二款規定，請求珍妮貝兒公司損害賠償，該規定後段雖採舉證責任倒置原則，由侵害人舉證其成本及必要費用，並以扣除該成本及費用後之餘額作為損害賠償金額，但基於衡平，該成本及費用必須與製造侵害專利產品直接相關者為限，營銷成本、負責人報酬、行政費用及不能具體歸屬於侵害之固定資產成本等屬之，而非以侵害人其他之成本及費用等一併涵括在內而據以扣除。查被上訴人為買賣業，出售系爭產品予富邦公司共二萬零五百六十三組，每組售價含稅一千零八元，每組扣除贊助金百分之零點五及負擔百分之五營業稅後，實際收入為一千九百六十四萬一千七百七十七元，占國稅局所核定被上訴人九十九年度營業收入即一億三千二百九十三萬九千八百二十四元之百分之一四點七七五。依該比率計算系爭產品之營業成本為一千六百零六萬七千七百九十一元（108,749,853元X14.775%＝16,067,790.78元）。另被上訴人經國稅局核定被上訴人同年營運費用及損失（即薪資支出、租金支出、文具用品、運費、郵電費、修繕費、廣告費、水電瓦斯費、保險費、折舊、伙食費及其他費用）總額，與系爭產品有無直接關係，被上訴人未能舉證證明，非屬必要費用。參照學術論文TWPAT 內衣專利技術功效矩陣所示，內衣結構設計部分應占百分之三七點七，可認系爭專利對系爭產品之專利貢獻度為百分之三七點七。又上訴人所提國內常見銷售品牌之女性內衣褲商品牌商品型錄整理表，代表性充足，觀諸該型錄所示女性內衣褲成套價格上衣下褲比例，自最高五比一至最低三點一比一不等，上訴人主張系爭產品占上訴人銷售成套價格比例為三比一即四分之三，並非無據。本件被上訴人等侵害系爭產品之成套內衣褲淨收入為三百五十七萬三千九百八十六元（計算式：19,641,777 元-16,067,791元=3,573,986元），上訴人得請求被上訴人賠償之所得利益額僅一百零一萬零五百四十五元（3,573,986 元×37.7%×3/4=1,010,545元，四捨五入）。又蔡佳真為珍妮貝兒公司負責人，而珍妮貝兒公司又為內衣製造業者，製造及販賣該產品屬執行公司業務範圍，上訴人主張其與珍妮貝兒公司應負連帶損害賠償之責，亦非無據。惟上訴人得請求損害額僅一百零一萬零五百四十五元，確定判決命給付額一百二十七萬四千零五十一元已超逾該金額，上訴人仍就超過該確定判決部分，請求（及擴張請求）被上訴人連帶賠償，自不能准許等詞，為其判斷之基礎。按專利權受侵害時，專利權人得擇修正前專利法第八十五條第一項第二款「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」之規定，請求侵害人賠償損害。準此，當被侵害人依該規定請求損害賠償時，侵害人必須就其銷售之成本或必要費用，負舉證責任，否則即應以銷售該項物品全部收入為所得利益，據以計算被侵害人之損害，始符法意。查被上訴人為買賣業，系爭產品出售富邦公司共二萬零五百六十三組，每組售價含稅一千零八元，為原審認定之事實。而上訴人迭主張：依專利法第一百零八條準用第八十五條第一項第二款之規定，以被上訴人因侵害行為所得之利益，作為專利權遭其侵害所致之損害；被上訴人如未能舉證證明其成本或必要費用，即應以銷售該項物品全部收入為所得之利益等語（見二審卷㈠六七頁、卷㈡九、一六至一七、三○、九五頁）。明示擇依專利法第八十五條第一項第二款規定，作為計算其損害之依據。依上說明，倘被上訴人不能就其成本或必要費用舉證時，即應以其侵害專利權所銷售產品全部收入之所得利益為賠償額。原審未遑詳查究明被上訴人未提出其所申報該年度營業成本中關於系爭產品進貨成本原始資料，即逕以被上訴人九十九年度銷售富邦公司價款扣除贊助金、營業稅後餘額，占被上訴人同年度營利事業所得稅結算申報書所載營業總收入之百分之一四點七七五，推論系爭產品同年度營業成本亦占被上訴人所申報其同年全部營業成本相同比例，並以之計算系爭產品營業成本為一千六百零六萬七千七百九十一元，逕自被上訴人銷售系爭產品收入扣除，以計算其所得之利益，未免速斷。次按訴訟繫屬中為訴訟標的之法律關係，雖移轉於第三人，於訴訟無影響。但第三人如經兩造同意，得聲請代當事人承當訴訟。如僅他造不同意者，移轉之當事人或第三人得聲請法院以裁定許第三人承當訴訟。原當事人因而脫離訴訟，由該第三人接替原當事人續行訴訟，觀諸民事訴訟法第二百五十四條第二項規定即明。查上訴人與洪世賢之原審共同訴訟代理人楊家明律師於一○四年六月十日當庭提出承當訴訟狀，主張上訴人已受讓洪世賢之權利，聲請代洪世賢承當訴訟，被上訴人原審共同訴訟代理人蔡坤旺律師當庭收受該書狀，未見其異議；上訴人於原審言詞辯論期日，聲明請求被上訴人給付其之範圍，包括洪世賢原請求之全部給付，被上訴人就該聲明未加質疑，原審審判長亦未行使闡明權，向上訴人為發問、曉諭，令其為明瞭完足之聲明（原審卷㈡二九、三四至三七、九四頁），則上訴人聲請承當洪世賢訴訟部分是否非已合法承當，並非無疑。惟遍觀全卷，未見上訴人合法承當訴訟之資料，其承當訴訟究竟合法與否，攸關原審適法裁判之範圍，既有未明，上訴人對原判決（包括其聲請承當洪世賢訴訟部分）提起上訴，應認全部合法。上訴論旨，指摘原判決關於駁回其請求七十二萬五千九百四十九元及擴張請求八百萬元本息部分為不當，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中華民國一○六年四月十二日最高法院民事第七庭審判長法官劉靜嫻法官林恩山法官高金枝法官周舒雁法官吳光釗本件正本證明與原本無異書記官中華民國一○六年四月二十八日

最高法院一○六年度台上字第三二三號

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