107年度台上字第2360號｜民事：請求侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：107 年 12 月 19 日

最高法院民事判決　　　　　　　　　 107年度台上字第2360號上　訴　人　數字科技股份有限公司法定代理人　廖世芳訴訟代理人　周良貞律師被上訴人　好房國際股份有限公司法定代理人　林淑貞訴訟代理人　連元龍律師陳瓊苓律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國106年1月12日智慧財產法院第二審判決（105 年度民專上字第30號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回智慧財產法院。理由本件上訴人主張：被上訴人為達侵害伊之商譽，與伊競爭之目的，利用新型專利採形式審查即賦予之程序，由其法定代理人林淑貞以不具新穎性及進步性之「不動產租售管理行動電子裝置」，於民國103年4月11日申請取得第M000000 號新型專利權（下稱系爭專利權）後，同年5 月29日向公平交易委員會（下稱公平會）檢舉伊涉嫌抄襲該專利權之「好房快租APP （應用程式）」功能（下稱系爭檢舉）。嗣又以伊之「591 房屋交易應用程式」與系爭專利權之技術內容相似，在未取得新型專利技術報告前，即由被上訴人之營運長徐賢淑於103年6月9 日召開記者會，透過電視、平面及網路媒體，指稱伊涉嫌抄襲被上訴人之「好房快租服務APP」功能，擬提起訴訟。再於同年7月31日發布新聞稿，及以旗下好房網HouseFun首頁之聳動標題及大篇幅，指控伊之「591 房屋交易網」侵害系爭專利權，且透過網址連結方式，引用上開電視新聞、平面及網路媒體、網路社群等不利伊之報導，以散布損害伊商譽之不實情事。然被上訴人之系爭檢舉，業經公平會 103年11月10日函覆伊未違反公平交易法規定。而系爭專利權經伊向經濟部智慧財產局（下稱下稱智慧局）舉發後，於104年2月25日經審定對該專利請求權項1 至10之舉發成立，應予撤銷。至林淑貞對伊提起之侵害系爭專利權損害賠償訴訟（下稱系爭專利侵權訴訟），亦經原審法院104年6月16日以103 年度民專訴字第60號（下稱第60號判決），為其敗訴判決確定，被上訴人自應賠償伊營收減少及商譽損害，並回復伊名譽及形象等情，依專利法第117 條，修正前公平交易法第22條、第24條、第31條、第32條、第34條，民法第184條第1項前段、第195條第1項條規定，聲明求為命被上訴人給付新臺幣（下同）100萬元，及自104年12月17日起加付法定遲延利息；並負擔費用，將如起訴狀附件（下稱附件）1之道歉聲明，以附件3所示之字體、位置及篇幅，刊登於好房網HouseFun首頁（http://www.housefun.com.tw/）1個月；暨將附件2 之道歉聲明，及本件民事判決書之案號、當事人與主文欄，以附件4之形式、位置及篇幅，登載於好房網新聞頻道（http://news.housefun.com.tw/）1個月；另以半版篇幅（35.6公分X26.3公分）刊登於經濟日報及蘋果日報全國版頭版3日之判決。被上訴人則以：上訴人所提103年6月9、10日，如原證4、原證 6之新聞報導及網站內容，乃伊召開記者會回應上訴人有關系爭檢舉之事，並指出兩造之APP 高度相似，伊雖未申請商標或專利，然若經查證上訴人侵害伊權利，將提出民、刑事告訴等情，係表達個人看法，屬憲法保障言論自由之範疇，無任何不法。況伊當時表明自己未申請商標或專利，可見並非行使系爭專利權。又伊已盡合理查證，有理由確信上訴人侵害伊之應用程式，並無捏造或有重大過失，難謂係不當競爭或侵害上訴人商譽之行為。原證5 係報導有關伊對上訴人提起系爭專利侵權訴訟之內容，斯時系爭專利權合法有效，伊基於長江國際專利商標法律事務所（下稱長江事務所）提出之專業技術分析報告、專利侵害比對報告，認上訴人有侵害系爭專利權之虞，提起系爭專利侵權訴訟，屬正當行使之權利；新聞報導公布該事實，並無不實或侵害上訴人商譽。又新型專利技術報告並非提起專利侵權訴訟之前提要件，仍須視專利權人具體行使內容判斷有無故意或過失不當行使權利。林淑貞於103年4月11日取得系爭專利權後，即委託長江事務所出具上開報告，可見伊已盡相當之查證，主觀上並無故意，亦無過失。況上訴人103年營收增加逾22%，591 房屋網該年營收成長高達38% ，足見並未受有損害。上訴人自詡為媒體集團，若認商譽受損，有多元管道對外澄清，以維護名譽，尤見其商譽並未受影響。上訴人請求伊賠償及刊登道歉啟事等，洵屬無據等語，資為抗辯。原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係以：林淑貞以「不動產租售管理行動電子裝置」於103年4月11日向智慧局申請取得系爭專利權，權利期間自103年4月11日起至112 年11月11日止。被上訴人於103年5月29日向公平會為系爭檢舉，同年6月9日由其營運長徐賢淑召開記者會，指稱上訴人涉嫌抄襲「好房快租服務APP」，擬提起訴訟，嗣林淑貞於同年7月30日對上訴人提起系爭專利侵權訴訟，翌日經蘋果日報披露；並於103 年10月13日起於旗下好房網HouseFun首頁，登載被上訴人侵害系爭專利權，且透過網址連結方式，引用電視、平面及網路媒體、網路社群之報導。公平會就系爭檢舉，於103 年11月10日函覆上訴人未違反公平交易法規定。系爭專利權經上訴人提出舉發，智慧局於104年2月25日審定該專利權請求權項1 至10之舉發成立，應予撤銷。系爭專利侵權訴訟，經第60號判決林淑貞敗訴確定等事實，為兩造所不爭。上訴人所提原證4 係平面及電子媒體報導被上訴人103年6月9 日召開記者會之事，依該報導之標題及內容，可知被上訴人指稱其好房網APP 推出即拍即刊、個人圖文備註等服務功能，因上訴人旋即推出高度類似之出租刊發、看屋筆記 APP，其已向公平會提出系爭檢舉。對此部分雖未申請商標或專利，惟若查證上訴人侵害好房網之智慧財產權，將提出相關民、刑事告訴等語，既未提及上訴人侵害系爭專利權，自無行使系爭專利權之情事，未違反專利法第117條之規定。被上訴人早於同年5月26日即委託長江事務所為鑑定，該所出具鑑定報告認（上訴人之）591房屋交易APP有可能參考（被上訴人之）好房快租APP 功能，改版時加入該等相關功能；而證人即長江事務所經理倪文傑亦證述二者構成高度相似，足見被上訴人已先徵詢專業意見並取得鑑定報告，記者會之主張非毫無所本，縱事後不能證明兩造之應用程式高度近似，仍堪認被上訴人係有相當理由確信為真始發表上開言論，所為難認屬民法第184條第1項前段之侵權行為，或修正前公平法第22條、第24條所定散布不實言論損害他人營業信譽、影響交易秩序之不公平競爭行為。上訴人所提原證5 係蘋果日報103年7月31日之新聞報導，內容為被上訴人營運長徐賢淑在律師陪同下對上訴人提告其591 租屋網侵害被上訴人之系爭專利權，並表示上訴人只花3 個月時間即予抄襲等情。查被上訴人確於同年月30日對上訴人提起系爭專利侵權訴訟，核與上開新聞報導事實並不相左。況被上訴人提起訴訟前即已委託長江事務所作專利侵權比對分析，鑑定認為上訴人之591房屋交易APP落入系爭專利請求項1 至10之專利權範圍，於起訴時將該分析報告列為證據，復經倪文傑證述明確，足見被上訴人係在徵詢專業意見取得鑑定報告後始向蘋果日報記者陳述上開事實，縱認系爭專利侵權訴訟嗣經法院判決敗訴，系爭專利權亦遭撤銷，惟斯時系爭專利權尚屬存在，且被上訴人經專業意見確信系爭專利權遭上訴人侵害。乃上訴人既未能證明被上訴人起訴前明知系爭專利無效或上訴人無侵權之事實，其主張被上訴人所為係侵權或違反公平交易法，即無可採。按現行專利法第115條、第116條規定，係92年2月6日專利法（下稱92年專利法）修正時所新增。參諸92年專利法第104條、第105條規定及其立法理由，可知新型專利技術報告並非提起專利訴訟之前提要件，此與大法官會議第507 號解釋之意旨相符。依100年12月21日修正公布之專利法第117條第1 項立法理由之說明，似認專利權人行使專利權時，若未出具新型技術報告致日後專利權遭撤銷，無論事前是否盡相當之注意，仍應對他人負損害賠償責任。然專利權人行使專利權致侵害他人權利，仍屬民法第184條第1項之侵權行為，行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且損害賠償請求權人對於侵權行為之成立要件，應負舉證責任。佐以上開大法官會議第507 號解釋意旨，及專利法上開規定之修法歷程，足見新型專利權人行使專利權是否侵害他人權利，應視其行使權利之具體方式定之，除非專利權人已取得對其不利之新型技術報告卻隱藏之，或依業界通常知識顯然明知其專利權具有撤銷事由存在，或行使新型專利權前未徵詢專業意見即恣意行使權等情形，可認其有不當行使專利權侵害他人權利之故意過失外，專利權人倘已盡相當之注意義務，確信其專利權之行使為正當者，尚難僅因未出具新型專利技術報告率認有侵權之故意或過失。是以專利法第117 條但書規定之「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限」，應解為係專利權人舉證證明自己無故意過失之例示而已。若專利權人非基於新型專利技術報告，但有客觀事證證明已盡其他之必要注意義務時，仍不應課予其侵權行為責任，始為公允，方能與民法侵權行為之原則相符。被上訴人於103年7月30日提起系爭專利侵權訴訟，並向蘋果日報記者表示上訴人侵害系爭專利權，雖屬專利權之行使行為，然因被上訴人前已取得長江事務所之專利侵害鑑定報告，主觀上有該確信，縱認其行使系爭專利權時未取得新型專利技術報告，且系爭專利權事後遭撤銷，然專利是否為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成而不具進步性，屬專業判斷，在無證據證明系爭專利依業界通常知識顯然明知有撤銷事由存在，實難苛責被上訴人對系爭專利權有如此高程度之注意義務。況其已先徵詢專業意見，確認自己行使專利權並無不當，應認已舉證證明其盡相當之注意義務，無侵權之故意或過失，自不構成民法第18 4條第1項及專利法第117條之侵權行為。被上訴人自認正當行使系爭專利權，自無修正前公平交易法第45條規定之適用，上訴人主張被上訴人違反該法第22條、第24條規定，亦屬無據。此外，上訴人所提原證6 ，係被上訴人於好房網網站張貼由平面及電子媒體所為兩造互控侵權之報導，該類報導非由被上訴人撰寫，且已經各該媒體對外公開，任何人均得閱覽，被上訴人將之置於自己網站僅係呈現客觀事實，難認係侵害上訴人商譽或散布不實言論損害他人營業信譽、影響交易秩序之不公平競爭行為。從而，上訴人為如上開聲明之請求，不應准許等詞，為其判斷之基礎。按100年12月21日修正公布之專利法第117條規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限」，係將92年專利法第105 條規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責（第1 項）。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失（第2項）」，予以修正。稽諸第117條修正之立法理由，明揭：「…為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者外，應對他人所受損害負賠償責任。㈠現行條文第2 項係屬新型專利權人舉證免責之規定，自應由新型專利權人負舉證責任…㈢按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥」之旨。足見修法之目的，係為防範以形式審查即取得新型專利權之人，濫用或不當行使其權利，於該新型專利權遭撤銷時，應就他人所受損害負賠償責任，並加重其免責之舉證責任，即明定須證明自己係基於新型專利技術報告之內容，及已盡相當之注意，始得免責。原審猶以92年專利法（舊法）第105條規定及大法官會議（89年5月19日）第507 號解釋意旨，逕謂上開但書規定之免責必要要件，僅係已盡相當注意之例示，所持見解，不無可議。況依專利法第115條第1項、第3 項規定，申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告；專利專責機關應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名。而究竟長江事務所有何專業能力？所為鑑定（分析）報告又係如何作成？有無要求作成須參酌新型專利技術報告？而得以取信於被上訴人，進而可認其召開記者會非無所本？未據原審說明其理由及所由憑據，亦有未合。倘系爭專利權人未能盡上開但書規定之舉證責任，應就該專利權撤銷前所致上訴人之損害負賠償責任者，能否謂其正當行使專利權，無公平交易法第22條、第24條規定之適用？凡此均應予以釐清。原審未詳予調查審認，即遽為不利上訴人之判決，自嫌速斷。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。末查，系爭專利權人係林淑貞，且依系爭專利侵權訴訟之判決書亦記載原告係林淑貞（見第一審卷第160 、23頁），則上訴人所指本件行為，究係林淑貞個人抑或被上訴人所為，案經發回，應由原審法院注意釐清之，附此敘明。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。中華民國 107 年 12 月 19 日最高法院民事第七庭審判長法官王仁貴法官陳駿璧法官李寶堂法官滕允潔法官林金吾本件正本證明與原本無異書記官中華民國 107 年 12 月 28 日

最高法院107年度台上字第2360號

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