110年度台上字第2922號｜民事：請求確認專利權等｜裁判日期：111 年 04 月 21 日

最高法院民事判決　　　　　　　　　 110年度台上字第2922號上　訴　人　輔英科技大學附設醫院法定代理人　趙家鼎訴訟代理人　戴慕蘭律師被上訴人　翊准國際生物科技股份有限公司（原名康雋國際生物科技股份有限公司）法定代理人　葉旺銘訴訟代理人　邱超偉律師上列當事人間請求確認專利權等事件，上訴人對於中華民國 110年 4月29日智慧財產法院（現改制為智慧財產及商業法院）第二審判決（ 109年度民專上字第18號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。理由一、本件上訴人主張：㈠被上訴人公司前負責人林綉茹於民國97年2月1日至 104年11月 2日，擔任上訴人臨床醫學研究部主任，掌管研究及技術授權相關業務，與其他同仁使用上訴人資源而共同發明基因標記高效能診斷平台、分子標記快速檢測裝置 2項技術（合稱系爭2項技術）。上訴人於101年5月4日與美商Medico Gene Biotechnology Corp.（下稱MGB公司）簽訂系爭 2項技術授權合約書及「基因標記高效能檢測平台商品化暨認證」產學合作合約書（下稱 101年產學合作合約），並於同年11月28日共同將上開產學合作之產品酵素型基因晶片偵測試劑組，向經濟部智慧財產局申請專利。嗣兩造於102年4月2日與MGB公司及林綉茹等人共同簽訂系爭2項技術之技術移轉權利義務讓與同意書（下稱系爭2項技術讓與同意書）、 101年產學合作合約移轉同意書（下稱系爭移轉同意書），同意MGB公司將系爭2項技術專利申請權讓與被上訴人，嗣兩造於同年12月21日取得第 M468523號酵素型基因晶片偵測試劑組結構新型專利、104 年11月21日取得第 I509074號酵素型基因晶片偵測試劑組及其偵測法發明專利（合稱系爭 2項專利），專利權應有部分各為 1/2。另於102年11月1日簽訂「酵素型基因晶片偵測試劑組」之實用性評估暨體外診斷試劑（ IVD）查驗登記產學合作合約書（下稱102年兩造產學合作合約），將系爭2項技術授權商品化即酵素型基因晶片檢測試劑組（下稱系爭試劑組）。㈡因被上訴人並非 MGB公司在臺灣設立之公司，係由伊之員工林綉茹、鍾富晏等人合夥籌組，推由吳昌翰、顏里真各以新臺幣（下同）420萬元投資，各取得35%股權，林綉茹於102年7月入股成為股東並擔任董事，更於104年7月擔任董事長。倘伊知悉上開情形，因有違伊訂立之產學合作實施暨管理辦法第 6條相關人員利益迴避規定，必不會同意MGB公司將系爭2項技術授權移轉予被上訴人；然林綉茹及鍾富晏於102年3月19日提出之簽呈（下稱系爭簽呈），詐稱被上訴人為MGB公司在臺灣成立之公司，建議伊同意MGB公司將系爭 2項技術授權合約取得之權利義務，移轉予被上訴人，被上訴人明知上情，配合林綉茹等人說法，共同詐欺伊，使伊陷於錯誤而簽訂系爭 2項技術讓與同意書、移轉同意書。嗣上述關係人交易情事遭輔英科技大學委託會計師查核報告揭露，伊於104年11月1日知悉上情，乃依民法第92條第 1項規定，於105年1月11日及同年10月11日發函撤銷上開同意書之意思表示，另通知被上訴人不得再使用系爭 2項專利生產、出售相關產品。且被上訴人係無法律上之原因取得系爭2項專利，應回復為MGB公司所有，惟該公司已解散，類推適用專利法第65條第 2項後段規定，被上訴人應將系爭2項專利應有部分各1/2移轉登記予伊，並將102年至104年間銷售系爭試劑組產品金額之淨利61萬3,130 元（已扣除給付之衍生利益金），返還予伊。㈢依民法第 114條規定，法律行為經撤銷者，視為自始無效。爰依民法第179條、專利法第96條第1項、第3項、第120條、類推適用專利法第65條第 2項規定，求為①確認被上訴人依系爭 2項技術讓與同意書取得之技術授權法律關係不存在；②確認被上訴人依系爭移轉同意書所受讓取得系爭2項專利之專利申請權不存在；③被上訴人應將系爭2項專利之專利權應有部分各 1/2（於原審所為更正）移轉登記予上訴人；④被上訴人不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用系爭試劑組產品及一切侵害系爭2項專利之產品；⑤被上訴人應給付上訴人61萬3,130元本息之判決。二、被上訴人抗辯：㈠上訴人簽訂系爭 2項技術讓與同意書、移轉同意書所重視者為技術與產學合作之成果，並非被上訴人之股東結構。系爭簽呈最終由院長張明松審核決定，而張明松於另案事件中已詳細說明同意之原因，且表示102年7月林綉茹等人投資入股被上訴人公司並無違反法令或院內規範等語。況上訴人與 MGB公司之系爭2項技術授權合約及101年產學合作合約，暨嗣後系爭 2項技術讓與同意書、移轉同意書，均無受讓對象資格或股東結構之限制。且上訴人於 104年11月1日知悉被上訴人之股東成員後，仍分別於105年8月2日、同年月15日發函要求被上訴人負擔相關之費用，足證上訴人並無受詐欺而同意之情事。㈡被上訴人於 102年4月2日承受MGB公司與上訴人間系爭2項技術授權合約及 101年產學合作合約，MGB公司另將系爭2項專利申請權一併交予伊繼續研究，而兩造另簽訂 102年兩造產學合作合約，嗣後分別取得系爭 2項專利，是系爭專利之申請權移轉非本於系爭 2項技術讓與同意書、移轉同意書。被上訴人於102年4月2日承接後，依照原MGB公司合約各項義務履行，上訴人並無損害。且被上訴人產製銷售系爭試劑組，屬初期研發投產階段，亦無獲利。又上訴人於 102年5月1日收受伊所支付之「基因標記高效能檢測平台商品化暨認證第三期款」 150萬元，係無法律上之原因，伊得請求返還，並以上開債權主張抵銷等語。三、原審將第一審所為上訴人勝訴之判決廢棄，改判駁回其訴，理由如下：㈠被上訴人簽訂系爭 2項技術讓與同意書、移轉同意書時之董事長為葉旺銘，林綉茹並均非被上訴人股東。參諸上訴人育成中心主任鍾富晏提出之系爭簽呈，係考量技術授權之確實執行、上訴人收取衍生利益金及產學合作合約經費之權益，因而建議同意 MGB公司之系爭2項技術權利及101年產學合作合約移轉由被上訴人承接，並由院長張明松審核決定。兩造嗣後另簽訂 102年兩造產學合作合約，上訴人迄今未主張撤銷；上訴人於104年11月1日已知悉被上訴人之股東成員，仍於 105年8月2日、同年月15日發函要求被上訴人分擔相關之費用，並提醒被上訴人履約，足證被上訴人之股東成員，不影響上訴人之訂約考量。㈡上訴人訂立之「產學合作實施暨管理辦法」並無具體迴避內容，當時之院長張明松於另案中，說明係基於避免 MGB公司無法繼續履約給付衍生利益金及產學合作計劃經費等考量，故批示同意系爭簽呈，且表示林綉茹等人於102年7月投資入股被上訴人，並無違反法令等語。故本件並無上訴人所稱受欺瞞股東成員之構成利益迴避事由；且上訴人亦未證明林綉茹、吳昌翰、顏里真等人有施以詐術，而被上訴人明知之情形，上訴人自不得撤銷系爭 2項技術讓與同意書、移轉同意書，及為後續相關之請求。㈢從而，上訴人主張就系爭 2項技術讓與同意書、移轉同意書所為之意思表示被詐欺，依民法第92條第 1項規定撤銷上開意思表示，並依民法第179條、專利法第96條第1項、第3項、第120條、類推適用專利法第65條第 2項規定，請求①確認被上訴人依系爭 2項技術讓與同意書取得之技術授權法律關係不存在；②確認被上訴人依系爭移轉同意書所受讓取得系爭 2項專利之專利申請權不存在；③被上訴人應將系爭2項專利之專利權應有部分各1/2移轉登記予上訴人；④被上訴人不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用系爭試劑組產品及一切侵害系爭 2項專利之產品；⑤被上訴人應給付上訴人61萬3,130 元本息，均為無理由，應予駁回。四、本院廢棄原判決之理由：㈠按民法第92條第 1項前段規定，因被詐欺而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示，所欲保護之法益為「表意者意思表示形成過程之自由」。所稱詐欺行為，係指對於表意人意思形成過程屬於重要而有影響之不真實事實，表示其為真實，使他人陷於錯誤、加深錯誤或保持錯誤者而言。次按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見，民事訴訟法第226條第3項定有明文。法院為當事人敗訴之判決，未將其關於攻擊或防禦方法之意見記載於判決理由項下者，為同法第469條第6款所謂判決不備理由。又私文書應由舉證人證其真正，但他造於其真正無爭執者，不在此限，同法第 357條亦定有明文。㈡查兩造於原審審理時，同意增列如下之不爭執事項：「十三、林綉茹、張惠人、顏里真、鍾富晏、吳昌翰曾於 102年 3月21日股權分配契約書上簽名，其上載明：推派吳昌翰、顏里真各以現金420萬元投資，各取得康雋公司35%股權，惟未經實際有股權之林綉茹、張惠人、鍾富晏同意，不得轉讓或變賣股權」，上訴人並提出上開股權分配契約書為證（見原審卷第121、163-165、185、217、261、281頁）；被上訴人亦陳稱：被上訴人與 MGB公司沒有關係等語（見一審卷一第 129頁）。則上訴人主張：被上訴人係由其員工林綉茹等人合夥經營，致使伊陷於錯誤，誤認被上訴人係 MGB公司在台灣成立之公司，無關係人利益衝突之情事，因而於102年4月2日同意簽訂系爭2項技術讓與同意書、移轉同意書等語（見原審卷第75、 127、221、287、313-315 頁），似非全然無據；且前開股權分配契約書簽立日期與鍾富晏、林綉茹102年3月19日於系爭簽呈內記載被上訴人為MGB公司在台灣成立之公司之時間僅相距2日，與兩造於同年4月2日簽訂系爭 2項技術讓與同意書、移轉同意書之時間僅相隔10餘日，是否全無關聯，洵非無疑。原審未就上開兩造不爭執事項及股權分配契約書之內容，調查被上訴人是否確由林綉茹等人合夥經營？與 MGB公司之關係究竟為何？與兩造簽訂系爭 2項技術讓與同意書、移轉同意書是否有關？徒以被上訴人於 102年4月2日簽訂上開同意書者為董事長葉旺銘；系爭簽呈目的在於實現上訴人利益為由，遽認上訴人未受詐欺，而為其不利之認定，難謂允當，亦有判決不備理由之違法。且倘被上訴人確係由上訴人員工林綉茹、鍾富晏等人合夥經營，則其等於102年3月19日系爭簽呈內記載被上訴人為 MGB公司在台灣成立之公司等內容，是否對於上訴人簽訂系爭 2項技術讓與同意書、移轉同意書意思表示形成過程重要而有影響之不真實事實，表示其為真實，致上訴人陷於錯誤？而與上訴人自由形成意思之過程具有因果關係？上訴人得否依民法第92條第1項規定撤銷系爭2項技術讓與同意書、移轉同意書之意思表示？尚待釐清。原審未詳予究明，遽為上訴人不利之判決，自嫌速斷。㈢因上訴人得否依民法第92條第1項規定撤銷系爭2項技術讓與同意書、移轉同意書之意思表示，攸關其本件之請求有無理由，自有將原判決全部廢棄之必要。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。中華民國 111 年 4 月 21 日最高法院民事第七庭審判長法官林恩山法官吳青蓉法官黃麟倫法官吳美蒼法官邱瑞祥本件正本證明與原本無異書記官中華民國 111 年 4 月 26 日

最高法院110年度台上字第2922號

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