九十年度台上字第七二九號｜民事：侵權行為損害賠償｜裁判日期：90 年 04 月 26 日

最高法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　九十年度台上字第七二九號上　訴　人　丙○○ 訴訟代理人　楊明勳律師被上訴人　甲○○ 乙○○ 右當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國八十八年十一月十六日台灣高等法院判決（八十七年度重訴字第一五八號），提起一部上訴，本院判決如左：主文原判決關於駁回上訴人請求被上訴人連帶給付新台幣貳佰肆拾伍萬元及其利息之訴暨該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院。理由本件上訴人主張：伊於民國七十五年九月一日經核准公告取得「吹氣球玩具構造」新型專利權，其玩具打氣筒之專利期限至八十五年八月三十一日止，又於七十七年六月一日經核准公告取得「吹氣球玩具構造（追加）」新型專利權，專利期限至八十五年八月三十一日止。被上訴人等見伊專利產品銷售情形良好，乃利用伊新型專利之主要技術內容稍作改變，而由被上訴人甲○○提出申請後經於八十四年八月十一日亦獲核准公告，取得「打氣玩具結構」新型專利，惟竟未經伊之同意、授權，自八十四年二月十四日起，以被上訴人乙○○為負責人、甲○○為總經理之龍億塑膠有限公司（下稱龍億公司）名義製造、生產，並自同年三月間起，透過不知情之經銷商銷售至全國各地玩具店、便利商店等，連續多次侵害伊之專利權。雖經警於同年六月十四日查獲，然被上訴人等猶續販賣前揭侵害伊新型專利權之產品，致伊受損新台幣（下同）二千二百萬元，伊自得依專利法第一百零五條準用同法第八十九條之規定，請求損害賠償。又被上訴人等之行為因觸犯專利法第一百二十五條規定，業經台灣高等法院刑事庭判處有期徒刑六月確定等情，爰依侵權行為及不當得利之法律關係，求為命被上訴人等連帶給付二百四十五萬元及其法定遲延利息之判決（關於超過上開部分之請求，經原審判決上訴人敗訴後，未據提起第三審上訴，已告確定）。被上訴人等則以：甲○○之前開新型專利並未利用上訴人新型專利之主要技術內容，前經濟部中央標準局（下稱標準局）對兩造之專利案件曾作成鑑定及異議審定，均認為兩者之內部結構及達成功效完全不同，甲○○新型專利之產品並無利用上訴人新型之申請專利範圍之任何技術特徵，即不發生再發明之問題，故伊等於實施製造新型專利物品時無須經上訴人同意，伊等並無侵害上訴人之專利權。又經濟部訴願委員會所囑託審查之財團法人工業技術研究院機械工業研究所亦認定甲○○之專利案符合新型專利要件，因而上訴人所提起之訴願、再訴願、行政訴訟，均經駁回確定。至於上訴人所提出台灣區玩具公會、財團法人中國生產力中心（下稱中國生產力中心）、中國機械工程學會等之鑑定報告有偏頗、不周延，並不足為憑。即令上訴人所主張伊等未經上訴人同意或授權，自八十四年二月十四日起開始製造、販賣系爭新型專利物品，於同年六月十四日被警查獲一事屬實，惟上訴人既自八十四年二月十四日或同年六月十四日起即知有侵權行為及賠償義務人，竟至八十七年十月三十日始起訴請求賠償，其請求權顯已逾二年之時效期間而罹於消滅等語，資為抗辯。原審除確定部分外，駁回上訴人之訴，係以：上訴人之「吹氣球玩具構造」新型專利係於七十四年十月二十四日申請，於七十五年九月一日核准公告（專利權號數：新型第三三一二五號，專利權期限自七十五年九月一日至八十五年八月三十一日止），另一追加新型專利係於七十五年十月二十三日申請，於七十七年六月一日核准公告，專利權期限則自七十七年六月一日起算，至八十五年八月三十一日止；被上訴人甲○○ 於上訴人專利期間內之八十四年一月五日申請新型專利，並經標準局於八十四年八月十一日核准公告「打氣玩具結構」新型專利（專利權號數：新型第一三○○六○號，專利權期限自八十四年八月十一日至九十六年一月四日止）。被上訴人乙○○為龍億公司負責人，甲○○為該公司總經理，渠等二人於八十四年二月十四日起以龍億公司名義開始生產、製造其專利品，並自同年三月間起開始銷售等事實，有兩造不爭執之上訴人新型專利申請書及追加專利申請書、上訴人專利證書、標準局公告編號第二五四一四○號專利案（上訴人之專利案）、第八○四二七號專利案（甲○○之專利案）公告、標準局專利審定書、甲○○專利證書、台灣台北地方法院八十四年度自字第一二七五號刑事案件訊問筆錄可稽。本件兩造之爭執重點為：甲○○取得之新型專利有無利用上訴人新型專利之主要技術內容，並且未取得上訴人之同意即行製造販賣﹖經查甲○○之專利之活塞，其底部為透空，中段有一凹槽，並於凹槽上設有若干缺口，套環裝入凹槽，當活塞上抽時，氣環下移，空氣由活塞上端側緣進入環槽，再經由缺口從活塞內（活塞底部透空處）進入活塞下端；而上訴人之專利，其活塞為一圓柱體，中段有一深環槽，槽上裝一氣環，氣環內徑大於深環槽之最小外徑，氣環寬度小於深環槽之槽寬，當活塞上抽時，氣環下移，空氣由活塞上端側緣進入環槽，再經由氣環與環槽壁間之間迱從活塞下端之缺口流到活塞下端；故兩者之構造不相同。另甲○ ○之專利之空氣可不必經過氣環與環槽間之「間迱」，直接由環槽上之缺口進入活塞底端透空處，故打氣效果較為順暢，難謂為無功效之增進。又上訴人專利之導氣路徑必須「使空氣能通過氣環與環槽壁之間迱」，故必須限定「氣環內徑大於深環槽之最小外徑」，此為上訴人專利所必須具有之構造（尺寸限定），上訴人指此設計係利於活塞上下移位時讓氣環在環槽中上下移動，顯係曲解其中之技術；而甲○○之專利之設計，在氣環內徑大於、等於環槽之最小外徑之情形下，均不會影響導氣效果（因空氣根本不會流經氣環與環槽間），但上訴人專利之氣環內徑若等於深環槽之最小外徑，則其導氣路徑將被阻擋，影響打氣效果，故兩相比較之下，甲○○之專利不必特別控制氣環尺寸。是兩者結構之不同使導氣路徑亦不相同，且氣環之尺寸對兩者之導氣效果有不同之影響，故兩者主要技術內容顯不相同，甲○○之新型專利並非利用上訴人新型專利之主要技術內容，而係另一新型專利，要無庸疑。至台灣區玩具公會、中國生產力中心、中國機械工程學會、財團法人台灣玩具研發中心、國立成功大學等機構所為之比較或鑑定報告，對兩者導氣路徑不同而產生導氣效果上之差異及氣環尺寸與打氣效果等皆未詳為析論，遽予率斷兩者為等效，殊欠周延，均不足為據。綜上所述，甲○○之專利並非利用上訴人專利之再發明而係另一新型專利，從而上訴人主張甲○○之專利係依上訴人新型專利之主要技術稍加修改而成云云，尚屬無據。此外，甲○○取得之專利權既經標準局依據專家之鑑定結果而審定異議不成立，上訴人提起之訴願、再訴願及行政訴訟亦分別經經濟部、行政院及行政法院駁回確定，不論該異議案主要係就甲○○專利核准之有效性而為認定，並非就被上訴人等實施其專利有無侵害上訴人專利而為判斷，行政法院之判決理由內業已認定甲○○專利並無利用上訴人新型專利之主要技術內容。經審酌兩造所提各項證據資料判斷結果，應認兩者之主要技術不同，甲○○之專利並未侵害上訴人之專利權，而無經其同意實施專利權之必要。則被上訴人等於甲○○取得專利權之前，因未利用上訴人新型專利之主要技術而製造、販賣系爭物品，自無侵害上訴人新型專利可言，至渠等於甲○○取得專利權之後，所為實施該專利權之製造、販賣系爭專利物品行為，更係合法權利之正當行使，難謂為侵害上訴人之專利權，被上訴人等製造、販賣系爭物品之行為，即非屬無法律上原因之不當得利。從而，上訴人依侵權行為、不當得利之法律關係及專利法第八十九條規定，請求被上訴人等連帶賠償損害及給付不當得利等，即不應准許等詞，為其判斷之基礎。按「利用他人之發明或新型再發明者，得申請發明專利。前項之再發明，係指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」專利法第二十九條定有明文。同法第八十條第一項又規定：「第二十九條再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」前揭規定依同法第一百零五條之規定，於新型專利準用之。原審固認本件上訴人專利之新型與甲○○專利之新型，其結構及導氣路徑均不相同，故兩者之主要技術內容不相同，惟上訴人新型專利之主要技術內容為何﹖甲○○之新型是否有利用上訴人新型之主要技術內容之情事﹖原審未遑推究審酌，遽為不利上訴人之判決，不免速斷。其次，上訴人於原審曾主張：另件刑事案件於八十四年十二月四日、八十五年一月二十二日審理時，乙○○陳述：「我們所製作之玩具與自訴人（指上訴人）不同，有經過我的修改、『改良』」，「我的產品功能與自訴人生產者不同，且已『改良』」；又被上訴人等在渠等自訴答辯續㈠狀陳稱：「甲○○之上述專利案，既係『改良』自訴人專利案之缺點……」，又在自訴答辯續㈡狀供稱：「乙○○製造之產品，既係依據甲○○已核准專利公告之新型專利製造，而該專利並已依自訴人據以主張之專利案加以『改良』」；被上訴人等並於刑事案件審理中，供陳開發前在市場有看過上訴人之產品，可見被上訴人等主觀上認識上訴人之新型之專利範圍，而再加以改良等語，並提出台灣台北地方法院訊問筆錄、被上訴人等自訴答辯續㈠、㈡狀等影本為證（見原審卷第一宗一九五頁、一九六頁、一九九頁至二○五頁），果爾，既謂「改良」，甲○○之新型與上訴人之新型似非毫無關連，倘被上訴人等之「改良」行為係利用上訴人之新型之主要技術內容而為之，依前開說明，被上訴人等製造、生產渠等之新型產品是否無須經上訴人同意﹖渠等未經上訴人同意而製造、生產，侵害上訴人之新型專利權，是否得以免責﹖即滋疑義。原審對此攸關上訴人是否得為本件請求之重要攻擊方法，恝置不論，未在判決理由項下記載其意見，亦難謂無判決不備理由之違法。末查上訴人又於原審主張：伊就甲○○申請新型專利所提起行政救濟，雖經標準局審定異議不成立，伊不服而提起訴願、再訴願及行政訴訟，亦遭經濟部、行政院及行政法院駁回確定，惟前四者均係判斷甲○○申請之新型是否符合新型專利之要件，即判斷專利之「有效性」，而非判斷新型專利之「侵害性」問題，與甲○○等是否侵害伊之新型專利無涉，不宜作為本件之憑據，觀諸標準局專利異議審定書十一、理由（四）及經濟部訴願決定書理由均載，台灣玩具公會比較報告、中國生產力中心及中國機械工程協會鑑定報告，係針對上訴人專利權之申請專利範圍及龍億公司產品所為之侵權鑑定，而專利異議案件則審查被異議專利案是否合乎專利要件，兩者之標的及所採之原則有別等意旨益明等語（見原審卷第二宗七三頁至七六頁，並參見八二頁、八六頁），原判決未記載其取捨意見，遽認上開比較報告、鑑定報告等為不足採，亦有可議。上訴論旨，就此部分指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第一項，判決如主文。中華民國九十年四月二十六日最高法院民事第七庭審判長法官徐璧湖法官朱建男法官曾煌圳法官李慧兒法官高孟焄右正本證明與原本無異書記官中華民國九十年五月八日

最高法院九十年度台上字第七二九號

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