九十三年度台上字第七一號｜民事：損害賠償｜裁判日期：93 年 01 月 15 日

最高法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　九十三年度台上字第七一號上　訴　人　般若科技股份有限公司法定代理人　蔡秋琦訴訟代理人　蔡得謙律師謝諒獲律師被　上訴　人　旭春股份有限公司台灣兼法定代理人　乙○○ 被　上訴　人　甲○○ 共　　　　同訴訟代理人　蔣文正律師傅文民律師右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十一年四月二十三日台灣高等法院台中分院第二審判決︵九十年度重上字第三九號︶，提起上訴，本院判決如左：主文原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。理由本件上訴人主張：伊於民國八十三年三月二十八日向前經濟部中央標準局︵下稱前中標局，現改制為經濟部智慧財產局︶申請第０九八六六七號水上摩托艇之螺旋槳新型專利︵下稱系爭專利︶，專利期間自八十四年二月二十一日起至九十五年三月二十七日止。被上訴人乙○○、甲○○分別係被上訴人旭春股份有限公司︵下稱旭春公司︶之董事長兼總經理及副總經理，未經伊同意，擅自八十四年三月間起，陸續製造上開專利之螺旋槳外銷販賣，侵害伊之專利權，致伊受有減少獲利新台幣︵下同︶二千萬元之損害等情。依公司法第二十三條，及民法第二十八條、第一百八十四條、第一百七十九條規定，求為命被上訴人乙○○、甲○○連帶給付伊二千萬元，並加付法定遲延利息；被上訴人旭春公司就上開本息應分別與被上訴人乙○○、甲○○負連帶給付責任；如其中一人已為給付，在給付範圍內，其他被上訴人免給付義務之判決。被上訴人則以：上訴人就系爭專利之範圍特徵原係界定為軸心略呈直線傾斜式圓椎形，嗣刪除略呈二字，可見其自行限縮專利範圍，僅限於軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，而就直線傾斜式圓錐形以外之產品類型，已放棄權利。且上訴人聲請證據保全旭春公司工廠內NUJET型及331Ａ型之螺旋槳，與上訴人享有專利權之螺旋槳並不相同，伊並未侵害其專利等語，資為抗辯。原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係以：上訴人曾以被上訴人侵害其專利權，先後聲請第一審法院以八十四年度聲字第七九五號、八十五年度聲字第六二八號裁定，就被上訴人旭春公司工廠內之 NUJET 型及 331 Ａ型成品及半成品予以證據保全。並聲請第一審法院以八十五年度執全字第一一四七號、二一四四號、二九四五號執行事件扣押被上訴人旭春公司工廠內之電腦車床、331 Ａ等型之螺旋槳成品及半成品。上開扣案之螺旋槳編號為﹁三三一型 0000000 00A 及 NUJET ﹂、﹁ SDI-7-15-20﹂及﹁000000000A ﹂者，與上訴人自行檢送財團法人工業技術研究院︵下稱工技院︶、中國機械工程學會︵下稱機械工程學會︶、財團法人台灣經濟發展研究院智慧財產研究所︵下稱智慧財產研究所︶鑑定之編號NUJET KWI-9-15/20 型螺旋槳，及檢送國立台灣海洋大學︵下稱海洋大學︶鑑定之編號SEA-DOO-000000000 型螺旋槳，並不相同，被上訴人抗辯上訴人檢送之鑑定實物非其生產，上訴人就此復無法舉證證明，自不得執上開機關鑑定結果作為被上訴人侵害系爭專利之論據。縱上訴人檢送有關機關鑑定之實物為被上訴人所製造，惟專利侵害鑑定基準有全要件、均等論及禁反言三大原則，依前中標局頒布之專利侵害鑑定基準所載鑑定侵害判斷之流程，若適用全要件原則，應就有無適用消極均等論為審酌，若有，則為不相同；若無，則應審酌是否適用禁反言，如有禁反言之適用，為不相同。若無全要件原則適用，則應審酌是否符合均等論原則，若無，為不相同，若有，應審酌是否適用禁反言，如有禁反言適用，則不相同。查上訴人於八十三年三月二十八日向前中標局申請水上摩托艇螺旋槳專利範圍為：一種水上摩托艇之螺旋槳，包含有：一軸心部，其中央設有貫通其前、後端之一第一軸孔；若干螺旋葉片，環設於該軸心部外緣。一軸套，固定於該第一軸孔之內部前端，其係以硬度較該軸心部為高之材料製成，且具有一第二軸孔貫通其前、後端，若干卡槽以相隔等距離之方式環設於該第二軸孔內壁，並沿其軸心方向延伸而貫通其前、後端；以及一套件，具有一鼻部，一固定連接於該鼻部之後端，其外徑較該鼻部後端之外徑為小，並可穿置於該第一軸孔前端，以及一第三軸孔貫通各該鼻部與固定部之前、後端。其特徵在於：該軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，且其前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離。經該局於八十四年二月二十一日公告，被上訴人於八十五年一月二十二日對之提出舉發，上訴人於舉發案審理中，先後於八十五年九月七日、八十六年四月三日、六月十九日及十一月五日，四次提出申請專利範圍修正本，將創作特徵界定於軸心部之外形為直線傾斜式圓錐形及前端緣與軸套前端緣相隔有一距離，經前中標局准予更正，並認被上訴人提出舉發之產品軸心部份外形，係呈炮彈形之圓錐狀，上訴人之專利為一直線傾斜式圓錐形，且被上訴人旭春公司提出舉發產品之軸心與軸套前端緣係平行，上訴人之專利則相隔有一預定之距離，二者不同，因而審定舉發不成立。上訴人既於上開舉發案件中自行限縮專利範圍，限於軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，並不包括如炮彈型等之軸心略呈直線傾斜式圓錐形，則其對於除直線傾斜式圓錐形以外之產品類型，依禁反言原則，已放棄其權利，不得再主張此類之產品侵害其專利權。上開機械工程學會、智慧財產研究所、海洋大學之鑑定，雖認送鑑定之產品與上訴人之專利範圍實質上相同，但渠等均僅提及均等論，就禁反言隻字未提，或認為直線僅形容詞或為文字上修正，可見該等鑑定報告顯有疏漏，不足採信。上訴人雖又主張系爭專利範圍，尚有軸心部之前端緣與軸套之前端緣間相隔預定距離部分等語。然依經濟部智慧財產局九十年十一月二十一日函記載：關於﹁軸心部前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離﹂，其目的是否達成﹁軸心部呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜圓錐形﹂一事，該兩段敘述似僅係對軸心部進一部描述限定的條件，且兩者間並無因果上之關聯等語，並未說明軸心部前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離，亦係專利權之一部。況上訴人自行函送機械工程學會、智慧財產研究所、海洋大學之鑑定結果，均未言及軸心部前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離部分，被上訴人有侵害上訴人之專利權，故即使軸心部前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離屬系爭專利一部，仍難證明被上訴人有侵害此部份之專利。再者，刑事法院雖認被上訴人乙○○ 、甲○○違反專利法，為渠等有罪判決，但刑事判決所調查之證據及認定之事實，並非當然有拘束民事訴訟判決之效力。上訴人既無法證明被上訴人所生產之螺旋槳有侵害其專利權，其依侵權行為及不當得利之法律關係，請求被上訴人乙○○、甲○○連帶給付二千萬元，並加付法定遲延利息；及請求被上訴人旭春公司就上開本息分別與被上訴人乙○○、甲○○負連帶給付責任；如其中一人已為給付，在給付範圍內，其他被上訴人免給付義務，洵非正當，不應准許等詞，為其判斷之基礎。查上訴人主張被上訴人製造之螺旋槳，侵害其專利權，已提出工技院、機械工程學會、智慧財產研究所所為之鑑定報告為證，被上訴人就該等鑑定報告，僅稱上訴人委請鑑定時，未一併提出其於專利舉發案中所闡述系爭專利範圍之文件資料，致該等鑑定機構做出不利伊之鑑定意見，請以保全證據扣案之產品，由法院送鑑定機關，分別於不參酌上開資料，及參酌上開資料後，各作一份鑑定報告，以明本件癥結等語︵見一審卷㈠第三六、三七頁︶，並未否認上訴人所送鑑定之螺旋槳非其產製，原審竟以被上訴人抗辯上訴人所送鑑定實物非其生產，而認上訴人所提上開鑑定報告，為不可採，已有可議。次查上訴人於事實審一再主張被上訴人製造之螺旋槳，軸心係直線圓錐形，與系爭專利相同，而其於專利舉發案所提出者，係第三人製造軸心為砲彈型螺旋槳，與系爭專利範圍不同等語︵見原審卷㈠第四六、三○五頁︶。倘非虛妄，被上訴人製造之螺旋槳既與上訴人限縮範圍後之專利相同，能否仍謂其未侵害上訴人之專利權，即非無疑。原審未查明被上訴人製造之螺旋槳軸心是否不屬直線型，徒以上訴人對於除直線傾斜式圓錐形以外之產品類型，已放棄權利，即認其不得再主張被上訴人之產品侵害其專利權，未免速斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　一　　　月　　十五　　日最高法院民事第三庭審判長法官林　奇　福法官陳　國　禎法官李　彥　文法官陳　重　瑜法官黃　秀　得右正本證明與原本無異書記官中　　　華　　　民　　　國　　九十三　　年　　　二　　　月　　　九　　　日ｖ

最高法院九十三年度台上字第七一號

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