最高法院九十五年度台上字第一八五七號｜法律人

最高法院民事判決　　　　　　九十五年度台上字第一八五七號上　訴　人　德保有限公司法定代理人　丙○○ 訴訟代理人　林世祿律師被上　訴人　嘉宏機械有限公司兼法定代理人　乙○○ 被上　訴人　甲○○即號上列當事人間請求排除侵害等事件，上訴人對於中華民國九十三年十二月十四日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十二年度智上字第五號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。理由本件上訴人主張：伊係新型第一○五一八五號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造結構」之專利權人，專有該製造機結構之製造、販賣及使用之權。被上訴人甲○○即弘佳鐵材行（下稱甲○○）工廠內所設置之浪板製造機結構侵害伊所有系爭專利權，而系爭機器係甲○○向被上訴人嘉宏機械有限公司（下稱嘉宏公司）購買，嘉宏公司負責人為被上訴人乙○○。系爭浪板製造機長約十公尺，結構甚為龐大，應係載至甲○○之工廠組裝，就應組裝於何處，如何組裝設置與其他機器配套，均應聽由甲○○指示，則甲○○可視為共同組裝之製造人，亦是侵害專利之人。系爭機器兩小時之產能為一千三百零五尺，一日之產能為五千二百二十尺，依每尺價格新台幣（下同）三十五元，每月工作二十五日計算，則六個月之產能為二千七百四十萬五千元等情，爰依民法第一百八十四條、第一百八十五條，公司法第二十三條，專利法第一百零五條、第八十八條、第八十九條之規定，求為命被上訴人連帶給付其中一百五十四萬八千一百元及其法定遲延利息，及命被上訴人將置於甲○○之工廠（位於南投縣埔里鎮○○路一二八號）內之系爭機器及製成品拆除並銷毀，並不得再裝設使用之判決。被上訴人則以：系爭機器並未落入上訴人系爭專利權範圍內，且甲○○僅係系爭機器之使用人，未與嘉宏公司、乙○○共同侵害系爭專利權等語，資為抗辯。原審維持第一審所為上訴人敗訴判決，駁回其上訴，無非以：上訴人為系爭專利權人之事實，為被上訴人所不爭執，且有專利證書、專利公報、專利說明書等為證，堪信為真實。查我國專利法第一百零五條準用同法第二十二條之規定：申請新型專利，由專利申請人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之；又前開之說明書，除應記載申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。同法第一百零三條第二項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式。足認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係以申請專利範圍之內容及對專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。則關於判斷專利權侵害之基準，應依全要件原則及均等論原則之流程為之。前者即就技術上藉其構成要件是否相同，如全部要件均符合，則利用消極均等論認定其實質上是否相同；如有一個以上之必要技術構成不同，則須再依均等論探究之。後者，則以二者為產品或技術上之相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但如其係以實質相同之方法，實行實質相同之功能，而產生相同實質之結果者，則屬與專利之技術範圍實質相同，而可認係構成均等之侵害。但依申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，已經專利申請人表示不在申請保護之範圍者，此明白拋棄之表示，有其拘束力，嗣後即不得再主張仍為專利保護之範圍，此即禁反言原則。又鑑定人由受訴法院選任，民事訴訟法第三百二十六條第一項前段定有明文。上訴人提出起訴前委託中國機械工程學會鑑定之報告及原法院九十二年度上字第一三五號排除侵害事件中委託國立中興大學鑑定之報告，均非法院所指定之鑑定，尚不得逕為被上訴人侵害其專利權之證據。第一審法院徵得兩造同意將系爭機器囑託台北市機械技師公會為鑑定，該公會依據經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」為鑑定，首先分析待鑑定物之基本要件，與系爭專利權範圍是否符合全要件原則（All Elements Rule ）；若不符合，則再續以均等論分析（Doctrine of Equivalents），並考量禁反言原則（ FileWrapper Estoppel）。經進行全要件原則之分析比較後認為系爭專利與系爭機器之構成要件有部分不同，遂再進行均等論分析，即針對待鑑定機器與系爭專利權之間構成要件差異部份，在功能、技術手段及達成效果間之差異比較。若其在基於當時一般熟習該項技藝人士所處的技藝環境下，而構成實質之均等時，方謂符合專利均等論所定義之侵害。經比較後認為：㈠系爭專利於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，功能係用於支撐座板、成形槽，可調整滾輪，並以焊接固定於架體之方式為其技術手段，達到可調校壁紙進入輸送帶角度位置之效果；系爭機器於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置可左、右調整移動之台車架台，功能係用於支撐壁紙捲、成形槽與滾輪，機器整體相對於皮帶位置並可調整，以手輪，螺桿螺母及台車輪之組成可移動上端架體為其技術手段，以達成可調校壁紙進入輸送帶角度及平行位置之效果，是二者實質不同。㈡系爭專利於支架頂端分別固定設置對向之二座板，於座板內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽。座板之功能係支撐及調整左、右兩成形槽間距及壁紙相對於皮帶之位置，成形槽之功能為導引壁紙兩側緣與皮帶輪之對正，另一成形槽則用於將壁紙兩側緣翻摺。技術手段為將壁紙架台固定，壁紙捲相對輸送帶的偏移由調整二成形槽分別位於前後兩處，固定於座板及支架上，壁紙則由導輪支撐及張緊。效果為使壁紙兩側緣翻捲產生摺邊；系爭機器於台車架台上焊接固定呈凹入漸縮之成形槽，功能在於支撐所有壁紙捲架及調整壁紙相對於輸送皮帶之位置，焊接固定設置對向漸縮成形槽於台車上，成形槽前端直立處為導引部後端漸扁部份為翻摺部。技術手段為將壁紙捲手輪調整壁紙捲與成形槽之對正，台車架調整對正壁紙進入輸送機之定位位置。效果為壁紙兩側緣翻捲產生摺邊。雖二者效果均為使壁紙兩側緣翻捲產生摺邊，然因系爭專利之第一成形槽僅有導引定位作用，非成形翻轉壁紙之用，故非屬成形槽。而成形槽二雖具成型作用，惟因不具漸縮型態，當急遽翻摺時壁紙中央會凹凸不平，故需以導輪壓平。又系爭專利之成形槽在每一新裝的壁紙捲時，需以手工成型，不似系爭機器之成形槽在每一新裝的壁紙捲時，只需平緩拉過時即成型，是二者仍為實質不同。㈢系爭專利於座板前下端處再橫支設置可上、下調整之支輪功能在於可上、下調整，可張緊及固定壁紙離開成形槽及進入輸送帶之角度，以利用長形槽及螺絲方式調整位置及固定為技術手段，以達成張緊、調整壁紙離開成形槽及進入輸送帶角度之效果；系爭機器於台車上成形槽之前方設固定支輪，雖不可調整，但亦具張緊及固定壁紙離開成形槽及進入輸送帶之角度，技術手段係以焊接固定，以達成張緊及導引壁紙離開成形槽進入輸送帶位置之效果。除技術手段不同外，其餘部分雖均相同，然因系爭機器明顯欠缺可上、下調整之下支輪，屬欠缺系爭專利必要元件之一（即缺少一個或一個以上必要技術構成與專利權範圍不相同），是二者亦為實質不同。㈣系爭專利於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，功能在於導引皮帶並限制橫向偏移，以在皮帶驅動輪上切線處左、右外緣處設置導正用之導槽架，由皮帶外緣配合導體位置限制皮帶偏移為其技術手段，達成使皮帶在導槽架內縱向運動左、右不偏移之效果；系爭機器於架體上方台車架後方設置一滾輪，其功能為對皮帶加壓，限制其上、下及橫向晃動，兼具調整皮帶張力，技術手段為在皮帶驅動輪前方以導引滾輪之外緣與皮帶凸緣內側配合以限制皮帶偏移，達成使皮帶於其驅動滾輪之摩擦角增加，皮帶張力較大及使皮帶在縱向運動時左、右不偏移之效果，二者實質並不相同。㈤系爭專利藉壁紙於前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵，功能在翻摺後導入上、下輸送帶中，利用二導輪導引進入，防止壁紙產生縐摺為技術手段，達成壁紙經成形槽翻摺後導入上、下輸送帶中之效果；系爭機器則藉壁紙於成形槽上摺後經固定導輪導入上、下輸送帶中為其特徵，功能在翻摺後導入上、下輸送帶中，利用單導輪導引進入，防止壁紙產生縐摺為其技術手段，達成壁紙經成形槽翻摺後導入上、下輸送帶中之效果，由於技術手段不同，故二者實質並不相同。綜此，系爭機器結構與系爭專利之申請範圍不相同，並無侵害之情事，有專利侵害鑑定報告暨再鑑定報告可稽。上訴人雖認上述差異，均係熟悉該項技術人士所得輕易完成之形狀、構造、裝置之變更，兩者實質功能並無不同云云，惟未能舉證證明，又上訴人於台北市機械技師公會鑑定及再鑑定後，復將上開鑑定報告書私自送請國立中興大學再為鑑定，不符民事訴訟法第三百四十條第一項規定，況國立中興大學既未親至現場勘驗標的物而僅片面依照片為判斷，即作成鑑定報告，所認系爭機器應有侵害上訴人專利權之結論即無可採。系爭機器既未侵害上訴人之專利權，則上訴人請求被上訴人連帶賠償損害並將系爭機器及其製成品拆除並銷毀且不得再裝設使用，即不應准許等詞，為其判斷之基礎。查上訴人一再主張台北市機械技師公會於鑑定報告及再鑑定報告中，關於均等論之判斷，均未考量系爭機器與系爭專利之技術間有無置換可能性或置換容易性，徒以技術手段不同即認實質不同，而為系爭機器並未侵害系爭專利之鑑定，不符均等論原則云云（見原審卷五頁至一一頁、七０頁至七二頁、一九三頁至一九九頁），並提出國立中興大學對台北市技師公會再鑑定報告（外放）之鑑定意見書（見原審卷二一０頁以下）為證及聲請由國立中興大學就此為鑑定（見原審卷一八０頁、二七０頁），自屬上訴人重要之攻擊方法。國立中興大學之鑑定意見書雖不符民事訴訟法關於鑑定之規定，仍屬書證之一種，原審未徵詢原鑑定機構或其他鑑定機構對該鑑定意見書之意見，詳為調查審認並敘明取捨之理由，亦未說明何以無庸送請國立中興大學鑑定之理由，遽為不利上訴人之判斷，自欠允洽。而系爭機器與系爭專利之技術間有無置換可能性或置換容易性，攸關兩者是否均等而為系爭機器有無侵害系爭專利之判斷，其事實既未臻明確，本院尚無從為法律上判斷。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中　　華　　民　　國　九十五　年　　八　　月　二十四　日最高法院民事第八庭審判長法官朱　建　男法官顏　南　全法官許　澍　林法官鄭　傑　夫法官蘇　清　恭本件正本證明與原本無異書記官中　　華　　民　　國　九十五　年　　九　　月　　七　　日Ｅ

最高法院九十五年度台上字第一八五七號

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