九十五年度台上字第七六○號｜民事：移轉專利權等｜裁判日期：95 年 04 月 20 日

最高法院民事判決　　　　　　　九十五年度台上字第七六○號上　訴　人　中華長江股份有限公司 69之法定代理人　甲　○ 訴訟代理人　趙國生律師林玫卿律師被上訴人　美律實業股份有限公司法定代理人　乙○○ 訴訟代理人　顏火炎律師上列當事人間請求移轉專利權等事件，上訴人對於中華民國九十四年一月二十五日台灣高等法院第二審判決（九十三年度智上字第一七號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回台灣高等法院。理由本件原被上訴人鴻鼎通訊股份有限公司於第三審上訴後之民國九十四年十一月十六日，解散合併變更為美律實業股份有限公司，有經濟部九十四年十一月十六日經授商字第○九四○一二二三○七○號、○九四○一二二九五七○號函在卷可稽，茲據其具狀聲明承受訴訟，核無不合，先予說明。次查，本件被上訴人主張：伊之發起人訴外人許銘仁於九十二年六月與上訴人訂立協議書（下稱系爭協議書），約定在九十二年七月底以前，由甲方即訴外人許銘仁成立之新公司以帳面價值向上訴人購入與藍芽開發相關之有形資產，乙方即上訴人亦同意同時無償轉讓上訴人公司原先擁有之與前述開發有關之智慧財產權及營業祕密等無形資產之所有權及使用權予新公司，訴外人許銘仁乃設立登記成立伊公司，並依約定於九十二年七月底前，支付上訴人新台幣（下同）一千六百零七萬三千五百七十七元，而上訴人即應將如原判決附表（下稱附表）所示之三項專利權移轉予伊。惟訴外人許銘仁依公司法第一百六十五條規定，於九十二年十二月二十六日通知上訴人前往伊公司辦理股票過戶手續，上訴人竟以此係非依債之本旨提出為由，拒絕辦理，進而解除契約，實不合法；且縱訴外人許銘仁未提出股票予上訴人，然系爭協議書第二條約定與協議書第一條約定並無對價關係，且依第三條約定，上訴人公司所屬人員，均已至伊公司任職，伊已依約履行，上訴人拒不履行為違約等情。爰依系爭協議書之法律關係，求為命上訴人應將其所有如附表所示之專利所有權及使用權讓渡移轉與伊之判決。上訴人則以：系爭協議書之當事人並非被上訴人，而係訴外人許銘仁，且契約訂定時「新公司」尚未成立，在客觀上無法確定，該新公司之意思表示應屬無效。再者，系爭協議書約定於九十二年底將無償提供伊及其指定之特定人士二百十萬股之新公司股票，以彌補伊過去一年在藍芽產品開發所投入之成本，然被上訴人並未在確定期限內將上開股票送交伊收受，經伊催告後，仍未履行，伊已解除契約，故被上訴人依系爭協議書請求，即無理由等語，資為抗辯。原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回上訴人之上訴，無非以：查本件依兩造不爭執形式真正之系爭協議書記載，訴外人許銘仁既為「新公司代表人」，則與上訴人訂立系爭協議者，應為「新公司」（即指鴻鼎通訊股份有限公司），而非訴外人許銘仁個人。再由系爭協議書第三條約定，上訴人原藍芽產品所屬人員均已至被上訴人公司任職，並為兩造所不爭，則新公司當係指被上訴人之發起人許銘仁所設立之公司，而非訴外人許銘仁個人至明。此外，訴外人許銘仁係代表被上訴人設立登記前之籌備單位簽訂系爭協議書，且為上訴人所明知，縱訴外人許銘仁於被上訴人公司成立後為催告時，未以被上訴人公司名義為之，惟依系爭協議書第一條約定，上訴人轉讓專利權之受讓人係「新公司」，則訴外人許銘仁應係代表新公司為催告，上訴人自難據此遽認訴外人許銘仁個人係系爭協議書之當事人。且被上訴人公司確於九十二年七月九日設立登記，訴外人許銘仁並為被上訴人公司董事，有被上訴人公司變更登記表可參，則締約時所謂之新公司，應係指訴外人許銘仁發起而設立之公司即被上訴人公司，其主體應可確定。被上訴人公司於設立階段採取異於他人之舉，亦非法所不許，本件新公司主體為何名稱，亦不致因此無法確定，上訴人抗辯無法確定主體云云，亦非可採。再就系爭協議書第一條後段所約定之乙方「同意『同時』無償轉讓上訴人原先擁有之與前述開發有關之智慧財產權及營業祕密等無形資產之所有權及使用權予新公司」，而系爭有關之智慧財產權之標的分別於九十二年六月十日、六月六日、六月十三日申請新型專利，有專利核准審定書影本三件附卷可資，由此觀之，本件債之標的既符合合法、可能、確定，則系爭契約應已成立生效，上訴人抗辯系爭協議契約標的不能確定，應屬無效云云，不足採取。次查，依系爭協議書第一條，上訴人依約即負有將如附表所載之專利所有權及使用權移轉予被上訴人之義務。至系爭協議書第二條約定既稱「無償」提供，當與第一條被上訴人公司有償買受有形資產者不同，並非屬互負對價範疇，縱被上訴人或訴外人許銘仁未履行提供股票義務，上訴人亦不得據此主張解除被上訴人業已履行之買受有形資產之契約。況訴外人許銘仁於新公司之股票印製完竣後已函請上訴人辦理移轉過戶手續，則上訴人收受股票既符合系爭協議書約定，且無困難。本件上訴人以訴外人許銘仁未依債之本旨交付而解除系爭協議書之全部契約，顯違反比例原則，有失公平，其解除契約應認不合法。綜上所述，被上訴人請求上訴人應將如附表所示之三項專利所有權及使用權移轉予被上訴人，即屬有據，應予准許等詞，為其判斷之基礎。按民事訴訟法第一百九十九條第二項規定，審判長應向當事人發問或曉諭，令其陳述事實、聲明證據，或為其他必要之聲明及陳述，其所聲明及陳述有不明瞭或不完足者，應令其敍明或補充之云云，此為審判長因定訴訟關係之闡明權，同時並為其義務，故審判長對於訴訟關係未盡此項必要之處置，違背闡明之義務者，其訴訟程序即有重大瑕疵，而基此所為之判決，亦屬違背法令（本院四十三年台上字第一二號判例）。查「專利所有權及使用權」並未見於專利法，則其真意究竟何指，未臻明確，原審准其移轉，是否符合專利法之規定，未見原審闡明之，自有未洽。又觀之系爭協議書，約定「在九十二年七月底以前，由甲方即訴外人許銘仁成立之新公司以帳面價值向上訴人購入與藍芽開發相關之有形資產，乙方即上訴人亦同意同時無償轉讓上訴人公司原先擁有之與前述開發有關之智慧財產權及營業祕密等無形資產之所有權及使用權予新公司」（見原審卷第十頁），則上訴人公司是否讓與其全部或主要部分之營業或財產行為，若是，有否踐行公司法第一百八十五條之程序，即應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席股東會，並有出席股東表決權過半數之同意為之？原審就此，未遑詳查，即為不利於上訴人之判斷，尚嫌速斷。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中　　華　　民　　國　九十五　年　　四　　月　二十　日最高法院民事第八庭審判長法官朱　建　男法官顏　南　全法官許　澍　林法官鄭　傑　夫法官蘇　清　恭本件正本證明與原本無異書記官中　　華　　民　　國　九十五　年　　五　　月　　一　　日Y

最高法院九十五年度台上字第七六○號

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