九十六年度台上字第一四九四號｜民事：損害賠償等｜裁判日期：96 年 07 月 06 日

最高法院民事判決　　　　　　九十六年度台上字第一四九四號上　訴　人　久松化學企業股份有限公司法定代理人　甲○○ 訴訟代理人　黃勝雄律師李世章律師徐念懷律師周良貞律師被上訴人　大裕藥業股份有限公司法定代理人　乙○○ 訴訟代理人　吳光陸律師凃榆政律師上列當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國九十五年五月三十日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十四年度智上字第一三號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決除假執行部分外廢棄，發回台灣高等法院台中分院。理由本件被上訴人主張：經濟部中央標準局商標註冊證第一○五六一九號「友露安 YuLuAn 」之商標（下稱系爭商標）原係由訴外人正裕藥業有限公司（下稱正裕公司）註冊取得商標專用權，指定使用於中西藥品及製劑等，專用期間自民國六十七年十一月一日起至七十七年十月三十一日止。正裕公司於六十九年九月三日將系爭商標專用權移轉予訴外人三裕藥業有限公司（下稱三裕公司）並辦妥登記，三裕公司旋於同年十月十三日與上訴人訂約，授權上訴人使用系爭商標製造感冒糖漿，由三裕公司負責經銷，並於同年十二月二十七日辦畢授權登記。嗣由伊輾轉受讓取得系爭商標專用權並辦妥移轉登記，且延續三裕公司與上訴人間上開合約，繼續授權上訴人使用系爭商標。後因兩造無法繼續合作，伊遂於九十二年四月二十四日通知上訴人終止系爭商標之授權，上訴人已於同年月二十五日收受通知，直至伊向法院聲請取得假處分執行命令送達上訴人之日即九十二年七月二十八日止，上訴人仍持續產製銷售「久松友露安液」，其自九十二年七月十四日起至同年月二十五日止至少已生產六十七萬七千零八十三瓶，以每瓶零售單價新台幣（下同）十六元計算，依九十二年五月二十八日修正前商標法第六十一條第一項、六十六條第一項第三款規定，伊得請求之損害賠償數額共一千零八十三萬三千三百二十八元，並得請求排除侵害，且依公平交易法第三十一條、第三十二條、修正前商標法第六十六條第三項、民法第一百八十四條、第一百九十五條規定，得請求以三百萬元計算信譽所受損害等情，爰於原審擴張訴之聲明，求為命上訴人不得製造、販賣、陳列、輸出、輸入、使用「友露安」、「YuLuAn」、「友露安糖漿」、「YuLuAn Syrup 」、「久松友露安液」、「YuLuAn Syrup "C.S."」商標之感冒糖漿、咳嗽糖漿、口服藥液及刊登廣告、散佈型錄等營業促銷活動（下稱製造促銷等），並給付伊一千三百八十三萬三千三百二十八元本息之判決（被上訴人在第一審請求之金額為賠償商品售價二萬四千元及信譽損害三百萬元共計三百零二萬四千元並加付自起訴狀繕本送達翌日起算之法定遲延利息，第一審判命上訴人不得製造促銷等及命上訴人給付被上訴人一百零二萬四千元本息，駁回被上訴人其餘之訴；上訴人就其敗訴部分提起上訴，被上訴人則就其敗訴之二百萬元本息部分提起附帶上訴，並擴張訴之聲明，請求上訴人再給付伊一千二百八十萬九千三百二十八元本息）。上訴人則以：伊公司係於六十二年一月二十七日設立登記，營業範圍為經營各種中西藥品之製造、批發及外銷等業務。伊於六十四年間研發出「友露安糖漿」之配劑，並以該藥品名稱向衛生署申請藥品查驗登記，而於同年五月八日取得藥品許可證，核准以「友露安糖漿YuLuAn Syrup」為藥品名稱製造銷售，嗣又於六十六年十月三日取得藥品許可證，核准以「"久松"友露安糖漿YuLuAn Syrup "C.S."」為藥品名稱製造銷售，並於八十一年獲准變更藥品名稱為「"久松"友露安液 YuLuAn Syrup "C.S."」，是「友露安」之中英文名稱係伊原創，伊於六十四年間即將「友露安」名稱作為商標使用。伊自行製造銷售不久即將「友露安糖漿」交由訴外人許傳芳銷售，雙方協議除保留伊原先使用之「友露安」名稱外，再併用許傳芳設計之三支雨傘商標及圖樣，亦即以「三支雨傘標」、「友露安」糖漿之名稱於市場上銷售，嗣於六十五年下半年間許傳芳因經營困難乃介紹東南藥品行之曾輝燦（該商行登記負責人為曾輝燦之妻曾蔡愛，然實際負責人為曾輝燦）加入經銷行列，三方並簽有經銷合約書，且約定由許傳芳及曾輝燦為該合約東南藥品行之連帶保證人。詎曾輝燦竟於前開經銷藥品期間未經伊及許傳芳同意，私自將「三支雨傘」商標及圖樣申請註冊（六十七年十一月一日由正裕公司取得商標註冊證）。六十六年間曾輝燦改以其經營之十代股份有限公司經銷伊所製造之系爭藥品，嗣正裕公司及三裕公司分別於六十七年七月一日及六十九年十月間陸續經銷伊所製造之系爭藥品。正裕公司雖於六十七年十一月一日私自搶註取得系爭商標，惟伊仍依原先首創系爭商標繼續善意生產製造系爭藥品供正裕公司銷售，並無仿冒或不當競爭之意。且伊於六十四年間系爭商標申請註冊前，即已善意使用相同或系爭商標圖樣製造系爭藥品迄至九十二年受假處分執行止，依修正前商標法第二十三條第二項規定，自不受系爭商標專用權效力之拘束。況被上訴人取得系爭商標專用權後，即未再申請辦理授予伊系爭商標專用權之登記，兩造亦未曾簽訂經銷合約，故伊原先善意使用系爭商標之狀態未中斷，伊使用系爭商標製造系爭藥品並非基於被上訴人之授權，自無被上訴人所稱終止授權關係及伊侵害系爭商標專用權可言等語，資為抗辯。上訴人並為反訴主張：依修正前商標法第二十三條第二項規定，伊就「三支雨傘及圖」、「友露安」、「YuLuAn」、「友露安糖漿」、「YuLuAn Syrup」、「久松友露安液」、「YuLuAn Syrup"C.S."」等名稱有使用權，而被上訴人卻於市場上屢有發函予通路商阻撓伊之產銷行為，顯已侵害伊對系爭商標之善意使用權，伊得依民法第一百八十四條第一項前段規定請求排除侵害；就三支雨傘及圖之商標部分，被上訴人另違反公平交易法第二十二條及第二十四條規定，伊得依同法第三十條規定請求排除侵害等情，為此提起反訴，求為命被上訴人容忍伊繼續自行或委託他人製造、販賣、陳列、輸出或輸入使用以前開商標為名稱之藥品，並得以刊登廣告、散佈產品型錄文宣、舉辦或參加產品說明會等方式促銷該產品。被上訴人不得自行或唆使第三人妨害、干擾、阻止伊前開行為；並不得以言詞或文字通知、要求或促使伊之交易相對人及潛在交易相對人暫停、停止或拒絕與伊交易前開產品；且不得以任何方式公開發表、散佈、指稱伊之前開產品涉嫌侵害被上訴人之「三支雨傘及圖」、「友露安YuLuAn」商標專用權之判決。原審將第一審判決關於駁回被上訴人請求上訴人給付二百萬元本息部分廢棄，改判命上訴人再給付被上訴人一千二百八十萬九千三百二十八元本息，並維持第一審判決關於命上訴人給付一百零二萬四千元本息及駁回上訴人之反訴部分，駁回其上訴，無非以：系爭商標目前登記（即註冊）為被上訴人所有，而上訴人與三裕公司於六十九年十月十三日簽立合約，由上訴人將其製造出品之「友露安」感冒糖漿交由三裕公司總代理。被上訴人已於九十二年四月二十四日委託律師發函通知上訴人終止委託製造及授權使用系爭商標，上訴人於同年月二十五日收受後仍使用系爭商標至被上訴人聲請假處分執行時等事實，為兩造所不爭，並有商標註冊證、合約書、理律法律事務所函、傳真查詢國內各類掛號郵件查單可證，堪信為真實。按商標法固於九十二年五月二十八日修正公布，惟該法第九十四條已規定自公布日起六個月後施行，則依被上訴人所主張上訴人上開侵害商標專用權期間，本件仍應適用修正前即八十二年十二月二十二日修正公布之商標法規定。上開假處分裁定係於九十二年七月十八日作成，有台灣彰化地方法院（下稱彰化地院）九十二年度裁全字第二三三九號民事裁定可稽；上訴人並自認自七十七年十月三十一日後使用系爭商標，非基於三裕公司之後手或被上訴人之前手所授權；且上訴人使用系爭商標於感冒糖漿等藥品，核與被上訴人註冊之商標圖樣、專用商品範圍相同，亦有相片、商標註冊證可憑，則上訴人至少於被上訴人前開通知後之九十二年四月二十五日起至同年七月間止，確未經商標專用權人即被上訴人之同意，而有於同一商品使用相同於他人註冊商標之圖樣，堪認上訴人侵害被上訴人之商標專用權。上訴人經被上訴人為前開通知後既仍使用系爭商標，並提起反訴請求被上訴人容忍其繼續使用系爭商標，其日後繼續之侵害雖未發生，然就既存之危險現狀判斷，被上訴人之商標專用權有被侵害之可能而有事先加以防範之必要，依一般社會觀念，上訴人客觀上有不法實施侵害之準備，被上訴人自得請求防止侵害。且按修正前商標法第二十一條第一項規定，商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。是我國商標專用權之取得係採註冊主義，申請商標註冊不以已有使用商標之事實為必要，業者使用之商標如未依商標法申請註冊，即不受商標法之保護。若經他人以相同或近似之商標圖樣於同一或同類商品先獲准註冊，則最先創用者即不得再使用。商標法第六十一條有關民事救濟方法之規定，並未以行為人之惡意使用為要件。姑不論上訴人是否善意使用系爭商標，被上訴人及其前手均得依前開規定訴請損害賠償並請求防止侵害。況上訴人於被上訴人為前開通知後，猶未經商標專用權人即被上訴人之同意，而有於同一商品使用相同於其註冊之商標者，其確有侵害被上訴人之商標專用權與日後有侵害之虞。至修正前商標法第二十三條第一項所謂「普通使用之方法」，係指一般使用之方法，不特加強調其顯著性以吸引公眾之注意。而上開友露安中英文名稱之商標，並非表示上訴人自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明；且依被上訴人之前手三裕公司與上訴人於六十九年十月十三日簽訂合約書第十一條（原判決誤載為第十條）之約定，三裕公司註冊之系爭商標於三裕公司總代理期間提供與上訴人製造感冒糖漿，則上訴人顯非以普通使用之方法使用系爭商標，自無修正前商標法第二十三條第一項「不受他人商標專用權效力拘束」規定之適用。上訴人若未經授權，亦不得再使用系爭商標，足認上訴人縱有善意使用而不受拘束之權利，但亦因其簽訂該合約而有受系爭商標專用權拘束之意。換言之，其授權使用已阻斷上訴人得合法取得善意「先使用」系爭商標之可能性，自無修正前商標法第二十三條第二項規定之適用。縱認上訴人早於六十四年間即使用系爭商標，因八十二年十二月二十二日修正公布之商標法或商標法施行細則均無明文規定該法第二十三條第二項規定得溯及既往，基於法律不溯及既往原則，亦無修正前商標法第二十三條第二項規定之適用，自不生善意先使用系爭商標之可能。況上訴人至少在七十七年間以前使用系爭商標係基於被上訴人之前手授權而來，被上訴人於九十二年四月二十四日終止授權前，上訴人之使用均係基於被上訴人之授權。系爭商標在被上訴人前手三裕公司取得後，與上訴人訂約授權使用，迄至被上訴人於九十二年間終止授權，該期間上訴人使用他人權利之泉源，係基於授權使用，並無變更，則此使用權源不得割裂，自始迄至被上訴人終止兩造授權契約前，仍係本於被上訴人之授權。上訴人謂自八十二年商標法修正後增設善意使用之規定即已當然變更其使用權源，為無足取。按被上訴人依修正前商標法第六十六條第一項第三款規定計算得請求之損害賠償額時，就有關商品數量不以實際查獲者為限，而僅須就上訴人實際生產侵權商品之數量以合理有據之方式盡舉證責任，即得據以計算數量。被上訴人於九十二年八月八日在台中縣潭子鄉○○路○段四八七號一樓之海源大藥局，購得上訴人所製造而仍使用系爭商標之感冒糖漿十瓶共一百六十元，有相片、免用統一發票收據足證。上訴人自系爭合約關係終止之日即九十二年四月二十五日起至彰化地院假處分執行命令送達之日即九十二年七月二十八日止，仍持續產製並銷售「久松友露安液」。經衛生署函覆結果，上訴人自九十二年七月十四日起至同年月二十五日止共使用管制原料麻黃鹼十批次，每次數量均為一千九百五十公克，總計一萬九千五百公克，依上訴人於「久松友露安液」外盒成分標示可知，每一毫升含有○．四八毫克麻黃鹼，而每一瓶容量為六十毫升，據此計算每一瓶麻黃鹼含量有二八．八毫克，則上訴人至少已生產六十七萬七千零八十三瓶，以每瓶零售單價十六元計算，依修正前商標法第六十一條第一項、第六十六條第一項第三款規定，被上訴人得請求之損害賠償數額共一千零八十三萬三千三百二十八元。上訴人依現行商標法第六十三條第二項規定請求酌減賠償金額，應認上開賠償金額甚為相當，不予准許。被上訴人另以廣告方式推廣系爭商標之圖樣，而於國內各大無線電視媒體刊登廣告，則被上訴人因系爭商標專用權遭上訴人侵害，使消費者產生混淆認同，致其業務上信譽受減損。審酌上訴人侵害被上訴人業務上信譽之程度、期間與事後未賠償之態度，暨兩造資力等一切情形，被上訴人請求賠償信譽所受損害三百萬元應屬相當。綜上，被上訴人因上訴人前開侵害商標專用權行為而得請求損害賠償之金額合計一千三百八十三萬三千三百二十八元。從而被上訴人依修正前商標法第六十一條第一項、第六十六條第三項之規定，請求上訴人不得製造促銷等，並請求上訴人如數給付及其中三百零二萬四千元自九十二年九月四日起、其中一千零八十萬九千三百二十八元自擴張聲明書狀送達翌日即九十四年八月二十五日起算之法定遲延利息，均應准許。又上訴人就系爭商標並無善意使用權，且迄未舉證證明其就系爭商標有何權利，而被上訴人行使商標專用權並無不法，難認被上訴人有陳述或散佈足以損害上訴人營業信譽之不實情事，亦無從認被上訴人有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，上訴人依侵權行為之法律關係及公平交易法第二十二條、第二十四條、第三十條之規定為反訴請求，不應准許等詞，為其判斷之基礎。惟查原審先謂：「上訴人並自認自七十七年十月三十一日後使用系爭商標，非基於三裕公司之後手或被上訴人之前手所授權，……堪信為真實」，卻又謂：「被上訴人於九十二年四月二十四日終止授權前，上訴人之使用均係基於被上訴人之授權」，復謂：「系爭商標在被上訴人前手三裕公司取得後，與上訴人訂約授權使用，迄至被上訴人於九十二年間終止授權，……該期間上訴人使用他人權利之泉源，係基於授權使用」云云（見原判決二四頁五至九列、三○頁末列至三一頁首列、三二頁十二至十五列），原審就上訴人上述期間使用系爭商標是否基於被上訴人乃至其前手之授權前後認定不一，難謂無判決理由矛盾之違法。次查系爭商標於六十九年九月三日核准移轉於三裕公司，自六十九年十二月二十七日起至七十七年十月三十一日止授權上訴人使用，繼於七十二年八月二十七日核准移轉於訴外人大裕藥業有限公司，八十七年四月一日、八十八年十月一日依序公告移轉登記予訴外人弘邦有限公司及被上訴人，其間自八十八年一月一日起至九十年十二月三十一日止授權被上訴人使用，均有系爭商標註冊證背面異動內容之記載可稽（見一審一卷八頁）。足認三裕公司授權上訴人使用系爭商標至七十七年十月三十一日止，系爭商標迨至八十八年間始由弘邦有限公司授權被上訴人使用及移轉登記予被上訴人，餘無授權登記之字樣，則三裕公司與上訴人間關於系爭商標之授權關係，是否當然移轉於被上訴人與上訴人間，尚非無疑。原審未遑詳查，遽謂：八十二年間商標法修正後，上訴人持續使用系爭商標之行為仍係基於被上訴人之授權使用；被上訴人於九十二年四月二十四日終止授權前，上訴人使用系爭商標均係基於被上訴人之授權云云，為不利上訴人之認定，未免速斷。又按修正前商標法第六十六條第一項第三款所謂查獲侵害商標權商品，雖非以經扣押者為必要，但以經受害人實際查獲之仿冒商品為限，此比較觀察該法條第一項第一款至第三款之規定自明。原審卻謂：有關商品數量不以實際查獲者為限，僅須就上訴人實際生產侵權商品之數量以合理有據之方式盡舉證責任，即得據以計算數量云云，非以被上訴人實際查獲上訴人之仿冒商品作為上訴人侵害被上訴人商標權商品之數量，資為被上訴人請求損害賠償之依據，而以衛生署函覆之上訴人自九十二年七月十四日起至同年月二十五日止所使用麻黃鹼數量推算上訴人已生產之數量，作為計算被上訴人損害賠償額之標準，於法自有未洽。末查上訴人於原審抗辯：以被上訴人主張之六十七萬七千零八十三瓶，乘以伊給中盤商價格每瓶七．九三元，總價為五百三十六萬九千二百六十八元，再依國稅局所訂西藥（口服藥）製造業之同業利潤淨利百分之十九計算，伊所獲淨利為一百零二萬零一百六十元，扣除百分之五營業稅後為九十六萬九千一百五十二元，被上訴人竟請求賠償一千二百八十萬九千三百二十八元，顯然超過伊所受利益總額及被上訴人所受損害總額甚鉅，顯不相當，請求酌減賠償金額（見原審二卷八一頁）。原審未予詳究論及，遽以上開賠償金額甚為相當為由，而為上訴人敗訴之判決，尚嫌疏略。上訴論旨，指摘原判決關於本訴及反訴部分均為不當，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中　　華　　民　　國　九十六　年　　七　月　六日最高法院民事第三庭審判長法官吳　正　一法官劉　福　聲法官簡　清　忠法官鄭　玉　山法官袁　靜　文本件正本證明與原本無異書記官中　　華　　民　　國　九十六　年　　七　　月　十七　日M

最高法院九十六年度台上字第一四九四號

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