九十六年度台上字第四三五號｜民事：請求損害賠償｜裁判日期：96 年 03 月 08 日

最高法院民事判決　　　　　　　九十六年度台上字第四三五號上　訴　人　洪其修即吉興企業社訴訟代理人　林玲珠律師被上訴人　德保有限公司法定代理人　甲○○ 上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十五年七月五日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十三年度智上字第一五號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。理由本件被上訴人主張：伊所創之「隔熱浪板結構改良」產品，業經向經濟部中央標準局申請獲核准取得第一○六二七三號新型專利，專利期間自民國八十三年九月一日起至九十四年六月二十八日為止，依專利法規定，伊專有該產品之製造、販賣及使用權。詎上訴人未經伊之同意，自八十六年五月間起大量製造、販賣上述專利產品，嚴重侵害伊之專利權，該侵權行為，迄仍持續中。又系爭專利權雖曾於八十六年四月二十二日遭人檢舉，經中央標準局認舉發成立。惟業由最高行政法院於八十八年五月二十日判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定，智慧財產局已於八十九年五月一日就系爭專利權之「說明書及圖式或圖說」更正公告，並於同年七月十日核發專利舉發審定書，判定舉發不成立，是系爭專利權效力仍屬存在。又上訴人裝設之隔熱浪板製造機器，係向訴外人陳嘉欽為負責人之嘉宏機械有限公司（下稱嘉宏公司）購買，其所製造隔熱浪板（下稱訟爭隔熱浪板）之構成要件即發泡棉層、鋼板、裝飾紙等，核與系爭專利之要件相同。訟爭隔熱浪板迭經法院囑託台灣科技大學鑑定結果，亦認定確有侵害系爭專利權。又台灣南投地方法院（下稱南投地院）於八十九年三月七日前往南投縣草屯鎮○○路一四八七號上訴人吉興企業社保全證據，現場查扣之隔熱浪板有三二二九點五尺，換算一天八小時之產量為一萬二千九百十八尺，是上訴人自八十六年五月起至八十九年四月止共計三十五個月侵害系爭專利權，獲有不當利益之總額為新台幣（下同）五千九百三十四萬二千零六十二點五元，依修正前專利法第八十九條規定，伊得請求賠償二倍之損害額即一億一千八百六十八萬四千一百二十五元等情，爰依民法第一百八十四條第一項及修正前專利法第八十八條、第八十九條與不當得利法律關係，求為命上訴人給付一百七十八萬零二百六十二元並加計法定遲延利息之判決。上訴人則以：訟爭隔熱浪板並未具備系爭新型專利「扣接結構」等必要構成要件，自無侵害被上訴人專利權可言。又專利權之構成要件本應以專利說明書之申請專利範圍而為判斷，即專利說明書內所載申請專利範圍當為確定專利範圍之直接依據，台灣科技大學鑑定報告係以系爭專利之「中文創作摘要」作為判斷系爭專利之依據，難為侵害專利之證明。系爭專利權於八十六年四月二十二日遭訴外人李幸修等人向中央標準局舉發成立而撤銷，嗣被上訴人提起訴願、再訴願，均因該專利結構不具新穎性及進步性，而遭駁回，其後行政法院雖於八十八年五月二十日判決將原處分撤銷，由智慧財產局另為適法之處分，惟此係因被上訴人於系爭專利主要特徵部分增加並更正「於搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構」，始於八十九年五月一日獲智慧財產局准許更正，嗣經濟部於八十九年七月十日認舉發不成立，足證本件被上訴人未就系爭專利增加並更正前，並不被認定有進步性及新穎性，則自遭舉發成立時起至八十九年七月十日期間，被上訴人之專利處於不確定之狀態，自難謂有何侵害情事。又被上訴人曾於八十七年五月十二日以存證信函通知伊侵害專利權，迄八十九年八月三十一日始提起本件訴訟，其請求權已罹於二年之時效期間而消滅。再者，縱認伊有侵害系爭專利權情事，被上訴人以機器產能計算損害賠償金額，於法亦有未合。況被上訴人並未實際生產系爭專利產品，無何損害，伊未因製造系爭浪板獲有利益，尤無不當得利可言，被上訴人訴請賠償損害或返還利益，均無依據等語，資為抗辯。原審維持第一審所為被上訴人勝訴部分之判決，駁回上訴人之上訴，無非以：訟爭隔熱浪板經台灣科技大學鑑定結果，既落入系爭專利之專利權範圍，自構成侵權行為。又系爭專利權雖曾經人提出舉發，於八十六年四月二十二日舉發成立而遭撤銷，嗣被上訴人提起訴願、再訴願及行政訴訟，始經行政法院於八十八年五月二十日撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分，系爭專利被撤銷之狀態持續至八十八年五月二十日即行政法院判決之時，此期間被上訴人是否為系爭專利權人，仍處於不確定之狀態。斯時系爭專利是否有新穎性及進步性，及被上訴人是否得享有專利權，既屬不確定，自難謂上訴人自八十六年五月起至八十八年五月二十日止，生產訟爭隔熱浪板之行為，有何故意或過失侵害被上訴人權利情事，而自八十八年五月二十一日行政法院撤銷再訴願、訴願及原處分之決定時起，系爭專利權始回復撤銷前之狀態，上訴人侵害被上訴人之系爭專利，即難謂為無過失，被上訴人主張上訴人自八十八年五月二十一日起至八十九年四月共十一個月侵害系爭專利權，核屬有據。上訴人不法侵害被上訴人系爭專利權，既經認定，其對於被上訴人因而所受之損害，自應負賠償責任。再按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害。修正前專利法第一百零五條、第八十八條第一項、第八十九條第一項第二款分別定有明文。查南投地院曾會同兩造於八十九年三月七日前往南投縣草屯鎮○○路一四八七號上訴人吉興企業社工廠保全證據，查獲上訴人所生產侵害被上訴人系爭專利權之隔熱浪板共三二二九點五尺，上訴人之配偶於該案現場供陳：發泡機使用很久了，是向陳嘉欽買的等詞在卷。另南投地院九十年度重訴字第一三二號（台灣高等法院台中分院九十二年度智上字第四號）即兩造與嘉宏機械有限公司間，有關隔熱浪板製造機專利權訴訟事件，上訴人亦自承伊生產之隔熱浪板機器係向嘉宏公司所購買，並自八十六年起即組裝於工廠內等語。甚且上訴人於另案即南投地院八十九年度自字第一一號違反專利法刑事案件中自承，伊係自八十六年起開始生產隔熱浪板，每日生產一、二千尺等詞。足證上訴人自八十八年五月二十一日起（查八十六年五月至八十八年五月二十日間，系爭隔熱浪板專利權，因遭人舉發成立，並撤銷系爭專利權，致系爭專利權處於不確定狀態），即以嘉宏公司機器，每日生產訟爭隔熱浪板二千尺即六百六十六點六公尺，連續侵害被上訴人系爭隔熱浪板專利權。又查嘉宏公司生產之隔熱浪板，每公尺之利潤為十元，平均每月之工作天數為二二點六七天，有南投地院九十重訴字第一三三號事件委託台灣省機械技師公會之產能鑑定報告可稽，上訴人稱每尺利潤為一點八五元云云，並無足採。以上開鑑定報告書鑑定結果計算，上訴人每月之利潤所得應為十五萬一千一百十八元，十一個月所得之利益為一百六十六萬二千三百元。從而，被上訴人依修正前專利法第一百零五條、第八十八條第一項、第八十九條第一項第二款及民法第一百八十四條規定，訴請上訴人給付一百六十六萬二千三百元及其法定遲延利息，即屬正當，應予准許等詞，為其判斷之基礎。惟按專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害。而權利人依修正前專利法第八十八條第一項規定請求損害賠償時，得擇依侵害人因侵害行為所得之利益；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，計算其損害，修正前專利法第八十九條第一項第二款定有明文。被上訴人既係依修正前專利法第八十九條第一項第二款規定，作為計算其損害之依據，自應以上訴人銷售該仿造系爭專利權之物品全部收入之所得利益為憑。原審未遑調查審認上訴人於侵害系爭專利權期間銷售訟爭隔熱浪板之全部收入所得若干？徒以南投地院曾會同兩造於八十九年三月七日前往南投縣草屯鎮○○路一四八七號上訴人吉興企業社工廠保全證據，查獲訟爭隔熱浪板三二二九點五尺，遽依另件訴訟法院委託台灣省機械技師公會所為之產能鑑定報告，計算上訴人應賠償被上訴人之金額，於法自欠允洽。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中　　華　　民　　國　九十六　年三　月　八日最高法院民事第二庭審判長法官蕭　亨　國法官陳　淑　敏法官葉　勝　利法官劉　福　聲法官黃　義　豐本件正本證明與原本無異書記官中　　華　　民　　國　九十六　年三　月二十一　日ｍ

最高法院九十六年度台上字第四三五號

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