九十八年度台上字第五九七號｜民事：請求損害賠償｜裁判日期：98 年 04 月 02 日

最高法院民事判決　　　　　　　九十八年度台上字第五九七號上　訴　人　捷成興業有限公司兼法定代理人　丁○○ 共　　　　同訴訟代理人　黃秀珠律師被上　訴人　馥媺國際開發股份有限公司兼法定代理人　乙○○ 被上　訴人　豈意有限公司兼法定代理人　丙○○ 被上　訴人　甲○○ 上列三人共同訴訟代理人　張玲綺律師黃捷琳律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十七年十一月十一日台灣高等法院第二審更審判決（九十七年度智上更㈠字第六號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決除假執行部分外廢棄，發交智慧財產法院。理由本件上訴人主張：上訴人丁○○（下稱丁○○）依法享有中華民國新型專利第一八一七五二號胸罩懸掛式調整型內衣組及第一六○八四五號調整型內衣改良結構之專利權（下稱系爭專利權），並取得經濟部智慧財產局所核發之專利證書，專利權期間分別自民國八十九年六月二十一日起至一百年六月十日止及自九十年十一月十一日起至一○一年二月二十日止。嗣丁○○將系爭專利權專屬授權予上訴人捷成興業有限公司（下稱捷成公司）製造銷售，而被上訴人馥媺國際開發股份有限公司（下稱馥媺公司）於公司設立中，由其代表人即被上訴人乙○○（下稱乙○○）與上訴人捷成公司簽訂銷售代理合約書（下稱系爭契約），並由設立後之馥媺公司承受系爭契約，依系爭契約約定，消費者向馥媺公司購買塑身衣後，該公司則下單予捷成公司以生產製作塑身衣。捷成公司製作完成後，再由馥媺公司交付予消費者。詎馥媺公司竟擅自委託被上訴人豈意有限公司（下稱豈意公司）製造塑身衣，並銷售予消費者。其等所製造販售之商品已侵害伊上開專利，而依馥媺公司自九十三年五月起至九十四年四月止銷貨發票得知，數量為二百零三件，金額為新台幣（下同）三百七十六萬二千八百元。扣除馥媺公司與捷成公司於該期間之交易數額三十三萬一千六百四十九元，獲利應為三百四十三萬一千一百五十一元。復依丁○○及捷成公司授權契約所載，銷售塑身衣之利潤由丁○○及捷成公司各取得百分之五十，並約定若有第三人侵害系爭新型專利權時，其損害賠償金亦各取得百分之五十。又因被上訴人原為捷成公司之代理商或員工，其等侵害系爭專利權為故意且情節重大，依專利法第八十五條第三項規定，伊請求酌定損害額（一百七十一萬五千五百七十六元）二倍之賠償，即為三百四十三萬一千一百五十一元。又被上訴人甲○○於任職捷成公司期間，由丁○○教授燒燙傷緊身衣、抽脂褲、抽脂衣及系爭二件新型專利權之塑身衣繪圖、打版及製作，關於繪圖、打版二項工作，在捷成公司及豈意公司所有員工中，因僅甲○○有此能力；且甲○○於第一審亦自認張戎欣所定製之黑色塑身衣乃其所修改，則甲○○仍侵害伊之專利權，而需負侵權行為責任，且其修改數量為二百零三件。而甲○○於九十三年七月從捷成公司不告離職，八月九日成立豈意公司擔任負責人，同年十二月二十三日捷成公司寄發存證信函後，十二月二十九日豈意公司變更負責人為丙○○，甲○○仍參與並共同侵害系爭專利權塑身衣之製作，繼續侵害捷成公司之專利權。爰依民法第一百八十四條、第一百八十五條、第二十八條及公司法第二十三條規定，求為命乙○○、豈意公司、丙○○、及追加被告甲○○連帶給付捷成公司三百四十三萬一千一百五十一元本息，上訴人馥媺公司等人及追加被告甲○○連帶給付丁○○三百四十三萬一千一百五十一元本息之判決。（未繫屬本院部分，不予贅列。）馥媺公司、乙○○則以：並未委託豈意公司製造侵害系爭專利之物品。馥媺公司乃係自行研發產品，另行取得新型專利權，無仿冒捷成公司產品必要。又消費者於訂貨時，而生設計師測量有誤情事，致上訴人捷成公司所製作之衣服無法交付予消費者，並有消費者於訂貨後取消交易，遂產生庫存品，被上訴人馥媺公司將庫存品出售，並未違反系爭契約。且其為服務客戶，曾委託豈意公司將捷成公司所製造之塑身衣酌予修改其尺寸，俾符客戶之需要，並未侵害上訴人之專利權。捷成公司曾於九十四年三月間，對伊聲請假扣押，經台北地院於九十四年四月十八日偕同警員及捷成公司人員前往伊公司執行假扣押程序（九十四年度執全字第八八二號），針對伊公司辦公室及倉庫，進行全面式搜索（包含所有抽屜、櫥櫃）經過一小時之清查後，並未查扣任何物品，空手而回。倘如上訴人所言，伊販售之塑身衣均係侵害系爭專利之物品，則執行假扣押當天，伊公司倉庫內滿是塑身衣，衡情應遭扣。足證上訴人指稱伊販售侵害系爭專利之物品云云，並非事實。馥媺公司係一直銷事業體，依照多層次傳銷管理辦法第五條第六項、第七條規定，於九十二年二月二十六日向公平交易委員會所報備之塑身衣銷售價格為一萬六千八百元（強束、中束塑身衣）、一萬七千八百元（輕束塑身衣）、一萬八千八百元（強束、中束塑身衣十胸罩）及一萬九千八百元（輕束塑身衣十目臼罩）。而馥媺公司之主要供貨商為吉盈公司、璦之夢股份有限公司、嘉力興業有限公司、翎麗公司、豈意公司等廠商。本件國稅局函覆第一審法院有關伊公司自九十三年五月起至九十四年四月止之銷貨發票所示商品，係馥媺公司分別向上開供貨廠商購買。馥媺公司與捷成公司結束合作關係後，即轉而向其他廠商購買不同款式之塑身衣銷售，該等塑身衣與系爭專利完全不同。然基於銷售策略之一貫性，馥媺公司並未更改塑身衣之銷售價格，而仍沿襲先前報備之價格，繼續銷售其他廠商製造之不同型式塑身衣。實不得因馥媺公司銷售塑身衣之價格未變，即認定所銷售之塑身衣均係系爭專利物品。坊間塑身衣販售價格為一萬六千八百元、一萬七千八百元、一萬八千八百元、一萬九千八百元者，所在多有。上訴人主張凡馥媺公司銷售金額為此數額或其倍數之商品，均屬侵害系爭專利之產品云云，自嫌無據。倘上訴人主張可採，豈非舉凡市面上塑身衣販售價格與上訴人相同者，均係侵害系爭專利之物品等語，資為抗辯。豈意公司、丙○○、甲○○則以：豈意公司係受馥媺公司與訴外人嘉力國際興業有限公司委託修改其客戶向捷成公司訂製塑身衣，並未侵害系爭專利權。甲○○僅幫馥媺公司修改客戶張戎欣之塑身衣。是訴外人張戎欣所訂購之塑身衣係豈意公司接受馥媺公司委託，就馥媺公司庫存捷成公司製造之塑身衣修改而成，依專利法第一百零八條準用第五十七條第一項第六款規定，對於販賣後專利物品進行修改，乃法所許，自不構成侵權。又縱豈意公司修改張容欣訂購之塑身衣係屬侵害專利權行為，豈意公司、丙○○、甲○○亦僅就所修改之一件塑身衣負擔法律責任，即上訴人僅得請求八百元修改費用之損害額。豈意公司並未接受馥媺公司委託製造系爭專利物品，馥媺公司銷貨發票僅得證明該公司銷售品項及數額，與豈意公司無涉，自不得據以認定豈意公司有製造系爭專利物品及該發票所示商品均係源自豈意公司所製造之事實，故捷成公司指摘豈意公司、丙○○、甲○○侵害其專利權並獲利三百四十三萬一千一百五十一元云云，並無依據。又甲○○於九十三年十二月二十九日即辭去豈意公司負責人職務，自此未再參與豈意公司經營，故甲○○對於豈意公司自九十四年一月起因違反法令執行業務致他人受有損害之行為，自不負連帶責任。同理，丙○○對於豈意公司於九十三年十二日二十九日之前因違反法令執行業務致他人受有損害之行為，亦不負連帶責任等語，資為抗辯。原審廢棄第一審所為上訴人勝訴部分之判決，改判駁回其訴，無非以：上訴人主張丁○○取得系爭專利權，專屬授權予捷成公司製造。捷成公司再與馥媺公司之法定代理人簽訂銷售代理合約，嗣由馥媺公司承繼之事實，為被上訴人所不爭執，並有銷售代理合約書、補充條約、新型專利說明書在卷可稽，堪信為真實。查依馥媺公司與捷成公司間之銷售代理合約第六條第二項約定，證人唐秀蘭即馥媺公司之下線參加人（量身設計師）之證述、原審前審函詢捷成公司之另一合作廠商嘉力興業有限公司之函覆，足見於捷成公司與馥媺公司之合作關係中，確有可能發生因馥媺公司人員量身不當或筆誤，致生商品嚴重不符消費者要求，而須由馥媺公司負擔費用委請捷成公司另行重做之情形，因人員測量錯誤所產生之瑕疵品即成為馥媺公司之庫存品。再依證人施淑惠即馥媺公司負責人乙○○之配偶及甲○○之證述，足證張戎欣訂購之塑身衣係以馥媺公司庫存捷成公司製造之塑身衣修改而成。反之依張戎欣之證述，無從據以認定張戎欣訂購之塑身衣，係馥媺公司委託豈意公司全新製造。上訴人主張係馥媺公司委託豈意公司全新製造，自應負舉證責任。然上訴人始終未舉證以實其說，自難採信。按專利法第五十六條第一項固賦與專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣專利物品之權。但專利權人依專利法所賦與之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品後，已從中獲取利益，如允許其就已販賣之專利物品再主張專利權，將影響專利物品之流通與利用，而與公益有違，故而發展出權利耗盡原則。依據專利法第一百零八條準用第五十七條第一項第六款規定，專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，對於上開專利物品之使用或再販賣，均非屬專利權效力所及。準此，就專利權人自行製造而販售之專利物品為修改後再販賣，即不生侵害專利權之問題。依據銷售代理契約第六條第一項、第八條第一項、第二項、第三項約定，系爭銷售代理合約，實際上為一繼續性供給契約，由馥媺公司按月向捷成公司購買塑身衣，並按月結清應付之買賣價金，每一訂購（及出售）行為均係單一之買賣契約。馥媺公司庫存捷成公司製造之塑身衣，均係馥媺公司以每件五千元之代價向捷成公司購買，故關於該等馥媺公司庫存之塑身衣，捷成公司已從中獲取利益。故張戎欣訂購之塑身衣既係由馥媺公司庫存捷成公司製造之塑身衣修改而成，該庫存品先前業經捷成公司販售予馥媺公司，捷成公司對上開馥媺公司庫存品已不再享有其他權能。被上訴人修改該塑身衣，僅在彌補其原可獲得之合理利潤，本無違雙方簽約互蒙其利之目的。上訴人主張馥媺公司就其庫存捷成公司製造之塑身衣修改後販售他人，致捷成公司未獲得任何利潤，有違誠信及合約精神，構成侵權行為云云，即非可採。馥媺公司自無侵害系爭專利權可言。又第一審法院向國稅局調取之馥媺公司銷貨發票固得證明馥媺公司有銷售塑身衣及胸罩之事實，然坊間塑身衣設計款式眾多，加以其他未申請專利之各式各樣塑身衣，款式幾達千百種，自難逕認馥媺公司銷項發票所示塑身衣，其款型樣式必與系爭專利相同。至於產品價格，僅係相對反應產品之品質，自不得以產品價格同一據以認定產品內容同一。又馥媺公司主要供貨商為吉盈公司、璦之夢股份有限公司、嘉力興業有限公司、翎麗公司、豈意公司等廠商。除販售捷成公司製造之塑身衣外，另亦有販售其他款式塑身衣，且亦會就各種不同款式之塑身衣及胸罩其品質相近者，經互相搭配後，以同一價格進行販售。凡此均係一般衣飾公司之經營常態，且有馥媺公司向公平交易委員會之報備函在卷可稽，應可採信。上訴人主張馥媺公司發票中售價為一萬六千八百元、一萬七千八百元、一萬八千八百元及其倍數之塑身衣，均屬侵害系爭專利權之塑身衣，顯屬無據。且上開發票金額為營業（銷售）金額，需扣除成本方為馥媺公司因侵害行為所得之利益。則縱認馥媺公司有委託豈意公司全新製造而構成侵害上訴人專利之行為，亦僅能由法院依民事訴訟法第二百二十二條規定，認當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難，審酌一切情況，依所得心證定其數額。則審酌一切情況，上訴人之損害額頂多不到一百萬元，即使以二倍酌定為賠償額，仍不致超過三百萬元。而三百萬元既為違約及惡意侵害智慧財產權之賠償，屬賠償總額之預定，則馥媺公司依約賠償違約金三百萬元，應已足以完全填補上訴人二人專利權受侵害之所有損害。而無損害即無賠償，為損害賠償法之原則。上訴人自不得再依專利法第一百零八條準用同法第八十五條第一項第二款：向被上訴人請求連帶損害賠償。又在證據保全程序中在豈意公司所查封之塑身衣、胸罩，上開查封物品中，有三件塑身衣及二件胸罩係訴外人怡宣工作室及江惠凌先前向捷成公司購買經使用多時後尺寸不合，而委託豈意公司修改，有證明書及聲明書在卷可稽，其餘新製之塑身衣、塑身褲及胸罩，其款式均與系爭專利不同。故該等證據保全程序所扣押之物品，實無以認定豈意公司有製造侵害系爭專利物品之事實。故上訴人就其主張馥媺公司委託豈意公司製造系爭專利物品之商品及數量等情，並未舉證以實其說，其主張自不足採。原審前審已認定系爭張戎欣訂購之塑身衣並未交由捷成公司製作，為被上訴人所自承，綜觀系爭銷售代理合約之前後文，修改係針對特定人量身製作出之衣服而為修改，張戎欣係新訂購塑身衣，馥媺公司竟不交由捷成公司製作，而由庫存（他人）中取兩件交由豈意公司拼湊而成，顯係未依誠信原則，委託第三者仿冒捷成公司之商品銷售。被上訴人所為由庫存品修改之抗辯縱令為真，亦屬違約。然合約既明文規定三百萬元現金乃違約及惡意侵占智慧財產權之賠償，且合約係捷成公司單方所擬定，足證馥媺公司抗辯三百萬元包括損害賠償及違約金即損害賠償總額之預定，應屬可採。則依合約之約定，捷成公司除三百萬元以外，不得再根據專利法之規定，請求馥媺公司負賠償責任。此部分已確定判決，有既判力，不得再予爭執。又捷成公司依侵權行為請求馥媺公司負損害賠償責任部分，業經最高法院駁回確定，則馥媺公司既毋庸負損害賠償責任，其公司負責人乙○○，自無依公司法第二十三條第二項規定，與公司負連帶賠償之理。上訴人並無積極證據，空言指稱馥媺公司銷貨發票所示商品均係源自豈意公司所製造，豈意公司製造侵害上訴人專利權之商品，且均係甲○○所製作云云，顯非可採。再退一步言之，縱認馥媺公司有委託豈意公司全新製造而構成侵害上訴人專利之行為，亦僅能認豈意公司為馥媺公司之使用人，銷售所得之利益均歸馥媺公司，豈意公司受託製作僅賺取些微之代工費用，侵害專利權之責任，自應由委託製作之馥媺公司負擔。更何況，無損害即無賠償，上訴人所受損害，已由馥媺公司應給付之三百萬元獲得完全之賠償。則豈意公司應不構成侵權行為，丙○○、甲○○，自無依公司法第二十三條第二項規定，與公司負連帶賠償之理。丁○○與捷成公司雖約定損害賠償額由二人各取一半，應屬專利權人丁○○與專屬被授權人捷成公司間之內部特別約定，僅於依專利權受侵害行使損害賠償時方有其適用。本件被上訴人既經認定不另構成侵害專利權之行為，則丁○○所受之損害，應已包含於捷成公司向馥媺公司請求給付之三百萬元賠償之中，丁○○得依約向捷成公司請求所獲得賠償之一半，不得再向被上訴人請求連帶賠償。從而上訴人本於共同侵權行為之法律關係，求為命乙○○、豈意公司、丙○○及甲○○連帶給付捷成公司三百四十三萬一千一百五十一元本息；被上訴人連帶給付丁○○三百四十三萬一千一百五十一元本息，均無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。按新型專利權之效力不及於專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者，此觀專利法第一百零八條準用同法第五十七條第一項第六款之規定自明。亦即專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品經第一次流入市場後，專利權人就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能，此即為權利耗盡原則。查捷成公司係將系爭專利商品交予馥媺公司代理銷售，約定消費者向馥媺公司購買塑身衣後，該公司則下單予捷成公司以生產製作塑身衣。捷成公司製作完成後，再由馥媺公司交付予消費者。兩者因而簽訂銷售代理合約書，有該合約書附於第一審卷可稽（第三二至三四頁）。則該銷售代理合約之性質得否認係販賣，系爭獲有專利之產品是否已流入市場，捷成公司是否已取得專利權之報償，原審未遑推闡明晰，逕認系爭銷售代理合約，實際上為一繼續性供給契約，由馥媺公司按月向捷成公司購買塑身衣，並按月結清應付之買賣價金，每一訂購（及出售）行為均係單一之買賣契約，而認本件無專利法第一百零八條準用第五十七條第一項第六款規定之適用，未免速斷。次按物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權，為專利法第五十六條第一項定有明文。是販賣及製造分屬不同侵害專利權之態樣，應就其各別侵害態樣負不同損害賠償責任。查上訴人係主張馥媺公司委託豈意公司製造侵害專利權之產品。是倘馥媺公司就其販賣之行為應負侵害專利權之損害賠償責任，豈意公司就其製造之行為似亦應負賠償責任。原審逕認豈意公司為馥媺公司之使用人，無庸就其製造因而侵害系爭專利權之行為負侵權行為責任，亦欠允洽。末按證據保全程序中於豈意公司所查封之塑身衣、胸罩，共有十三件成品及二件半成品。除三件塑身衣及二件胸罩已有出處而無疑義外，就其餘十件成品，上訴人一再主張有侵害其專利權而聲請勘驗。則該十件產品究有無侵害系爭專利權，攸關馥媺公司、豈意公司或陳美秀是否有侵害專利權之行為，原審未為調查逕認其餘新製之塑身衣、塑身褲及胸罩，其款式均與系爭專利不同。未免有認定事實不憑證據之違法。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中　　華　　民　　國　九十八　年　　四　　月　　二　　日最高法院民事第四庭審判長法官許　朝　雄法官陳　淑　敏法官鄭　玉　山法官黃　義　豐法官袁　靜　文本件正本證明與原本無異書記官中　　華　　民　　國　九十八　年　　四　　月　十四　日Ｑ

最高法院九十八年度台上字第五九七號

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