九十九年度台上字第四○六號｜民事：請求損害賠償（專利權）｜裁判日期：99 年 03 月 11 日

最高法院民事判決　　　　　　　九十九年度台上字第四○六號上　訴　人　台灣杜邦股份有限公司法定代理人　丙○○ 訴訟代理人　郭雨嵐律師被上　訴人　新揚科技股份有限公司兼法定代理人　乙○○ 被上　訴人　甲○○ 共　　　　同訴訟代理人　邵瓊慧律師上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，上訴人對於中華民國九十七年十月二十九日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十六年度智上字第一一號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決廢棄，發交智慧財產法院。理由本件上訴人主張：伊為中華民國發明第Ｉ二二○九○一號聚醯亞胺積層板（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間為民國九十三年九月十一日至一○七年十二月八日。被上訴人所製造、為販賣之要約、販賣及使用之無膠式軟性銅箔基板（下稱系爭產品），經伊送請財團法人台灣經濟科技發展研究院鑑定結果，認系爭產品與系爭專利之申請專利範圍實質相同。伊於九十三年十二月間函請被上訴人停止侵害該專利權之行為，又至被上訴人新揚科技股份有限公司（下稱新揚公司）保全證據，惟被上訴人迄未停止侵害行為，顯有侵權故意。被上訴人甲○○自八十四年六月一日起任職於伊公司前身杜邦太巨科技股份有限公司，至八十九年二月二十九日離職，離職前為研發部技術副總經理，詎新揚公司於八十九年六月二日設立後，甲○○未久隨即加入，擔任新揚公司董事兼總經理之高階經理人職位，系爭產品所利用之技術係透過甲○○利用甚至剽竊其在伊公司任職之研發經驗而成，自屬侵害系爭專利權。被上訴人乙○○身為新揚公司法定代理人，刻意挖角甲○○，與甲○○總攬並負責公司一切業務，授意指示新揚公司產銷系爭產品為共同侵權，被上訴人應負排除侵害及連帶負損害賠償責任，伊先以新台幣（下同）五百萬元為最低金額請求等情，依專利法第八十四條第一項、第八十五條第一項，民法第一百八十四條、第一百八十五條及公司法第二十三條第二項規定，求為命被上訴人立即停止製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之無膠式軟性銅箔基板，暨連帶給付伊五百萬元並加付法定遲延利息之判決。被上訴人則以：財團法人工業技術研究院（下稱工研院）業於九十六年三月完成系爭專利侵害鑑定報告，認系爭產品未侵害系爭專利。該報告係依專利侵害鑑定要點之規定，逐一說明是否構成文義侵權、是否適用均等論等，始得出鑑定結論。乙○○將畢生精力投注經營新揚公司，新揚公司就其二Ｌ－ＦＣＣＬ產品之關鍵技術，取得國內外數項專利，其使用自有專利產銷產品，無侵權可言。甲○○於九十年七月加入新揚公司時，已自上訴人公司離職達一年半，超過競業禁止期間之限制，上訴人謂甲○○故意有計畫性地侵害系爭專利權，並不實在等語，資為抗辯。原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：依專利公報所載，系爭專利第一項為獨立項，內容為：「一種聚醯亞胺積層板，包含有聚醯亞胺層及銅箔，應用於軟性印刷電路板，其製作方法係以聚醯胺酸溶液塗佈於銅箔表面，經過至少二五○℃之加熱使該聚醯胺酸進行亞醯胺化成聚醯亞胺層，……該聚醯胺酸溶液係將苯二胺與二胺基二苯醚之芳香族二胺溶解於包含有一至三○重量％之丙酮之極性非質子溶劑，加入至少一芳香族四羰酸二酐以反應成聚醯胺酸溶液，……該聚醯胺酸溶液添加無機填充材料；其中該塗佈方法係以聚醯胺酸溶液定量供給方式塗佈於連續移動之金屬箔表面」。審酌發明說明第九頁並有關於丙酮類含量之記載，自應就上開專利範圍解析為「⑴苯二胺⑵包含有一至三○重量％之丙酮之極性非質子溶劑」，亦即認「包含有一至三○重量％之丙酮」為一獨立之技術特徵，工研院鑑定報告同此認定。工研院依該專利範圍與待鑑定對象Ｈ、Ｘ之差異，以Ｈ、Ｘ之極性非質子溶劑均欠缺系爭專利之丙酮成分，Ｘ並欠缺無機填充材料；Ｈ、Ｘ之技術內容均欠缺丙酮之技術特徵、Ｘ並欠缺無機填充材料之技術特徵，作成Ｈ、Ｘ之技術內容因未符合全要件原則，故可判斷皆未落入申請專利範圍第一項（獨立項）之專利權（文義）範圍與專利權（均等）範圍之結論。況且觀之系爭專利申請專利範圍之寫法用語為「『包含有一至三○重量％之丙酮』之極性非質子溶劑」，及其發明專利說明書中之具體表明，足徵「一至三○重量％之丙酮」，確屬系爭專利溶劑不可或缺之必要技術特徵。又工研院與被上訴人非共同權利人，且與兩造均有合作關係，鑑定時當不致偏頗，上訴人質疑工研院鑑定報告之公正性，不足憑採。綜上，被上訴人所生產之系爭產品，並無侵害系爭專利權。上訴人為系爭請求，不應准許等詞，為其判斷之基礎。惟按「相對於申請專利範圍之技術特徵，待鑑定對象之元件、成分、步驟或其結合關係的改變或替換未產生實質差異時，則適用均等論」、「若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，而產生實質相同的結果時，應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，適用均等論」，分別涉及均等論之成立要件、均等論之比對方式，為專利侵害鑑定要點所明訂（見原審二卷二○至二一頁）。又經濟部智慧財產局九十年四月十三日智專字第○九○二三○○○一九○號函載：「如果待鑑定物未落入全要件原則，則進一步認定其是否有均等論適用之情事，此時係就專利案與待鑑定物對應元件表面上不相同之處，審究其構成、目的及功效是否實質相同」。本件系爭待鑑定對象Ｈ、Ｘ產品聚醯胺酸之溶劑均為ＮＭＰ（主成份為Ｎ－甲基砒咯烷酮），有工研院鑑定報告所載可稽，復為被上訴人自承（見一審四卷五頁、原審一卷七六頁）；上訴人並一再指陳：極性非質子溶劑係一上位概念，包含酮類或是可與酮類成分為等效置換之化合物，例如ＮＭＰ等；ＮＭＰ與丙酮均屬極性非質子溶劑，二者具有均等的表現。均等論構成與否，本即不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量，是否有逐一對應至請求項之數量來判斷，而須以待鑑定對象中其功能可對應該請求項之技術特徵，判斷是否適用均等論，復舉西元一九八九年美國聯邦巡迴上訴法院有關光纖傳遞訊號之波導管專利侵害訴訟案判決為例，說明「依全要件原則，必須在系爭對象中找到申請專利範圍每一個技術特徵或均等之技術內容，但無須一一對應」，經以整體比對方式，觀察二者是否實質相同。系爭產品與系爭專利都有使用所謂極性非質子溶劑以溶解反應物，系爭產品顯然包含有對應於系爭專利之技術特徵，系爭產品仍構成均等侵害等情；參以卷附囑託鑑定函關於上訴人之鑑定命題已載明系爭產品是否與系爭專利申請專利範圍第一項之功能、方法、結果實質上相同，惟工研院上開鑑定報告載明並無討論是否實質相同（見一審三卷一八一頁及四卷一一頁）；台灣科技大學陳燿騰教授另於九十六年四月九日、九十七年八月四日出具之專家意見書依次記載：「就合成黏度及溶解度言，以單獨ＮＭＰ或含二％丙酮之ＮＭＰ對製備聚醯胺酸有相同功效。……使用單獨ＮＭＰ或添加一％丙酮之ＮＭＰ作為溶劑，……會有相似之尺寸安定性、熱膨脹係數及剝離強度，即兩者溶劑對成品影響實質上達到相同效果」、「未添加丙酮之產品與系爭專利之功能、手段以及所欲達成的結果之間實質相同」，上訴人又具狀聲請原審通知訊問證人陳燿騰證明待證事實：「製程中未含丙酮之被上訴人之產品是否均等於申請專利範圍第一項」（見一審四卷一○七至一○八頁、原審二卷二五五、一九九頁），則上訴人所陳是否全無足採，非無再研求之餘地。原審未遑詳查究明，遽以前揭情詞為上訴人不利之認斷，自嫌速斷，難昭折服。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中華民國九十九年三月十一日最高法院民事第六庭審判長法官劉福來法官陳國禎法官陳重瑜法官吳麗女法官簡清忠本件正本證明與原本無異書記官中華民國九十九年三月二十三日Ｅ

最高法院九十九年度台上字第四○六號

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