臺灣桃園地方法院95年度簡上字第181號

• 裁判案由: 侵權行為損害賠償
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 97 年 05 月 13 日

臺灣桃園地方法院民事判決　　　　　　 95年度簡上字第181號上　訴　人　文德光學股份有限公司
法定代理人　乙○○
訴訟代理人　楊祺雄律師
上　訴　人　台視隱形眼鏡有限公司
兼上一人
法定代理人　甲○○
共　　　同
訴訟代理人　黃榮謨律師
複　代理人　劉純增律師
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國95年5 月30日本院桃園簡易庭94年度桃智簡字第3 號第一審判決，提起上訴，於97年4 月15日辯論終結，本院判決如下：
主 文
原判決不利於上訴人文德光學股份有限公司部分，暨該部分訴訟費用之裁判均廢棄。
上訴人台視隱形眼鏡有限公司、甲○○應再連帶給付上訴人文德光學股份有限公司新台幣壹拾陸萬捌仟柒佰伍拾元，及自民國九十四年四月三十日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。上訴人台視隱形眼鏡有限公司、甲○○之上訴駁回。
第一審及第二審訴訟費用由上訴人台視隱形眼鏡有限公司、甲○○連帶負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
上訴人台視隱形眼鏡有限公司、甲○○（下稱台視眼鏡公司、甲○○）雖主張其所販賣之眼鏡係向訴外人畢索時尚有限公司進貨，且該眼鏡係依訴外人黃炳焯新型第145922號專利所製造，而上訴人文德光學股份有限公司（下稱文德光學公司）與畢索時尚有限公司、黃炳焯間有專利侵害之損害賠償訴訟，現正由臺灣高等法院95年度智上字第18號審理在案，從而，本件台視眼鏡公司、甲○○之侵權行為是否成立，端以上開案件是否成立為前提，請求依照民事訴訟法第182 條規定裁定停止訴訟程序等語。然本院認台視眼鏡公司、甲○○之行為是否構成對文德光學公司系爭專利之侵害，乃分別由各案件繫屬法院獨立判斷，並不具有先決問題之法律關係，且前述臺灣高等法院案件業於民國96年7 月17日判決在案，是本件訴訟實無上訴人所述依民事訴訟法第182 條應裁定停止訴訟程序之必要。至於台視眼鏡公司、甲○○另主張訴外人張斯針對系爭專利所提出之舉發案雖經經濟部智慧財產局審定不成立，惟張斯已提請訴願，而請求依專利法第108
條準用第90條規定停止審判等語，惟系爭專利依卷存資料所示已多次遭人舉發，然均經審定為不成立，而專利法中關於專利之侵權訴訟，是否於舉發案確定前裁定停止訴訟程序，受訴法院有其裁量權，而非有舉發案之提出，受訴法院即須必然停止訴訟程序，因此，本院依系爭專利經多次舉發而仍經審定為有效之情，認本件亦無因而裁定停止訴訟程序之必要，合先敘明。
貳、實體方面：
一、上訴人文德光學公司起訴主張：
㈠文德光學公司前向經濟部智慧財產局就「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」取得中華民國新型第173282號專利（下稱系爭專利），專利期間自87年6 月1 日起至98年9 月5 日止。對造上訴人台視眼鏡公司未經文德光學公司之同意或授權，竟擅自販賣「中樑複合式前掛眼鏡」（下稱系爭眼鏡），而畢索時尚有限公司製造、訴外人張碩峰即府城眼鏡行販賣之前開「中樑複合式前掛眼鏡」，業經臺灣臺南地方法院以94年度智字第5 號民事判決認，與文德光學公司所有系爭專利申請專利範圍相同，故台視眼鏡公司業已侵害文德光學公司之專利權。而新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害；違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任，專利法第108 條準用第84條第1 項、民法第184 條第2
項前段分別定有明文。台視眼鏡公司既侵害文德光學公司之專利權，自應負賠償責任，又對造上訴人甲○○（下稱甲○○）為台視眼鏡公司之法定代理人，其未盡善良管理人之注意義務於執行業務時不法侵害文德光學公司之專利權，自應依民法第28條、公司法第23條第2 項規定，與台視眼鏡公司負連帶賠償責任。
㈡文德光學公司前對黃炳焯之新型第145922號「眼鏡與其副框之組合結構」專利（下稱據爭專利）提出舉發，雖經經濟部智慧財產局認定舉發不成立，然亦無法據此逕認台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡無侵害文德光學公司之專利權。因專利舉發之審定乃以被舉發專利與引證案之比對，以判斷被舉發專利是否「於申請前已公開」（即新穎性）或「為熟習該項技術者所能輕易完成」（即進步性），即專利舉發乃就專利是否合於可專利要件進行審查。而專利侵害鑑定係以「待鑑定物品」與「受侵害專利」間依「全要件原則」、「均等論」及「禁反言原則」分析待鑑定物品是否落入受侵害專利之申請專利範圍。兩者判斷對象、判斷原則、依據、判斷流程均大相逕庭，自不得為舉發不成立之審定認不構成專利侵害。且臺灣臺北地方法院92年度智字第98號民事判決、臺灣臺南地方法院94年度智字第5 號民事判決均已明白揭示上情，由此可知，專利舉發與專利侵害係屬二事，實不可混為一談。
㈢又台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡雖係依據黃炳焯之據爭專利所製造。惟專利權係為一種排他權利，而非專有權利，因此兩專利並存時，依某專利所實施之物品仍有侵害他人專利之可能，故於專利侵害鑑定實務上，均係以「待鑑定物品」與「主張受侵害之專利」間是否符合「全要件原則」、「均等論」及「禁反言原則」，作為鑑定之依據，至該項物品是否依據其他專利所實施，則在所不論。是台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡既係依據黃炳焯之據爭專利所製造，自應與臺灣臺北地方法院92年度智字第98號民事判決中之被告所販賣「中樑前掛式眼鏡」結構相同，則該事件中臺灣臺北地方法院囑託財團法人工業技術研究院（下稱工研院）所作之「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」新型專利侵權鑑定報告（下稱鑑定報告）即應有所適用，而依據「全要件原則」、「均等論」及「禁反言原則」鑑定結果，該事件被告所販售之「中樑前掛式眼鏡」（即待鑑定物品）既與系爭專利之申請專利範圍相同，則本件台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡自應與系爭專利之申請專利範圍相同，而構成侵害。縱使系爭眼鏡係依據黃炳焯之據爭專利所製造，亦難認屬正當權利之行使。㈣再者，台視眼鏡公司向代理商進貨以及文德光學公司於94年3 月24日購得台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡之前，文德光學公司早與訴外人萬通眼鏡行（即該事件被告）進行訴訟，且該事件台視眼鏡公司所販賣相同結構之「中樑前掛式眼鏡」並經工研院於93年7 月26日鑑定結果認為侵害系爭專利，後經臺灣臺北地方法院於93年11月16日，以92年度智字第98號民事判決該事件被告所販賣之「中樑前掛式眼鏡」侵害文德光學公司之專利權。從而，台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡來源與該事件被告所販賣之「中樑前掛式眼鏡」來源，既均同為黃炳焯及黃炳焯所實際經營之畢索時尚有限公司，是台視眼鏡公司自屬明知或可得而知上開情事，其等竟仍繼續向代理商買進系爭眼鏡，要難謂無侵害系爭專利之故意或過失。
㈤當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額；於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，民事訴訟法第222 條第2 項、辦理民事訴訟事件應行注意事項第87條第2 項分別定有明文。準此，文德光學公司自得以其實施授權時可得收取之合理權利金數額，作為請求台視眼鏡公司損害賠償之金額，依臺灣臺南地方法院94年度智字第5
號民事判決認應視侵權行為人主要營業地域範圍為全國性或地區性而酌作調整，故系爭專利授權予地區經銷商之權利金為新台幣（下同）337,500 元，文德光學公司即以此作為請求台視眼鏡公司及甲○○連帶賠償之數額。爰依侵權行為之法律關係，請求台視眼鏡公司、甲○○應連帶給付文德光學公司337,500 元，及自支付命令送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並陳明願供擔保請准宣告假執行等語。㈥原判決判命台視眼鏡公司、甲○○應連帶給付文德光學公司168,750 元及自94年4 月30日起至清償日止，按年息5%計算之利息，而駁回文德光學公司其餘之請求，其所認定之賠償金額並非妥適，因文德光學公司每年授權全省任一實施系爭專利之廠商權利金至少為135 萬元，且非為專屬授權，又一般商業授權經營僅區分為北、中、南、東四區，則自應以前揭權利金之四分之一即337,500 元核定損害金額，方為妥適，台灣高等法院台南高分院94年度智上易字第2 號判決即採此見解；況，萬通眼鏡行與訴外人師大眼鏡行同位於台北市大安區，販售相同之系爭眼鏡，同以合理權利金作為核定賠償額之依據，即台灣台北地方法院92年度智字第98號判決諭知萬通眼鏡行應賠償上訴人135 萬元，相較於此，原判決本件損害金額僅為168,750 元，顯屬過低。再者，任何人擬製造、販賣、為販賣之要約系爭眼鏡者，本即需取得文德光學公司之授權，並支付權利金，此本不因被授權者位處何地而有所不同，也不因同一產銷地域有其他被授權販賣相同眼鏡之商家而有所不同，上訴人因訴訟上之經濟，接受台灣台南地方法院94年度智字第5 號判決之見解，認就銷售地域可將全省區分為北、中、南、東4 大區，惟此並非即表示當同一區域內有2 家以上之被授權者時，文德光學公司所能夠收取之權利金即自動依比例酌減。就原審判決理由觀之，原審亦認定文德光學公司因台視眼鏡公司等侵害系爭專利之行為受有相當於授權金之損害，但卻又認專利權人實施授權時可得收取之之合理權利金數額，並非絕對之損害賠償數額，就此而言，原判決之理由已前後矛盾。復本件台視眼鏡公司除販賣系爭眼鏡外，並販賣其他品牌眼鏡固為兩造所不爭，惟參酌前揭有關擬販賣系爭眼鏡者，均需取得文德光學公司之授權以及支付權利金而言，台視眼鏡公司是否販賣他牌眼鏡實與伊等未經文德光學公司同意販賣系爭眼鏡而侵害系爭專利乙節無關，也無法作為酌減台視眼鏡公司應負之損害賠償責任金額的理由。苟原審之理由可採，不啻將鼓勵潛在的侵權行為人發動其侵權行為或未被發現之侵權行為人持續其侵權行為，蓋只要從事侵權行為之人越多，此等侵權行為人日後所需承擔的損害賠償責任反而會獲得酌減，易言之，一旦專利權人耗費過多權利行使成本卻僅能獲得顯不相當之損害賠償金額時，將造成專利權人反而祇能容任侵權行為存在之「逆選擇」現象，其對專利權人權益之維護及國家致力於保護智慧財產權之形象，無疑是一大靳傷。並為㈠答辯聲明：上訴駁回。及㈡上訴聲明：如主文所示。
二、上訴人台視眼鏡公司及甲○○則以：
㈠台視眼鏡公司所販賣之「中樑複合式前掛眼鏡」，係依黃炳焯之據爭專利所製造。文德光學公司前曾以伊所有系爭專利對黃炳焯之據爭專利提出舉發，業經經濟部智慧財產局以89年9 月13日專利舉發審定書審定舉發不成立在案。理由略以：輔助鏡框係以一中間架橋部（橋接元件）延伸一凸塊，以越過主鏡框之中間架橋部13而與主鏡框卡嵌；顯與系爭專利以定位孔13，定位梢23相互配合之方式不相同。可見二者之定位技術手段、構造顯不相同。故無證據系爭眼鏡侵害文德光學公司之專利權。再者，文德光學公司系爭專利之特徵為在鏡框設置「橋接元件」，並以磁性元件使主鏡框與附屬鏡框相互吸附，早為德國、日本先後於79年、86年間公開揭示於專利文獻，故系爭專利僅係簡單結合上開德國及日本之專利技術，均為相同技術領域下熟習該項技藝人士所易於思及，不具新穎性，足以證明文德光學公司之系爭專利不具專利要件，應予撤銷，而不得享有專利權。
㈡系爭眼鏡係依據黃炳焯所有之據爭專利製造實施，由黃炳焯授權香港商卓豪光學有限公司製造，畢索時尚有限公司代理進口，台視眼鏡公司向畢索時尚有限公司進貨，產品來源相當清楚，台視眼鏡公司確信為有專利之產品。黃炳焯之據爭專利先前雖曾多次遭他人舉發，惟舉發均不成立，專利未曾被撤銷；文德光學公司於89年間亦曾舉發過黃炳焯之據爭專利，惟舉發結果亦不成立，經濟部智慧財產局認定2 專利技術特徵並不相同，等同確認黃炳焯之據爭專利有效存在，文德光學公司理當信賴經濟部智慧財產局之判斷結果，認為無侵權問題。黃炳焯於90年10月間曾委託財團法人中華工商研究所（下稱中華工研所）就系爭眼鏡及該專利與被上訴人之專利進行侵害鑑定，鑑定結論為不侵害。黃炳焯為杜絕經銷商之疑慮，曾委託律師向法院聲請假處分，經台灣嘉義地方法院92年度裁全字第494 號假處分裁定，准許其供擔保後，文德光學公司應容忍黃炳焯繼續製造及銷售使用據爭專利產品，或名稱為中樑複合式前掛眼鏡之產品，及從事其他與該產品有關之商業行為，被上訴人不得為任何妨害、干擾或阻止黃炳焯從事商業活動之行為，黃炳焯接獲上開裁定後，隨即遵照該裁定提存擔保金並聲請執行。上開假處分既容許黃炳焯繼續製造及銷售系爭眼鏡，則文德光學公司向黃炳焯所經營之畢索時尚有限公司採購系爭眼鏡，亦應當然為上開裁定所允許之行為。黃炳焯於92年4 月間提供擔保金聲請法院為假處分執行後，曾於同年5 月間起連續在當代眼鏡雜誌上刊登啟事，昭告業者其產品絕未侵害他人之專利，並承諾如有任何經銷商因銷售該商品，致遭侵權指控，黃炳焯願負全部處理責任，上訴人在此等保證下，才開始向畢索時尚有限公司進貨。黃炳焯實已善盡維護其專利權及採取避免侵權之相當措施，台視眼鏡公司進貨時既有專利證書、專利鑑定不侵權報告、法院容許販售之假處分裁定、供貨廠商切結不侵權及願賠償負責之保證下，方開始販售系爭眼鏡，實難謂有何過失可言，原審認定台視眼鏡公司有過失，無異課予台視眼鏡公司近乎無過失之注意義務，實已過度限制交易自由，助長文德光學公司惡意打擊競爭對手，妨害市場公平競爭。㈢經濟部智慧財產局之舉發審定，理論上雖係用於判斷專利是否具備專利要件之問題，惟前揭舉發審定書，乃就系爭與據爭2 專利申請專利範圍具體解析及比對，而後認定二者之定位技術手段、構造顯不相同，其判斷標準與專利侵害鑑定並無不同，況且經濟部智慧財產局為專利專責機關，其對申請專利範圍所為之解析及判斷，準確度應勝於其他機構。再者，人民依法申請取得專利權，並受專利法保護，不得以任何形式加以限制或剝奪，黃炳焯之據爭專利於87年間即經核准公告，雖曾遭文德光學公司舉發，惟經經濟部智慧財產局審定舉發不成立在案，則專利權人黃炳焯及其交易之相對人合理確信黃炳焯之據爭專利為有效，無論產製或販賣該專利商品均為正當權利之行使。又依專利法第106 條規定，若2 專利並存時，原則上各專利權人均得在其申請專利範圍內依法行使專利權，互不干涉。若在此情況下，專利權之行使仍生侵害他人專利權之疑義，可能為：①2 專利申請專利範圍有相同重疊情形，惟因審查人員之疏忽授與專利，致2 專利互為重複專利；或②後申請之專利係利用前專利案之主要技術再發明，此2 專利間有同一種專利在發明之從屬利用關係。黃炳焯之據爭專利與文德光學公司之系爭專利的申請專利範圍所揭露之技術、手段，經經濟部智慧財產局認定並不相同，故非上述①之情況；而黃炳焯之據爭專利申請日早於台視眼鏡公司之系爭專利之公告日，且台視眼鏡公司之系爭專利範圍尚屬習知技術範疇，黃炳焯之據爭專利並非利用系爭專利改良，故不可能為系爭專利之再發明，上述②之情形亦不存在。是系爭眼鏡既依黃炳焯之據爭專利製造，乃依法行使專利權，不生侵害系爭專利之問題。
㈣在我國專利法之下，解釋「申請專利範圍」應非單以獨立項或附屬項所敘述之技術手段為判斷依據，而應以專利說明書所載整體技術為認定標準，在認定專利之侵害，亦應以是否落入申請專利範圍所敘述之整體技術手段為據。文德光學公司之專利範圍雖將「止檔桿」技術特徵列於第2 項，惟由第2 項之記載方式：「…根據申請專利範圍第一項所述之眼鏡附屬鏡框之結合構造改良，其中該附屬鏡框的橋接元件進一步包含一往後突伸的止檔桿可供架設至主鏡框之橋接元件上，該第二磁性元件設在該止檔桿上，以供和主鏡框之磁性元件相吸附結合」。是以該止檔桿應屬文德光學公司系爭專利之必要構成要件，再參酌文德光學公司系爭專利說明書記載：「…這種附屬鏡框的止檔桿或橋接元件係跨設在該主鏡框的橋接元件頂緣上面，所以當配戴有任何類似於跑步或是上下跳動的動作的時候，該附屬鏡框不會相對於該主鏡框做往下的移動動作，如此即可防止該附屬鏡框脫離該主鏡框」。專利說明書之圖示亦明確標示止檔桿之構造。由此可證，文德光學公司之系爭專利，除利用磁性元件外，尚配合止檔桿之設計，方能達成其穩固吸附之作用，故解讀系爭專利之範圍時，應將第2 項視為限制條件，否則即屬不當擴大專利範圍。故而，比對台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡，係依照黃炳焯之據爭專利而製造，並無「止檔桿」之設計，且該專利獨有「定位孔、定位梢」之技術特徵，與文德光學公司之系爭專利並不相同，不符合全要件原則，台視眼鏡公司自無侵權可言。再由文德光學公司系爭專利之專利說明書，可知所指之「鏡框」係指「主鏡框」及「附屬鏡框」，且「橋接元件」亦包含在鏡框之內，而非僅限於「鏡片環框」（框架）。而工研院所作分析比對之結果列表關於系爭專利申請範圍第1 項之末一構成要件為「該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響」，此處所稱之「鏡框」，承前說明，應指橋接元件及其所連接之鏡片，不論有無環框（框架）。對照黃炳焯據爭專利之申請範圍，其技術特徵是「在眼鏡框及副框之鼻樑兩側各設有兩個長方型槽孔，而以體積甚小之長方形磁石分別崁置固定於該眼鏡框鼻樑及副框鼻樑之長方形槽孔內，…」，待鑑定物品完全依照據爭專利實施，具有上述技術特徵。故據爭專利係將磁性元件（磁石）分別崁置固定於橋接元件的長方形槽孔內，而橋接元件屬於主鏡框或附屬鏡框之一部分，因此可說據爭專利係將磁性元件埋設在鏡框裡面；且因橋接元件上設有定位孔以崁置磁性元件，勢必影響鏡框強度，故由文義讀取，並不符合系爭專利「磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響」之結構特徵。依全要件原則，並未落入系爭專利申請範圍。工研院並未審酌相關專利說明書或圖式內容以正確解釋申請專利範圍，竟將「鏡框」誤認為「鏡片環框」（框架），而誤指據爭專利產品之磁性元件亦未埋設在鏡框裡面，及鏡框的強度不會受到任何不良的影響，顯然有欠專業。再2 專利之定位及止滑作用方式亦不相同，故亦不適用「均等論」。工研院對於文義讀取判斷錯誤，已如前述，其續作「消極均等論」之分析，更是將錯就錯。又依當時有效之「專利侵害鑑定基準」及「專利侵害鑑定流程圖」，若符合文義讀取，無消極均等論之適用，應再作禁反言之分析，必須完成整個流程，方能作出侵害專利之判斷，然而，工研院卻未作禁反言原則分析。鑑定單位若無專利申請歷史資料或其他證據，理應請求委託機構檢送，或自行向專利專責機關調閱，工研院卸責不作歷史資料或其他證據之調查，逕自作成待鑑定對象侵害系爭專利之結論，立場至為偏頗，不能採信。
㈤台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡，係依據黃炳焯之據爭專利所製造，又文德光學公司對於據爭專利之舉發結果亦不成立；再依黃炳焯曾委託中華工研所所為之鑑定結論亦認不侵害原告之專利權，且黃炳焯亦取得臺灣嘉義地方法院92年度裁全字第494 號假處分裁定得繼續製販系爭眼鏡，以上足資證明台視眼鏡公司並無故意、過失。另文德光學公司係以每年度權利金135 萬元之四分之一為損害之範圍，然其所提出之專利授權契約書為私文書，文德光學公司除應舉證證明其真正外，亦應提出權利金交付之證明。且文德光學公司另應證明其實施專利權通常可獲得之利益，及受害後之獲利，方得以二者之差額作為請求之數額。而文德光學公司除提出契約書原本外，並未提出相關之交易憑證，如付款證明、入帳記錄，銷售記錄及伊所開立之統一發票等，原審竟完全未調查授權契約書之真正及是否有支付權利金之事實，遽行採信文德光學公司片面提出之證據，實嫌率斷。原審於核定損害賠償金額時，逕參酌一般商業授權經營區分為北、中、南、東四區，及與台視眼鏡公司同在北區之萬通眼鏡行業經台灣台北地方法院92年度智字第98號民事判決應負損害賠償等情，而以文德光學公司授權金八分之一核定台視眼鏡公司賠償金額。惟文德光學公司意圖打擊黃炳焯及壟斷市場，非但對黃炳焯個人及代理商畢索時尚有限公司提出訴訟，求償近千萬元，除此之外，更對全省販賣該等眼鏡之無辜經銷商均提出損害賠償訴訟，計有萬通眼鏡行、府城眼鏡行、長春眼鏡行、師大眼鏡行、台視眼鏡公司，且截至目前為止，文德光學公司已向萬通眼鏡行執行取得135 萬元，另向府城眼鏡行執行取得33萬7 千5 百元，遠已超過專利授權金135 萬元。本件文德光學公司未能舉證因侵害系爭專利受有損害或所失利益若干，僅提出同乙紙專利授權契約書為請求之依據，而文德光學公司既已在另案受償超過該專利授權金額，其損害自已受充分填補，本件若判命台視眼鏡公司尚應給付，反將造成文德光學公司不當得利，與侵權行為之法理不符，文德光學公司既未能就損害賠償之事證具體舉證，自應受敗訴判決，方為適法。又文德光學公司另案訴訟之經銷商萬通眼鏡行、長春眼鏡行、師大眼鏡行所經銷之地區，與上訴人同位於北區，原審核定授權金之八分之一為損害賠償數額，已嫌過高顯非公平。並為㈠上訴聲明：原判決不利上訴人部分廢棄。上開廢棄部分，上訴人文德光學公司第一審之訴駁回。㈡答辯聲明：上訴駁回。
三、文德光學公司主張：伊為中華民國新型第173282號專利即系爭專利之專利權人，專利期間自87年6 月1 日起至98年9 月5 日止。黃炳焯為中華民國新型第145922號專利即據爭專利之專利權人，專利期間自88年4 月11日起至99年5 月21日止。而黃炳焯之據爭專利，曾經文德光學公司向經濟部智慧財產局舉發，惟舉發並不成立。又台視眼鏡公司所販賣之「中樑複合式前掛眼鏡」，為黃炳焯所有據爭專利所製造之專利物品，且來源為黃炳焯所實際經營之畢索時尚有限公司等之事實，為兩造所不爭執，並有中華民國專利證書、專利公報、經濟部智慧財產局專利舉發審定書等件在卷可稽（見本件支付命令卷第6-9 頁、原審卷第26、27、35-38 頁），自堪信為真實。
四、文德光學公司復主張：台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡，侵害伊專利權，甲○○為台視眼鏡公司之法定代理人，未盡善良管理人之注意義務於執行業務時不法侵害文德光學公司之專利權，自應與台視眼鏡公司負連帶賠償責任等語，則皆為台視眼鏡公司及甲○○所否認，並均以上開情詞置辯。是本件應審酌者在於：㈠台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡，是否侵害文德光學公司之系爭專利？㈡台視眼鏡公司販賣之系爭眼鏡為黃炳焯所有據爭專利製造之專利產品，是否不構成侵權行為？㈢文德光學公司得請求台視眼鏡公司及甲○○連帶賠償之範圍為何？
五、台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡是否侵害文德光學公司之系爭專利？
㈠本件基於全要件原則，台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡應已落入文德光學公司所有系爭專利一之專利範圍內，而符合文義侵權之情形：
⒈按是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之物品，或其使用之方法，是否落入系爭專利之專利權範圍內。即應先解釋申請專利範圍及比對解釋後之專利範圍與待鑑定對象，判斷待鑑定物品是否落入申請專利之範圍。
⒉本件文德光學公司所有之系爭專利其申請專利範圍第1 項為：「一種眼鏡附屬鏡框之結合構造改良，包括一主鏡框兩側可供樞接腳架，以及一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上，主鏡框和附屬鏡框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起，其特徵係在於：在主鏡框之橋接元件設有至少一第一磁性元件，該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一第二磁性元件，當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，使得該附屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定之該主鏡框上又可防止該附屬鏡框脫離主鏡框，該等磁性元件並沒有埋設在鏡框裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響。」有系爭專利之中華民國專利公報影本1份在卷可參。如解析此一專利範圍之
技術特徵，應可拆解如下：⑴一種眼鏡附屬鏡框之結合構成改良，包括（此係一開放式連接詞，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟），⑵一主鏡框兩側可供樞接腳架，以及⑶一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上，⑷主鏡框和附屬鏡框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起。其特徵係在於：⑸在主鏡框之橋接元件設有至少一（包括一以上）第一磁性元件，⑹該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一（包括一以上）第二磁性元件，⑺當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，⑻使得該附屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定之該主鏡框上又防止該附屬鏡框脫離主鏡框，⑼該等磁性元件並沒有埋設在鏡框（主鏡框或附屬鏡框）裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響。
⒊本件由台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡，相對於文德光學公司所有系爭專利一之申請專利範圍之技術特徵，可分析如下：⑴一種眼鏡附屬鏡框，⑵一主鏡框兩側可供樞接腳架，以及⑶一附屬鏡框係欲結合至主鏡框上，⑷主鏡框和附屬鏡框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起，其特徵係在於：⑸在主鏡框之橋接元件設有至少一第一磁性元件，⑹該附屬鏡框亦在其橋接元件上設有至少一第二磁性元件，⑺當該附屬鏡框磁性吸附於該主鏡框時，該附屬鏡框之第二磁性元件位於該主鏡框之橋接元件頂面上，可和主鏡框的第一磁性元件相互吸引，⑻使得該附屬鏡框即可快速又穩固的吸附固定之該主鏡框上又可防止該附屬鏡框脫離主鏡框，⑼該等磁性元件並沒有埋設在鏡框（主鏡框或附屬鏡框）裡面，所以鏡框的強度並不會受到任何不良的影響。
⒋綜上，如依據全要件原則適用分析，亦即以文義讀取分析系爭專利之申請專利範圍中之所有技術特徵完全皆對應表現在待鑑定對象中，其中關於⑺、⑻兩項技術特徵之部分，雖涉及到功能之問題，但因兩者構造相同，故即推定具相同功能。自應可判定台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡已構成文義侵權之情形。另觀之文德光學公司另案以萬通眼鏡行所販賣依黃炳焯之據爭專利製造之「中樑複和式前掛眼鏡」亦侵害其專利而訴請損害賠償事件，前經臺灣臺北地方法院以92年度智字第98號審理中，亦曾囑託工研院鑑定之報告，就全要件原則適用分析之結果，亦同此見解，有該鑑定報告影本1 份在卷可憑（見原審卷第110-128頁）。
⒌台視眼鏡公司、甲○○雖辯稱：工研院之鑑定報告將「鏡框」誤認為「鏡片環框」（框架），而誤指系爭眼鏡之磁性元件亦未埋設在鏡框裡面，顯然有欠專業等語。然查，依系爭專利請求項第1 項上述之記載：「…主鏡框和附屬鏡框的中間各設一橋接元件可供將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起，…」可知該請求項係將「鏡框」及「橋接元件」為分別不同之記載，「橋接元件」之作用在於將鏡片環框或直接將鏡片連結在一起，並為設於主鏡框中間和附屬鏡框中間之元件，並非即為主鏡框、附屬鏡框本身，是鑑定報告並無台視眼鏡公司、甲○○所辯之錯誤自明，上開所辯顯無可採。
⒍台視眼鏡公司、甲○○再辯稱：系爭專利僅在簡單結合德國、日本已公開揭示之專利而不具新穎性等語，然查，系爭專利依卷內資料所示曾多次遭人舉發，惟經經濟部智慧財產局認定系爭專利並未欠缺新穎性、進步性，亦無專利申請範圍不明確之情事，是舉發不成立，故系爭專利現仍有效存在，則系爭專利已多次經經濟部智慧財產局就其是否具新穎性予以檢驗，該局又為專利權之審定機關，自足認系爭專利具備新穎性，故台視眼鏡公司、甲○○辯稱：系爭專利不具新穎性，不得享有專利權云云，無足信採。
㈡本件並無適用消極均等論分析之情形：
按所謂「消極均等論」係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對文義範圍予以限縮。若待鑑對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻「文義讀取」可認定為未落入專利權之範圍。經查，本件文德光學公司之專利物品及台視眼鏡公司販賣之系爭眼鏡，均使用磁性元件互相吸附之相同工作原理及技術方法，並非以利用實質不同之技術手段，故本件應無消極均等論，而阻卻台視眼鏡公司侵權之可能。台視眼鏡公司、甲○○固謂系爭專利利用「止檔桿」達磁性元件相互穩固吸引之目的，而據爭專利乃以定位孔、定位梢以達定位及止滑之作用，故方式實質不同云云。惟判斷方式是否實質相同，應以獨立項判斷即足當之，而系爭專利之「止檔桿」元件乃第2 項（附屬項）之構件，不得作為比對之基礎，所辯亦無可採。
㈢本件無適用禁反言原則之必要：
次按，所謂「禁反言」為「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過中每一階段文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯之信賴，不容許專利權人藉「均等論」重為主張其原先已限定或排除之事項。因此，「禁反言」得為「均等論」之阻卻事由。本件台視眼鏡公司、甲○○以鑑定報告中欠缺有關系爭專利審查過程中之歷史資料或其他證據，並未做禁反言原則之分析，辯稱：該鑑定報告係有違誤等語。惟查：文德光學公司於取得系爭專利過程中雖曾因於公告期間遭訴外人遠盈貿易有限公司異議而經經濟部智慧財產局予以不予專利之審定時，在專利取得救濟程序中於90年5 月1 日提出專利說明書之修正本，然伊於取得系爭專利後，就訴外人李怡萱、凱達利公司對其所提出之舉發案過程中所為之答辯，均未對於系爭專利之範圍加以限縮，上情有台灣台北地方法院92年度智字第98號判決、專利公報、訴願決定書、專利異議審定書等在卷可參（見原審卷第91-106、185-192 頁），是文德光學公司之專利範圍既未限縮，而本件之鑑定報告亦以伊於90年5 月1 日之修正本之專利說明書其相關文件為判斷系爭專利專利範圍，自無適用禁反言原則之必要。
㈣綜合上述，經上開各要件之比較後，並參酌鑑定物品相同之工研院之鑑定報告，可知台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡，與文德光學公司所有系爭專利之專利申請範圍相同。至於台視眼鏡公司、甲○○另辯稱：鑑定報告之鑑定人未具結，工研院亦未提出結文，其報告並無可採等語，然查，鑑定報告係囑託機關鑑定，依民事訴訟法第340 條規定，機關鑑定時並無依同法第334 條具結、提供結文之義務，是其所辯與法條明文規定不符，係屬無據，而無可採，附此敘明。
六、台視眼鏡公司販賣之系爭眼鏡為黃炳焯所有據爭專利製造之專利產品，是否不構成侵權行為？
㈠按專利權係一種「排他」權利而非「專有」權利，故專利權人在一定期間內，享有專有「排除」他人未經其同意而製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。是台視眼鏡及甲○○公司雖均辯稱：所販賣之系爭眼鏡係據爭專利之專利物品，二者為不同專利，依法應是並存而互不構成侵權云云，與上開說明相違，並無可採。
㈡次查，新型專利是否具備「新穎性」及「進步性」，乃屬該新型是否符合專利要件之問題，而與某物品究否「侵害」專利分屬二事，前者屬專利舉發之範疇，後者屬專利侵害判斷之範疇。故台視眼鏡及甲○○公司以據爭專利舉發審定作為並無侵害他人專利之依據，顯有未洽。
㈢復按，再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明，專利法第78條第1 項及第2 項分別定有明文。故再發明相較於原發明而言，均係為獨立之專利，但再發明人未獲得原專利權人同意實施自己專利時，仍構成侵權行為。則台視眼鏡公司及甲○○雖又辯稱：據爭專利與系爭專利間並無再發明之關係，故自無侵害系爭專利之可能等語。然正因於2 專利並存時，依某專利所實施之物品仍有侵害他人專利之可能，故於專利侵害鑑定實務上，均係以「待鑑定物品」與「主張受侵害之專利」間是否符合全要件、均等論及禁反言原則作為鑑定之依據，至該項物品是否為依據其他專利所實施，則在所不論。是台視眼鏡公司及甲○○辯稱：據爭專利與系爭專利為二並存互不侵犯之專利，且非屬再發明關係云云，核與本件專利侵害無涉，並不足採。
㈣又按，「發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償。」、「第79條至第86條於新型專利準用之。」專利法第84條第1 項前段、第108 條分別定有明文。再按「修正前專利法第88條第1 項（即現行法第84條第1 項）前段規定：『發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害』，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。」最高法院93年度台上字第2292號民事判決可資參照。本件台視眼鏡公司所販售之系爭眼鏡侵害文德光學公司之系爭專利，已如前述。上訴人台視眼鏡公司雖辯稱：因其所販售之系爭眼鏡為據爭專利之專利物品，文德光學公司曾舉發據爭專利，然舉發不成立，而黃炳焯曾委託中華工研所就2 專利權侵害鑑定，鑑定結果為不侵害，又黃炳焯取得臺灣嘉義地方法院92年度裁全字第494 號假處分裁定，得繼續製造販賣系爭眼鏡，黃炳焯也立切結絕無侵害權利之情事，是其已盡查證義務等語。惟查，專利權為專利權人所享有之排他性權利，所謂排他權之意涵在於專利權人取得專利權後，專有排除他人實施其專利權，但不當然享有實施其專利權之權利，若專利權人實施其專利權會抵觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則仍有侵害他人專利權之虞。本件台視眼鏡公司既已經黃炳焯書立切結表示絕無侵害權利之情事，並獲知黃炳焯取得臺灣嘉義地方法院92年度裁全字第494 號假處分裁定等情，足認台視眼鏡公司於販售系爭眼鏡時，即已知悉文德光學公司與黃炳焯間之專利糾葛事件。參以文德光學公司於本件起訴前，曾於92年5 月份、6 月份分別於當代眼鏡雜誌刊登其專利聲明公告，並表示將追究涉嫌侵害其專利權之人之責任，有台視眼鏡公司及甲○○提出之92年5 月份、6 月份之當代眼鏡雜誌影本2 份在卷可參（見原審卷第207-212 頁），又該當代眼鏡雜誌係各眼鏡行均訂閱之刊物，亦據文德光學公司另案陳明在卷，是可推認文德光學公司於當代眼鏡雜誌上所為之公告，應屬各眼鏡廠商所公知之事實，準此，益徵台視眼鏡公司知悉上情。台視眼鏡公司在明知文德光學公司與黃炳焯間存在上開爭執，如販售系爭眼鏡即有可能侵害文德光學公司之專利權，卻仍執意為之，則台視眼鏡公司就侵害文德光學公司之系爭專利即有故意之存在，並不能以黃炳焯曾向其立切結絕無侵權情事，或黃炳焯曾提出非經法院依民事訴訟法第340 條等規定指定而係私人自行委託中華工研所所作成之專利權侵害鑑定報告書（見原審卷第39-65 頁）而受免除賠償之責任。台視眼鏡公司既故意侵害文德光學公司之專利權，自應負擔損害賠償責任。
㈤再按，臺灣嘉義地方法院92年度裁全字第494 號假處分裁定主文雖記載「…相對人（即文德光學公司）應容忍聲請人（即黃炳焯）繼續製造及銷售使用中華民國第145922號『眼鏡與其副框之組合結構』之新型專利產品，或名稱為『中樑複合式前掛眼鏡』之產品，及從事其他與該產品有關之商業行為，相對人並不得為任何妨害、干擾或阻止聲請人從事前活動之行為。」，有該假處分裁定影本1 份在卷可稽（見原審卷第66-70 頁）。惟前揭假處分之內容係要求文德光學公司於黃炳焯與其所有系爭專利間之舉發、撤銷行政爭訟確定前，暫時容忍黃炳焯之繼續製造、銷售、使用行為，及不為任何妨害、干擾或阻止黃炳焯從事前開活動之行為，並非禁止文德光學公司提起任何有關其所有系爭專利遭侵害之損害賠償訴訟，亦非謂依假處分裁定所容忍之行為所生產、販售之專利物品，均已無不法性，台視眼鏡公司以假處分之裁定為其作為無不法性之抗辯，亦無可採。
七、文德公司得請求台視眼鏡公司及甲○○連帶賠償之範圍為何？
㈠按當事人已證明其受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。次按，專利法第108 條準用第85條第1 項規定，請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一依民法第216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。而於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2 項亦定有明文。而前開規定應為民事訴訟法第222 條第2 項、專利法第108 條準用第85條之補充解釋，且依前開規定，關於損害賠償之數種計算基準中，原告係有選擇權，亦即為免原告已證明被告確實有侵害其專利權時，倘就關於損害賠償之計算方法加以限制，將導致其無法證明其所受之損害數額，加重其訴訟上之負擔而無法充分保障其權益，由原告擇定關於損害賠償之計算方式。
㈡查文德光學公司就系爭專利曾授權他人販售，每年度之權利金為135 萬元，此有伊所提出之與訴外人根茂光學事業有限公司所定立之專利授權合約書乙份及該公司所開立之支票8
紙在卷足憑，並經台視眼鏡公司、甲○○於原審對其形式上之真正表示不爭執（見原審卷第161 、354 頁），是台視眼鏡公司、甲○○於提起本件上訴後，復空言否認其實，洵無可採，附此敘明。而依該授權合約書，係可販售於臺灣所有內需市場，而台視眼鏡公司僅係地方單一店之眼鏡行，且台視眼鏡公司店面除系爭眼鏡外，尚有其他品牌之眼鏡，此為兩造所不爭執，是台視眼鏡公司所販賣之眼鏡並非均侵害文德公司系爭專利。另參照專利法第108 條準用第85條第1 項第1 款規定，以文德公司實施專利權常可獲得之利益，扣除受害後實施同一專利權所得之利益，其差額方為專利權人所受損害此一損害核定原則，而注意事項所定者係核定損害數額時之參考，並非即以實施授權時可得收取之合理權利金為絕對之損害賠償數額，是本院審酌前開各項情事，認本件文德光學公司因台視眼鏡公司販賣系爭眼鏡侵害其新型專利受有之損害，以伊授權臺灣全省內需市場1 年金額135 萬元，參酌一般商業授權經營通常區分北、中、南、東等4 區，以文德光學公司授權全省實施之金額之四分之一即337,500 元，核定為文德光學公司損害數額，始屬適當。又甲○○係台視眼鏡公司之法定代理人，於執行販賣系爭眼鏡業務時違反專利法之規定致文德公司受有損害，自需與台視眼鏡公司負連帶賠償責任。
㈢至於台視眼鏡公司、甲○○再辯稱：文德光學公司已自萬通眼鏡行、府城眼鏡行等取得賠償金，金額已超過其所主張之專利授權金額，其損害已受充分填補等語，然查，上開各家眼鏡行與本件台視眼鏡公司對於文德光學公司所為之侵害專利權行為均為各自獨立之侵權行為，其發生之時、地不一，所致文德光學公司發生之損害，自不得混為一談，而逕論文德光學公司已自他眼鏡行受償逾上述授權金額，文德光學公司即無損害可言。再者，商業獲利行為具有持續進行之現象，並非靜態，更非一固定範圍，不同經銷商之銷售範圍不同，其獲利即非同一，是文德光學公司原可獲利金額與因台視眼鏡公司等侵害專利行為所致減少之獲利金額，理論上自隨時間之進行而有所變化，並因經銷商數量而有所不同。況上述專利授權合約書並非專屬授權，於全國甚至上述4 區內，並非僅能授權於單一授權對象，文德光學公司因專利授權所能獲之金額，即非僅限於135 萬元，在特定條件下，授權對象的增加，未必對於同一地區經銷商之銷售產生排擠現象，而可能使整體銷售金額提高，而本件既經認定依一般商業授權經營而將全省區分為4 區，依上說明，即不宜再因任一區中已有授權之經銷商，而再予細分。因此，台視眼鏡公司、甲○○辯稱文德光學公司已自他侵害專利權人處受償已無損害可言云云，眛於事理，亦無可採。
八、綜上，台視眼鏡公司所販賣之系爭眼鏡侵害文德光學公司系爭專利，甲○○係台視眼鏡公司之法定代理人，於執行販賣系爭眼鏡業務時違反專利法之規定，致文德光學公司受有相當授權金之損害，自需與台視眼鏡公司負連帶賠償責任。從而，文德光學公司依據侵權行為之法律關係，請求台視眼鏡公司及甲○○應連帶給付文德光學公司337,500 元，及自支付命令送達翌日即94年4 月30日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，自應准許。而原審僅判命台視眼鏡公司、甲○○連帶給付168,750 元及其遲延利息，而駁回文德光學公司其餘之訴（另168,750 元及其遲延利息部分），自有未洽。是文德光學公司就該駁回部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰判決如主文第1 、2 項所示；又原判決判命台視眼鏡公司、甲○○應連帶給付部分，核無不當，已如前述，台視眼鏡公司、甲○○上訴仍執前詞，指摘此部分原判決不當，求予廢棄，為無理由，應併予駁回台視眼鏡公司、甲○○之上訴。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張、陳述及所提之證據資料，核與判決結果無何影響，爰不一一論述，附此敘明。
十、據上論結，文德光學公司之上訴為有理由，台視眼鏡公司、甲○○之上訴為無理由，依民事訴訟法第436 條之1 第3 項、第449 條第1 項、第450 條、第85條第2 項，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　97　　年　　5 　　月　　13　　日民事第一庭審判長法　官　郭琇玲
法　官　吳爭奇
法　官　范明達
上列正本證明與原本無異
如對本判決不得上訴。
中　　華　　民　　國　　97　　年　　5 　　月　　14　　日書記官 張豐松