要旨
按「商標異議、評定及撤銷案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：．．．二、商標評定案件適用註冊時之規定。．．．」為行為時商標法施行細則第四十條第二款前段定所明定 (九十一年五月二十九日公布修正商標法第七十七條之一有相同規定) 。本件被評定之商標係於七十八年十二月十六日核准註冊，上開規定所稱「適用註冊時之規定」，除應適用七十八年五月二十六日修正公布之商標法第三十七條第一項第十二款之規定外，並應依審查時之社會一般通念，衡酌有無引致混同誤認之虞以為斷。原判決未依「系爭商標註冊審查時之社會一般通念」，而以被上訴人「於八十八年間評定時之社會一般通念」，評定系爭商標與據以評定之商標近似，認無違反平等原則，亦無信賴保護原則之適用，已有適用法則不當之違法。又按商標圖樣之近似，應以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。準此，二商標商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象 (即外觀、讀音或觀念組成) 是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察。 (裁判要旨內容由法源資訊整理)
案由
最 高 行 政 法 院 判 決 九十一年度判字第一五五九號上 訴 人 美商．瑪斯公司（Mars Incorporated） 代 表 人 蓉妲．斯蒂爾（Rhonda A.Steele） 訴訟代理人 陳芳俞 律師 被 上訴 人 經濟部智慧財產局 代 表 人 陳明邦 右當事人間因商標評定事件，上訴人對於中華民國九十年五月三十一日臺北高等行政法院八十九年度訴字第九三○號判決，提起上訴，本院判決如左：
主文
原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。
理由
本件上訴人起訴主張略以：上訴人於民國七十八年五月二日以「m&m's 」商標，指定使用於各種衣服商品申請註冊，獲准列為註冊第四六九五二一號商標（如附圖一）。嗣原審參加人華永實業有限公司之前手謝繡霙（於八十九年九月十六日公告移轉）以系爭商標與其指定使用於各種男、女童裝、外套、套裝、成衣、毛衣、內衣、褲裙之據以評定之註冊第三七九六一七號「方格m ．m 」商標（如附圖三）近似，復均指定使用於同一及同類商品，有違註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之規定，對之申請評定，經被上訴人評定第四六九五二一號「m&m's 」商標之註冊應作為無效，其聯合第五八一四七一號商標（如附圖二）應一併撤銷。查系爭商標圖樣係由墨色長方形襯底加上「m&m's 」等反白字母或符號以獨特字體構成，而據以評定之商標圖樣係由中文「方格」加上字體比例極小之「m ．m 」共同組成，異時異地隔離觀察，其字數繁簡各異，設計形體予人印象截然不同，非屬近似之商標。且系爭商標與據以評定之商標之行銷管道與行銷方式並不相同，消費者得清楚辨別二商標商品在市場上之區隔，不致引起消費者產生混淆誤認之虞。又二商標已併存達十一年之久，從未有致消費者混淆之情事發生。原審參加人之前手謝繡霙於其申請註冊第七五三七四九號「m．m 」商標時，就被上訴人八五標商三三一字第一八五三九號核駁理由先行通知書之申覆函中，曾謂其所申請之商標圖樣「m ．m 」與被上訴人據以核駁之商標「m&m's」非屬近似之商標。然其今卻反以系爭商標所特別表彰之主要部分「m&m's 」，與其據以評定之商標「m ．m 」，均極近似為由，提起本件評定案。其於本件之主張顯與其之前主張矛盾，顯有違禁反言原則。而於上揭第七五三七四九號「m ．m 」商標註冊申請案與本件評定案中，被上訴人同應就為「m ．m 」圖樣與系爭商標「m&m's 」圖樣近似與否為認定，惟被上訴人先於前者認定「m ．m 」與「m&m's 」為不近似，並為參加人商標註冊之核准，然於無任何理由下，反而於本件評定案遽認系爭商標「m&m's 」與「m ．m 」為近似之商標，而為本件評定申請案成立之處分。前後案爭之事實爭點既為相同，然被上訴人竟為相反認定之處分，有違平等原則。又查案外註冊第四○八九五○號「MM」商標圖樣與據以評定之商標圖樣亦皆具有二個mm字母，其情節與本件相仿。雖該商標專用權因未延展而失效，然其於失效前，與據以評定之商標皆獲准註冊，而併存長達十年之久，足徵被上訴人亦認為判斷商標是否近似，並不能單以相同之外文字母為唯一比較之原則。今被上訴人僅以二商標同具有 mm 字母為由，即認二商標構成近似，顯見其於本件之審查認定與之前類似案例之認定矛盾。按商標評定無效制度雖屬為補正申請審查缺失之事後審查制度，惟行政機關於評定審查時更應謹慎為之，以免使已取得商標專用權人因信賴行政機關之先前行為，而喪失其信賴利益，此亦可由被上訴人所編印之商標手冊○二、○四、○二之三審查要點（二）第十二點規定：「判斷商標之近似，已盡審酌之能事，而仍難以決斷時，申請案、異議案均認為近似，評定案認為不近似。」可供參佐等情，爰請判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，命被上訴人就華永實業有限公司之前手謝繡霙所申請之商標評定案應為申請不成立之處分。 被上訴人則以：系爭商標圖樣與據以評定之商標圖樣相較，二者之外文均係以二個「m 」字母中間以符號連接為其構圖設計意匠，細為比對雖可見符號「& 」、「．」及「'S」有無之別，惟就整體觀之，二者外觀及讀音上極為相近，於異時異地隔離觀察，難謂無使相關消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，復均指定使用於相同或同類之衣服商品，自有系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款規定之適用。次查判斷商標之近似與否，是否具知名度並非所問。至案外註冊第四○八九五○號商標專用權業因未延展註冊而失效，並無上訴人所述併存情形外，核其圖樣上之「m」字母係為圖案化之構圖設計，誠難視為單純書寫字體之「m 」字母相比擬。又被上訴人所著之商標手冊除揭示有商標近似之審查須就商品購買人、地域、創意及使用情形等因素加以考量外，亦同時載明商標近似之判斷方法，係以個案審查為原則，且應隔離觀察以為判定之標準。上訴人所述本件審查與審查基準相違背，顯屬誤解。本件處分係依經濟部經（八八）訴字第八八六三○○七四號訴願決定書意旨辦理，當無上訴人所述違反平等原則之情事。再者，商標評定無效之事後審查制度，乃在補正申請審查之缺失，以維護商標制度之正常運作，俾使真正權利人獲得保障。是系爭商標申請註冊時有商標法規定不得註冊之情事，被上訴人自得依法評定其註冊為無效。另原審參加人於後案中就有利於己之事由與前案為不同之主張，姑不論實情為何，其論述是否與禁反言原則相違背，核非商標法審究之範疇。再者，原審參加人於被上訴人八五標商三三一字第一八五三九號核駁理由先行通知書之申覆函中，主張註冊第七五三七四九號「m ．m 」商標圖樣與系爭商標圖樣不構成近似，及其早於系爭商標申請註冊前即以「m ．m 」作為商標圖樣，申准註冊於相同之衣服類商品云云，核與本件之主張與案情尚非相同。綜上論述，原處分洵無違誤，請駁回上訴人之訴等語，作為抗辯。原審駁回上訴人之訴，係以：系爭商標圖樣與據以評定之商標圖樣相較，二者之外文均係以二個「m 」字母，中間以符號連接，為其構圖設計意匠，細為比對，雖可見符號「& 」與「．」及「's」有無之別，惟就整體觀之，二者外觀及讀音上極為相近，於異時異地隔離觀察，難謂無使一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，復均指定使用於相同或同類之衣服商品，自有系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款規定之適用。從而系爭商標之註冊應作為無效，其聯合第五八一四七一號「m&m's Device（in colour） 」商標亦因正商標被評決無效而失所附麗，應一併予以撤銷。又判斷商標之近似與否，是否具知名度，並非所問，上訴人所訴系爭商標已具知名度，且與據以評定之商標已併存多年云云，與系爭商標有前述構成近似情形之認定無涉。本件據以評定之商標之審查，係被上訴人於七十六年間，依審查時之社會一般通念，認為與上訴人衣服商品（原判決誤植為巧克力商品）之「m&m's 」商標不近似，而核准註冊，嗣被上訴人於八十八年間，另依評定時之社會一般通念，評定系爭商標與據以評定之商標近似，要難謂為違反平等原則，亦無信賴保護原則之適用。又被上訴人依各個時期案情之不同，行使其審查、評定之裁量權，縱使原審參加人有如上訴人所謂之違反禁反言原則之情事，亦與被上訴人無涉。據以評定之商標之專用權既尚有效存在，仍有拘束系爭商標申請註冊之效力，上訴人所訴其對據以評定之商標已申請撤銷乙節，核係另一事項。綜上所述，被上訴人所為第四六九五二一號「m&m's 」商標之註冊應作為無效，其聯合第五八一四七一號「m&m's Device（in colour） 」商標應一併撤銷之處分，並無違誤，一再訴願決定遞予維持，均無不合，為其判斷之基礎。 按「商標異議、評定及撤銷案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：．．．二、商標評定案件適用註冊時之規定。．．．」為行為時商標法施行細則第四十條第二款前段定所明定（九十一年五月二十九日公布修正商標法第七十七條之一有相同規定）。本件被評定之商標係於七十八年十二月十六日核准註冊，上開規定所稱「適用註冊時之規定」，除應適用七十八年五月二十六日修正公布之商標法第三十七條第一項第十二款之規定外，並應依審查時之社會一般通念，衡酌有無引致混同誤認之虞以為斷。原判決未依「系爭商標註冊審查時之社會一般通念」，而以被上訴人「於八十八年間評定時之社會一般通念」，評定系爭商標與據以評定之商標近似，認無違反平等原則，亦無信賴保護原則之適用，已有適用法則不當之違法。次查上訴人於原審中主張，原審參加人先前於八十五年申請指定使用於衣服類商品之「m ．m 」商標註冊案，被上訴人認定該審定號數第七五三七四九號「m ．m 」商標圖樣與本件指定使用於各種衣服商品之系爭商標「m&m's 」為不近似之商標，並核准其商標註冊，然嗣後就本件評定案，卻以上訴人之系爭商標同樣有「mm」為由，而認定系爭商標與據以評定之商標為近似之商標，卻在無任何合理之正當理由下，就本件評定案之商標為異於前案之認定，違反平等原則等語。所述是否屬實？自應調閱相關審定案查明其原委。倘被上訴人對原審參加人於八十五年間申請指定使用於衣服類商品之「m ．m 」商標註冊案，認定該審定第七五三七四九號「m ．m 」商標圖樣與本件指定使用於各種衣服商品之系爭商標「m&m's 」為不近似之商標，並核准其商標註冊，則被上訴人嗣後復就本件評定案，以上訴人之系爭商標同樣有「mm」為由，而認定系爭商標與據以評定之商標為近似之商標，亦即就相同之事件前後為相反之認定，能否認無違反平等原則或誠信原則，尤有研究斟酌之必要。又按商標圖樣之近似，應以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。準此，二商標商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察。查據以評定商標圖樣「方格m ．m 」中，係由字體比例極大且十分顯目之中文「方格」文字，加上字體比例極小之英文小寫字體m．m共同組成，而系爭商標圖樣「m&m's 」，係由十分醒目之英文大寫印刷字母「mm」加上符號「& 」及「's」所構成，且其整體設計係由墨色長方形襯底加上印刷字體之「m&m's 」等反白字母或符號以獨特字體構成，二商標圖樣予人之整體印象是否相近？其外觀、讀音是否相近？容有再調查斟酌之餘地。原判決將據以評定之商標圖樣剔除其最顯目之中文「方格」予以割裂觀察，以其極小之「m．m 」與系爭商標圖樣均係以二個「m 」字母，中間以符號連接，僅符號「& 」與「．」及「's」有無之別，逕認就整體觀之，二者外觀及讀音上極為相近，於異時異地隔離觀察，難謂無使一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，自嫌率斷。上訴論旨，執前述各點指摘原判決違背法令，非無理由，應由本院將原判決廢棄，發回原審法院。 據上論結，本件上訴為有理由，爰依行政訴訟法第二百五十六條第一項、第二百六十條第一項，判決如主文。 中 華 民 國 九十一 年 八 月 二十九 日最 高 行 政 法 院 第 四 庭 審 判 長 法 官 廖 政 雄 法 官 趙 永 康 法 官 林 清 祥 法 官 鍾 耀 光 法 官 姜 仁 脩 右 正 本 證 明 與 原 本 無 異 法院書記官 蘇 金 全 中 華 民 國 九十一 年 八 月 二十九 日
