要旨
就專利法第二十條第二項之「既有之技術或知識」，載明係指「申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。故於申請當日之後，始公開或公告於刊物之技術、知識，在判斷發明之進步性時，則不列入考慮」。 參考法條：專利法 第 22、95 條 (92.02.06)
案由
最 高 行 政 法 院 判 決 九十三年度判字第一○七二號上 訴 人 陸杏雯 訴訟代理人 葉文博律師 被 上訴 人 經濟部智慧財產局 代 表 人 蔡練生 參 加 人 財團法人 代 表 人 翁政義 右當事人間因發明專利異議事件，上訴人對於中華民國九十二年三月二十七日臺北高等行政法院九十一年度訴字第二三五號判決，提起上訴，本院判決如左：
主文
上訴駁回。 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、本件上訴人在原審起訴意旨略以：參加人前於民國（下同）八十七年七月二日以「增進散熱與電磁屏蔽效應之半導體封裝」向被上訴人之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案）， 八十九年四月一日公告。公告期間，上訴人以其不符核准審定時專利法第十九條及第二十條第二項之規定，檢據八十六年九月五日申請，八十九年一月一日審定公告之第00000000號「晶片散熱器結構」新型專利案（下稱引證一）； 西元一九九五年十月十七日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證二 ），對之提起異議，案經被上訴人審查，於九十年六月十五日以（九○）智專三（二）○四○二四字第○九○八九○○○九七七號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。按新穎性之比對並非單以引證案之申請專利範圍所界定者為限，應包含引證案之發明說明及圖式所記載之內容，絕非僅限於以文字敘述之界定進行比對，被上訴人於審理異議案件時，未就引證一之內容是否足以證明系爭案不具有專利要件加以審查，即否定引證一之證據能力，其所為行政處分應屬違法。又系爭案之申請專利範圍所界定之半導體封裝，確已為引證一所揭示，並非系爭案首先提出，故不具專利要件。為此請判決將原處分及訴願決定均撤銷，並命被上訴人重為審查另作適法之處分等語。 二、被上訴人則以：引證一係以第00000000號專利案為證據，而非以其產品 為證據，故原處分依該引證一之公告日期晚於系爭案之申請日，而認定其不適用於證明系爭案不具進步性並無不當。且查上訴人所提之異議理由、訴願理由及第一次起訴狀均認為引證一可證明系爭案不具進步性，惟並無提出系爭案不具新穎性之相關專利法條款及理由，上訴人遲至第二次補充起訴狀始提出引證一亦可證明系爭案不具新穎性，實為一新主張，依專利法第四十一條規定應不予受理。又被上訴人審查專利異議案件係依當事人進行主義，根據異議理由及證據與系爭案申請專利範圍比較異同，上訴人只異議系爭案不具進步性，被上訴人依此理由審查並無不當之處。且引證一與系爭案之構造並不相同，二者既係為不相同之發明，系爭案相較之下仍具有新穎性，故並不影響被上訴人審定異議不成立之結果等語，資為抗辯。 三、參加人參加意旨略謂：由於上訴人於其異議理由僅就進步性提出比對之要求，並未就新穎性提出質疑，因此被上訴人之處分，僅就進步性加以審查並無違誤，且上訴人從未提及有關新穎性之比對請求，被上訴人自無義務加以審酌。另上訴人所提引證一，由於公告日在系爭案申請日之後，依「專利審查基準」規定，引證一只能作為考量新穎性之證據，不得作為進步性考量之證據。由於系爭案與引證二之技術領域相差甚遠，因此系爭案並無所謂的熟習該項技術者所能輕易完成的問題；且由於引證二無法適用於大量輸入／輸出端的IC封裝，而系爭案可以輕易克服此問題，因此系爭案具有進步性。且由於引證一、引證二均未揭露系爭案之重要構件，因此系爭案之相對於引證一、二確實具有新穎性等語。 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據結果，以：按「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」、「公告中之發明，任何人認有違反第四條、第十九條至第二十一條、第二十二條第三項或第四項、第二十七條規定，或利害關係人認有不合第五條或第三十條規定者，自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內為之。」系爭專利核准審定時專利法第二十條及第四十一條分別定有明文。從而對於公告中之發明，任何人認有違反前揭專利法第十九條至第二十一條規定，提起異議者，依法應由異議人備具異議書，指出系爭專利違反專利法規定之那些構成要件事實與理由，並附具相關之證據，倘其證據不足以證明系爭專利有違反其所指專利法規定之構成要件事實，自應為異議不成立之處分。又異議人於行政救濟程序，僅得就原異議時所主張之事實，於同一事實範圍內補提關連性證據，做為原引證證據之補強證據，而不得主張新事實或提出新證據，基於異議審定機關對異議案之第一次處分權及被異議人之程序利益，此一新事實或新證據自應於異議案審定終結前提出，如於提起訴願或爾後之行政訴訟時始行提出，即難加以審究。此乃專利法第四十一條第二項規定「異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內為之」之立法理由所在。查上訴人於當初提起異議時，只主張引證一、引證二可以證明系爭案不具進步性云云，並未主張系爭案不具新穎性之事由，此有其異議理由書附原處分卷可稽，爾後之訴願理由及本件起訴狀亦均只主張系爭案不具進步性，並未主張系爭案不具新穎性，此為上訴人所自認，揆諸前開說明，被上訴人本無須依職權審酌系爭案是否不具新穎性，其於審查本件異議案時，僅就上訴人主張之範圍加以審定，於法並無不合。至上訴人於爾後補充起訴理由狀才主張引證一可以證明系爭案不具新穎性，實為新的事實主張，依專利法第四十一條規定意旨，自難加以審究。復查專利法第二十條第二項係規範發明專利之進步性要件，而被上訴人制訂之專利審查基準，就專利法第二十條第二項之「既有之技術或知識」，載明係指「申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。故於申請當日之後，始公開或公告於刊物之技術、知識，在判斷發明之進步性時，則不列入考慮」，符合前述母法意旨，堪以採用。是引證一之申請日（八十六年九月五日）雖較系爭案之申請日（八十七年七月二日）為早，惟其審定公告日期（八十九年一月一日）係較系爭案之申請日為晚，尚不得據以論究系爭案是否具進步性。上訴人起訴意旨仍堅稱引證一得作為論究系爭案不具進步性之證據，容有誤會。又查系爭第00000000號「增進散熱與電磁屏蔽效應之半導體封裝 」發明專利案，係包含：一基板，該基板具有一晶片島位及接地環形成於其上，該接地環具有接地墊；一晶片，裝置於該晶片島位上；訊號傳遞裝置，用以將該晶片與該基板電性耦合；散熱元件，用以傳導該晶片所產生之熱，該散熱裝置具有第一支撐器連接於該接地墊用以將該散熱裝置設置於該晶片上；絕緣封裝體，覆蓋於該晶片與該基板之上用以保護該晶片以及該基板；及第一導體球陣列，形成於該基板之下表面上用以傳遞訊息。而引證二之金屬蓋顯然僅係提供整體裝置之電磁屏障，與系爭案之散熱裝置具有第一支撐器連接於接地墊，且將散熱裝置設置於晶片上，不但有電磁屏蔽效應並可增加散熱效果等相較，實難稱系爭案不具進步性。上訴人於起訴時起對引證二不能證明系爭案不具進步性，亦未再爭執。綜上所述，被上訴人以上訴人所提異議證據尚不足證明系爭案有違其核准審定時專利法第十九條及第二十條第二項之規定，而為本件異議不成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等由，據以駁回上訴人在原審之訴。並敘明兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，不再逐一論斷。為其判決之論據。 五、上訴人上訴意旨略謂：系爭案提出專利申請前已有引證一提出專利申請在先，引證一雖未於系爭案提出申請前公開於專利公報，惟並未改變系爭案提出申請當時已有此一技術存在之事實。再者，引證一係申請在先並已取得專利權，若僅單依引證一之公告日期係較系爭案之申請日為晚，即認定引證一不得作為進步性之證據，而未審就系爭案與引證一之專利權是否重疊，顯然非專利法之本意，故專利審查基準所載顯有違母法意旨，斷難作為依據。又專利要件之判斷雖可謂為有關科技法律之適用，屬行政機關之判斷餘地，惟行政法院對於機關行使裁量之當否以及是否有瑕疵，亦有權加以審查，然被上訴人未審就系爭案不具專利要件之新穎性乙項，明顯為怠惰裁量，實有瑕疵。另一方面，系爭案之專利申請權人多次以縮限修正後之申請專利範圍與引證一進行比較，亦足見被上訴人之裁量瑕疵，已導致系爭案申請專利範圍所界定之專利權與申請在先並獲准專利之引證一之專利權明顯重疊；又原處分未能即時撤銷並交由原處分機關重行審酌，給與系爭案合法修正專利權範圍之機會，顯然不利於系爭案與引證一之專利權實施，實有違法失職之處。另就系爭案審定公告之申請專利範圍所界定者而言，系爭案所達之功效「增進散熱與電磁屏蔽效應」主要係「將散熱元件設置於基板表面之接地墊」所致，然引證案已明確揭示「散熱片係藉由接合部位貼合承載裝置（即系爭案之基板）之接地點」之創作精神，足見系爭案實無可專利之技術特徵等語。求為廢棄原判決。 六、本院按：上訴人提起異議時，僅主張引證一、引證二可以證明系爭案不具進步性云云，並未主張系爭案不具新穎性之事由，爾後之訴願理由及起訴狀亦均只主張系爭案不具進步性，並未主張系爭案不具新穎性，此為上訴人所自認，被上訴人於審查本件異議案時，僅就上訴人主張之範圍加以審定，於法並無不合。至上訴人於爾後補充起訴理由狀主張引證一可以證明系爭案不具新穎性，係屬新的事實主張，依專利法第四十一條規定意旨，自難加以審究。又專利法第二十條第二項係規範發明專利之進步性要件，而被上訴人制訂之專利審查基準，就專利法第二十條第二項之「既有之技術或知識」，載明係指「申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。故於申請當日之後，始公開或公告於刊物之技術、知識，在判斷發明之進步性時，則不列入考慮」，符合前述母法意旨，自可採為裁判之依據。是引證一之申請日（八十六年九月五日）雖較系爭案之申請日（八十七年七月二日）為早，惟其審定公告日期（八十九年一月一日）係較系爭案之申請日為晚，尚不得據以論究系爭案是否具進步性等由。業經原判決闡述甚詳，經核與前述專利法第二十條第二項及第四十二條規定均無不合，故原判決尚難謂有違背法令情事。上訴意旨謂：被上訴人應依職權審查系爭專利是否有違新穎性，且上引專利審查基準有違母法，不能做為依據，引證一得作為論究系爭案不具進步性之證據云云，無非系其一己之見解，尚無可取。至於引證一專利申請內容與系爭專利是否同一，上訴人亦未舉證證明，上訴意旨復以上開二專利重疊，極易導致實施專利之困擾乙節，尚嫌無據。且縱屬上開專利有重疊之情形，亦純屬同法第二十七條之問題，上訴人並未於異議時加以主張，被上訴人未就此審查，揆諸前引法律規定亦無不合。末查系爭專利案與引證二之構造、功能均有不同，實難稱系爭案不具進步性。亦經原判決指明在案，上訴意旨仍就此加以爭執，核屬對原審認定事實職權行使之指摘，自難認原判決有違背法令之違誤。綜上；原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。 據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。 中 華 民 國 九十三 年 八 月 二十 日最 高 行 政 法 院 第 一 庭 審 判 長 法 官 蔡 進 田 法 官 劉 鑫 楨 法 官 吳 明 鴻 法 官 黃 璽 君 法 官 廖 宏 明 右 正 本 證 明 與 原 本 無 異 法院書記官 彭 秀 玲 中 華 民 國 九十三 年 八 月 二十 日
