案由
臺灣高等法院臺中分院民事判決 民國八十二年度重訴字第二四號 原 告 宏仁實業有限公司 法定代理人 李福興 訴訟代理人 謝文田 律師 被 告 賴泉鎮 訴訟代理人 蔡新彬 律師 複 代 理人 周國順 右當事人間因被告違反商標法案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件，由刑事庭裁定移送民事庭，本院判決如左：
主文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事 實 甲、原告方面： 一、聲明：求為判決： ㈠、被告應給付原告新台幣︵以下同︶一千四百萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算利息。 ㈡、被告應將臺灣高等法院臺中分院八十二年度上訴字第五九七號刑事判決及本件附帶民事訴訟判決全部內容以三十七公分乘十八公分版面，刊登於聯合報、經濟日報第一版上各一日，費用由被告負擔。 ㈢、請准予供擔保，宣告假執行。 二、陳述： ㈠、被告賴泉鎮明知「ＨＯＲＮＧ、ＲＥＮ、宏仁及圖」係原告獲有商標專用權得使用於腳踏車剎車器及屬該類之商品上，竟未經合法授權，於民國八十一年五月間，在彰化縣大村鄉○○○路一○二巷十九號旁之加蓋工廠內，產製同類產品並印製「ＨＯＲＮＧ、ＲＥＮ」之商標後販賣予他人。經原告發見報警於同年六月二十六日上午十時三十分許查獲，並扣得剎車把手六萬支。嗣經檢察官偵查提起公訴。雖第一審判決無罪，惟已經檢察官提起上訴，刻在 鈞院審理中。爰依法提起附帶民事，請求損害賠償。 ㈡、被告明知原告有商標專用權，竟於同一商品使用相同商標，依商標法第六十一條第一項規定：「商標專用權人，對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償」。而請求損害賠償，計算其賠償金額，依同法第六十四條第一項第三款規定：「商標專用權人，依第六十一條請求損害賠償時，得就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額」是本件共查獲六萬支腳踏車煞車器，每件零售單價為一百五十元總價為九百萬元。因查獲之件數逾一千五百件，則依上揭條款規定，應以總價定賠償金額，故以總價計為九百萬元請求賠償。 ㈢、另同法第六十條第二項規定：「除前項規定外，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當之金額」，故原告請求因被告侵害商標所造成業務上信譽之損失五百萬元。應係法律所准許。又依商標法第六十五條規定：「商標專用權人，得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將依本章認定侵害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙」。因此原告並請求被告應將 鈞院八十二年度上訴字第五九七號刑事判決及本件附帶民事訴訟判決全部內容以三十七公分乘十八公分版面，刊登於聯合報、經濟日報第一版上各一日，以維信譽。 ㈣、查本件被告明知原告就宏仁之商標及圖有商標專用權，竟於同一商品使用相同商標，除依商標法規定應予賠償原告外，復依民法第一八四條第一項前段規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」。被告之仿冒行為符合侵權行為之要件，依法亦應負損害責任。原告所受損害之計算，準用商標法第六一條第一項及第六四條之規定，以該煞車器市價每件零售單價一百五十元，查獲六萬件，合計為九百萬元。另因侵害商標造成原告業務上信譽之損失五百萬元，共計一千四百萬元。次查本件原告刑事附帶民事起訴之請求標的為侵權行為之損害賠償法律關係。原告爰引商標法第六一條第一項：「商標專用權人，對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」，及後來在移送民事庭主張依民法第一八四條規定之侵權行為，二者之訴訟標的，均為侵權行為損害賠償之法律關係。原告僅係就事實上及法律上之陳述更正，並未變更訴訟標的。類此情形，最高法院十九年上字第七八六號判例意旨載有：「訴訟標的既未變更，在當事人僅就事實上或法律上之陳述有所更正，應認為無礙」，可資參照。被告指稱應屬訴之追加及變更，有妨礙渠之防禦及訴訟之終結，渠不同意云云，尚有誤會。㈤、本件，就被告侵害商標法第六二條第一項侵害商標專用權案件，雖為最高法院判決無罪確定，其理由係犯罪嫌疑不足。惟「刑事判決所為事實之認定，於為獨立民事訴訟之裁判時本不受其拘束，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證為與刑事判決相異之認定，不得謂為違法」最高法院二十九年上字第一六四○號亦著有判例。是法院依自由心證判斷事實真偽之權限，不受刑事判決所認定事實之影響。況查刑事確定判決認定事實，採證顯然有歧異矛盾並違法應不受其拘束。被告確實有仿冒原告公司之商標之犯行，自顯有侵 害原告公司之權利，原告本於侵權行為之法律關係，請求損害賠償，應係法律之所准許，為此求為判決如聲明等語。 三、證據：除援用刑事案件所調查有利於原告之證據部分外，另提出收據影本一件為證。 乙、被告方面： 一、聲明：求為判決：㈠、原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡、如受不利之判決願供擔保免為假執行。 二、陳述： ㈠、被告不同意原告訴之變更或追加：按訴狀送達後，除被告同意或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者外，原告不得將原訴變更或追加他訴，民事訴訟法第二五五條第一項定有明文，又商標法第六十一條第一項，對於侵害商標專用權與民法第一八四條第一項前段之一般侵權行為之法律構成要件不同，應屬不同之請求權依據，原告在本件刑事進行中於八十二年四月八日向刑庭提出之附帶民事訴訟起訴狀，其請求之法律關係，係依商標法第六十一條第一項起訴，至附帶民事案移民庭，為獨立民事訴訟後，於民庭第一次開庭時︵八十二年十二月八日︶，所提出之準備書狀亦明載，其據依請求之法律關係亦屬商標法第六十一條第一項之侵害商標專用權為其原因事實至八十二年十二月十三日提出之準備書狀中始主張又依民法第一八四條第一項之一般侵權行為請求，應屬訴之追加及變更，有妨礙被告之防禦及訴訟之終結，被告不同意合先陳明。 ㈡、有關商標法第六十二條第一項之侵害商標專用權，經彰化地方法院八十一年度訴字第八二五號，鈞院八十二年度上訴字第五九七號及最高法院八十三年度台上字第一三二三號判決，均認定被告無侵害原告商標專用權或刑法第二五三條之偽造商標之情形而判決無罪確定，有各審判決書及卷證可資為據，原告猶執刑事案件中之原因事實為本件請求實屬無據。 ㈢、退步言之，縱鈞院認為無礙訴訟之終結者，原告依民法第一八四條第一項一般侵權行為之請求，亦不能證明被告就本件有任何故意或過失之行為。被告在原告授權期間內即向豐原一工廠訂了十萬支煞車把手，後來陸續交貨，只剩下六萬支，被查扣的就是授權期間所訂之六萬支，查扣之同時，被告另外代工另一家公司三萬支把手，其商標與原告不同等語。 三、證據：除援用刑事案件所調查有利於己之證據部分外，另提出最高法院八十三年度台上字第一三二三號刑事判決影本一件為證。 丙、本院依職權調閱民國八十一年度偵字第四八七五號、八十一年度訴字第八二五號、八十二年度上訴字第五九七號、八十三年度台上字第一三二三號賴泉鎮違反商標法刑事卷宗。
理由
一、本件原告主張被告明知「ＨＯＲＮＧ、ＲＥＮ、宏仁及圖」係原告獲有商標專用權得使用於腳踏車剎車器及屬該類之商品上，竟未經合法授權，於民國八十一年五月間，在彰化縣大村鄉○○村○○○路一○二巷十九號旁之加蓋工廠內，產製同類產品並印製「ＨＯＲＮＧ、ＲＥＮ」之商標後販賣予他人，經伊發現報警於同年六月二十六日上午十時三十分許查獲，並扣得煞車把手六萬支之事實，固有調閱之彰化縣警察局刑案偵查卷所附搜索扣押證明筆錄、保管條可證，但被告否認有仿冒商標之侵權行為，並於刑事案件偵審中辯稱：伊原係在原告公司擔任業務經理，原告公司負責人李福興於民國七十九年八、九月間，授權伊在伊工廠內代工同類產品，然後再將加工之產品售予原告公司，嗣伊雖於八十一年三月三十一日離職，但公司並未停止授權，於同年四、五月間仍向伊購買加工之產品。至查獲之上開六萬支剎車把手，係伊於授權期間內即八十年十一月間向冠頂塑膠股份有限公司（以下簡稱為冠頂公司）訂造，當時一共訂造十萬支，並於八十一年一月至二月間交貨，交貨後，伊將該貨品陸續交予原告公司，至同年四、五月間尚有五、六萬支之庫存，伊以為伊既然已離開原告公司，以後又是同業，為顧及相互關係，故於同年四、五月間曾透過富雄公司之負責人曹明正轉知原告公司要將此授權下製造之庫存剎車把手五、六萬支要求以成本價格收回，曹明正並將此事告知原告公司之廠長李福來，惟因原告公司一直未將該庫存收回，直至同年六月八日，伊妻吳雲英送五月份請款單至原告公司請款時，李福來廠長始以口頭向吳雲英訂購一萬五千組（即三萬支）。又伊不僅為原告公司代工，同時也為慶善公司代工，警察查獲當天，伊所僱用之二位工人正在做慶善公司委託加工之剎車把手，並非做宏仁公司之剎車把手，故於警察問時，吳雲英始說該些產品不是原告公司之東西。伊係因要離開原告公司，因原告公司留不住，為要打擊伊，始提出告訴，事實上伊係事先經過授權始代為代工，且亦未曾將加工之產品私自售予他人等各語。 二、查宏仁公司確曾授權被告代為加工印製有「HORNG.REN」 商標之腳踏車剎車把手不惟業據原告公司負責人李福興及該公司廠長李福來等二人分別於刑事案件偵審中直承不諱︵見調閱之刑事偵查卷第十九頁反面、第三八頁反面、刑事第二審卷第四十六頁、第一百四十一頁、第一百六十七頁︶，並經證人曹明正供證無訛︵見本院刑事二審卷第九十九頁反面︶。雖李福興及李福來二人分別於刑案供稱：僅授權到被告離職（即八十一年三月三十一日）為止，但不惟為被告所否認，且並無證據證明於被告離職時，原告已向被告終止授權之契約。次查被告於原告公司服務之期間內，確曾於八十年十一月間，向冠頂塑膠公司訂購十萬支腳踏車剎車把手，冠頂公司已於八十一年一至二月間交貨，本件扣案之剎車把手確係被告向冠頂公司訂購而來等情，亦據冠頂公司之負責人劉念宗結證在卷︵見本院刑事卷第一百六十四頁反面、及第一百八十六頁︶。又曹明正於八十一年五月初，確曾受被告之託，至原告公司收取貨款，並轉告該公司之廠長李福來稱：被告現尚有庫存之剎車把手五、六萬支要出售予原告公司，李福來當時曾答應要予以收購等情，亦據證人曹明正於偵查中結證屬實︵見偵查卷第三十二頁︶。第查李福興雖供稱被告曾將仿冒原告商標之剎車把手分別出售予炎輝公司及經由健宜企業公司外銷至他國，惟為炎輝公司之負責人陳炎輝及健宜企業公司之業務代表方中明等二人所否認（見本院刑事卷第八十一頁至第八十二頁），且證人曹明正亦結證稱渠並未向被告購買腳踏車剎車把手後再轉售予陳炎輝等情（見本院刑事卷第九十九頁）。至曹明正於刑事第一審法院作證時所稱曾送過樣品至炎輝公司，其樣品係指剎車彈簧，並非剎車把手，且並未成交等情亦據曹明正結證在卷（見本院刑事卷第一百頁及第一審刑事卷第九十三頁反面）。足見原告稱被告曾將剎車把手行銷於國內市場或外銷，顯屬無據。又李福興會同警員搜索被告之上開工廠時，雖有二位工人正在做剎車把手，但與原告之商標並不同類型，亦據承辦警員陳坤男結證在卷（見本院刑事卷第七十一頁反面）。另證人即被告之妻吳雲英於八十一年六月八日至原告公司收取貨款時，原告公司之廠長李福來曾以口頭訂購一萬五千組（即三萬支）剎車把手，亦經證人吳雲英供明在卷（見刑事第一審卷第二十四頁反面及本院刑事卷第七十一頁），雖原告公司之廠長李福來否認其事，但李福來係告訴人之廠長，於作證時不免有附和之詞，是其證言不可採。參酌證人即國松螺絲興業公司負責人陳松柏、崇明螺絲有限公司負責人潘東明及億祥工業社負責人陳水林等人均於刑事庭結證稱原告公司訂購腳踏車零件均係以口頭或電話訂購等情（見本院刑事卷第一百六十五頁至第一百六十六頁），益證證人吳雲英所供李福來曾以口頭訂購一萬五千組剎車把手，非無可採。至證人黃國強雖於刑事庭證稱渠曾於八十二年四月二日至印尼雅加達訪問輝華企業有限公司負責人余長明，余長明供稱曾向炎輝公司購買有原告公司商標之三八三Ｐ腳踏車剎車把手九萬組等情，惟為陳炎輝所否認，且陳炎輝並證稱售予輝華企業公司之剎車把手係渠公司之ＹＨＣ商標，並非原告公司之商標等情（見本院刑事卷第一百二十五頁反面至第一百二十六頁），況黃國強係李福興之女婿，於作證時不免有偏頗之詞，是其證言及其所提出原告公司客戶訪問調查表並不得作為不利於被告之證據。另證人吳雲英於案發當天曾向警員陳坤男及馬瑞清二人稱「這些東西不是宏仁的，其憑什麼來查扣，且所產製之把手英文字母與告訴人之字母有所不同」等語，固係屬實，惟查當時被告所僱用之工人所做之剎車把手與告訴人之商標並不同類型，已如前述，且當時（即八十一年五、六月間）被告尚為慶善企業公司代工三八三Ｐ型式之剎車把手三萬支，亦據該公司之負責人林壎叁結證在卷（見刑事第一審卷第二十五頁），是亦不能執為不利於被告之證明，況被告於案發當天從外面回到工廠後，看見李福興會同警員正在搜索扣押上開剎車把手，被告曾對李福興稱「這是做給您的」等語，亦據警員陳坤男結證在卷（見刑事第一審卷第二十四頁反面及本院刑事卷第七十二頁），果被告未經授權而私自仿冒，其豈會對李福興說上開之詞？再查李福興亦坦承於八十一年四、五月間（即被告離職之後）仍有收購被告代工之剎車把手等情（見本院刑事卷第一百六十七頁反面），苟原告僅授權代工至被告離職時為止，原告豈會於被告離職後再收購被告代工之剎車把手？在在足證被告上開所辯非虛。被告既係經原告委託代工始產製或委託他人產製上開扣押之剎車把手，於產製後又未行銷於國內市場或外銷，即難認其有何違反商標法或偽造商標之侵權行為。而被告被訴違反商標法之刑事責任部分，業經刑事第一、二、三審法院判決被告無罪確定在案，有調閱之上開刑事案卷及刑事判決正本影本附卷可稽︵見本院卷第四－七頁、四八、四九頁︶。原告雖另以伊公司「煞車把手」塑膠產品之射出，係指定「川井工業社」沖模射出塑膠成品，而非由被告去沖模射出「ＨＯＲＮＧ、ＲＥＮ」商標之「煞車把手」，即僅有「川井工業社」一家之沖模射出「煞車把手」，始有原告公司之上開商標，被告供承向冠頂塑膠公司訂造之產品，其顯然已經仿冒原告商標云云，惟其此部分主張並未舉證以實其說，自難遽採。其又主張證人黃國強於八十二年四月二日至印尼雅加達訪問輝華企業有限公司總經理余長明，其已經證實該公司曾向炎輝工業有限公司，購買宏仁商標的三八三Ｐ手把大約九萬組，此有庭呈之「客戶訪問調查表」在卷可證︵見本院刑事卷第一○九頁︶，刑事判決不予採信，卻未說明理由，顯屬違法云云，惟查所謂「客戶訪問調查表」，係屬私文書，縱有余長明之簽名，但原告不能證明其簽名之真正，因此刑事判決不予採信，尚無違法可言。至於原告復以刑事法院認定事實及採證有何岐異及違法，而指摘刑事判決違法不當，於為獨立民事訴訟之裁判應不受其拘束云云，然查刑事案件之歷審判決，對於有關證人之證言可否採信及有關證物︵包括電話談話錄音︶取捨，均已一一加以指駁，而認定不能證明被告有違反商標法或偽造商標之犯罪行為，於法尚無違誤，原告片面任意指摘，非可採取。 三、綜上所述，被告既無商標法第六十二條第一款於同一商品或同類產品使用相同於原告註冊商標之圖樣或偽造原告之商標自無侵權行為之可言，則原告依商標法第六十一條第一項、第六十四條第一項第三款、第六十條第二項，請求被告賠償一千四百萬元及法定遲延利息，即屬無據，原告復依同法第六十五條規定，請求將刑事第二審判決及本件民事判決全部內容刊登於聯合報、經濟日報上各一日，費用由被告負擔，亦屬無據，均難予准許。至於原告起訴之初，係依上開商標法各條項、款之規定，請求被告賠償上開損害及自費登載判決內容於新聞紙，嗣於移送民事庭後併求依民法第一百八十四條第一項前段之規定，請求被告賠償其上開損害，其先後主張所依據法條縱有不同，但其本質上同係本於侵權行為之損害賠償請求權而為請求，其法律關係相同，訴訟標的亦相同，尚無訴之變更問題，被告謂不同意其變更，尚有誤會，併予敍明。 四、原告雖陳明願供擔保聲請宣告假執行。惟原告既受敗訴之判決，其假執行之聲請，已失所附麗，應併駁回。 五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第四百六十三條、第七十八條，判決如主文。 中 華 民 國 八十三 年 九 月 十二 日民事第四庭審判長法 官 黃斐君 法 官 謝志揚 法 官 沈水元 右為正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後二十日內向本院提出上訴狀，未表明上訴理由者，應於上訴後二十日內向本院提出上訴理由書︵須按他造人數附具繕本︶，並繳納送達用雙掛號郵票拾份︵每份貳拾捌元︶。 書記官 廖次芬 中 華 民 國 八十三 年 九 月 十四 日
