案由
臺灣高等法院民事判決 八十三年上字第四九六號上 訴 人 建展陶藝有限公司 法定代理人 陳金泉 訴訟代理人 黃榮謨律師 訴訟代理人 黃炳飛律師 訴訟代理人 曾澄貴 被 上訴人 煥臣陶磁藝術有限公司 法定代理人 魏美蕙 訴訟代理人 李 旦律師 複 代理人 劉紀翔律師 右當事人間損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十三年一月三十一日臺灣板橋地方法院八十二年訴字第一三五二號第一審判決提起上訴，本院判決如左：
主文
上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事 實 甲、上訴人方面： 一、聲明： ㈠原判決廢棄。 ㈡被上訴人應連帶給付上訴人新台幣（下同）三百二十萬零九百八十七元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按非息百分之五計算之利息。 ㈢被上訴人應共同將如附件之道歉啟事內容登載於中央日報、中國時報、及聯合報第一版（報頭下位置）各三天，並連帶負擔其費用。 ㈣請准上訴人供擔保，宣告假執行。 二、陳述：除與原審判決載相同者，予以援用外，補陳略稱： ㈠依中央標準局鑑定兩造產品之結果為無法判定二者是否相同，依此，上訴人委託訴外人津安實業股份有限公司（以下簡稱津安公司）加工之製成品乃無從判斷係與被上訴人之新型專利物品相同，則上訴人實施發明專利，自不受專利法第四十二號第一項但書之限制，原審法院認事用法顯有違誤。 ㈡上訴人實施發明專利既毋庸得被上訴人同意，則上訴人在未查明上情，亦未經司法機關為公正裁決前，即濫發律師函與上訴人及上訴人之客戶，顯已超出保護自己權利所必要之程度，並造成不公平競爭之情事，自有違公平交易法第十九條、第二十四條之規定，顯見被上訴人權利之濫用，自不受保護，足推定被上訴人有故意過失之侵權行為。 ㈢我專利法第一百零三條等規定已對侵害新型專利者設有週詳保障規定，自不容當事人捨依法為之之公力救濟行為不為，而逕以發律師函警告函等自力救濟行為代之。本件上訴人所為係屬合法，並無不法侵害，被上訴人當無以自力救濟正當防衛之餘地，縱被上訴人誤認上訴人侵害其權利而妄自發函制止，亦屬誤想防衛，不能免責，被上訴人難辭其故意或過失之責。 ㈣被上訴人在未查明上訴人是否侵害其專利權前，即發函以肯定語氣謂上訴人侵害其專利權，不無惡意中傷上訴人之故意，且縱非故意，亦難辭其過失責任。 ㈤專利法第四十二條第二項係規定於發明專利對專利權人之保護及限制，於新型專利並無準用之條文（專利法第一百十條參照），再就法條規定：「前項發明若為一種製造方法者，其專利權效力及於以此方法直接製成之物品，但該物品為他人專利者，需經他人同意，方得實施其發明」，其文義中之「但該物品為他人專利者」係指實施發明方法所附著之物為他人專利品，本件上訴人係將津安公司所享有之基材感溫變色圖案之轉印方法用於一般普通茶壼，並非被上訴人之感溫變色茶壺，何需被上訴人同意。 三、證據：補提出行政院公平交易委員會處分書、三商行函等件為證，並請求調閱台灣板橋地方法院檢察署八十一年偵字第一八三八六號違反惠利法案全卷。 乙、被上訴人方面： 被上訴人未於言詞辯論期日到場，據其前於準備程序提出之聲明及陳述如左： 一、聲明： ㈠駁回上訴。 ㈡如受不利之判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。 二、陳述：除與原審判決記載目同者，援用之外，補陳略稱： ㈠本件被上訴人致上訴人之函件僅有一件，函中係云上訴人涉嫌觸犯專利法，且明示被上訴人之專利範圍，在在均與上訴人所提出公平交易委員會處分書處分案例不同。 ㈡經濟部中央標準局鑑定報告僅係表示上訴人之茶壼僅由所送之已為製成品無法制定而已，非謂與被上訴人之新型專利茶壼之專利範圍有何不同之處。是被上訴人發律師函之行為係屬正當之權利行使，未逾保護自己之必要程度，要無上訴人所主張違反公平交易法規定之情事，況上訴人確已侵害被上訴人之專利權，因此上訴人之請求損害賠償，毫無理由。 三、證據：補提出福生陶藝公司登記事項卡及經濟立身中央標準局函各一件（以上均影本）為證。
理由
一、本件被上訴人經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第三百八十六條各款所列之情形，准上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敍明。 二、上訴人主張：上訴人從事陶瓷器具販賣近十年，素享聲譽，於八十一年四月間委託訴外人津安公司在上訴人販售之茶具初胚上，加工完成津安公司享有發明專利之基材上感溫變色圖案轉印，而具感溫變色功能，上訴人乃大力促銷該項產品。詎被上訴人煥臣陶磁藝術有限公司（以下簡稱煥臣公司）未察明上情，即於八十一年十一月十六日委託律師代理發函，擅指上訴人所銷售之感溫變色茶壼有侵害其依法取得新型專利權之嫌，並分別發函與上訴人之客戶，並放言追究責任，致上訴人之客戶紛紛退貨，並影響上訴人之商舉甚鉅，上訴人因此受有退貨損失二百二十萬零九百八十七三元，及商譽損害，被上訴人魏美惠為煥臣公司負責人，依公司法第二十三條之規定，應與公司負連帶賠償之責。因此依侵權行為法律關係訴請被上訴人連帶賠償上開退貨損害，及於報上登載如附件所示之道歉啟事並負擔其費用云云。 被上訴人則否認有任何不法故意，過失侵害上訴人權利之侵權行為，並稱被上訴人所享有感熱定溫變色茶壼之新型專利，茶壼本身有遇熱變色功能，而上訴人將津安公司所享有之感溫變色圖案轉印於其販售之茶壼上，亦使具有感溫變色功能，依專利法第四十一條但書之規定，上訴人及津安公司均有事先取得被上訴人同意之義務，上訴人未遵行該義務，自係侵害被上訴人之專利權，被上訴人自得依法發函制止之。且被上訴人發函僅言上訴人涉嫌違反專利法，未肯定指摘，上訴人廠商之退貨與被上訴人之發函尚無關聯，上訴人請求賠償為無理由等語。 三、上訴人主張其於八十一年四月間委託津安公司在上訴人販售之茶具初胚上，加工完成津安公司享有發明專利基材上感溫變色圖案轉印，成為具有感溫變色功能之茶具，而予以大力推銷，惟遭被上訴傳令同年十一月十六日委託律師代理發函與上訴人，指上訴人所銷售茶壼侵害其依法取得之新型專利，並分別發函與上訴人客戶三商行等之事實，為被上訴人所是認，並有上訴人提出之合約書及律師函等件為證，固堪信為實在。然上訴人主張被上訴人上開行為係屬違反公平交易法之不法侵權行為一節，為被上訴人所否認，並以前揭上訴人施用津安公司發明專利於茶具上，未經被上訴人事先同意，自屬侵害被上訴人之專利權，及被上訴人發函未肯定指摘上訴人違反專利法，上訴人廠商退貨與被上訴人發函無涉等語為辯。經查： ㈠按「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權。此項發明若為一種製造方法者，其專利權效力及於以此方法直接製成之物品。但該物品為他人專利者，需經該他人同意，方得實施其發明」，修正前專利法第四十二條第一項定有明文。本件被上訴人所享有之感熱定溫變色茶壹新型專利，係七十九年一月廿二日公告，該專利之內容乃「一種感熱定溫變色茶壼，主要係於茶壼之壼體及壼蓋表面，設計適當之浮突或凹下圖案，藉由具有變色漆之轉印紙將變色漆印附於圖案上，並施以適當溫度素燒而著實附於圖案表面，而依此得利用圖案上之變色漆於沖淋熱水時之色澤變化，以判斷水溫是否適於泡茶，俾有效控制水溫，為其特徵者」，有專利公報在卷可稽（見原審卷第四十六頁）。而津安公司所享有之基材上感溫變色圖案之轉印方法發明專利係嗣後取得，且將該轉印方法用於茶具初胚上後，即成為具有感溫變色功能之茶具情事，為上訴人自陳在卷，足見上訴人以津安公司發明專利加工製成之茶壼與被上訴人新型專利之感熱定溫變色茶壼特徵相同，依法應經被上訴人之同意始得實施其發明，至上訴人主張首開法條規定係指發明人將其發明實施於某一素材物品上，該素材物品係他人專利者，始需經該他人同意，並非謂發明實施製成之物品為他人專利，應經該他人同意云云，參諸首揭法條但書之「該物品」係承本文之「以此方法製成之物品」而來，及該法條之立法意旨在釐清製造方法專利權與物品專利權二者之關係，故規定後聲請製造方法專利之專利權效力，雖可及於物品，惟該物品既已核准他人專利，故後申請製造方法專利之專利權效力，雖可及於物品，惟該物品既已核准他人專利，故後申請製造方法專利者，如欲施行其專利權，理應徵得物品專利權人之同意，以充分保障物品專利權人之權益，足見上訴人就物品專利權人之物品，顯有誤解法意，自不足採。茲上訴人將津安公司之感溫變色圖案轉印於茶具初胚上，使具為與被上訴人享有專利之感熱定溫變色茶壼有相同感溫變色特徵之茶壼，依法事先應得被上訴人之同意，惟上訴人或津安公司均未為之，為上訴人所不爭之事實，是被上訴人以此認上訴人有侵害其專利權之行為，而發函制止上訴人繼續侵害行為，尚非無據，難謂不法。至經濟部中央標準局就兩造產售之感溫變色茶壼鑑定結果雖以「該變色漆是否係由『具有變色漆轉印紙將變色漆印附於壼體表面並施予適當溫度素燒而牢實附著』者，則無法由已為製造品之權品Ｂ、Ｃ判定，是故樣品Ｂ、樣品Ｃ之茶壼與本案申請專利範圍所記載之特徵之異同尚難以制定」等語。復之然該難以判定之結論係就製造過程及方法所作之鑑定而下者，尚不影響前揭二者感溫變色特徵相同之事實，是上訴人以上開鑑定結果否認被上訴人之權利，亦非允當有據。 ㈡公平交易法第十九條、第二十四條雖分別有禁止事業有妨礙公平競爭之虞行為，及禁止事業有其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為之規定，惟被上訴人發函係因上訴人未徵得其同意，即以津安公司專利製成與被上訴人專利茶壼有相同感溫變色特徵之茶壼，已如前述，是被上訴人發函指裕上訴人「仿製該項產品」，「除侵害本公司（即被上訴煥臣公司）依專利法所享有之製造、販賣及使用之權外，實亦涉嫌觸犯專利法第一○七條之仿造新型專利品罪」、「通知建展公司....立即停止仿造行為，俾免雙方訟累」等語，並制知上訴人廠商，核屬權利之正當行使，並無首開公平交易法規定之禁止行為情形，上訴人所提出之公平交易委員會處分書所示之映像有限公司案例，其情形係先在報章雜誌上登載引人誤認之廣告，繼未具體指明侵害專利權之範圍記言侵害專利權多方發函檢舉，與本件被上訴人取得專利權在先，僅發函一次制止上訴人之侵害行為情形自屬有間，上訴人執該案例謂被上訴人所為亦屬違反公平交易法行為之禁止行為，顯非有據。是上訴人以被上訴人違反公平交易法規定為由，認為被上訴人所為係不法侵權行為，自不足採。 四、被上訴人之行為係屬正當權利行使行為，並無不法，已詳如前述，上訴人以侵權行為法律關係，主張被上訴人應就其上開合法行為所致上訴人之損害負賠償責任，自非正當。原審為上訴人敗訴之判決，尚無不合，上訴意旨仍執陳詞指摘原判決不當，核無理由，應予駁回。 五、被上訴人所為，既不構成侵權行為，則上訴人就其損害內容所為之主張及舉證，即無予以審究必要，併此敍明。 據上論結本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條、第四百六十三條、第三百八十五條第一項前段、判決如主文。 中 華 民 國 八十三 年 九 月 二十一 日臺灣高等法院民事第一庭 審判長法 官 蘇 士 騰 法 官 林 雅 鋒 法 官 劉 靜 嫻 右正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，並應於提出上訴後二十日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。 書記官 李 秀 英 中 華 民 國 八十三 年 十 月 五 日
