案由
臺灣高等法院民事判決 八十四年度上字第一九０號上 訴 人 長旺興業有限公司 法定代理人 徐清塗 訴訟代理人 王惠光律師 複 代理 人 周淑萍律師 被 上訴 人 嘉毅興業有限公司 法定代理人 侯景璋 訴訟代理人 許士宧律師 林望民律師 複 代理 人 吳宇仙律師 右當事人間確認商標專用權等事件，上訴人對於中華民國八十三年十月二十日臺灣板橋地方法院八十二年度訴字第一三八九號第一審判決提起上訴，本院判決如左：
主文
上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事 實 甲、上訴人方面： 壹、聲明： 一、原判決廢棄。 二、被上訴人在第一審之訴駁回。 三、第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。 貳、陳述：除與原判決記載相同者，予以引用外，補陳述略稱： 一、民事訴訟法第二百五十三條規定，當事人不得就已起訴之事件於訴訟繫屬中，更行起訴。乃訴訟法上所謂「一事不再理」原則，或稱「二重起訴之禁止」，若當事人違背一事不再理之原則而起訴者，法院應認其訴為不合法以裁定駁回之。而前後兩訴是否相同，除了當事人實質上是否相同外尚須注意訴訟標的是否相同，且兩訴之聲明是否相同、相反或可以代用。而區別訴訟標的是否相同，應就具體之訴訟事件觀察之，如果當事人前訴請求法院審判之權利義務或其他事項與後訴相同者，即為同一事件；又在兩訴之聲明可以代用之情形，如給付之訴或形成之訴之聲明可以代替確認之訴之聲明，亦屬同一事件。 二、查上訴人於台灣高等法院上訴字第二００四號偽造文書案件中所提起之附帶民事訴訟經裁定移送於 鈞院民事庭之八十二年重訴字第九二號損害賠償事件（前訴）與被上訴人本件訴訟（後訴），係屬當事人實質上相同，訴訟標的（就前後兩訴具體觀察之）相同，訴之聲明可以代用（前者為給付之訴，後者為確認之訴，而標的皆為同一商標）之同一事件，蓋： ①就當事人而言，前訴之原告為長旺興業有限公司，被告為嘉毅興業有限公司；後訴之原告為嘉毅興業有限公司，被告為長旺興業有限公司。此係當事人實質上相同。 ②就訴訟標的而言：前訴之訴訟標的係就系爭商標為回復原狀之移轉登記請求權；後訴之訴訟標的為基於所謂移轉同意書之確認系爭商標之專用權，即此前後二訴之訴訟標的就具體事件觀察之，均係就本件系爭商標專用權之誰屬此一權利義務法律關係所為之判斷，實際上屬同一之訴訟標的。 ③就訴之聲明而言：前訴之訴之聲明為「嘉毅興業有限公司應將審定第三六九０二八號使用在第二十三類商品之長旺ＣＨＷ商標移轉登記返還給長旺興業有限公司」之給付之訴之聲明；後訴之訴之聲明為「確認中央標準局商標審定號數第三六九０二八號『長旺及圖』商標專用權屬於原告」之確認之訴之聲明。而給付之訴之聲明係可替代確認之訴之聲明，故前後兩訴實屬同一事件。 然原審未就前後二訴之具體事件作通盤之觀察，而於判決理由中謂此二訴「：：：聲明不同訴訟標的並不同一，法律關係不同，不得謂為同一之訴，原無民事訴訟法第二百五十三條之適用」，其認事用法實有違誤。 三、次查原審縱係認為此二訴非同一事件，然其就證據之取捨認定上，亦有諸多違誤之處： ①原審認為上訴人提出之一二一號存證信函不足以證明被上訴人當初係以詐術之手段使上訴人陷於錯誤因而與被上訴人簽訂系爭商標之移轉同意書，惟查上訴人當初之所以簽立該同意書，是因為徐清塗應付給侯景璋的股款並非馬上給付，侯景璋即利用此機會，向徐清塗稱必須書立本同意書以防止徐清塗不按約給付股款，徐清塗不疑有他，才簽立同意書。惟侯景璋表面上雖稱此同意書只是「擔保」，如果徐清塗有按約付款，則該同意書作廢，但這只是幌子，侯景璋一騙得此同意書後，立即持之以偽造文書之方式將長旺商標移轉，此事實業經台灣板橋地方法院八十一年訴字第一八三八號及 鈞院八十二年上訴字第二００四號判決有罪所確認，此均可證明被上訴人前後動作係出於有計劃之詐騙行為。 ②而就一二一號存證信函上訴人於原審所主張之如上所述之事實，為被上訴人於原審所不加爭執者，依民事訴訟法第二百八十條第一項規定，當事人對於他造主張之事實，於言詞辯論時不爭執者，視同自認。故對於此一被上訴人所自認之事實本無庸再由上訴人作任何舉證，原審關於此一事實其舉證責任之分配實有謬誤。 ③其次關於該同意書，上訴人已於一二一號存證信函中為撤銷之意思表示而自始無效，即系爭商標之專用權仍為上訴人所有（按移轉登記僅為對抗要件），原審卻漏未斟酌此一證據，而於判決理由中謂「：：：該同意書既未經被告（即上訴人）合法撤銷或解除，於兩訴間仍屬有效：：：」，其事實認定之錯誤，誠然可知。 四、綜上所陳，被上訴人原審之訴實與上訴人前所提起現仍在 鈞院訴訟繫屬中之八十二年度重訴字第九二號之訴，屬同一事件，被上訴人原審之訴有違一事不再理原則而應依民事訴訟法第二百四十九條第一項第七款之規定，以其訴為不合法裁定駁回之。 乙、被上訴人方面： 壹、聲明： 一、上訴駁回。 二、如前項聲明無理由，請判命： 上訴人應將中央標準局商標審定號數第三六九０二八號「長旺及圖」商標專用權移轉予被上訴人，並應協同被上訴人向經濟部中央標準局辦理中央標準局商標審定號數第三六九０二八號「長旺及圖」商標之移轉註冊。 三、第二審訴訟費用由上訴人負擔。 貳、陳述：除與原判決記載相同者，予以引用外，補陳述略稱： 一、本件起訴並未違背「重覆起訴禁止」之原則： ㈠已起訴之事件，在訴訟繫屬中，該訴訟之原告或被告不得更以他造為被告，就同一訴訟標的提起新訴或反訴，為民事訴訟法第二百五十三條所明定。所謂就同一訴訟標的提起新訴或反訴，不僅指前後兩訴係就同一訴訟標的求為相同之判決而言。其前後兩訴係就同一訴訟標的求為相反之判決，或就同一訴訟標的，求為與前訴內容可以代用之判決，或就同一訴訟標的，求為與前訴內容可以代用之判決，亦包含在內。故前訴以某法律關係為訴訟標的，求為積極之確認判決，後訴以同一法律關係為訴訟標的，求為消極確認判決，或前訴以某請求為訴訟標的求為給付判決，而後訴之該請求為訴訟標的，求為積極或消極之確認判決，均在上開法條禁止重訴之列。固為最高法院四十年台上字第一五三０號及四十六年台抗字第一三六號判例所肯認。 ㈡但查上訴人所指 鈞院八十二年重訴字第九二號損害賠償事件，其關於請求返還商標專用權部分之訴訟標的係侵權行為之回復原狀請求權，與本件訴訟標的係確認商標專用權本身，非屬同一訴訟標的，且亦非就同一法律關係分別求為積極及消極之確認判決，與最高法院四十年台上字第一五三０號判例所指情形不符，應不在上開法條禁止重訴之列甚明。復查本件之訴訟標的係確認商標專用權本身而非確認上訴人請求返還商標專用權之回復原狀請求權存在或不存在，與最高法院四十六年台抗字第一三六號判例所謂「前訴以某請求為訴訟標的求為給付判決，而後訴以該請求為訴訟標的，求為積極或消極之確認判決」，亦有不同，準此，本件起訴並未違反重覆起訴禁止之原則，上訴人指本件起訴違背民事訴訟法第二百五十三條之規定云云，顯不足取。 二、兩造簽訂系爭同意書，上訴人並未受詐欺： 上訴人復主張被上訴人法定代理人使用詐騙手段使其陷於錯誤書立同意書，同意於八十二年二月二十八日後將系爭商標移轉至被上訴人，被上訴人持該詐得之同意書，以偽造文書方式變更商標登記，上訴人於發現後一年內在八十二年二月十三日以中和郵局第一支局第一二一號存證信函通知侯景璋撤銷該意思表示，故該契約已無效，系爭商標專用權仍屬上訴人等語，惟查前開移轉「長旺及圖」商標係兩造同意所訂立，於簽訂之時並無受詐欺之情事，上訴人亦無舉證以實其說，故上訴人以因侯景璋之詐騙致簽訂同意書云云，尚非可採。且依同意書約定八十二年二月二十八日後被上訴人可自行變更登記，為附始期之法律行為，則該同意書於八十二年二月二十八日期限屆至時，業已發生效力。故系爭商標專用權屬於被上訴人至為明顯。且上訴人於 鈞院八十二年重訴字第九二號損害賠償事件，以受詐欺為由，請求被上訴人返還商標權，業經 鈞院以其無法證明受詐欺之理由，駁回其訴，有判決可稽。 三、縱認上訴人簽訂系爭同意書有受詐欺情事，但上訴人依該同意書所為意思表示並未經撤銷： 查上訴人固主張渠於八十一年五月間發現受詐欺後，即以八十二年二月十三日中和郵局第一支局第一二一號存證信函撤銷同意移轉商標之意思表示云云。惟查被上訴人自始未收到前開存證信函，上訴人亦未能證明被上訴人已收到該撤銷意思表示，更且前開存證信函之意思表示係向訴外人侯景璋為表示而非對被上訴人為之，故縱認上訴人曾為上開撤銷之意思表示，亦不生撤銷之效力。 四、經查上訴人負責人徐清塗具名書立之系爭同意書內載明：「茲長旺公司股東徐清塗承認長旺ＣＨＷ註冊商標歸嘉毅興業有限公司負責人侯景璋之所有，唯因受軍公教契約限制，應於中華民國八十二年二月二十八日後，自行變更及目前之一切所有使用權，本人絕無異議。」。其文義，兩造雖有不同之解釋，惟觀之侯景璋曾於八十年二月二十八日代表長旺公司與高雄縣機關員工消費合作社聯合社簽訂公教人員日常生活必需品供銷合約，由長旺公司提供產品，有效日期至八十二年二月二十八日，且侯景璋退出長旺公司，係無償，此由徐清塗亦承認侯景璋沒有拿走股金自明，是侯景璋顯以取得系爭商標為其退股之條件，因此侯景璋退股後，徐清塗雖承認系爭商標歸被上訴人公司所有，但因長旺公司有與高雄縣機關員工消費合作社聯合社之供銷契約，需使用至八十二年二月二十八日，故侯景璋允許其繼續使用，但至八十二年二月二十八日徐清塗應自行變更商標及目前使用權。參以同意書係徐清塗所書，故其內容係徐清塗同意為一定作為或不作為，否則最後一句「本人絕無異議」，即屬文句不通；析言之，徐清塗首先表明「侯景璋（即被上訴人）之所有」，唯因受軍公教契約限制，即長旺公司訂有上述供銷契約，尚需用系爭商標，故徐清塗乃同意「應於中華民國八十二年二月二十八日後，自行變更（商標）及目前之一切所有使用權」，足證上開證明書係：長旺公司同意系爭商標歸於被上訴人公司，惟因長旺公司受軍公教契約限制，必須供應貨物至八十二年二月二十八日止，故侯景璋同意長旺公司使用系爭商標至前開日期，但屆期長旺公司應自行變更而使用其他商標及改變目前之使用狀態，不得再使用系爭商標，蓋若係侯景璋應至八十二年二月二十八日始得變更商標使用人時，應由侯景璋出名書具文件始符常情。況上訴人公司負責人徐清塗既坦承上開商標權歸被上訴人所有，則侯景璋將該商標移轉予其所經營之被上訴人公司，自屬正當，系爭商標專用權應屬被上訴人公司。 五、上訴人告訴侯景璋擅於八十二年二月二十八日前移轉系爭商標專用權，係觸犯使公務員登載不實等罪云云，業經 鈞院刑事庭判決無罪在案，有八十四年度上更㈡字第六二三號刑事判決可稽，其中侯景璋係徵得上訴人負責人徐清塗之同意，始由徐清塗自行將相關印鑑及文件交卓妙珠蓋用齊全後，再行申請商標專用權之註冊變更及註冊移轉手續，業據該刑事判決認定綦詳，足堪採信。
理由
一、本件被上訴人於原審起訴主張：上訴人之法定代理人於民國八十年六月三日與被上訴人之法定代理人雙方拆夥時，上訴人之法定代理人書立同意書承諾自八十二年二月二十八日以後，就中央標準局商標審定號數第三六九０二八號「長旺及圖」商標專用權屬於被上訴人，而今該期限已過，上訴人竟不承認，爰請求確認該系爭專用權屬於被上訴人。退步言之，縱認該商標移轉登記為無效，依前開同意書約定，上訴人仍應協同被上訴人辦理移轉申請之相關手續，俾完成系爭商標專用權之移轉，爰提起如備位訴之聲明，請求系爭商標專用權移轉予被上訴人之判決等語。 上訴人則以該同意書雖為上訴人法定代理人所書立，惟係因受被上訴人之法定代理人詐欺所致，現已經上訴人撤銷該同意移轉商標之意思表示，故該系爭專用權仍屬上訴人所有。且被上訴人之法定代理人以偽造文書之方法，已在八十一年一月一日將該系爭專用權登記為被上訴人所有，依法無效，刑事偽造文書部分被上訴人之法定代理人已經第一、二審法院判決有罪在案，而上訴人亦在刑案提起附帶民事訴訟，請求被上訴人回復原狀及賠償損害，本件與該案當事人及訴訟標的相同，訴之聲明可代替，為同一事件，被上訴人違反一訴不再理原則，應以裁定駁回其訴等語資為抗辯。 二、經查上訴人所指同一事件之本院八十二年重訴字第九二號損害賠償事件，其關於請求返還商標專用權部分之訴訟標的係侵權行為之回復原狀請求權，有該案起訴狀附卷可稽，與本件訴訟標的係確認商標專用權之歸屬不同，顯非同一訴訟標的，且亦非就同一法律關係分別求為積極及消極之確認判決，與最高法院四十年台上字第一五三０號判例所指情形不符，自未違反禁止重新起訴之規定。況查本件之訴訟標的係確認商標專用權本身而非確認上訴人請求返還商標專用權之回復原狀請求權存在或不存在，與最高法院四十六年台抗字第一三六號判例所謂「前訴以某請求為訴訟標的求為給付判決，而後訴以該請求為訴訟標的，求為積極或消極之確認判決」，亦有不同。準此，本件起訴並未違反重覆起訴禁止之原則，上訴人指本件起訴違背民事訴訟法第二百五十三條之規定云云，顯有誤會，並非可採，合先敘明。 三、查被上訴人主張上訴人同意自八十二年二月二十八日以後系爭商標專用權歸被上訴人所有之事實，已據其提出上訴人法定代理人書立之同意書影本一件為證，上訴人對該同意書為其法定代理人所書寫，及其內容「長旺ＣＨＷ之註冊商標」係指中央標準局商標審定號數第三六九０二八號「長旺及圖」商標專用權一節，並不爭執，自應認被上訴人此部分主張為真正。 四、上訴人雖主張被上訴人法定代理人使用詐騙手段使上訴人之法定代理人陷於錯誤書立同意書，同意於八十二年二月二十八日後將系爭商標移轉至被上訴人，被上訴人持該詐得之同意書，以偽造文書方式變更商標登記，上訴人於發現後一年內在八十二年二月十三日以中和郵局第一支局第一二一號存證信函通知侯景璋撤銷該意思表示，故該契約已無效，系爭商標專用權仍屬上訴人云云。 （一）當事人主張有利於己之事實者，就其事實應負舉證責任，民事訴訟法第二百七十七條定有明文。本件上訴人主張係被詐欺而書立同意書，自應就書立同意書當時被詐欺之事實，負舉證責任，然上訴人並無證據以實其說，空言主張被詐欺而為意思表示，已難以採信。且上訴人於本院八十二年重訴字第九二號損害賠償事件，以受詐欺書立本件同意書為由，請求被上訴人返還商標權，業經本院認定上訴人無法證明受詐欺之事實，而駁回上訴人此部分之訴，有判決書附卷可稽，益加可證上訴人主張受詐欺云云，並不足採信。 （二）上訴人雖提出第一二一號存證信函（見原審卷第七一頁）主張已撤銷同意書云云。惟查上訴人既未能證明確係受詐欺而書立同意書，有如前述，自未取得撤銷權，其撤銷同意書之意思表示，顯非合法有效。況該存證信函係上訴人之法定代理人以個人名義（徐清塗）發函予被上訴人法定代理人個人（侯景璋），且未提出送達回證，亦難認該撤銷之意思表示通知已合法達到被上訴人公司，是以系爭同意書應仍於兩造間合法有效存在，上訴人主張已撤銷云云，並不足採。 （三）依同意書內容所載：「茲長旺公司股東徐清塗承認長旺公司ＣＨＷ之註冊商標歸嘉毅興業有限公司負責人侯景璋之所有，唯因受軍公教契約限制，應於中華民國八十二年二月二十八日後，自行變更，及目前之一切所有使用權，本人絕無異議」等語觀之，核屬附始期之法律行為，則該同意書於八十二年二月二十八日期限屆至時，業已發生效力。依兩造同意書之約定，系爭商標專用權自斯時起，即應屬被上訴人所有。況經本院刑庭調查結果，亦認定：侯景璋（即被上訴人之法定代理人，原曾為上訴人之法定代理人）曾於八十年二月二十八日代表長旺公司（即上訴人）與高雄縣機關員工消費合作社聯合社簽訂公教人員日常生活必需品供銷合約，由長旺公司提供產品，有效日期至八十二年二月二十八日，且侯景璋退出長旺公司係無償，此由徐清塗亦承認侯景璋沒有拿走股金自明，是侯景璋顯以取得系爭商標為其退股之條件，因此侯景璋退股後，徐清塗雖承認系爭商標歸被上訴人公司所有，但因長旺公司有與高雄縣機關員工消費合作社聯合社之供銷契約，需使用至八十二年二月二十八日，故侯景璋允許其繼續使用，但至八十二年二月二十八日徐清塗應自行變更商標及目前使用權。參以同意書係徐清塗所書，故其內容係徐清塗同意為一定作為或不作為，否則最後一句「本人絕無異議」，即屬文句不通；析言之，徐清塗首先表明「承認系爭商標歸被上訴人之所有」，唯因受軍公教契約限制，即長旺公司訂有上述供銷契約，尚需用系爭商標，故徐清塗乃同意「應於中華民國八十二年二月二十八日後，自行變更（商標）及目前之一切所有使用權」，足證上開證明書係：長旺公司同意系爭商標歸於被上訴人公司，惟因長旺公司受軍公教契約限制，必須供應貨物至八十二年二月二十八日止，故侯景璋同意長旺公司使用系爭商標至前開日期，但屆期長旺公司應自行變更而使用其他商標及改變目前之使用狀態，不得再使用系爭商標，蓋若係侯景璋應至八十二年二月二十八日始得變更商標使用人時，應由侯景璋出名書具文件始符常情。況上訴人公司負責人徐清塗既於同意書上明確承認商標權歸被上訴人所有，則侯景璋將該商標移轉予其所經營之被上訴人公司，自不構成使公務員登載不實罪，有本院八十四年度上更（二）字第六三六號刑事判決在卷可稽。益加可見系爭商標專用權應屬被上訴人公司。 （四）再查商標專用權，依商標法第二十八條（修正前第二十九條）規定，係以登記為對抗要件，而非以登記為取得商標專用權之要件，是以登記縱有無效之原因，仍不影響實體上商標專用權之歸屬，上訴人雖提出台灣板橋地方法院八十一年度訴字第一八三八號及本院八十二年度上訴字第二００四號刑事判決，而主張被上訴人之法定代理人侯景璋為求及早取得該商標，於期限未屆至前之八十年八、九月間，未徵得上訴人公司負責人徐清塗之同意，以其尚保管有該「長旺及圖」註冊商標證書，及長旺公司之公司章，負責人徐清塗印章等之機會，利用不知情之人持向經濟部中央標準局申請將註冊之「長旺及圖」商標變更為嘉毅公司云云，惟查此部分之刑事案件，嗣由最高法院發回更審，業經本院刑事庭判決無罪在案，有八十四年度上更㈡字第六二三號刑事判決在卷可證，其中侯景璋係徵得上訴人負責人徐清塗之同意，始由徐清塗自行將相關印鑑及文件交會計師事務所職員卓妙珠蓋用齊全後，再行申請商標專用權之註冊變更及註冊移轉手續，業據該刑事判決認定綦詳，足堪採信。雖說此部分刑事案件尚未判決確定，然無論刑事部分如何認定，縱係有罪確定，亦僅不過係被上訴人法定代理人於取得同意書後，以偽造文書之方式為商標專用權之移轉登記，惟該同意書既未經上訴人合法撤銷，於兩造間仍屬有效有如前述，則縱被上訴人依偽造文書所為之商標專用權登記有無效原因，仍可依本件系爭同意書，於八十二年二月二十八日取得商標專用權，並不受上開登記是否有無效原因之影響。茲上訴人否認被上訴人商標專用權之歸屬，致被上訴人私法上之地位有受侵害之危險，被上訴人即有受確認判決之法律上利益，被上訴人提起確認之訴，自有理由，應予准許。 五、從而，原審為被上訴人勝訴之判決，核無不合。上訴論旨仍執前詞指摘原判決，求為廢棄，為無理由，應予駁回。兩造其餘爭執及舉證經本院逐一斟酌後，均認與本判決結果不生影響，毋庸贅論，又被上訴人先位聲明既有理由，自無庸就備位聲明審判，均併此敘明。 據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。 中 華 民 國 八十六 年 二 月 十八 日臺灣高等法院民事第五庭 審判長法 官 王 立 杰 法 官 陳 博 享 法 官 藍 文 祥 右正本係照原本作成。 不得上訴。 書記官 吳 鎮 鑫 中 華 民 國 八十六 年 二 月 二十 日
