智慧財產法院民事判決

上訴人

尹鴻章

上訴人

王瑜華

共同訴訟代理人

楊祺雄律師

共同訴訟代理人

張東揚律師

複代理人

孫德沛律師

被上訴人

極鼎科技股份有限公司

被上訴人

兼 法 定

代理人

于蓓蓓

共同訴訟代理人

李建民律師

複代理人

李孝萍

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國100 年10月25日本院100 年度民專訴字第5 號第一審判決提起上訴，本院於101 年11月15日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項第3 款分別定有明文。本件上訴人原上訴聲明第3 項之利息起算日為民國100年7 月1 日（見本院卷㈠第36頁），嗣於101 年4 月3日 具狀聲明更正利息起算日為100 年7 月15日（見本院卷㈠第216 頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，依上開規定，應予准許。

貳、實體方面：

一、本件上訴人主張：

（一）上訴人於95年6 月2 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請「具有錄放音功能的光學筆」新型專利，經其核准為我國第M304075 號新型專利（下稱系爭專利），申請專利範圍共9 項，專利權期間自96年1 月1 日起至105年6 月1 日止。惟被上訴人極鼎公司未經上訴人同意或授權，竟製造「Afaya-Pen-10C 探索樂園- 智慧錄音光筆與小百科」錄音光學筆產品（下稱系爭產品）侵害系爭專利，並於各大通路行銷販售。上訴人知悉上情後，於99 年9月9 日以聖島國際法律事務所(99)聖法文字第S00000000-0 號函通知被上訴人，未獲置理。而系爭專利與系爭產品進行分析比對後認系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第1 至4 、第6 至7 項，符合文義讀取而落入系爭專利申請專利範圍。而被上訴人未經同意而製造、販賣系爭產品，上訴人得依專利法第108 條準用第84條第1 項、民法第184 條第1 、2 項、第185 條請求被上訴人就上訴人所受損害負賠償責任，並依專利法第106 條第1 項請求排除侵害。其次，若先位理由之請求無法成立，因上訴人曾將系爭專利技術特徵提供予被上訴人極鼎公司，委託其進行可錄音光學筆之細部開發，並於95年4 月間簽訂委託設計合約（下稱系爭合約），系爭專利之技術特徵為上訴人向被上訴人極鼎公司揭露與教示，被上訴人極鼎公司原不知悉此項技術，系爭契約之附件1 技術為上訴人所交付，依系爭合約第3 條第1 項約定被上訴人極鼎公司應負有「不擅自利用系爭專利之技術特徵」之不作為給付義務。因被上訴人極鼎公司擅自利用系爭合約之技術販賣系爭產品，已違反約定。且被上訴人極鼎公司迄未依約向上訴人提出委託設計標之「可錄音之Afaya-Pen 」、相關印刷品及軟體等給付，致上訴人不能驗收，是2 年2 個月「獨家經營權」無法起算，其故意阻止上訴人獨家經營權所附條件成就，依民法第101 條第1 項規定，應視為條件成就，上訴人亦得依民法第226 條第1 項規定之備位理由請求被上訴人極鼎公司負損害賠償責任。再者，被上訴人被販售系爭產品所獲利益，應屬民法第179 條之不當得利，亦應返還上訴人。

（二）系爭專利具可專利性：

１、原審被證4 不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項擬制不具新穎性：原審被證4 除未具體揭示系爭「互動錄放式遊戲裝置」形構外，原審被證4 專利說明書第10頁第16行以下記載「整個錄音的開始，係由使用者操作使用者介面當中的錄音鍵開始，此時，互動錄放式遊戲裝置會接收到錄音指令」、其第1 項記載「…，以於該使用者操作該使用者介面時，進行錄音模式等控制動作」，則原審被證4 係以使用者操作使用者介面來啟動錄音功能，顯迥異於系爭專利申請專利範圍第1 項所界定辨識外在於錄音裝置圖樣上指標資料之技術特徵，故無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項擬制不具新穎性。

２、原審被證7 不能證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3、4 項不具進步性：

（１）將錄音檔案之「識別碼」及「指令」整合進同一「圖樣」中，乃系爭專利之重要技術特徵：系爭專利申請專利範圍第2 至4 項乃是對於系爭專利申請專利範圍第1 項之「圖樣」再為進一步界定，依其界定，「圖樣」不僅承載錄音檔案之識別碼，還承載錄音指令、播放指令或終止指令，各指令與檔案識別碼整合進同一圖樣之中。

（２）系爭專利說明書已充分揭示整合「識別碼」及「指令」於同一「圖樣」之技術特徵：系爭專利說明書第7 頁第10至16行記載，不論第一、第二還是第三指標資料，都是存於同一圖樣2 內，且各該指標資料皆同時具有「識別碼」與「指令」（舉例言，該指標資料之功能內容即可能是「錄製成為第一檔」、「播放第三檔」、「停止播放第六檔」等等）。

（３）系爭專利具「直接啟動」技術特徵：將錄音檔案之「識別碼」及「指令」整合進同一「圖樣」中之技術特徵，保障「直接啟動」各項指令功能乃是最自然操作結果、最合理之專利範圍解讀。兩項技術特徵實為一體兩面，因系爭專利技術重點在於將「識別碼」及「指令」同時整合於同一「圖樣」中，使得蘊含指標資料之「圖樣」，不僅包含檔案識別碼，還包含各項指令，例如：錄音指令、播放指令或終止指令（「錄製成為第一檔」、「播放第三檔」、「停止播放第六檔」等），當使用者點選該圖樣時，當然就會同時找到被附加識別碼的目標檔案，直接自動加以播放、暫停或停止。

（４）原審被證7 未揭露系爭專利揭示之將錄音檔案「識別碼」及「指令」整合進同一「圖樣」之技術特徵：

①原審被證7 圖式4A、5A、5B及5C中，實僅以100A、100B及100C等編碼書寫介質（encoded writing medium）（編碼書寫介質即對應於系爭專利之印刷品6 ）來乘載「識別碼」及「錄音指令」，且原審被證7 「圖形元素」及「筆跡」為分別列印或書寫在該編碼書寫介質上，該圖式中的「圖形元素(410、420 或450)」及「筆跡(490) 」非如系爭專利技術特徵，乃是同時置於印刷品或編碼書寫介質上的同一圖塊，並非整合於同一「圖樣」之中。

②原審被證7 圖6A流程圖600 係顯示依步驟610 來「敲擊圖樣」後要接續步驟620 來「產生筆跡」，方能將錄音檔案進行編碼，否則該流程圖600 僅須步驟610 及步驟630 即可完成「啟動」及「停止」錄音的功能，何須再經過步驟620 「產生筆跡」。是原審被證7 並未揭示系爭專利整合「錄音指令」及「識別碼」於同一「圖樣」之技術特徵。

（５）原審被證7 未揭露系爭專利「直接啟動」技術特徵：原審被證7 於完成「啟動錄音的圖像元素」之「辨識」而「開啟錄音模式」後，未立即啟動該裝置之錄音功能，尚須等待使用者實際利用「書寫工具」於「經編碼書寫介質」上進行「書寫」之動作時，錄音功能才能啟動，是原審被證7 完全未揭露系爭專利「直接啟動錄、放音功能」之技術特徵。

（６）依被上訴人自身主張，原審被證7 確實未揭露上開錄音檔案「識別碼」及「指令」整合進同一「圖樣」之技術特徵：被上訴人用原審被證7 中截然不同元件分別對應系爭專利不同請求項「圖樣」，違反專利審查基準2009年版第2-3-5 及第2-3-21頁規定。且原審被證7 「筆跡（490）」與「圖形元素（410 或450 ）」並非同一元件，尚可從被上訴人自身提供原審被證7 圖4B示意圖證明，被上訴人於101 年5 月29日準備程序當庭承認對原審被證7 而言「圖樣（按指圖形元素而言）與控制指令不一樣」。

（７）系爭專利申請專利範圍第1 至4 項較原審被證7 具新穎性與進步性：

①原審被證7 之錄音功能需透過「書寫」同步發生外，原審被證7 圖6B也揭示播放功能之啟動須「擷取檢索與書寫介質上筆跡相關的資訊與相關的錄音檔」，才會「播出」該錄音檔。顯然，原審被證7 裝置並不「直接啟動」播放錄音檔功能，唯有當其光學裝置讀取（擷取檢索）到「書寫筆跡」後，才會播放與該「書寫筆跡」「相關」之錄音檔。

②原審被證7 之錄、放音功能啟動不脫離「書寫」、「字跡」、「筆記本」而存在，特別對於幼童、幼教從事者或書寫能力較弱或退化之人之使用，原審被證7 完全無法滿足此需求。系爭專利除光學筆本體設備外，只有「圖樣」而已，無需「書寫介質」，而光學筆亦無須具備「書寫」功能，操作上毋寧較為簡便。系爭專利申請專利範圍第1 至4 項相對於原審被證7 （公開日期只早於系爭專利50日）言，應非其所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，故仍具備進步性。

３、原審被證7 不能證明系爭專利申請專利範圍第6 、7 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第6 、7 項分別依附於第1 項而增加數個限制要件，其權利範圍較系爭專利申請專利範圍第1 項為窄，原審被證7 不能證明系爭專利申請專利範圍第6 、7 項不具進步性。原審被證7 之第9 、19項雖分別對所謂「光學單元」為細部界定，但與系爭專利申請專利範圍第7 項述及之「用以在錄音／放音的過程發出鳴聲或閃燈以產生提示效果」之「指示單元」蜂鳴器或LED 燈顯屬無關。

（三）被上訴人具侵害系爭專利之故意或過失：被上訴人極鼎公司曾以實質相同技術申請新型專利（申請號：000000000 ），遭上訴人於98年9 月1 日提出專利舉發而撤銷之，其「舉發證據2 」正係系爭專利，故被上訴人侵權行為屬故意甚明。

（四）被上訴人極鼎公司違反系爭合約第3 條第1 項約定，應依民法第226 條第1 項規定負損害賠償之責：

１、系爭產品既文義讀取系爭專利申請專利範圍第1 、2 、3、4 、6 、7 項，系爭產品當然使用系爭合約附件1 之技術方案；系爭產品既然文義讀取系爭專利申請專利範圍第1 項，當然更利用到系爭合約附件2 之技術方案。

２、系爭合約附件1 及附件2 係上訴人提供予被上訴人極鼎公司：

（１）系爭合約係上訴人提出附件1 所載設計方案，委託被上訴人極鼎公司完成細部設計（例如：電路佈局、機構組裝等）。締約前，被上訴人極鼎公司原已製造「Afaya-Pen 」市售光學筆，該產品雖可儲存錄音檔，但都是出廠時預錄，使用者不能錄音，亦不能將錄音檔與印刷品形成連結關係。上訴人先發現此項技術缺陷而設計出系爭合約附件一之技術方案，並拜訪被上訴人極鼎公司提出該方案，始有系爭合約之締結。被上訴人原不具備相關技術能力，係於上訴人提示系爭合約附件技術後，被上訴人方能開發出藉點選「錄放音標記」來啟動「錄放音功能」之Afya-Pen光學筆。

（２）系爭合約附件2 與系爭專利說明書是針對同種先前技術（Afaya-Pen 光學筆產品）之同一種技術缺陷，提供同一種技術解決方案，均可證明系爭合約附件1 為上訴人所有，且供予被上訴人知悉之技術內容。系爭合約附件1 為上訴人提出且已定案而成為被上訴人應給付之內容，系爭合約附件2 及附件3 則係上訴人所提出，但仍須確認被上訴人實際執行能力之未定案內容，被上訴人割裂上開記載文義，竟主張只有系爭契約附件2 、附件3是上訴人提出，實屬無理。

（３）依系爭合約第13條記載，系爭合約附件2 為上訴人提出，雖然系爭合約附件2 技術方案不是契約標的，但該方案既屬上訴人於契約關係中提供、揭露予被上訴人極鼎公司，該方案自應成為系爭合約第3 條第1 項之不作為義務適用對象。

３、系爭合約第4 條之獨家經營權應擬制生效，縱未生效，被上訴人極鼎公司仍屬違反系爭合約第3 條第1 項不作為義務：

（１）系爭合約第4 條之上訴人獨家經營權，依民法第101 條第1 項規定應擬制生效：

①依系爭合約第1 條、第2 條第1 項第3 款、第4 條第1項約定，上訴人原應享有之系爭產品獨家經營權，該經營權生效以被上訴人極鼎公司提出合格「可錄音Afaya-Pen 」樣品100 套、相關軟體與印刷品為停止條件。然被上訴人極鼎公司迄未向上訴人提出委託設計標的即「可錄音之Afaya-Pen 」光學筆樣品、相關印刷品與軟體之給付，故該停止條件迄未成就。且依系爭產品銷售分析表，被上訴人極鼎公司最晚至98年5 月已處於可提出契約給付狀態，或至少可將系爭產品提出給付，是上訴人之獨家經營權至晚自98年5 月開始生效。

②上訴人之獨家經營權縱未生效，被上訴人仍屬違反系爭合約之不作為義務：依系爭合約第3 條第1 項約定，被上訴人極鼎公司負有「不擅自利用上訴人交付之技術」之不作為義務。系爭合約第4 條第1 項獨家經營權，係委託設計標的驗收合格後上訴人得享有之利益，兩者並非同一，彼此間無條件關係或因果關係。不論被上訴人是否依約完成設計，亦不論上訴人是否取得獨家經營權，被上訴人極鼎公司均應負該不作為義務。況被上訴人極鼎公司搶先擅自販售系爭產品進入市場甚至削價競爭，應屬損害上訴人因條件成就所應得利益之行為，依民法第100 條規定，被上訴人極鼎公司應賠償上訴人所受之損害。

４、被上訴人極鼎公司未依系爭合約完成設計提出給付，並無系爭合約解除權：依系爭合約第1 條第3 項被上訴人極鼎公司本應依約完成符合系爭合約附件1 「可錄音之Afaya-Pen 」設計，及按系爭合約附件1 規範，委託設計標的須為具備點選圖樣來達成「錄音」及「暫停」等功能之光學筆。然上證4 號、原審原證22號、證人簡伊蓉及黃永傑證詞，顯見被上訴人極鼎公司至96年8 月尚未開發出可供使用者錄音之光學筆，且至98年7 至10月都仍未設計出具備「暫停」功能之錄音光學筆，甚至迄今仍未給付此等光學筆，顯不符系爭合契約之委託設計約定。

５、被上訴人極鼎公司違約在先，自無系爭合約解除權。縱系爭合約被解除，被上訴人極鼎公司仍屬違反系爭合約之不作為義務：被上訴人極鼎公司未於95年6 月19日依約完成設計提出給付，違約在先，依民法第264 條第1 項規定，被上訴人既未依約完成設計先行提出給付，上訴人自得拒絕給付設計費餘款，被上訴人極鼎公司無契約解除權，其解約意思表示不生效力。況系爭契約第10條亦明定「本合約除經雙方合議同意終止外，甲、乙任何一方不得逕行終止，任何一方逕行終止本合約，則視同違約」，舉輕以明重，自無契約解除權可言。縱謂系爭契約已終止或解除，按民法第260 條規範意旨，上訴人因被上訴人極鼎公司違反系爭合約不作為義務已生之損害負賠償請求權，不受影響。

（五）損害賠償金額之計算：按兩造原定計畫：1.上訴人本可在至少2 年2 個月期間內獨家銷售系爭產品；2.上訴人於相同期間內於台灣市場上銷售系爭產品之售價不會低於1,200 元（成本價）；3.兩造預期在相同期間內上訴人應有3,000 件之銷售量。及依財政部賦稅署頒布「97／98／99年度營利事業各業所得額標準及同業利潤標準表」之同業利潤毛利率為22% 反推，上訴人若可得進入市場，其對系爭產品之售價為1,538.46元（計算式：售價1, 538.46 元- 成本1,200 元= 毛利338.46元。毛利338.46元除以售價1,53 8.46 元為毛利率22% ），於原定獨家經營權期間，上訴人本可預期獲得至少1,015,380 元（計算式：毛利338.46元x3,000件=1,015,380元）利益，堪認為上訴人估算之所失利益。因系爭產品搶先進入市場削價競爭，致上訴人不能進入相同市場銷售系爭專利之產品，上訴人受有損害，故得請求損害賠償1,015,380 元。

（六）準此，上訴人先位理由依民法第184 、185 條、專利法第106 條、第108 條準用第84條第1 項規定請求被上訴人排除侵害暨上訴人所受之損害負侵權行為賠償之責；備位理由以被上訴人違反系爭合約約定，依民法第226 條第1 項向被上訴人極鼎公司請求賠償損害；暨依民法第179 條不當得利規定請求被上訴人極鼎公司給付不當得利，爰聲明求為判決：

１、被上訴人就系爭產品與其他一切侵害系爭專利之產品應予銷毀，並不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口上開產品或其他一切相關之侵權行為。

２、被上訴人極鼎公司應給付上訴人1,015,380 元，暨自100年7 月1 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。

３、被上訴人于蓓蓓應給付上訴人1,01 5,380元，暨自100 年7 月1 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。

４、前2 項請求，倘於其中一被上訴人清償時，其他被上訴人於清償範圍內，同免給付之義務。

５、上訴人願供擔保請准宣告假執行。（上訴人嗣於本院101 年4 月17日準備程序撤回對被上訴人于蓓蓓關於侵權行為損害賠償、債務不履行及不當得利之起訴，即金錢損害賠償部分，僅對被上訴人于蓓蓓請求排除侵害，撤回部分並得被上訴人于蓓蓓同意，見本院卷㈡第2頁）。

二、被上訴人則以：

（一）被證4 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項違反核准時專利法第95條規定：

１、被證4 與系爭專利比對，可見系爭專利與被證4 透過相同技術手段，產生相同功效，進而達到相同目的，被證4 足以擬制證明系爭專利不具新穎性。

２、被證4 之申請日期較系爭專利申請日期早，但公開日較系爭專利申請日為晚，由於後申請案在先申請案申請前並未公開或公告，卻視之為現有技術與後申請案比對，而將發明或新型專利先申請案所附說明書或圖式載明之內容以法律擬制（legal fiction ）為先前技術，若後申請案申請專利範圍中所載之發明與先申請案所附說明書、圖式或申請專利範圍中所載之技術相同時，則擬制喪失新穎性，可知被證4 號足以被法律擬制為先前技術，用以證明系爭專利不具新穎性。

（二）被證7 之美國專利可證系爭專利不具進步性：

１、被證7 與系爭專利比對，可證被證7 乃系爭專利申請前已公開之專利。

２、被證7 與系爭專利圖式比對，系爭專利之光學筆100 具備之必要構件，均於被證7之美國公開專利中揭露，被證7之美國專利係公開於95年4 月13日，早於系爭專利申請日95年6 月2 日，被證7 具證據力，足證系爭專利係運用申請前已見於刊物或已公開使用之相關技術，不具進步性。

３、系爭專利申請專利範圍第1 項內容於被證7 美國專利申請專利範圍第1 、2 、8 、11、12、18、21、22、30、33項，均有相同結構、裝置出現，足證系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

４、被證7 已揭露互動設備具有「延遲、暫停、播放、倒轉、前進、快進、加速以及停止的功能控制，進行錄音播放之控制」，可證系爭專利申請專利範圍第2 至5 項不具進步性。

５、系爭專利申請專利範圍第6 項所述包含讀卡單元及記憶卡，讀卡單元用以受控制器控制將該聲音檔寫入該記憶卡。然被證7 之圖式及其他圖式中，揭示互動設備之存儲器單元受處理器控制，用以存儲聲音檔案，則可證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性。

（三）系爭專利之控制器不具直接啟動之技術特徵：

１、系爭專利申請專利範圍、說明書或圖式中，均未有「控制器在接收錄音指令且判斷正確後，「直接啟動」麥克風或「直接啟動」播音功能之說明，上訴人對於申請專利範圍解讀，賦予新的技術功能，顯與原申請專利範圍各項內容均不相同，已涉變更系爭專利實質內容。又因系爭專利之控制器根本不會「直接啟動麥克風」，上訴人於對系爭專利申請專利範圍解讀時，私自為「控制器會直接啟動麥克風」之解讀，已逾系爭專利原說明書及圖式揭露之範圍。

２、系爭專利申請專利範圍、說明書或圖式中，皆未載「控制器會直接啟動麥克風」內容，上訴人顯屬錯誤解讀。再者，依智慧財產局2009年版專利審查基準，新型必須排除各種方法、用途等不相關技術內容，上訴人卻以「步驟」方法作為「應解讀為」、「控制係直接啟動」之錯誤說明，顯違專利法規定。

３、系爭專利申請專利範圍第3 項未提及「直接啟動」技術特徵，即使系爭專利其他請求項或說明書內容，亦均未出現「直接啟動」，若去除上訴人私自「解讀」系爭專利申請專利範圍第3 項「控制器直接啟動播音功能」之變更實質內容，則系爭專利請求項之各項技術特徵，均由被證7 完全揭露而足證系爭專利不具進步性。

（四）被證7 揭露之內容已充分揭示系爭專利申請專利範圍第2至4項 之技術手段：

１、被證7 圖式已明白揭露預先設置有「錄音、播放、停止、速度及位置」等各種讀取及辨識方法，足證系爭專利主要結構、裝置、技術、特徵及實施方式等，均與被證7 完全相同。由被證7 公開資料內容，可證系爭專利不具進步性，且上訴人所謂之整合在同一圖樣中，實與被證7 之圖式第4A、5A、5B、5C圖如出一轍。

２、 被證7 揭示系爭專利申請專利範圍第2 至4 項之技術手段，其揭露「當處於錄音播放模式時，互動設備200 可用於識別能啟動控制功能的圖形元素450 。識別的方法，可包含在圖形元素450 上敲擊，以及遵循互動設備200 所給出的音頻提示。能啟動控制功能的圖形元素，則可以提供諸如延遲、暫停、播放、倒轉、前進、快進、加速以及停止的功能控制。如上所述，用於控制錄音播放的多種方法，包括透過能啟動控制功能的圖形元素450 來控制錄音的播放，及使用曾和音頻錄製同步的筆跡490 、根據筆跡490在經編碼書寫介質100C的位置，來得知從何處開始錄音的播放。」

（五）系爭合約附件1 為雙方依討論結果記載之產品功能範疇，並非上訴人所交付：系爭合約附件1 記載系爭合約委託開發產品功能範疇，未論述或載明該附件1 是由上訴人提出。系爭合約第1 條「合約標的與名詞定義」第1 項即載明「本合約及和本合約有關之附件一、批註，都是本合約的構成部分……」及第2 項載明「甲方（即上訴人）委託乙方（即被上訴人）設計『可錄音之Afaya-Pen 』，其設計細節及規格詳如附件1 所示」看出，此兩條並未揭示附件1 由上訴人提供，僅揭露附件1 係合約委託開發產品功能範疇之依據。依合約第13條「附件說明」記載，若附件1 係由上訴人提出，自無不將之記載揭露系爭合約第13條之理。再由附件2 及附件3 記載，此委託設計案至少舉行兩次會議方進行討論，可知附件1 實質上是依雙方討論結果所記載之產品功能範疇，並非上訴人所交付。且系爭合約第3 條「智慧財產之歸屬」第1 項提及之「甲方依本合約所提供之設計、技術」，合約中無任何明確記載何者是上訴人所提供之設計及技術。除合約外，無實質紀錄或文件可以佐證那些設計、技術是上訴人所提供。

（六）被上訴人極鼎公司得自行販賣系爭產品，無違反契約不作為義務：

１、簽約後被上訴人極鼎公司即可獨立實行所有技術細節，並於合約約定期限內提供樣筆予上訴人測試，無需再與上訴人討論。若附件1 係由上訴人提出，附件1 並未清楚表達與揭露任何技術特徵，被上訴人極鼎公司斷無可能可獨立完成之理。附件1 既非上訴人所提出，被上訴人極鼎公司自不受系爭合約第3 條第1 項不作為義務之限制。

２、系爭合約開發之「可錄音之Afaya-Pen 」，依系爭合約第3 條之2 、第4 條之1 約定，上訴人僅擁有被上訴人極鼎公司核心技術之使用權，但非獨佔性，且被上訴人極鼎公司僅承諾上訴人享有開發之「可錄音之Afaya-Pen 」2 年2 個月之獨家經營權，此約定揭露「可錄音之Afaya-Pen」擁有之核心技術絕非由上訴人提出，而係被上訴人極鼎公司研發技術，從而雙方始於系爭合約中載明由被上訴人極鼎公司授權上訴人可擁有約定期限內系爭產品獨家經營權。上訴人依約不具系爭合約開發之「可錄音之Afaya-Pen 」專利權，詎上訴人隱瞞而於95年6 月2 日申請專利，並於95年6 月19日被上訴人極鼎公司交付測試樣品予上訴人後，上訴人拒不給付第2 期款10萬元設計工作費，是上訴人2 年2 個月之獨家經營權條件尚未成就而不生效力，被上訴人極鼎公司製造販賣系爭產品完全合法。

（七）被上訴人極鼎公司已依約於95年6 月間交付設計完成之「可錄音之Afaya-Pen 」樣本於上訴人：

１、95年6 月19日被上訴人極鼎公司交付開發樣品予上訴人之時間，與系爭合約第2 條第1 項第1 款約定之2 個月時間密切吻合，可推定被上訴人極鼎公司於95年6 月19日所交付予上訴人者為系爭合約委託交付之標的。

２、原審原證22號之98年10月郵件中記載之新增功能等項均未於系爭合約中提及，與系爭合約成就與否無關。該郵件起源是因被上訴人極鼎公司擬開發一款採用新控制晶片的錄音筆，基於與上訴人友好情誼，提供該項訊息，請上訴人提供建議，擬於完成原型時，提供上訴人測試，此郵件論述時間、內容與系爭合約的時間點不符，功能也不同。

３、被上訴人極鼎公司於99年10月21日寄發存證信函表明已將可錄音之Afaya-Pen 交付予上訴人，請求上訴人依系爭合約第2 條第3 項之㈡約定給付10萬元設計工作費予被上訴人極鼎公司，若被上訴人極鼎公司未於95年6 月19日依約交付委任設計標的，上訴人未回函異議，適足證明被上訴人極鼎公司已於95年6 月19日交付完成開發之「可錄音Afaya-Pen 」予上訴人。

（八）被上訴人極鼎公司於99年11月1 日以存證信函解除契約為有理由：被上訴人極鼎公司於99年10月21日寄發存證信函請求上訴人依約給付10萬元設計工作費，未獲置理。被上訴人極鼎公司嗣於99年11月1 日再以存證信函送達作為解除系爭合約之意思表示，足見系爭合約已經解除。上訴人抗辯謂該設計工作費已逾請求權時效，更可證明被上訴人極鼎公司交付已完成開發之「可錄音Afaya-Pen 」。

（九）上訴人不得依民法第179 條向被上訴人極鼎公司為不當得利請求：上訴人先拒付系爭合約第2 條第3 項第2 款第二期款10萬元及拒絕完成測試驗證，上訴人當然不會履行給付尾款10萬元，而請求被上訴人極鼎公司交付系爭合約第二條第1項第3 款所載全部內容。又依系爭合約第4 條第1 項約定上訴人享有2 年2 個月經營權自被上訴人極鼎公司交付系爭合約第二條第1 項第3 款所載全部內容起算，因上訴人於95年6 月19日收受被上訴人極鼎公司依系爭合約第2 條第1 項第1 款之「可錄音Afaya -Pen」測試樣品，拒不依約測試驗證及交付系爭合約第二期及第三期款各10萬元予被上訴人極鼎公司，故系爭合約約定之獨家經營權停止條件尚未成就，而不生效力。該獨家經營權既尚未生效，上訴人自無所謂3 千件銷售額毛利損害，上訴人自不得依不當得利請求損害等語，資為抗辯。

三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：（一）原判決廢棄。（二）被上訴人就其型號為「Afaya-Pen-10C 」之智慧錄音光學筆產品與其他一切侵害上訴人中華民國第M304075 號新型專利之產品應予銷毀，並不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口上開產品或其他一切相關之侵權行為。（三）被上訴人極鼎公司應給付上訴人1,015,380 元，暨自100 年7 月15日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。（四）第二項至第三項聲明，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：（一）上訴駁回。（二）如受不利判決，願供擔保請求免為假執行。

四、兩造不爭執事項：（見本院卷㈡第132至133頁）

（一）上訴人於95年6 月2 日向智慧財產局申請「具有錄放音功能的光學筆」新型專利，經其核准為我國第M304075 號新型專利，申請專利範圍共計9 項，專利權期間自96年1 月1 日起至105 年6 月1 日止。

（二）被上訴人極鼎公司確有製造及販賣系爭產品予燦坤實業股份有限公司。

（三）上訴人與被上訴人極鼎公司曾於95年4 月間簽訂委託設計及經銷合約（下稱系爭合約，見原審卷㈡第14至22頁反面），嗣上訴人已依系爭合約第二條第3 項第1 款於簽約完成時交付設計工作費10萬元，嗣後未再給付任何費用予被上訴人。

（四）被上訴人極鼎公司於99年10月21日寄發淡水紅樹林郵局第181 號存證信函，請求上訴人等應給付積欠之設計工作費，嗣於99年11月1 日寄發淡水紅樹林郵局第187 號存證信函表示解除系爭合約，上訴人等就上開催告與解約函均已收受無訛（見原審卷㈡第109 至111 頁）。

（五）系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1 至4 、6 至7 項之文義範圍。

五、本件經民事訴訟法依第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷㈡第133 至134 頁）

（一）侵權行為之請求：

１、系爭專利是否有下列得撤銷之事由：

（１）被證4 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項違反核准時專利法（即現行專利法）第95條之規定？

（２）被證7 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項、6 至7 項違反核准時專利法（即現行專利法）第94條第4 項之規定？

①系爭專利申請專利範圍是否限於直接啟動錄放音之功能？

②系爭專利申請專利範圍所載「圖樣」之意義為何？被證7 是否揭露系爭專利申請專利範圍之「圖樣」？

２、上訴人依民法第184 條、第185 條、專利法第106 條、第108 條準用第84條第1 項請求被上訴人極鼎公司及于蓓蓓排除侵害及請求被上訴人極鼎公司給付1,015,380 元及利息，是否有據？

（二）上訴人依民法第226 條第1 項請求被上訴人極鼎公司給付1,015,380 元及利息，是否有據?

１、系爭合約之附件1 是否為上訴人依系爭合約所交付之技術？系爭合約之附件1 是否已明確揭示系爭專利申請專利範圍第3 項之所有技術特徵？

２、被上訴人極鼎公司是否違反系爭合約第3 條第1 項之約定而將上訴人依系爭合約所交付之技術用於商業行為？如是，上訴人所得請求之損害為若干？

３、被上訴人極鼎公司是否依系爭合約之約定於95年6 月間交付設計完成之「可錄音之Afaya-Pen 」樣本予上訴人？被上訴人極鼎公司於99年11月1 日以存證信函解除契約，是否有理由？

（三）上訴人依民法第179 條請求被上訴人極鼎公司給付1,015,380 元及利息，是否有據?

六、得心證之理由：

（一）侵權行為之請求：

１、系爭專利是否有下列得撤銷之事由：

（１）按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件被上訴人既抗辯系爭專利有得撤銷之原因，本院即應就系爭專利有無撤銷之原因自為判斷。又系爭專利申請日為95年6 月2 日，經智慧財產局形式審查於96年1 月1 日准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之93年7 月1 日施行之專利法規定論斷。

（２）系爭專利技術內容係一種具有錄放音功能的光學筆，包含一控制器10、一麥克風12、一揚聲器13、一記憶模組16及一光學辨識單元11；控制器10用以控制各元件；光學辨識單元11係受控制器10控制以辨識一圖樣2 上的一指標，並將該指標的識別碼傳送至控制器10；記憶模組16受控制器10控制以供控制器10存取資料；麥克風12受控制器10控制以接收外界聲音；揚聲器13受控制器10控制以播放聲音；當控制器10收到一錄音指令時，令麥克風12轉換外界聲音為一聲音訊號至該控制器10，控制器10將聲音訊號轉換為一聲音檔並附加識別碼儲存於記憶模組16；藉此，使用者可自己預先錄製對應圖樣的聲音訊號，使得電子讀本的應用上更具有彈性（系爭專利主要圖面如附圖1 所示）。

（３）系爭專利96年1 月1 日說明書公告本請求項共計9 項，其中第1 項為獨立項，其餘為附屬項。上訴人雖於100年4 月19日向智慧財產局申請更正減縮系爭專利之申請專利範圍為7 項，有上訴人提出專利更正申請書與更正後之專利說明書等件附卷可稽（見原審卷㈠第162 至185 頁）。惟該專利更正申請經智慧財產局認有實質變更申請專利範圍之情事，現仍在審查，尚未准許更正乙節，有智慧財產局101 年2 月29日（101 ）智專三（一）04078 號函及所附審查意見通知在卷足憑（見本院卷㈠第196 至197 頁）。上訴人復主張係依更正前即核准公告之系爭專利主張權利，而非更正後之申請專利範圍，被上訴人對此亦無意見（見本院卷㈠第201 至202 頁），則本件即應依96年1 月1 日核准公告之系爭專利申請專利範圍審理。

（４）上訴人主張系爭產品（如附圖4 所示）侵害系爭專利申請專利範圍第1 至4 、6 至7 項，各請求項內容如下：

①第1 項：一種具有錄放音功能的光學筆，包含：一控制器，用以控制各元件；一光學辨識單元，係受該控制器控制以辨識一圖樣上的一指標資料，並將該指標資料的一識別碼傳送至該控制器；一記憶模組，受該控制器控制以供該控制器存取資料；一麥克風，受該控制器控制以接收外界聲音；及一揚聲器，受該控制器控制以播放聲音；當該控制器收到一錄音指令時，令該麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至該控制器，該控制器將該聲音訊號轉換為一聲音檔並附加該識別碼儲存於該記憶模組。

②第2 項：依據申請專利範圍第1 項所述之具有錄放音功能的光學筆，還包括該圖樣，該圖樣規劃有一第一區域，該第一區域內含一第一指標資料，該第一指標資料包括該錄音指令。

③第3 項：依據申請專利範圍第2 項所述之具有錄放音功能的光學筆，其中，該圖樣規劃有一第二區域，該第二區域內含一第二指標資料，該第二指標資料包括一播放指令，該控制器於收到該播放指令時，即控制該揚聲器播放該聲音檔之聲音。

④第4 項：依據申請專利範圍第2 項所述之具有錄放音功能的光學筆，其中，該圖樣規劃有一第三區域，該第三區域內含一第三指標資料，該第三指標資料包括一終止指令，該控制器於收到該終止指令時，即控制該揚聲器停止播放該聲音檔之聲音。

⑤第5 項：依據申請專利範圍第2 項所述之具有錄放音功能的光學筆，其中，該圖樣規劃有一第四區域，該第四區域內含一第四指標資料，該第四指標資料包括一暫停指令，該控制器於收到該暫停指令時，即控制該揚聲器暫停播放該聲音檔之聲音。

⑥第6 項：依據申請專利範圍第1 項所述之具有錄放音功能的光學筆，更包含一電連接該控制器的讀卡單元及一電連接該讀卡單元的記憶卡，該讀卡單元用以受控制器控制將該聲音檔寫入該記憶卡。

⑦第7 項：依據申請專利範圍第1 項所述之具有錄放音功能的光學筆，更包含一電連接該控制器的指示單元，該指示單元是一蜂嗚器或一LED 燈，用以在錄音/ 放音的過程發出鳴聲或閃燈以產生提示效果。

⑧第8 項：據申請專利範圍第1 項所述之具有錄放音功能的光學筆，更包含一錄音鍵，且該錄音鍵是安裝在該光學筆的本體上，且該錄音鍵是可供使用者在該按鍵組輸入該錄音指令至該控制器。

⑨第9 項：依據申請專利範圍第1 項所述之具有錄放音功能的光學筆，更包含一電連接該控制器及用以顯示一檔案列表的顯示單元，該檔案列表係供使用者選擇該聲音檔以使該控制器對該聲音檔附加該識別碼。

（５）被證4 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項違反核准時專利法（即現行專利法）第95條之規定？

①被證4 為94年4 月15日申請，95年10月16日公開之我國第200636560 號「互動錄放式遊戲裝置」發明專利案，其申請日早於系爭專利申請日即95年6 月2 日，公告日則晚於系爭專利申請日，可為系爭專利是否有擬制喪失新穎性情事之先前技術（主要圖面如附圖2 所示，見原審卷㈠第127至137 頁）。

②被證4 技術特徵係一種互動錄放式遊戲裝置，係結合錄音的功能、讓互動錄放式遊戲裝置可錄製任何聲音，並與一特定的標籤相關聯；作法上，係透過錄音模式時對標籤做讀取的動作，並同時錄製想說明的事項（聲音或音樂），事後再進行讀取標籤時，即可發出所錄製的說明事項。標籤的設置，並不限於書籍，可於任一物品上，於是透過本發明的操作，可讓任何物品成為富教育意義或遊戲意義的輔助用品。

③經比對系爭專利申請專利範圍第1 項與被證4 之技術特徵，其中：Ａ、被證4 第2 圖（如附圖2 所示，見原審卷㈠第136 頁）已揭示一種互動錄放式遊戲裝置100 ，另由被證4說明書第9 頁第24至27行（見原審卷㈠第132 頁）記載「如採用一維條碼作為標籤時，標籤讀取器需以線型影像感測器（CCD 或CMOS Image Sensor ）來製作；採用二維條碼與相對空間圖案碼時，則需以面型影像感測器（CCD 或CMOS）來製作」內容可知，被證4之標籤讀取器係為光學辨識感測器（CCD 或CMOS），是被證4 已揭示一種具有錄放音功能之光學裝置，故系爭專利申請專利範圍第1 項之標的「一種具有錄放音功能的光學筆」為被證4 所揭露。Ｂ、依被證4 第2 圖（如附圖2 所示，見原審卷㈠第136頁）及說明書第7 頁最後1 行（見原審卷㈠第131 頁）記載「…控制單元102 則負責了各種操作模式的工作流程控制」內容可知，被證4 控制單元102 係控制顯示模組111 、使用者介面101 、記憶體103 、標籤讀取器110 及音頻處理單元104 等元件，故系爭專利申請專利範圍第1 項之「一控制器，用以控制各元件」技術特徵為被證4 所揭露。Ｃ、依被證4 第2 圖（如附圖2 所示，見原審卷㈠第136頁）及說明書第9 頁第10至14行（見原審卷㈠第132頁）記載「…當使用者將標籤讀取器110 接近標籤200 時，標籤讀取器110 即將所閱讀出來的標籤編碼傳送至控制單元102 ，控制單元102 再依據此標籤值的關聯資料讀取記憶體103 當中相對應的資料，透過上述的方式撥放出來」內容可知，被證4 之標籤讀取器110 受控制單元102 控制以讀取標籤200 上之標籤編碼的標籤值，並將標籤值傳送至控制單元102 ，而被證4 之標籤讀取器110 係光學辨識感測器（CCD 或CMOS），已如上述，是被證4 已揭示一光學辨識單元（標籤讀取器110 ），係受該控制器（控制單元102）控制以辨識一圖樣（標籤200 ）上之一指標資料（標籤編碼），並將該指標資料之一識別碼（標籤值）傳送至該控制器( 控制單元102)，故系爭專利申請專利範圍第1 項之「一光學辨識單元，係受該控制器控制以辨識一圖樣上的一指標資料，並將該指標資料的一識別碼傳送至該控制器」技術特徵為被證4 所揭露。Ｄ、依被證4 第2 圖（如附圖2 所示，見原審卷㈠第136頁）及說明書第9 頁第12至14行（見原審卷㈠第132頁）記載「…控制單元102 再依據此標籤值的關聯資料讀取記憶體103 當中相對應的資料」內容可知，被證4 之記憶體103 係受控制單元102 控制以供控制單元102 存取資料，故系爭專利申請專利範圍第1 項之「一記憶模組，受該控制器控制以供該控制器存取資料」技術特徵為被證4 所揭露。Ｅ、依被證4 第2 圖（如附圖2 所示，見原審卷㈠第136頁）及說明書第8 頁第8 至9 行（見原審卷㈠第131頁反面）記載「…麥克風109 則負責收集其附近的音源並轉為類比訊號」內容可知，被證4 之麥克風109係受控制單元102 控制以接收外部聲音信號，故系爭專利申請專利範圍第1 項之「一麥克風，受該控制器控制以接收外界聲音」技術特徵為被證4 所揭露。Ｆ、依被證4 第2 圖（如附圖2 所示，見原審卷㈠第136頁）及說明書第8 頁第8 至9 行（原審卷㈠第131 頁反面）記載「…音頻輸出單元107 則負責將由DAC105所輸出的類比訊號輸出為聲音」內容可知，被證4 之音頻輸出單元107 受控制單元102 控制以撥放聲音，雖被證4 未揭露音頻輸出單元107 為揚聲器，然利用揚聲器作為播放聲音元件乃系爭專利申請時之通常知識，且被證4 之音頻輸出單元107 與揚聲器均具有「播放聲音」之相同功能，故該技術特徵為該新型所屬技術領域中具通常知識者參酌被證4 即能直接置換。Ｇ、依被證4 第3 圖（見原審卷㈠第136 頁反面）及說明書第10頁第16至29行（見原審卷㈠第132 頁反面）記載「…互動錄放式遊戲裝置會接收到錄音指令（步驟310 ），隨即，互動錄放式遊戲裝置進入錄音模式。進入錄音模式後，有兩個動作依序完成，一者為錄音，另一者為標籤的讀取；這兩個動作的順序，可依程式的設計來指定」內容可知，被證4 之互動錄放式遊戲裝置控制單元102 接收到錄音指令時，會進行讀取標籤值及錄音等兩個動作；又由被證4 說明書第13頁第20至23行（見原審卷㈠第134 頁）「…當於錄音模式時，藉由該使用者透過該麥克風或該音頻輸入單元進行錄音之動作並儲存為該記憶體中之一錄音檔案，並藉由該標籤讀取單元進行讀取該標籤之動作，隨即建立該標籤值與該錄音檔案之關聯」記載內容可知，控制單元102控制麥克風109 進行錄音動作，並將錄音檔案儲存於記憶體103 ，且同時建立標籤值與錄音檔案的關聯（即附加標籤值資訊），故系爭專利申請專利範圍第1 項之「當該控制器收到一錄音指令時，令該麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至該控制器，該控制器將該聲音訊號轉換為一聲音檔並附加該識別碼儲存於該記憶模組」技術特徵為被證4 所揭露。Ｈ、準此，系爭專利申請專利範圍第1 項之「揚聲器」與被證4 「音頻輸出單元」固有差異，然利用揚聲器作為播放聲音元件乃系爭專利申請時之通常知識，且被證4 之音頻輸出單元107 與揚聲器均具有「播放聲音」之相同功能，故該技術特徵為該新型所屬技術領域中具通常知識者參酌被證4 即能直接置換。至系爭專利申請專利範圍第1 項其餘構件之技術特徵均為被證4 所揭露，故被證4 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性。

（６）被證7 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項、6 至7 項違反核准時專利法（即現行專利法）第94條第4 項之規定？

①被證7 為95年4 月13日公開之美國第2006/0000000A1號「INTERACTIVE APPARATUS WITH RECORDING ANDPLAYBACK CAPABILITY USABLE WITH ENCODED WRITINGMEDIUM」專利案，其公開日早於系爭專利申請日95年6月2 日，可為系爭專利相關之先前技術（主要圖示如附圖3 所示，見原審卷㈠第347 至386 頁）。

②被證7 技術特徵係一種具錄音和錄音播放模式的互動設備，其組成為：能在經編碼書寫介質上書寫的書寫工具、用來錄音的音頻輸入裝置，以及用來播放錄音的音頻輸出裝置。此設備具有光學單元，能確認書寫工具在經編碼書寫介質上的位置，並且辨識出經編碼書寫介質上的資訊。當此書寫介質上、能啟動錄音的圖像元素被辨識出來後，就會開啟錄音模式，讓此介質上用書寫工具寫的筆跡與聲音的錄製能同步產生；當此書寫介質上、能啟動錄音播放之圖像元素被辨識出來後，就會開啟錄音播放模式，並能使用多種方法控制錄音檔之撥放。

③系爭專利申請專利範圍是否限於直接啟動錄放音之功能？上訴人雖主張系爭專利申請專利範圍第1 至5 項具有直接啟動錄、放音功能之技術特徵，被證7 並未揭示該技術特徵等語。惟查：Ａ、就第1 項部分，系爭專利說明書中並無「直接啟動」之專有名詞及相關定義。系爭專利申請專利範圍第1項「當該控制器收到一錄音指令時，令該麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至該控制器」，已明確記載其技術特徵，並無任何不明確之處，故解讀上不宜再將「若判斷所對應之指標資料為正確，」及「控制器會直接啟動令麥克風…」等限定條件讀入第1 項。至上訴人主張可參酌系爭專利說明書第9 頁第14至16行及第3 至5 項記載內容，惟該內容亦無直接啟動之專有名詞，且系爭專利說明書第9 頁第14至16行內容（見原審卷㈠第15頁）僅為實施例態樣之一，其詳加敘述之控制器判斷步驟及操作過程等限定條件不宜讀入第1 項中。換言之，系爭專利申請專利範圍第1 項之範圍實際上係大於該實施例之範圍。同此意旨，亦不宜再將「若判斷所對應之指標資料為正確，」及「控制器會直接啟動播音功能使該揚聲器…」等限定條件讀入系爭專利申請專利範圍第3 項。Ｂ、上訴人固主張被證7 未揭示系爭專利「當該控制器收到一錄音指令時，令該麥克風轉換外界聲音為一聲音訊號至該控制器」技術特徵，惟被證7 圖3A（如附圖3 所示，見原審卷㈠第368 頁）及說明書第2 頁第[0025]段（見原審卷㈠第359 頁）已揭示「互動設備200 具有用於經音頻輸入裝置264 來錄音的錄音模式」，其中被證7 之「互動設備200 之處理器250 」及「音頻輸入裝置264 」係分別對應至系爭專利申請專利範圍第1 項之「控制器」及「麥克風」。又被證7圖4A、圖4B（見原審卷㈠第370 至371 頁）及說明書第3 頁第[0029]段第18至20行（見原審卷㈠第360 頁）已揭示「當能啟動錄音的圖形元素410 被互動設備辨識出，互動設備200 的錄音模式於是被選取」，以及說明書第3 頁第[0030]段（見原審卷㈠第360 頁）已揭示「繼續參考圖4B，一旦互動設備200 處於錄音模式，互動設備200 就會進行錄音」，則由上開內容堪認當被證7 之互動設備200 的錄音模式被選取，互動設備200 就會進行錄音，此即表示互動設備200 之處理器250 收到錄音指令。故被證7 已揭示「當該控制器收到一錄音指令時（當能啟動錄音的圖形元素410 被互動設備辨識出，互動設備200 的錄音模式於是被選取。一旦互動設備200 處於錄音模式，互動設備200 就會進行錄音），令該麥克風（音頻輸入裝置264 ）轉換外界聲音為一聲音訊號至該控制器（處理器250）」之技術特徵。Ｃ、上訴人雖另主張由被證7 申請專利範圍第１項記載「當此書寫介質上、能啟動錄音的圖像元素被辨識出來後，就會開啟錄音模式，讓此介質上用書寫工具寫的筆跡與聲音的錄製能同步產生」，可證被證7 揭示之裝置，必須等待使用者實際利用「書寫工具」在「經編碼書寫介質」上進行「書寫」之動作時，錄音功能才能啟動；且被證7 說明書[0005]至[0007]段記載內容可證其所揭示裝置不立即啟動錄音功能等語。惟被證7 申請專利範圍第1 項記載之互動設備錄音功能啟動係發生於能啟動錄音之圖像元素被辨識出來後，而非利用「書寫工具」在「經編碼書寫介質」上進行「書寫」之動作時，此亦可由上開被證7 圖4A、圖4B及說明書第3 頁第[0029]段第18至20行已揭示「當能啟動錄音的圖形元素410 被互動設備辨識出，互動設備200 的錄音模式於是被選取」，以及說明書第3 頁第[0030]段已揭示「繼續參考圖4B，一旦互動設備200處於錄音模式，互動設備200 就會進行錄音」獲得印證。其次，被證7 申請專利範圍第1 項所載之「讓此介質上用書寫工具寫的筆跡與聲音的錄製能同步產生」，係指互動設備之錄音功能啟動後，即開始進行錄音並同時記錄介質上用書寫工具所寫筆跡，尚無上訴人所稱須等待使用者實際利用「書寫工具」在「經編碼書寫介質」上進行「書寫」之動作時，錄音功能才能啟動之情形。再者，被證7 說明書[0005]至[0007]段（見原審卷㈠第358 頁）記載內容僅係在說明申請日前之先前技術內容，尚無法證明裝置不立即啟動錄音功能，上訴人此部分主張，尚無可採。Ｄ、就第3 項部分，上訴人雖主張被證7 所揭示之裝置，其放音功能不會立即直接啟動，故被證7 未揭示系爭專利申請專利範圍第3 項之上開技術特徵，惟系爭專利說明書中並無「直接啟動」之專有名詞及相關定義。系爭專利申請專利範圍第7 項所載之「該控制器於收到該播放指令時，即控制該揚聲器播放該聲音檔之聲音」已明確記載其技術特徵，並無任何不明確之處，是系爭專利申請專利範圍第3 項並不具有上訴人所稱之「直接啟動」限定條件。其次，被證7 圖3A（如附圖3 所示，見原審卷㈠第368 頁）及說明書第2 頁第[0025]段（見原審卷㈠第359 頁）已揭示「互動設備200 具有…經由音頻輸出裝置252 來播放錄音的錄音播放模式」，其中被證7 之「互動設備200 之處理器250 」及「音頻輸出裝置252 」係分別對應至系爭專利申請專利範圍第7 項之「控制器」及「揚聲器」。再者，被證7 圖5A、圖5B（見原審卷㈠第373 頁）及說明書第6 頁第[0034]段第3 至13行（見原審卷㈠第363 頁）已揭示「參考圖5A，互動設備200 可透過能啟動錄音播放的圖形元素420 ，開始互動裝置200的錄音播放模式。…當辨識到此種圖形元素420 ，互動設備200 的錄音播放模式即被選取」，及說明書第6 頁第[0030]段已揭示「繼續參考圖5B，一旦互動設備200 處於錄音播放模式，和筆跡490 相關連的錄音278 就會被擷取且播放出來」，是當被證7 之互動設備200 的錄音模式被選取，互動設備200 處於錄音播放模式，與筆跡490 相關連之錄音278 就會被擷取且播放出來，此即表示互動設備200 之處理器250 收到錄音播放指令。故被證7 已揭示系爭專利申請專利範圍第3 項之「該控制器（處理器250 ）於收到該播放指令（當被證7 之互動設備200 的錄音模式被選取，互動設備200 處於錄音播放模式，和筆跡490 相關連的錄音278 就會被擷取且播放出來，此即表示互動設備200 之處理器250 收到錄音播放指令）時，即控制該揚聲器（音頻輸出裝置252 ）播放該聲音檔（錄音278 ）之聲音」技術特徵。上訴人此部分主張，亦無可採。Ｅ、就第4 項部分，上訴人主張被證7 所揭示之裝置，其錄、放音功能並非直接啟動，故被證7 不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項或其附屬項不具進步性等語；惟系爭專利說明書中並無「直接啟動」之專有名詞及相關定義。系爭專利申請專利範圍第1 項已明確記載其技術特徵，並無任何不明確之處，故於解讀上不宜再將直接啟動限定條件讀入請求項1 ，已詳如上述，上訴人此部分主張，即有未合。Ｆ、準此，系爭專利申請專利範圍當不限於直接啟動錄放音之功能，上訴人此部分主張，尚無可採。

④系爭專利申請專利範圍所載「圖樣」之意義為何？被證7 是否揭露系爭專利申請專利範圍之「圖樣」？Ａ、系爭專利之圖樣，依系爭專利第1 、2 圖（見原審卷㈠第18至19頁）及說明書第7 頁（見原審卷㈠第14頁）記載「圖樣2 規劃有一第一區域211 、一第二區域212 、一第三區域213 及一第四區域214 ；其中，第一區域211 可由光學辨識單元11辨識為一第一指標資料，且第一指標資料具有一識別碼及一錄音指令；第二區域212 所代表的第二指標資料具有該識別碼及一終止指令；第三區域212 所代表的第三指標資料具有該識別碼及一播放指令；第四區域212 所代表的第四指標資料亦具有該識別碼及一暫停指令」，及系爭專利第5 圖（見原審卷㈠第20頁反面）及說明書第10頁（見原審卷㈠第15頁反面）記載「若控制器10' 於錄音過程或錄音前、後自光學辨識單元11' 收到該圖樣4'中的指標資料時，更將識別碼附加於聲音檔」，堪認「圖樣」係泛指具有可供光學影像辨識「指標資料」之圖形區塊或影像區塊，而「指標資料」則包含有「識別碼」及/ 或「指令」，例如第1 圖之圖樣2 或第5 圖之圖樣4'。Ｂ、依被證7 圖4A至4C（見原審卷㈠第370 至372 頁）及說明書第2 至3 頁第[0029]段（見原審卷㈠第359 至360 頁）記載內容可知，被證7 揭示書寫介質100A、100B及100C具有預先列印之圖形元素410 ，而圖形元素410 上具有代表錄音（record）之文字資料，當被證7 之互動設備200 辨識出圖形元素410 上文字資料後，互動設備200 便進入錄音模式，即圖形元素410上的錄音（record）文字資料係包括錄音指令，故被證7 之「圖形元素410 」係可對應至系爭專利之「圖樣」。其次，被證7 圖5A至5C之圖形元素420 、圖形元素450 以及圖4A至4C或圖5A至5C之筆跡490 （係指筆跡光學影像optical image of writing）亦可對應至系爭專利之「圖樣」。準此，被證7 已揭示系爭專利之「圖樣」技術特徵。再者，被證7[0029] 段第4至7 行（見原審卷㈠第359 至360 頁）已揭示「經編碼書寫介質100A開始可能沒有筆跡（列印筆跡或手工筆跡），或者經編碼書寫介質100B開始可能具有列印筆跡和/ 或手工筆跡」，及被證7 說明書[0030]段（見原審卷㈠第360 頁）已揭示「繼續參考圖4B，一旦互動設備200 處於錄音模式，互動設備200 就會進行錄音。…互動設備200 能取得經編碼書寫介質100 上筆跡490 的相關訊息，如位置資訊，筆畫辨識資訊等」，是被證7 之「書寫介質上筆跡」為具有識別碼（位置資訊、筆畫辨識資訊等）之影像區塊，而識別碼係指標資料之一，故被證7 之「書寫介質上筆跡」係具有指標資料之圖樣，被證7 之「書寫介質上筆跡」當可對應至系爭專利申請專利範圍第1 項之「圖樣」。上訴人此部分主張，亦不可採。

⑤被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：Ａ、被證7 已揭露一種具錄音和錄音播放模式之互動設備，依被證7 圖3A（如附圖3 所示，見原審卷㈠第368頁）及說明書第2 頁第[0024]段（見原審卷㈠第359頁）記載內容可知，被證7 具有包含CCD 或CMOS等光學感測元件的光學檢測器258 ，且被證7 具有一包含原子筆或鉛筆之手寫工具262 ，是被證7 已揭示一種具有錄放音功能的光學筆（圖3A具錄音和錄音撥放模式之互動設備200 ），故系爭專利申請專利範圍第1項之標的「一種具有錄放音功能的光學筆」為被證7所揭露。Ｂ、依被證7 圖3A（如附圖3 所示，見原審卷㈠第368 頁）及說明書第2 頁第[0024]段（見原審卷㈠第359 頁）記載內容可知，被證7 之處理器250 係控制光學檢測器258 、光學發射器260 、存儲器單元254 、音頻輸入裝置264 及音頻輸出裝置252 等元件，是被證7已揭示一控制器（處理器250 ），用以控制各元件（光學檢測器258 、光學發射器260 、存儲器單元254、音頻輸入裝置264 及音頻輸出裝置252 等元件），故系爭專利申請專利範圍第1 項之「一控制器，用以控制各元件」技術特徵為被證7 所揭露。Ｃ、依被證7 圖3A（如附圖3 所示，見原審卷㈠第368 頁）及說明書第2 頁第[0024]段（見原審卷㈠第359 頁）記載內容可知，被證7 之光學單元（由處理器250、光學檢測器258 及光學發射器260 所組成）受處理器250 之控制，而辨識經編碼書寫介質100 上之資訊；另由被證7 說明書第3 頁第[0025]段（見原審卷㈠第359 頁）及第[0030]段（見原審卷㈠第360 頁）記載內容可知，被證7 存儲器單元254 係儲存錄音278及書寫介質100 上筆跡之相關資訊276 ，資訊276 可包含位置資訊及筆畫辨認資訊等；而互動設備200 處於錄音模式中，除儲存錄音檔外，亦同時取得經編碼書寫介質100 上筆跡490 之相關資訊（如位置資訊及筆畫辨識資訊等）；是被證7 已揭示一光學辨識單元（由處理器250 、光學檢測器258 及光學發射器260所組成之光學單元），係受該控制器( 處理器250)控制以辨識一圖樣（筆跡490 ）上的一指標資料，並將該指標資料的一識別碼（筆跡490 的相關資訊，如位置資訊及筆畫辨認資訊等）傳送至該控制器（處理器25 0）後再儲存於存儲器單元254 中。故系爭專利申請專利範圍第1 項之「一光學辨識單元，係受該控制器控制以辨識一圖樣上的一指標資料，並將該指標資料的一識別碼傳送至該控制器」技術特徵為被證7 所揭露。Ｄ、依被證7 圖3A（如附圖3 所示，見原審卷㈠第368 頁）及說明書第2 頁第[0025]段（見原審卷㈠第359 頁）記載內容可知，被證7 之存儲器單元254 係受處理器250 控制以供處理器250 存取錄音278 及筆跡之相關資訊276 等資料；是被證7 已揭示一記憶模組（存儲器單元254 ），受該控制器（處理器250 ）控制以供該控制器存取資料；故系爭專利申請專利範圍第1項之「一記憶模組，受該控制器控制以供該控制器存取資料」技術特徵為被證7 所揭露。Ｅ、依被證7 圖3A（如附圖3 所示，見原審卷㈠第368 頁）及說明書第2 頁第[0025]段（見原審卷㈠第359 頁）內容可知，被證7 之音頻輸入裝置264 係受處理器250 控制以進行錄音（即接收外界聲音），雖被證7未揭示音頻輸入裝置264 為麥克風，然利用麥克風作為接收外界聲音元件乃系爭專利申請時之通常知識，且被證7 之音頻輸入裝置264 與麥克風均具有「接收外界聲音」之相同功能，故該具有差異之技術特徵為該新型所屬技術領域中具通常知識者利用系爭專利申請時之通常知識即能予以置換，且該置換並未產生無法預期之功效。Ｆ、依被證7 圖3A（如附圖3 所示，見原審卷㈠第368 頁）及說明書第2 頁第[0025]段（見原審卷㈠第359 頁）內容可知，被證7 之音頻輸出裝置252 係受處理器250 控制以播放聲音（錄音檔），雖被證7 未揭示音頻輸出裝置252 為揚聲器，然利用揚聲器作為播放聲音元件乃系爭專利申請時之通常知識，且被證7 之音頻輸出裝置252 與揚聲器均具有「播放聲音」之相同功能，故該具有差異之技術特徵為該新型所屬技術領域中具通常知識者利用系爭專利申請時之通常知識即能予以置換，且該置換並未產生無法預期之功效。Ｇ、依被證7 圖3A（如附圖3 所示，見原審卷㈠第368 頁）、6A及說明書第2 至3 頁第[0029]至[0031]段（見原審卷㈠第359 至360 頁）內容可知，被證7 互動設備200 辨識出能啟動錄音的圖形元素410 便進入錄音模式（即處理器250 接收到錄音指令）；而當處理器250 接收到錄音指令後，控制音頻輸入裝置264 所接收到之外部聲音透過數位錄製並經由處理器250 轉換信號儲存於存儲器單元254 中（即圖3A之錄音檔278），且亦同時儲存書寫介質100 上筆跡490 的位置及筆跡辨識等相關資訊於存儲器單元254 中（即圖3A之相關資訊276 ）。是被證7 已揭露「當該控制器（處理器250 ）收到一錄音指令( 當被證7 之互動設備200 辨識出能啟動錄音的圖形元素410 便進入錄音模式，亦即處理器250 接收到錄音指令）時，令音頻輸入裝置264 轉換外界聲音為一聲音訊號至該控制器（處理器250 ），該控制器將該聲音訊號轉換為一聲音檔（即圖3A之錄音檔278 ）並附加該識別碼（即圖3A之相關資訊276 ）儲存於該記憶模組（存儲器單元254 ）」技術特徵。雖被證7 未揭示音頻輸入裝置264 為麥克風，然利用麥克風作為接收外界聲音元件乃系爭專利申請時之通常知識，且被證7 之音頻輸入裝置264 與麥克風均具有「接收外界聲音」之相同功能，是該具有差異之技術特徵為該新型所屬技術領域中具通常知識者利用系爭專利申請時之通常知識即能予以置換，且該置換並未產生無法預期之功效。Ｈ、準此，系爭專利申請專利範圍第1 項之「麥克風」及「揚聲器」等構件技術特徵，與被證7 之「音頻輸入裝置264 」及「音頻輸出裝置252 」等元件間技術特徵之差異，為該新型所屬技術領域中具通常知識者利用系爭專利申請時之通常知識即能予以置換，且該置換並未產生無法預期之功效；至系爭專利申請專利範圍第1 項其餘構件之技術特徵則均為被證7 所揭露。是系爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者參酌被證7 所揭示之內容及申請時之通常知識顯能輕易完成，故被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

⑥被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第2 項係直接依附於第1 項之附屬項，其附屬技術特徵為「還包括該圖樣，該圖樣規劃有一第一區域，該第一區域內含一第一指標資料，該第一指標資料包括該錄音指令」。經查，依被證7 圖4A至4C（見原審卷㈠第370 至372 頁）及說明書第2 至3 頁第[0029]段（見原審卷㈠第359 至360 頁）記載內容可知，被證7 揭示經編碼書寫介質100A、100B及100C具有預先列印之圖形元素410 ，而圖形元素410 上具有代表錄音（record）之文字資料（等同第一指標資料），當被證7 互動設備200 辨識出圖形元素410 上之文字資料後，互動設備200 便進入錄音模式，即圖形元素410 上之錄音（record）文字資料係包括錄音指令，故系爭專利申請專利範圍第2 項界定之附屬技術特徵為被證7 所揭露。而被證7 既可證明系爭專利申請專利範圍第2 項所依附之第1 項不具進步性，已如上述，其進一步界定之附屬技術特徵亦為被證7 所揭露。準此，系爭專利申請專利範圍第2 項為其所屬技術領域中具有通常知識者參酌被證7 所揭示之內容及申請時之通常知識顯能輕易完成，故被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。

⑦被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第3 項係直接依附於第2 項之附屬項，其附屬技術特徵為「其中，該圖樣規劃有一第二區域，該第二區域內含一第二指標資料，該第二指標資料包括一播放指令，該控制器於收到該播放指令時，即控制該揚聲器播放該聲音檔之聲音」。經查，依被證7圖5A至5C（見原審卷㈠第373 頁）及說明書第3 頁第[0034]段（見原審卷㈠第360 頁）記載內容可知，被證7 揭示書寫介質100C具有預先列印之圖形元素420 ，而圖形元素420 上具有代表播放（play）之文字資料（等同第二指標資料），當被證7 互動設備200 辨識出圖形元素420 上之文字資料後，互動設備200 便進入錄音播放模式，即圖形元素420 上之播放（play）文字資料係包括播放指令，且由被證7 圖3A及圖6B可知，處理器250 接收播放指令時，即控制音頻輸出裝置252 播放存儲器單元254 中錄音檔之聲音，故系爭專利申請專利範圍第3 項界定之附屬技術特徵為被證7 所揭露。而被證7 既可證明系爭專利申請專利範圍第3 項所依附之第2項不具進步性，已如上述，其進一步界定之附屬技術特徵亦為被證7 所揭露。準此，系爭專利申請專利範圍第3 項為其所屬技術領域中具有通常知識者參酌被證7 所揭之內容及申請時之通常知識顯能輕易完成，故被證7可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。

⑧被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第4 項係直接依附於第2 項之附屬項，其附屬技術特徵為「其中，該圖樣規劃有一第三區域，該第三區域內含一第三指標資料，該第三指標資料包括一終止指令，該控制器於收到該終止指令時，即控制該揚聲器停止播放該聲音檔之聲音」。經查，依被證7 圖5A至5C（見原審卷㈠第373 頁）及說明書第3 至4 頁第[0034]至[0037]段（見原審卷㈠第360 至361 頁）記載內容可知，被證7 揭示書寫介質100C具有預先列印之圖形元素450 ，而圖形元素450 上具有代表停止（stop）之文字資料（等同第三指標資料），當被證7 互動設備200 處於錄音播放模式且辨識出圖形元素450 上之文字資料後，互動設備200 便控制錄音停止播放，即圖形元素450 上之停止（stop）文字資料係包括停止指令，且由被證7 圖3A及圖6B可知，處理器250 接收停止指令時，即控制音頻輸出裝置252 停止播放存儲器單元254 中錄音檔之聲音，故系爭專利申請專利範圍第4 項界定之附屬技術特徵為被證7 所揭露。而被證7 既可證明系爭專利申請專利範圍第4 項所依附之第2 項不具進步性，已如上述，其進一步界定之附屬技術特徵亦為被證7 所揭露。準此，系爭專利申請專利範圍第4 項為其所屬技術領域中具有通常知識者參酌被證7 所揭示之內容及申請時之通常知識顯能輕易完成，故被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性。

⑨被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第6 項係直接依附於第1 項之附屬項，其附屬技術特徵為「更包含一電連接該控制器的讀卡單元及一電連接該讀卡單元的記憶卡，該讀卡單元用以受控制器控制將該聲音檔寫入該記憶卡」。經查，依被證7 圖3A、3B（見原審卷㈠第368 至369 頁）及說明書第2 頁第[0027]段（見原審卷㈠第359 頁）記載內容可知，被證7 經由電連接至處理器250 之通信裝置256 ，透過通信鏈266 接將錄音檔儲存於數據存儲單元270 或硬碟274 等外部存儲裝置中，使被證7 具有將錄音檔儲存於外部儲存裝置中之功效。反觀系爭專利申請專利範圍第6 項所進一步界定之「讀卡單元」及「記憶卡」等技術特徵，係使光學筆具有將錄音檔儲存於外部儲存裝置（記憶卡）之功效，且利用「讀卡單元」將數位檔案資料儲存於「記憶卡」中乃屬系爭專利申請時的通常知識。是系爭專利申請專利範圍第6 項所進一步界定之「讀卡單元」及「記憶卡」等技術特徵，乃系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識即能將被證7 之「通信裝置256 」及「數據存儲單元270 或硬碟274 」等構件予以置換，且未產生無法預期的功效。而系爭專利申請專利範圍第6 項所依附之第1項不具進步性，已如上述，其進一步界定之附屬技術特徵與被證7 之差異復屬等效置換，是就整體言之，系爭專利申請專利範圍第6 項並未產生不可預期之功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者依被證7 之先前技術顯能輕易完成，故被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性。

⑩被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性：系爭專利申請專利範圍第7 項係直接依附於第1 項之附屬項，其附屬技術特徵為「更包含一電連接該控制器的指示單元，該指示單元是一蜂嗚器或一LED 燈，用以在錄音/ 放音的過程發出鳴聲或閃燈以產生提示效果」。經查，依被證7 說明書第3 頁第[0029]段記載（見原審卷㈠第359 至360 頁）及第3 頁第[0034]段記載（見原審卷㈠第360 頁）可知，被證7 所揭示之具錄音和錄音播放模式之互動設備200 於錄音/ 放音模式中，皆會產生聲音提示（audio prompt）。其次，藉由蜂嗚器或LED 燈等指示單元於錄放音過程發出鳴聲或閃燈，乃屬系爭專利申請時之通常知識（習知錄音裝置係以一LED燈發光顯示為錄音中，或是以〝嗶〞一聲表示開始錄音）。是就整體而言，相較於被證7 ，系爭專利申請專利範圍第7 項並未產生不可預期之功效，為其所屬技術領域中具有通常知識者參酌被證7 之先前技術及申請時之通常知識所能輕易完成，故被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性。

⑪從而，被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項、6 至7 項違反核准時專利法（即現行專利法）第94條第4 項之規定不具進步性。

２、上訴人依民法第184 條、第185 條、專利法第106 條、第108 條準用第84條第1 項請求被上訴人極鼎公司及于蓓蓓排除侵害及請求被上訴人極鼎公司給付1,015,380 元及利息，是否有據？被上訴人雖不爭執系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1 至4 、6 至7 項之文義範圍，惟被證4 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性，被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4 項、6 至7 項不具進步性，有得撤銷之原因。而主張權利受有侵害，應以權利確實有效存在為前提，故智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。本件系爭專利申請專利範圍第1 至4 、6 至7 項既均有得撤銷原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，上訴人於本件民事訴訟自不得主張權利。從而，上訴人依民法第184 條、第185 條、專利法第106 條、第108 條準用第84條第1 項請求被上訴人極鼎公司及于蓓蓓排除侵害及請求被上訴人極鼎公司給付1,015,380 元及利息，為無理由，不應准許。

（二）上訴人依民法第226 條第1 項請求被上訴人極鼎公司給付1,015,380 元及利息，是否有據?

１、系爭合約之附件1 是否為上訴人依系爭合約所交付之技術？系爭合約之附件1 是否已明確揭示系爭專利申請專利範圍第3 項之所有技術特徵？上訴人雖主張系爭合約之附件1 為上訴人依系爭合約所交付之技術。惟查：

（１）系爭合約第1 條第2 項、第3 項約定：「甲方（即上訴人）委託乙方（即被上訴人極鼎公司）設計「可錄音之Afaya-Pen 」，其設計細節及規格詳如附件1 所示」、「乙方（即被上訴人極鼎公司）承諾依本合約附件1 之內容為甲方（即上訴人）完成「可錄音之Afaya-Pen 」之設計」（見原審卷㈡第14頁反面）。而系爭合約附件1 標題為「可錄音之AFAYA-PEN 設計規格」，其內容係記載AFAYA- PEN之「錄音」、「錄音刪除」、「播放」、「錄音及播放暫停」、「錄音及播放停止」等功能（見原審卷㈡第18頁反面）。則系爭合約附件1 僅係記載「可錄音之AFAYA-PEN 設計規格」，即上訴人委託被上訴人極鼎公司設計產品所需具備之功能，如「錄音」、「錄音刪除」、「播放」、「錄音及播放暫停」、「錄音及播放停止」等功能，雖各功能項下另有文字說明並有附圖，然該文字說明及附圖無非仍為該產品所需具備包含錄音、播放、暫停、停止、刪除之功能介紹文字用語，尚難認附件1 業已具體載明達成該規格功能所使用之技術內容及其技術特徵，故系爭合約第1 條第2 項、第3 項方約定由上訴人委託被上訴人極鼎公司設計，被上訴人極鼎公司並承諾依附件1 所載之功能完成該產品設計。反觀系爭合約附件2 、附件3 部分，均明確記載其設計內容、技術內容（見原審卷㈡第19頁反面至第22頁），詳列其具體技術內容，與附件1 僅記載產品功能而未記載詳細技術內容，迥然有別。準此，依上訴人所提證據資料尚無從認系爭合約附件1 為上訴人依系爭合約所交付之技術。

（２）縱倘認附件1 業已載明該項技術內容及其技術特徵，惟系爭合約之附件包含附件1 至附件3 乙節，有系爭合約附卷可稽（見原審卷㈡第14至22頁），依系爭合約第13條「附件說明」約定：「本合約之附件2 及附件3 為甲方（即上訴人）提出，經雙方討論，可行性需再議」（見原審卷㈡第17頁）。特別記載附件2 及附件3 為上訴人提出，並未記載附件1 為上訴人提出，則能否認附件1 為上訴人提出，已有可疑？另由證人于篤智、黃永傑、簡伊蓉之證詞（見本院卷㈡第97至102 、116 至118頁）亦無法證明附件1 為上訴人提出。至上訴人雖主張附件2 及附件3 因尚未定案，不具任何拘束力，故在系爭合約第13條約定，附件1 內容因已定案並為被上訴人給付內容，自無需記載等語。然系爭合約第13條標題既已特別註明「附件說明」，附件1 自仍屬附件部分，亦可一併記載。況依附件2 及附件3 記載，系爭合約委託設計案至少舉行二次會議進行討論，並經由兩造討論後決定附件1 之產品規格功能，是充其量亦僅得認附件1所載內容係經兩造討論後方決定，尚難認係上訴人單方所交付之技術。

２、被上訴人極鼎公司是否違反系爭合約第3 條第1 項之約定而將上訴人依系爭合約所交付之技術用於商業行為？如是，上訴人所得請求之損害為若干？

（１）依系爭合約第3 條第1 項約定：「除經甲方（即上訴人）書面同意，乙方（即被上訴人極鼎公司）不得將甲方依本合約所提供之設計、技術洩漏給第三人或自行用於商業行為或有損於甲方之行為上」（見原審卷㈡第15頁反面）。惟上訴人所提證據資料無法證明系爭合約附件1 為上訴人依系爭合約所交付之技術，已如上述，是被上訴人極鼎公司縱使用系爭合約附件1 之規格於系爭產品或其他商業行為，仍難謂係違反系爭合約第3 條第1項之約定，即上訴人所稱違反系爭合約之不作為義務。其次，依系爭合約第1 條第1 項約定：「本合約及和本合約有關之附件1 、批註，都是本合約的構成部分（附件2 及3 不在此範圍）」（見原審卷㈡第14頁反面），另系爭合約第13條約定：「本合約之附件2 及附件3 為甲方（即上訴人）提出，經雙方討論，可行性需再議，隨約附上，為雙方未來合作可能發展之方向，留下紀錄，並供乙方（即被上訴人極鼎公司）之研發團隊參考用，不具任何拘束效力」（見原審卷㈡第17頁）。則附件2 及附件3 既非系爭合約效力所及，被上訴人極鼎公司縱使用系爭合約附件2 及附件3 之技術於系爭產品或其他商業行為，亦不受系爭合約之拘束，難認違反系爭合約第3 條第1 項之約定。上訴人主張系爭合約附件2 仍為系爭合約第3 條第1 項適用之對象，尚無可採。

（２）準此，依上訴人所提證據資料既無法證明被上訴人極鼎公司違反系爭合約第3 條第1 項之約定，則上訴人執此主張被上訴人極鼎公司違反系爭合約不作為義務，應負民法第226 條第1 項所定債務不履行損害賠償責任，尚有未合。

３、被上訴人極鼎公司是否依系爭合約之約定於95年6 月間交付設計完成之「可錄音之Afaya-Pen 」樣本予上訴人？被上訴人極鼎公司於99年11月1 日以存證信函解除契約，是否有理由？

（１）系爭合約第2 條第1 項第1 款、第2 款、第2 項第3 款約定：「乙方（即被上訴人極鼎公司）以雙方簽約日之次工作天為工作開始日，設計『可錄音Afaya-Pen 』時間需2 個月」、「乙方同意於簽約時，提供Afaya-Pen樣品5 支予甲方（即上訴人）」、「甲方收受乙方『可錄音Afaya-Pe n』樣本後1 個月內完成測試驗證，否則視甲方同意測試驗證完成」（見原審卷㈡第14頁反面至第15 頁 ）。上訴人固否認被上訴人極鼎公司已交付設計完成之「可錄音之Afaya-Pen 」樣本予上訴人，惟被上訴人極鼎公司於95年4 月7 日依系爭合約第2 條第1項第2款 提供「Afaya- Pen」樣品5 支予上訴人，嗣於同年6 月19日將完成開發樣品交付予上訴人，由上訴人尹鴻章簽收之事實，有出貨單及借出單附卷可稽（見原審卷㈡第107 至108 頁），其交付日期95年6 月19日即為系爭合約95年4 月簽訂後2 月，與系爭合約第2 條第1 項第1 款所定工作時程相符，上訴人否認收受，尚無可採，堪認被上訴人極鼎公司業已依約交付「Afaya-Pen 」樣品與開發樣品予上訴人。再者，上訴人就被上訴人極鼎公司所交付之設計完成樣品，需於1 個月內完成測試驗證，否則視為同意測試驗證完成，倘認定不合格，亦應依系爭合約第2 條第2 項第4 款之約定，以書面通知被上訴人極鼎公司測試結果，否則仍視為同意測試驗證完成。本件上訴人就被上訴人極鼎公司所交付之設計完成樣品，既未於1 個月內完成測試驗證，亦未以書面通知被上訴人極鼎公司測試結果，依系爭合約第2條第2 項第3 款之約定，視為上訴人同意測試驗證完成。至上訴人雖提出證人簡伊蓉98年10月9 日電子郵件（見原審卷㈡第123 頁）及上訴人98年7 月7 日電子郵件（見本院卷㈡第138 至140 頁），主張迄至98年10月間仍在討論產品之設計，被上訴人極鼎公司並未交付設計完成之樣品等語。然證人簡伊蓉結證稱：該98年10月19日電子郵件提到之錄音筆是新的產品，是一個新的控制晶片，把以前功能放到新的控制晶片上等語（見本院卷㈡第118 頁）。則依證人簡伊蓉之證詞，該錄音筆既屬98年間之新產品，當非系爭合約於95年4 月間所約定之產品，尚難以證人簡伊蓉98年10月9 日電子郵件及上訴人98年7 月7 日電子郵件遽認被上訴人極鼎公司至98年10月間仍未交付設計完成之樣品，上訴人此部分主張，尚有未合。

（２）依系爭合約第2 條第3 項第2 款本文約定：「甲方（即上訴人）收到乙方（即被上訴人極鼎公司）之測試樣本後，應以期票方式將設計工作費總額之3 分之1 ，計新台幣10萬元支付乙方」。而上訴人僅依系爭合約第2 條第3 項第1 款於簽約完成時交付設計工作費10萬元，嗣後未再給付任何費用予被上訴人之事實，為兩造所不爭執（見不爭執事項（三））。則上訴人既未依約給付該10萬元款項，具有可歸責之事由，是其主張被上訴人極鼎公司故意阻止條件成就，且違反系爭合約不作為義務，致其無法依系爭合約第4 條約定享有2 年2 個月之獨家經營權，依民法第101 條第1 項之規定，視為條件已成就，或依民法第100 條規定請求損害賠償，均有未合。

（３）被上訴人極鼎公司既依系爭合約之約定於95年6 月間交付設計完成之「可錄音之Afaya-Pen 」樣本予上訴人，依上訴人所提證據資料復無法證明被上訴人極鼎公司有何以不正當行為阻止條件不成就或違反系爭合約不作為義務之情事，則上訴人主張依民法第101 條第1 項之規定，視為其享有2 年2 個月之獨家經營權，或依民法第100 條規定請求損害賠償，均有未合。準此，被上訴人極鼎公司於99年11月1 日以存證信函解除契約，是否有理由之爭點，既不影響上開判斷，自無庸審酌論究。

４、從而，上訴人依民法第226 條第1 項請求被上訴人極鼎公司給付1,015,380 元及利息，自有未合。

（三）上訴人依民法第179 條請求被上訴人極鼎公司給付1,015,380 元及利息，是否有據?按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同，民法第179 條定有明文。本件系爭專利申請專利範圍第1 至4 項、6 至7 項既不具進步性，有得撤銷之原因，已如上述；另上訴人未依系爭合約第2 條第3 項約定，支付10萬元之款項予被上訴人極鼎公司，依上訴人所提證據資料無法證明被上訴人極鼎公司有何以不正當行為阻止條件不成就或違反系爭合約不作為義務之情事，亦如上述，則被上訴人極鼎公司製造販賣系爭產品所得利益，即難謂無法律上之原因而受利益，上訴人復未舉證以實其說。準此，上訴人主張依民法第179 條請求被上訴人極鼎公司給付1,015,380 元及利息，即無可採。

七、綜上所述，被證4 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項擬制喪失新穎性，被證7 可證明系爭專利申請專利範圍第1 至4項、6 至7 項不具進步性，有得撤銷之原因。而主張權利受有侵害，應以權利確實有效存在為前提，故智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。本件系爭專利申請專利範圍第1 至4 、6 至7 項既均有得撤銷原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，上訴人於本件民事訴訟自不得主張權利。其次，依上訴人所提證據資料無法證明被上訴人極鼎公司違反系爭合約第3 條第1 項之約定，或有何以不正當行為阻止條件不成就或違反系爭合約不作為義務之情事，則上訴人主張依民法第101 條第1 項之規定，視為其享有2 年2 個月之獨家經營權，或依民法第100 條規定請求損害賠償，並應負民法第226 條第1 項所定債務不履行損害賠償責任，均有未合。再者，被上訴人極鼎公司製造販賣系爭產品所得利益，亦難謂無法律上之原因而受利益，是上訴人依民法第184 條、第185 條、專利法第106 條、第108 條準用第84條第1 項、民法第226 條第1 項、第179 條規定請求被上訴人就其型號為「Afay a-Pen-10C」之智慧錄音光學筆產品與其他一切侵害上訴人中華民國第M304075 號新型專利之產品應予銷毀，並不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口上開產品或其他一切相關之侵權行為；被上訴人極鼎公司應給付上訴人1,015,380 元，暨自100 年7 月15日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為無理由，不應准許，其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

九、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第一庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。