臺灣高等法院97年度智上字第9號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　 97年度智上字第9號

上訴人

美商‧鎖石護岸系統公司

法定代理人

威廉比爾‧道森

訴訟代理人

桂齊恆律師

訴訟代理人

廖正多律師

訴訟代理人

謝智硯律師

上訴人

天九興業股份有限公司

兼法定代理人

乙○○

上二人訴訟代理人

吳宏山律師

複代理人

陳怡勝律師

被上訴人

春輝營造股份有限公司

兼法定代理人

甲○○

上二人訴訟代理人

楊金順律師

複代理人

游朝義律師

上列當事人間排除侵害等事件，上訴人對於中華民國96年12月27日臺灣板橋地方法院94年度重智（一）字第19號第一審判決各自提起上訴，本院於97年9月17日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、上訴人美商‧鎖石護岸系統公司（下稱鎖石公司）起訴主張：鎖石公司係發明第77872號「堤防壁結構，構築方法及其使用之塊體結構」專利（下稱系爭專利）之專利權人，詎上訴人天九興業股份有限公司（下稱天九公司）未經鎖石公司同意，製造、販售與鎖石公司系爭專利權範圍相同之景觀護石，並提供施工工法予被上訴人春輝營造股份有限公司（下稱春輝公司），供其於92年11月至93年3月間使用於所承攬之「臺北縣鶯歌溪排水改善工程」（下稱系爭工程），製成堤防壁結構，共同侵害鎖石公司之系爭專利權。又系爭專利標的物，單價新臺幣（下同）1,690元，而系爭工程，現場預估約為6,543立方米，二者相乘總價為30,264,974元，天九公司及春輝公司之營業利潤約為60﹪，依此計算天九公司及春輝公司因本件侵害行為所得之利益應為18,158,984元。另春輝公司承攬系爭工程第1工區之甲型生態景觀護岸（即使用系爭專利品部分）合約金額為3,355,704元；系爭工程第2工區甲型生態景觀護岸b型主體之合約金額為23,608,218元，二者加總金額為26,963,922元，即為渠等之獲利，鎖石公司請求18,158,984元，並未逾越上開金額，故鎖石公司自得依民法第184條、第185條共同侵權行為之規定，及專利法第108條準用同法第84條、第85條規定，請求天九公司及春輝公司連帶賠償18,158,984元本息，並不得再行製造、販賣或使用與系爭專利權相同之方法及物品。另乙○○、甲○○分別係天九公司及春輝公司之法定代理人，依民法第28條及公司法第23條規定應分別與天九公司及春輝公司負連帶賠償責任，爰依上開規定請求天九公司、春輝公司、乙○○及甲○○應連帶給付鎖石公司18,158,984元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並不得再行製造、販賣或使用與發明第77872號「堤防壁結構，構築方法及其使用之塊體結構」專利權相同之方法及物品等語。

二、天九公司、乙○○辯以：天九公司僅販售景觀護岸石予春輝公司，並未提供施工工法，且天九公司販售予春輝公司之景觀護岸石，並未侵害鎖石公司之系爭專利權，財團法人台灣營建研究院95年11月30日之鑑定報告，僅以申請專利權第1項及其附屬項2、3、4、6、7項為「專利權範圍」，與待鑑定對象加以比對，並未就天九公司所製造之預鑄模塊，是否落入系爭申請專利範圍第15、17項之「預鑄結構模體」進行分析鑑定，無法證明天九公司之產品有落入系爭專利權之範圍，天九公司自無侵權行為。又天九公司販售予春輝公司之甲型景觀護岸石，其數量共501.6㎡，單價1,720元，總價僅862,752元，至春輝公司與鶯歌鎮公所間之合約總價3,355,704元，係春輝公司與鶯歌鎮公所間之工程承攬價格，與天九公司無關，而天九公司之營業利潤僅有3.1﹪，天九公司出售予春輝公司之景觀護岸石總價為862,752元，以3.1﹪計算，利潤僅為26,745.30元（計算式：862,752元×3.1﹪＝26,745.3元），故鎖石公司上開之請求應無理由等語。

三、春輝公司、甲○○辯以：春輝公司施作系爭工程時所採用之工法及模製單位，均係依春輝公司與鶯歌鎮公所簽訂之「台北縣鶯歌溪排水改善工程」契約書暨顏志和水利技師事務所設計之施工圖說按圖施工，契約書附圖所載之「B型主體塊規範」要求預鑄混凝土磚須有經濟部標準檢驗局核發之正字標記證書，而市面上僅有天九公司之產品符合圖說要求，春輝公司別無選擇，僅能向天九公司購買模體並依附圖所載之施工方法施工，其無主觀可歸責之事由，亦無侵害鎖石公司專利權之故意或過失等語。

四、本件經原法院判決：（一）天九公司、乙○○應連帶給付鎖石公司517,651元及自94年7月5日起至清償日止，按年息5%計算之利息；（二）春輝公司、甲○○應連帶給付鎖石公司278,187元及自94年7月5日起至清償日止，按年息5%計算之利息；（三）天九公司、乙○○、春輝公司及甲○○不得再行製造、販賣或使用與發明第77872號「堤防壁結構，構築方法及其使用之塊體結構」專利權相同之方法及物品，並駁回鎖石公司其餘之訴。鎖石公司及天九公司、乙○○各就其敗訴部分提起上訴，鎖石公司上訴聲明為：（一）原判決不利於鎖石公司部分廢棄。（二）前項廢棄部分，天九公司、春輝公司、乙○○及甲○○應再連帶給付鎖石公司17,363,146元及自訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。（三）願供擔保請准宣告假執行。天九公司、乙○○、春輝公司及甲○○則答辯聲明：（一）上訴駁回。（二）如受不利判決，願供擔保免為假執行。另天九公司、乙○○上訴聲明為：（一）原判決不利於天九公司、乙○○部分廢棄。（二）廢棄部分，駁回鎖石公司在第一審之訴及假執行之聲請。鎖石公司則答辯聲明為：上訴駁回。（原法院判決春輝公司及甲○○敗訴部分，未據春輝公司及甲○○提起上訴，已告確定。）

五、兩造不爭執之事項：（本院卷第89頁背面、第104頁、第110頁）

（一）鎖石公司為系爭專利之專利權人。

（二）天九公司確有販售景觀護岸石（L×W×H305×457×200）予春輝公司。

（三）春輝公司使用上開護岸石於系爭工程1工區。

（四）系爭工程之施工圖說係顏志和水利技師事務所設計，並由春輝公司依與鶯歌鎮公所之合約所附之施工圖說按圖施作。

（五）天九公司收訖大興國際法律事務所93年11月8日律師函。春輝公司於93年4月29日收訖台一國際專利法律事務所93年4月28日律師函。上開2律師函均係鎖石公司在台唯一代理商震偉有限公司委託律師所發函文。

六、本件爭點：（本院卷第104頁背面、第110頁）

（一）天九公司販售之景觀護岸石及春輝公司施作系爭工程之堤防壁結構及構築工法，是否落入鎖石公司系爭專利權之範圍？

（二）天九公司有無提供上開施工工法予春輝公司？

（三）天九公司、春輝公司有無侵害鎖石公司系爭專利之故意或過失？

（四）天九公司販售予春輝公司之護岸石數量、價格若干？

（五）鎖石公司所受損害如何計算？鎖石公司主張天九公司、春輝公司營業利潤為60﹪，並依原證4報價單及原證5為本件損害賠償之依據，有無理由？

（六）天九公司與春輝公司依法應否負連帶賠償責任？

（七）系爭工程第2工區是否為春輝公司所施作？爰分別述之如下：

（一）天九公司販售之景觀護岸石及春輝公司施作系爭工程之堤防壁結構及構築工法，是否落入鎖石公司系爭專利權之範圍？

１、按物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣、或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權，專利法第56條第1、2項定有明文。所謂「使用」，在物品專利權方面，係指實現發明或創作之技術效果之行為，包括對物之單獨使用或作為其他物之部分之使用而言。

２、經查：

⑴鎖石公司係系爭專利即發明第77872號「堤防壁結構，構築方法及其使用之塊體結構」之專利權人，此有中華民國專利公報可按（臺灣臺北地方法院94年度智字第52號卷，下稱台北地院卷，第8至13頁），且為兩造所不爭執。足見，系爭專利權範圍，包含堤防壁結構、構築方法及其使用之塊體結構。

⑵春輝公司施作之堤防壁結構，構築工法及該堤防壁結構所需之塊體（即天九公司販售之景觀護岸石），經原法院囑託財團法人臺灣營建研究院，以系爭工程1工區之堤防壁結構配置形態、堤防壁向上延伸斜壁角度、構成堤防壁結構之模體組成方式暨工法以及該模體本身相關堤防壁結構及型態為待鑑定對象，由該鑑定機關親赴現場量測「堤防壁結構」暨組成，及開挖後將景觀護石取出，帶至鑑定機關鑑定，並分析系爭專利之技術內容：「一壁具一下端支承於表面上，壁從支承表面以一相對於水平面成約從30度至75度之斜角向上延伸；壁從多數預鑄模體行程，模體安置呈多數水平行，當壁從支承表面延伸時，一行的模體置於另一模體之頂部，每一行具多數模體，且每一行相對於鄰近下一行以後縮位置安置，而提供斜角；以及鎖定裝置用以鎖合多數的模體及多數行於後縮之位置。並具有下列特徵：1.含一加勁覆背裝置以錨定壁至鄰近土壤中。2.勁覆背裝置包含格網型材料片。3.根據堤防壁結構，斜角相對於水平面約為40度至70度。4.每一模體包含頂表面及底表彼此面分隔及一前方垂直於頂表面及底表面，故壁提供階段狀外面。5.每一模體，包含頂表面及底表面彼此分隔及一前方面相對於底表面，呈前方面斜角；前方面斜角的角度相近於避斜度的角度。」，加以鑑定結果認：「……待鑑定對象落入原告（即鎖石公司）發明第77872號『堤防壁結構、構築方法及其使用之塊體結構』之系爭專利權範圍」，此有財團法人臺灣營建研究院鑑定鑑定報告可按（原審卷1第129頁至170頁），可知，天九公司販售之景觀護岸石及春輝公司施作系爭工程之堤防壁結構及構築工法，均已落入鎖石公司系爭專利權之範圍無疑。

（二）天九公司有無提供上開施工工法予春輝公司？

１、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文，又主張法律關係存在之當事人，應就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責任，至於他造主張有利於己之事實（變更或消滅之特別要件），則應由他造舉證證明（最高法院48年台上字第887號判例意旨參照）。

２、經查：依天九公司與春輝公司所簽訂之承攬合約書（原審卷1第27頁至31頁）第2條所載之工程項目：生態景觀護岸石（詳工程計價總表），而工程計價總表記載之工程項目計有：甲、乙型生態景觀護岸石、A型仿原石造型地磚（C型）、仿石欄杆、預鑄緣石、植草磚網及B型仿原石造型地磚等，並未包含工法之提供；且春輝公司亦辯以其係依據工程主辦機關台北縣鶯歌鎮公所委託顏志和水利技師事務所設計之「生態景觀護岸標準斷面詳圖」及「B型主體塊及加勁格網詳圖」等圖示加以施作，此外，鎖石公司復未能提出其他證據證明天九公司有提供施工工法與春輝公司之事實，則依上揭舉證責任分配之原則，鎖石公司之上開主張，自難憑採。

（三）天九公司、春輝公司有無侵害鎖石公司系爭專利之故意或過失？

１、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。民法第184條定有明文。又專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂（專利法第1條），核屬保護他人之法律，如有侵害專利權人之行為時，自應推定行為人主觀上有故意、過失，倘行為人欲免除侵權責任，則應舉證其行為無過失時，方能免除其損害賠償責任。

２、經查：鎖石公司之系爭專利於85年5月11日即經公告登載於中華民國專利公報，有上開公報可按（台北地院卷第8頁），茲天九公司係從事相關產品製造、販賣之公司，而春輝公司則係從事營建業，使用相關產品及施工方法之公司，渠等於製造、販賣及使用前理應查閱前揭，且能查閱，而未查閱。又依天九公司及春輝公司間承攬合約書之「工程計價總表」備註欄第3點約定：甲方（即春輝公司）向乙方（即天九公司）所承購之產品如有涉及專利權及製作權法之法律行為時，皆由乙方負責與甲方無涉。不得藉故而拖延交貨期限」等語（原審卷1第29頁），足見，天九公司與春輝公司對於買賣之景觀護石可能涉及相關專利權之問題，已有所預見，況春輝公司於向天九公司購買系爭景觀護岸石前，曾向鎖石公司在台之代理商震偉有限公司詢價，於詢價後卻轉而向天九公司購買，亦有震偉有限公司之報價單可稽（台北地院卷第33頁），益見渠等有侵害鎖石公司系爭專利之過失甚明。至於春輝公司另辯稱其施作系爭工程所採用之工法及模製單位，均係依春輝公司與鶯歌鎮公所簽訂之「台北縣鶯歌溪排水改善工程」契約書暨顏志和水利技師事務所設計之施工圖說按圖施工，並無主觀歸責事由，亦無侵害鎖石公司專利權之故意或過失等語。惟縱認春輝公司施作系爭工程所採用之工法及模具均係依照與業主之契約書約定及水利技師事務所設計之施工圖說，惟春輝公司承攬系爭工程，既經指定須使用系爭專利產品及工法，春輝公司依法即應取得專利權人之同意，始得為之，尚不得僅以所採用之工法及模具係依與業主契約之約定及施工圖說，即謂有主觀上免責之事由，故春輝公司上開所辯，仍無可採。故天九公司及春輝公司未經鎖石公司之同意分別製造、販賣，及使用與系爭專利範圍相同之產品及工法，具有侵害鎖石公司系爭專利之過失，應堪予認定。

（四）天九公司販售予春輝公司之護岸石數量、價格若干？鎖石公司主張系爭專利標的物單價為1,690元，而系爭工程現場預估約6,543立方米，即為天九公司販售與春輝公司之護岸石價格及數量，並提出報價單1紙為證（台北地院卷第33頁），惟查上開報價單係震偉有限公司對春輝公司之報價資料，是否即係天九公司販售與春輝公司之護岸石數量及價格已有可疑。而天九公司辯以其售予春輝公司之甲型景觀護岸石數量共501.6㎡，單價1,720元，總價862,752元，有天九公司與春輝公司之承攬合約書為憑（原審卷1第27頁至29頁），此外，鎖石公司復未提出其他證據證明天九公司販售與春輝公司之景觀護岸石單價為1,690元，數量為6,543立方米，是天九公司販售與春輝公司之護岸石價格及數量，自應以天九公司所辯之單價1,720元，數量501.6㎡，總價862,752元為可採。

（五）鎖石公司所受損害如何計算？鎖石公司主張天九公司、春輝公司營業利潤為60﹪，並依原證4報價單及原證5為本件損害賠償之依據，有無理由？

１、按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」、「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」專利法第84條第1項、第85條第1項分別定有明文。又公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項亦有明文。

２、鎖石公司主張：天九公司、春輝公司之營業利潤為60%，並依原證4報價單及原證5據以損害賠償等語。惟為天九公司及春輝公司所否認，天九公司並辯以：依「財團法人金融聯合徵信中心」發行財務資訊刊，94年主要行業別財務比例，〝其他非金屬製品製造業〞之營業成本為78.6%，稅後損益僅3.1%。又依「台灣區水泥製品工業同業公會」96年7月23日 (96)峰泥製業字第124號給予財政部台北市國稅局之函，天九公司產製之水泥模塊，即是〝標準代號2233-99〞，小業別〝其他水泥製品製造〞，毛利率為21，費用率18，淨利率為3，亦即天九公司營業之利潤確僅有3%。再者依該函所附之「台灣區水泥製品工業同業公會會員歷年同業利潤所得額標準統計表」所載，天九公司屬標準代號2233-99其他水泥製品製造業，其淨利率91年度為0.28%，92年度為-62.69%，93年度為1.49%，94年度為-3.5%，95年度為-0.89%，可知，縱水泥製品同業公會之上開函文，建議淨利率為3%，但因原料之漲幅過大，售價未能提高，致成本大增，業者均告虧損連連，近幾年來，幾乎無利潤可言。另原證4報價單，僅是震偉有限公司對春輝公司之報價資料，並非已成交之實際價格，與天九公司無關。至於原證5，不知出自何處，亦不得據為損害賠償計算之依據等語。

３、經查：

⑴天九公司銷售甲型景觀護岸石予春輝公司之總價為862,752元，已如前述，則依前開專利法第85條第1項第2款之說明，天九公司自應就其成本或必要費用負舉證之責，如未能舉證以實其說，即應以銷售該項物品全部收入列為所得利益。

⑵天九公司固舉上開資料以為其成本或必要費用之證明，然前述之資料乃係一般概括之統計資料，非天九公司具體銷售上開專利物品所支出之成本及必要費用，自難認係天九公司銷售上開專利物品所具體支出之成本及必要費用之證明。又鎖石公司主張天九公司之營業利潤約為60﹪，亦如上述，則依鎖石公司之主張，天九公司之成本及必要費用約為40%，此乃鎖石公司所為對天九公司有利之陳述，本院自得採為裁判之依據。準此，本院認天九公司因侵害系爭專利權所得之利益應為517,651元（計算式：862,752元x60% =517,651元，元以下四捨五入）。

⑶另春輝公司使用系爭專利之景觀護岸石及施工工法於所承攬之系爭工程，製成侵害鎖石公司系爭專利之堤防壁結構，亦如上述，而春輝公司施作上開堤防壁結構部分之工程合約總價為3,355,704元，有春輝公司提出之工程估價單可憑（原審卷1第210頁），就此部分，鎖石公司雖主張合約金額即為春輝公司侵害鎖石公司系爭專利所獲得之利益，惟專利法第85條第1項第2款規定以侵害人「銷售」侵害專利物品全部收入為所得利益，須侵害人以「銷售」行為侵害專利權人之專利時，始有該款規定之適用。茲春輝公司係「使用」侵害鎖石公司系爭專利之護岸石及施工工法製程堤防壁結構，並非銷售侵害鎖石公司系爭專利之物品，鎖石公司逕主張以春輝公司承攬上揭堤防壁結構之合約總價為其侵害所得之利益，自無足採。然春輝公司使用侵害鎖石公司系爭專利之景觀護岸石及施工工法製成侵害鎖石公司系爭專利之堤防壁結構，鎖石公司自受有損害。本院爰審酌春輝公司因承作系爭堤防壁結構工程向天九公司購買景觀護岸石之總價為862,752元，另依春輝公司提出上開堤防壁結構工程之單價分析表所載（原審卷1第209頁），系爭堤防壁結構每1.8米之施作價格為45,760元，其中B型主塊體（即上開景觀護岸石）之價格為15,342元，約占工程費用之百分之34，依此計算該堤防壁結構工程費用3,355,704元中，前開景觀護岸石之費用約為1,140,939元，與春輝公司向天九公司購買該景觀護岸石之總價862,752元，二者價差278,187元，即為春輝公司所得之利益。

⑷綜上，鎖石公司依專利法第84條第1項前段規定請求天九公司賠償517,651元，請求春輝公司賠償278,187元，核無不合，應予准許。逾上開金額之請求，則屬無據，應予駁回。又乙○○、甲○○分別為天九公司、春輝公司之負責人，有公司基本資料查詢2件可憑（台北地院卷第37至38頁）。天九公司販售侵害鎖石公司系爭專利之景觀護岸石，及春輝公司使用侵害鎖石公司系爭專利之景觀護岸石及施工工法施作堤防壁結構，均屬天九公司及春輝公司之業務範疇，乙○○、甲○○就天九公司、春輝公司分別違反專利法規定，致鎖石公司受有517,651元及278,187元之損害，自應依公司法第23條第2項之規定分別負連帶賠償之責。故鎖石公司請求其二人分別與該等公司負連帶賠償責任，並無不合，應予准許；逾上開金額之請求，則屬無據，應予駁回。

（六）天九公司與春輝公司依法應否負連帶賠償責任？如上所述，天九公司係以「銷售」侵害鎖石公司系爭專利之物品之方式侵害鎖石公司之專利權，而春輝公司則係以「使用」侵害鎖石公司系爭專利之物品及施工方法之方式侵害鎖石公司之專利權，渠等所為侵害行為之時間、地點、態樣均不同，對鎖石公司專利權造成之損害亦不相同，自無共同侵權行為之適用。故鎖石公司主張天九公司與春輝公司應依共同侵權行為之規定負連帶賠償責任，尚無可採。

（七）系爭工程第2工區是否為春輝公司所施作？鎖石公司主張系爭工程第2工區亦係由春輝公司所承攬施作，是第2工區使用之景觀護岸石亦係春輝公司向天九公司購買等語，惟為春輝公司及天九公司所否認。經查：系爭工程第2工區，係由訴外人日南工程有限公司承攬施作，此有台北縣鶯歌鎮公所96年5月11日北縣營建字第0960006484號函、系爭工程第2工區工程請款單及估驗明細表可憑（原審卷1第253頁、第324至358頁）。此外，鎖石公司復無法就其主張上開之有利事實，加以舉證以實，自難認系爭工程第2工區係春輝公司所施作。

七、綜上所述，鎖石公司依專利法第84條第1項及公司法第23條第2項規定請求：㈠天九公司及乙○○應連帶給付鎖石公司517,651元及自94年7月5日起至清償日止，按年息5%計算之利息；㈡春輝公司及甲○○應連帶給付鎖石公司278,187元及自94年7月5日起至清償日止，按年息5%計算之利息；㈢天九公司、乙○○、春輝公司及甲○○不得再行製造、販賣或使用與發明第77872號「堤防壁結構，構築方法及其使用之塊體結構」專利權相同之方法及物品，於法並無不合，應予准許。逾上開部分之請求，則屬無據，應予駁回。原審就上開應准許部分，為鎖石公司勝訴之判決，並為准、免假執行之宣告，且就不應准許部分，為駁回鎖石公司其餘請求之判決，經核均無違誤。鎖石公司及天九公司、乙○○各就其敗訴部分提起上訴，指摘原判決該等部分不當，聲明廢棄改判，均無理由，應分別駁回其上訴。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊、防禦方法，核與判決結果不生影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

九、據上論結，本件鎖石公司及天九公司、乙○○之上訴，均為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條、第85條第2項，判決如主文。

民事第十二庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。