經濟部智慧財產局對於政府採購法第22條第1項第2款及第26條規定之「專利」範圍之意見

要旨

內容

主旨：有關○○有限公司建議將政府採購法第22條第1項第2款及第26條規定之「專利」限縮為「發明專利」及「已申請新型專利技術報告之新型專利」一案，本局意見如說明，請 查照。說明：一、依據 貴會98年10月26日工程企字第09800436150號函辦理。二、按現行專利法第2條規定：「本法所稱專利，分為下列三種：一、發明專利。二、新型專利。三、新式樣專利。」其中發明專利及新式樣專利係採實體審查，新型專利自93年7月1日起由實體審查改採形式審查。所謂形式審查，即專利專責機關對於新型專利申請案之審查，只根據新型專利說明書判斷是否滿足形式審查要件，而不進行前案檢索及實體審查是否滿足專利要件(新穎性、進步性及產業利用性)，通過形式審查後即核准專利。目前國人申請新型專利之件數相對於發明專利與新式樣專利之件數為多，其被提起舉發之比例也相對較高，且因新型採取形式審查，新型專利權亦較不具安定性，經統計近6年之資料，新型專利（包含修正前實體審查核准案件及修正後形式審查核准案件）舉發成立率為46.3%，發明專利舉發成立率為34.4%，新式樣專利舉發成立率為32.2%。三、由於新型專利未經實體審查，為防範新型專利權人濫用權利，專利法第104條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」惟其立法意旨並非限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，藉以敦促權利人審慎適切行使其新型專利權。司法實務上，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告進行警告，亦非不得提起侵權訴訟。招標機關以限制性招標方式採購新型專利物品時，為確認新型專利之有效性，固非不得要求廠商提示新型專利技術報告，惟應注意新型專利技術報告不具行政處分性質，僅係提供權利人及利用人行使權利或利用權利時之參酌。四、目前本局製作之新型專利技術報告，針對每一專利請求項均會賦予代碼1至代碼6之比對結果，代碼1至代碼5表示該新型欠缺專利要件，代碼6表示無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等(包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況)。惟即使新型專利技術報告之結果，認為該新型有欠缺新穎性或進步性等專利實體要件之虞，若該新型專利權未經舉發撤銷確定，法院於民事侵權訴訟中仍可能為歧異之判斷；反之，即使新型專利技術報告比對結果為代碼6，因其包含認定專利權有效及無法判斷二種情況，該新型專利權亦未必不具有可撤銷之原因存在。五、鑑於發明專利、新型專利及新式樣專利之權利人均有排除他人未經其同意而實施其發明、新型或新式樣之權，本局認為政府採購法第22條第1項第2款規定之「專屬權利」，應包括發明專利、新型專利及新式樣專利三者，惟在新型專利之情形，為提示招標機關注意新型專利之有效性，是否限縮為「已申請新型專利技術報告之新型專利」，本局尊重 貴會權責。至於政府採購法第26條第3項規定之「專利」，僅係例示可能產生限制競爭效果之招標規格態樣，似無須檢視該新型專利是否已申請技術報告之必要。六、檢附新型專利制度說明資料1份(如附件)，請 參考。正本：行政院公共工程委員會副本：本局專利一組、法務室(以上均含附件)局長 王 美 花

附件

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