商標法 第17条の2（意匠法の準用）

解説

商標を出願したあと、願書の中身を少し直したくなった。指定商品を一つ書き換えた、ロゴの一部を整えた。ところが特許庁の審査官から「その補正は出願の要旨を変える」として、補正却下の決定書が届く。多くの出願人はここで「直した内容はもう諦めるしかない」と思い込む。それが勘違いだ。商標法17条の2は、意匠法の仕組みをそっくり借りてきて、あなたに逃げ道を用意している。却下された補正の内容で「新しい出願」を出し直せば、その新出願は補正書を提出した時にさかのぼって出願したものとして扱われる。商標の世界は早い者勝ち、出願日が一日違えば他社に先を越されてブランドを失う。この一本の準用規定を知っているかどうかが、あなたの商標の生死を分ける。

法的な位置づけ

商標法17条の2は、補正却下後の新出願に関する準用規定である。商標法16条の2第1項により補正が決定をもって却下された場合に意匠法17条の3を準用し、却下された補正の内容で新出願をすれば、補正書を提出した時にしたものとみなされ出願日が遡及する。第2項は意匠法17条の4を準用し、新出願期間の延長を認める。

こんなときに使う

• スタートアップが急いでサービス名を商標出願したあと、指定役務を広げる補正をしたら「要旨変更」で却下された。ここで諦めず、補正内容で新出願を出せば、補正書を出した日にさかのぼって出願したものと扱われる。出願日が守られるかどうかで、後発の競合に先を越されるかが決まる
• もし補正却下の決定書が机の上に届いてから、新出願ができる期間が残りわずかだったとしたら？ 意匠法17条の3を準用するこの救済は期間限定だ。期間を一日でも徒過すれば、出願日をさかのぼれる逃げ道は永久に閉じる
• 同業他社が、あなたと似たブランド名の商標を出願準備中という噂が流れてきた。あなたの補正が却下されて手続が止まっている間に、相手が先に出願したら負ける。新出願の遡及効を使えるかどうかが分水嶺になる

取るべき行動

被害を受けた側：1. 補正却下の決定書を受け取ったら、まず新出願ができる期間（意匠法17条の3準用、決定謄本の送達を起算点とする限られた期間）を確認し、締切をカレンダーに書き込む2. 却下された補正内容を「新しい出願」として出せば、補正書提出時にさかのぼって出願したものと扱われる、この遡及効が最大の武器3. 期間内に間に合わないなら、意匠法17条の4準用による期間延長を申請する4. 元の出願を維持するか新出願に切り替えるか、指定商品・役務の範囲と競合の出願状況を見て弁理士と判断する

訴えられた側：1. そもそも要旨変更とされる補正を出さないのが最善の防御、出願前に指定商品・役務とマークの内容を固める2. 補正が必要になったら、要旨変更に当たらない範囲か弁理士に事前確認する3. 補正却下を見越して新出願の原案を並行準備し、決定後すぐ動ける態勢を作る4. 競合の出願動向をウォッチし、自社の出願日が後発に埋もれないよう先手で固める

時効（請求できる期限）：新出願および期間延長の起算点は、補正却下の決定謄本の送達日。意匠法17条の3・17条の4の準用により、決定後の限られた期間内に新出願をしなければ遡及効は得られない（具体的な期間日数は最新の改正状況をご確認ください）

学説

通説：商標法17条の2は意匠法17条の3・17条の4を準用する手続規定であり、補正却下の決定を受けた出願人に、却下内容での新出願と出願日の遡及という救済を一定期間内に限って認めるものと理解されている。