智慧財產法院行政判決

民國101年11月15日辯論終結

原告

趙國志

原告

陳嘉濱

上二人共同訴訟代理人

陳健律師

被告

經濟部

代表人

施顏祥（部長）

訴訟代理人

劉宗祐

參加人

祥力金屬工業股份有限公司

代表人

李清松

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國101 年4 月10日經訴字第10106103190 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人參加本件被告之訴訟，判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告趙國志、陳嘉濱（下稱原告2 人）前於民國95年7 月24日以「改良自行車座墊總成」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，並以95年3 月8 日於我國申請之第95203867號專利案主張優先權，經該局編為第95127043號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I294380 號專利（下稱系爭專利）證書。嗣參加人以系爭專利違反專利法第22條第4 項之規定，對之提起舉發。經原處分機關審酌並通知原告2 人更正申請專利範圍，原告2 人於100 年9 月15日提出申請專利範圍更正本。案經原處分機關依該更正本審查，於100 年10月31日以（100 ）智專三（三）05056 字第10020983960 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告審議，並依訴願法第28條第2項規定，於101 年2 月15日以經訴字第10106062970 號函通知本件原告2 人參加訴願程序表示意見，該函業已合法送達，惟原告2 人未聲明參加訴願程序表示意見，被告爰依現有資料審查，並以101 年4 月10日經訴字第10106103190 號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告2 人不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定，並主張：

㈠專利法第71條第1 項及第3 項立法意旨，在專利權人方面，乃係專利權人於面臨專利權遭舉發時得在不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍之內，就專利說明書或圖式為申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭事項之釋明（專利法第64條第1 、2項），而專利權人依法為減縮、訂正或釋明後，亦應留予舉發人針對專利權人變更之專利範圍內容表示意見之機會。換言之，舉發程序之設計其目的在於使專利權人與舉發人能分別針對具有爭議性之專利權範圍進行攻防答辯，藉此程序得使專利權人與舉發人間能於限期內就該專利權是否具有可專利性進行攻防，以利專利專責機關做出最適切之處分。就此參酌專利法第67條第3 項明定：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。」甚明。故專利權人在面對舉發案就專利權範圍所提出之調整修正，基於上開舉發程序設計之目的，為使專利專責機關能充分審查該專利之可專利性，自應給予舉發人補充說明之機會。再者，基於禁反言原則、程序經濟考量，專利法第71條第3 項所規定之「更正」於超過一個月之期限後應採限縮解釋，僅限於原內容描述之修正，不包括「刪除」。

㈡本件原告之系爭專利權經舉發後，原告乃就舉發人（即本件參加人）所主張之原專利範圍第1 至4 、15項不具進步性內容悉數刪除，是舉發人所爭議之專利權範圍即已不存在。又專利法第67條第3 項已明定，舉發人應於提出舉發後1 個月內補提理由及證據，而本件舉發人自97年8 月間提起舉發後，遲至同年12月26日均未再提出其他舉發主張理由，顯已遲誤專利法所明定之期限，若再允許舉發人另行補充則形同賦予舉發人得恣意變更舉發事由，不僅有違反禁反言原則，且舉發程序將不斷拖延，亦將不利於專利權權利狀態儘速確定之立法目的。是舉發人既未能於法定期間內補提理由及證據，又舉發人原本所執舉發理由已不存在，舉發人自無其他可質疑專利性之主張，依據專利法第67條第3 項之規定，自應為舉發不成立之處分。

㈢依專利法第67條第3 項，舉發人補充理由應是在舉發之日起1 個月內提出，這也是法律上所保障專利權人在程序上的利益，雖然在舉發審定前舉發人都可以再提出理由、證據，但這是專利審查機關「得」審酌的事由，而非「應」審酌的事由，專利法在程序上同時保障了舉發人及專利權人，此為被告所未審酌之處。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠本件原處分機關所為舉發不成立之處分，係以系爭專利100年9 月15日申請專利範圍更正本為準，是原處分機關既核准該更正本，即應依專利法第71條第3 項之規定通知本件參加人即舉發人，使其有就該更正本提出主張之機會。然原處分機關並未踐行該項法定程序，僅以系爭專利申請專利範圍經更正後，原舉發理由所主張之請求項違反專利法規定之爭點已不復存在，本件舉發事件已無標的，更正後之請求項並非原舉發理由所主張之爭點，故不予論究，而逕行審查認定系爭專利未違反專利法第22條第4 項之規定。核其作法已違反專利法第71條第3 項之規定，程序上即有未合，所據以作成本件「舉發不成立」之處分，自有未洽。

㈡依專利法第71條第3 項規定，更正專利說明書或圖式者，專利專責機關「應」通知舉發人。該法條既明文規定為「應」通知，係屬強制規定，則原處分機關遇有此一情形，即當依該法條之規定通知舉發人，並無就個案情節另為斟酌裁量之餘地。再者，專利權人於舉發審查時申請更正專利說明書或圖式，係針對舉發理由所為之防禦方法，閃避舉發理由攻擊之目標，基於武器平等原則，自應給予舉發人表示意見之機會，此於原處分機關專利審查基準第5 篇第1 章「4.3 更正」中即記載「上述通知舉發人限期就更正本表示意見係踐行專利法第71條第3 項（新型第108 條及新式樣第129 條第1項準用）『更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人』之程序，非屬更正審查之處分。若舉發人就更正本補充舉發理由、證據者，應再請專利權人補充答辯。」已明確表示舉發人得就更正本補充舉發理由、證據。因此，原告起訴理由所述，核無可採。

㈢本件舉發申請時為97年9 月11日，而原告於100 年10月15日提出更正本，對於更正本，本件參加人即舉發人是完全不知悉，而原處分機關於100 年10月31日即做出審定書，並不是本件參加人不補補充的理由證據，而是本件參加人根本就不知道更正的內容。

四、參加人經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。

五、本院得心證之理由：

㈠按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，專利法第21條、第22條第1 項前段分別定有明文。惟發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依本法申請取得發明專利，復為同法第22條第4 項所明定。

㈡次按「專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：…三、依第64條第1 項及第2 項規定更正。」、「依第1 項第3 款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。」，專利法第71條第1 項第3 款、第3 項亦有明文。又「舉發案審查中，不論係依申請或依職權通知更正，應先審查是否准予更正。…若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見，舉發人屆期未表示意見者，得依更正本逕行審查。上述通知舉發人限期就更正本表示意見係踐行專利法第71條第3 項（新型第108 條及新式樣第129 條第1項準用）『更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人』之程序，非屬更正審查之處分。若舉發人就更正本補充舉發理由、證據者，應再請專利權人補充答辯。」，為原處分機關專利審查基準第5 篇第1 章「4.3 更正」所明定。

㈢經查本件原處分機關所為舉發不成立之處分，係以系爭專利100 年9 月15日申請專利範圍更正本為準，是原處分機關既核准該更正本，即應依專利法第71條第3 項之規定通知本件參加人即舉發人，使其有就該更正本提出主張之機會。然原處分機關並未踐行該項法定程序，僅以系爭專利申請專利範圍經更正後，原舉發理由所主張之請求項違反專利法規定之爭點已不復存在，本舉發事件已無標的，更正後之請求項並非原舉發理由所主張之爭點，故不予論究，而逕行審查認定系爭專利未違反專利法第22條第4 項之規定。核其作法已違反專利法第71條第3 項之規定，程序上即有未合，故其所作成本件「舉發不成立」之處分，自有未洽。

㈣次查，專利審查基準第5-1-15頁已明確記載「不准更正」及「准予更正」兩種情形之不同處理方式，「若不准更正，…，不另行通知舉發人表示意見」；「若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見」，本件既屬准予更正之情形，自應依法通知舉發人表示意見，原處分機關恝置不為，即非妥適。

㈤按專利法第71條第3 項規定，更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人，該法條既明文規定為應通知，固可解為係屬強制規定，則原處分機關即當依該法條之規定通知舉發人，況專利權人於舉發審查時申請更正專利說明書或圖式，係針對舉發理由所為之防禦方法，閃避舉發理由攻擊之目標，基於平等原則，自應給予舉發人表示意見之機會，故原處分機關專利審查基準第5 篇第1 章「4.3 更正」仍明定「上述通知舉發人限期就更正本表示意見係踐行專利法第71條第3 項（新型第108 條及新式樣第129 條第1 項準用）『更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人』之程序，非屬更正審查之處分。若舉發人就更正本補充舉發理由、證據者，應再請專利權人補充答辯。」，給予舉發人得就更正本補充舉發理由、證據。因此，原處分機關未將更正本通知舉發人表示意見，自有違反行政自我拘束原則。

㈥被告於訴願階段雖未命本件參加人陳述意見，以釐清參加人於原告就系爭專利申請專利範圍更正後，致原舉發理由所主張之請求項違反專利法規定之爭點已不復存在之情形下，是否要提出新的舉發理由及證據，再依參加人之主張而為訴願決定，以定紛止爭，其程序雖欠周全，但身為訴願機關之被告乃在審查原處分是否適法，則其未命本件參加人於訴願階段就上開爭議表示意見，亦非將訴願決定撤銷之原因，本件原處分既有上開瑕疵，自應由原處分機關依被告之意見重為調查並為適法之處分，故本件訴願決定仍應予維持。

㈦本件原告對於專利權人在面對舉發案就專利權範圍所提出之調整修正，基於專利法第67條第3 項、第71條第1 項、第3項規定之舉發程序設計之目的，為使專利專責機關能充分審查該專利之可專利性，自應給予舉發人補充說明之機會，亦表同意（見本院卷第93頁）。又原告另主張基於禁反言原則、程序經濟考量，專利法第71條第3 項所規定之「更正」於超過1 個月之期限後應採限縮解釋，僅限於原內容描述之修正，惟原告主張上揭所謂「更正」不包括「刪除」，並未提出具體之依據，其空言主張，非有理由。

六、綜上所述，本件原處分機關未依專利法第71條第3 項規定，將系爭專利100 年9 月15日申請專利範圍更正本通知本件參加人即舉發人表示意見，即逕依系爭專利申請專利範圍更正本審查，而為「舉發不成立」處分，其程序顯非適法。被告所為原處分撤銷，由原處分機關踐行法定程序後重為適法之處分之決定，依法即無不合，原告徒執前詞，聲請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭