智慧財產法院民事裁定

抗告人

紅創意有限公司

法定代理人

吳慧生

相對人

哿鑫國際股份有限公司

法定代理人

黃慧華

代理人

黃福雄律師

　洪郁棻律師

　陳政熙律師

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，抗告人對於本院中華民國106 年10月31日106 年度民暫字第14號所為裁定提起抗告，經最高法院發回更審，本院裁定如下：

主文

理由

一、抗告人於原審聲請意旨略以：抗告人係註冊第01629381、01759650號PHILIP B. 商標及註冊第00000000、00000000倒立花束圖案商標之商標權人，相對人未經其同意於Instagram 社群網站及www.jeelasboutique.com.tw 姬菈點藏網站（下稱姬菈點藏網站）使用上開商標，高度攀附抗告人所創設之臺灣市場，且兩造間已有多起民、刑事糾紛，雖相對人抗辯其使用上開商標屬真品平行輸入之行為，不受上開商標權效力所及，然已遭法院多件判決所不採認；又相對人抗辯其亦符合善意先使用之要件，然相對人進口之商品來源並非美國原廠所供貨，相對人亦無法提出合法商標授權證據，因此相對人並不符合善意先使用之要件。再者，相對人仍繼續惡意侵害其商標權並長期利用訴訟干擾抗告人之運作，致抗告人流失其培養之銷售人才，造成抗告人營運莫大損害，再因抗告人未來勝訴可能性極高，故請求相對人不得以PHILIP B. 之字樣作為商標使用等語。

二、原裁定意旨略以：相對人有廣告行銷使用上開商標之商品，可合理推論相對人應有銷售使用上開商標之商品，惟相對人抗辯善意先使用及其亦符合真品平行輸入之適用，並提出102 年4 月27日進口報單（見原審卷第198 至199 頁）證明相對人最晚應於102年4 月間即已有先使用上開商標銷售商品之行為，然抗告人係於103 年3 月1 日始取得商標權（見原審卷第6 頁），故相對人使用上開商標之事實確實早於抗告人在臺灣之註冊登記，因此似可主張善意先使用，且相對人上開抗辯涉及公平競爭秩序之判斷，難以明確認定抗告人於本案審理時有較高勝訴之可能性，不宜直接定暫時狀態處分，使抗告人行使商標權之排除效力，本件聲請為無理由，應予駁回等語。

三、抗告意旨略以：相對人雖抗辯已不再使用PHILIP B. 商標，然抗告人仍持續蒐證查詢姬菈點藏網站，並於107 年8 月30日於姬菈典藏網站之購物車系統分類中，仍見PHILIP B. 商標與其他競爭品牌並列，且任何人於網頁瀏覽器均可檢視網頁程式內容，顯見相對人仍持續使用PHILIP B. 商標。再者，相對人始終未提出合法取得授權之證明，因此不得主張商標權利耗盡及善意先使用。甚且，抗告人以google關鍵字於107 年9 月6 日搜尋「哿鑫公司」所得之結果為106 年6 月20日自由時報報載相對人違法販售使用系爭商標之綠薄荷鱷梨洗髮精商品之新聞；另以Facebook搜尋「哿鑫」、「綠薄荷鱷梨洗髮精」，可見相對人違法之新聞及對綠薄荷鱷梨洗髮精之負面留言。綜上，相對人之行為已使抗告人使用Philip B. 商標於綠薄荷鱷梨洗髮精商品之商譽嚴重受損且不可回復，且亦使抗告人受有專櫃於百貨公司撤櫃之損失，相對人迄今仍繼續使用系爭商標，即為對抗告人之立即危害等語。並聲明：1.原裁定廢棄。2.相對人不得於商標法施行細則第19條所定商標分類第003 、035 兩類使用Philip B. 字樣作為商標使用。

四、相對人答辯意旨略以：相對人於101 年自美國平行輸入PHILIP B. 商標商品至國內販售，早於PHILIP B. 商標之註冊公告日，因此相對人並無侵害商標權之情事，抗告人之本案訴訟顯無勝訴可能，自不具定暫時狀態處分之正當性，且相對人久未以PHILIP B. 字樣作為商標使用，因此亦無藉定暫時狀態處分防止之急迫或重大危害。又抗告人所提事證亦無法釋明其有定暫時狀態之保全必要性，是以本件抗告人之聲請並不合法。退步言之，相對人所營事業涉及多項領域，抗告人未予以區分，一概禁止相對人使用PHILIP B .字樣，顯已逾越必要程度，並聲明：抗告駁回。

五、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限，得聲請為定暫時狀態之處分，民事訴訟法第538 第1 、2 項定有明文；又聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之，智慧財產案件審理法第22條第2 項前段亦定有明文。又依據智慧財產案件審理法第22條第2 項之立法理由及智慧財產案件審理細則第37條第3 項之規定，前開所稱為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有保全必要之事實，法院應斟酌聲請人將來勝訴之可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，聲請之准駁對於聲請人或相對人是否造成無可彌補之損害，並應衡量雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。另按對於課予相對人與本案訴訟之確定判決內容相同之不作為義務之定暫時狀態處分，應考量此等滿足性之處分係屬暫時，仍非本案訴訟，故於應否核准定暫時狀態處分之審酌上，對各個要件之間的釋明程度，應係處於相對浮動之情形。釋明如有不足，法院即應駁回聲請，且不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足，智慧財產案件審理法第22條第2 項後段及智慧財產案件審理細則第37條第1 項亦均有明文。

六、經查，抗告人主張其為PHILIP B. 商標之商標權人，相對人未取得合法授權販售PHILIP B. 商標商品，侵害抗告人之商標權，致抗告人受有難以彌補之損害，因此聲請本件定暫時狀態處分等語，則依據抗告人主張之事實，本件為侵害商標權之民事訴訟，兩造間存有繼續性之法律關係，且得以本案訴訟加以確定。又抗告人主張其為PHILIP B. 商標之權利人，且相對人於姬菈點藏等網站上有販賣標示PHILIP B. 商標之事實，業據抗告人提出PHILIP B. 商標權利證書、相對人使用PHILIP B. 字樣於網路銷售之資料為證（見原審卷第7至10、28頁），且為相對人所不爭執，故此部分之事實，應可信為真正。惟查依據註冊第01629381號PHILIP B. 商標之權利期間始自103 年3 月1 日（見原審卷第6 頁），而相對人曾提出102 年4 月27日自美國進口PHILIP B. 商標商品之之進口報單，倘相對人所提證據屬實，則相對人是否有符合真品平行輸入或善意先使用而不受商標權效力所及之情事，屬本案訴訟之主要實體爭執，於本案訴訟尚未確定前，難謂抗告人於本件定暫時狀態處分階段，即可認其完全無勝訴之可能性。惟查相對人另辯稱為免爭執，早已未再販賣PHILIPB.商標商品，且相關產品亦已分別於102 、103 年下架，此有PCHOME商店街商品下架明細在卷可憑（見本院卷第47至50頁），雖抗告人仍提出相對人之網站標有PHILIP B. 商標商品，但資料零星且無完整銷售內容（見本院卷第58頁），故相對人抗辯均為暫存網頁資料，非不可採，且該網頁亦未顯示有實際銷售之紀錄，故是否能作為相對人仍持續使用PHILIP B. 商標之證明已屬有疑。再者，抗告人雖主張相對人先前銷售PHILIP B. 商標商品之行為致其受有損害，然縱認抗告人因相對人之行為而受有損害，該等損害均可由損害賠償程序加以恢復，此由抗告人就本件侵害商標權爭執，已於本院106 年度刑智上易字第11號刑事訴訟程序所提起附帶民事訴訟，即本院107 年度附民字第2 號中所提訴之聲明第1 至3 項為：1.相對人、前法定代理人杜興泰，應連帶給付抗告人新台幣（下同）171,225,000 元，並以起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之五利息計算之利息；2.相對人、法定代理人黃慧華，應連帶給付抗告人171,225,000 元，並以起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之五利息計算之利息；3.上開任一當事人為給付，其餘當事人免給付之義務，即可為證。爰審酌本件與公益無關，且抗告人將來雖非無完全勝訴之可能，但聲請之准駁對於抗告人所造成之損害，非不得以損害賠償程序加以彌補，並衡量雙方損害之程度等各要件間之關係，認本件應不符合定暫時狀態處分之要件。

七、綜上所述，本件經衡量兩造間雖有爭執之法律關係存在，且就相對人已使用PHILIP B. 商標之行為，是否構成商標侵害，雖非完全無勝訴之可能性，然衡酌是否有防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有保全必要之情形，仍屬有疑。經綜核各情後，認抗告人之釋明尚無法使本院相信本件有定暫時狀態處分之必要。本件釋明既然不足，即應駁回聲請。原審駁回抗告人之聲請，其理由雖有不同，但結論並無二致，抗告意旨仍執前詞，指摘原裁定不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件抗告為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第495 條之1 第1 項、第449 條第2 項、第95條、第78條，裁定如主文。

智慧財產法院第二庭