智慧財產法院民事裁定

聲請人

紅創意有限公司

法定代理人

吳慧生

相對人

哿鑫國際股份有限公司

法定代理人

杜興泰

代理人

李宗懋

26弄8號

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，現在裁定如下：

主文

理由

一、聲請人主張：

㈠聲請人為我國商標「PHILIP B. 」及倒立花束圖案（註冊號數分別為00000000、00000000、00000000、00000000，詳如附件所示，下稱系爭商標）之商標權人，目前均仍在法定商標權利期間內。

㈡相對人於民國106 年9 月8 日起，在www.jeelasboutique.com.tw 網站或Instagram 社群網站（下稱網路使用資料），未經聲請人同意，均有使用系爭商標之行為。

㈢相對人曾認為其使用系爭商標，係屬真品平行輸入，不為系爭商標效力所及，惟已為法院多件裁判所不採認。主要是因為系爭商標於國內外之商標權人並非同一人，自無權利耗盡原則之適用。

㈣相對人抗辯其為善意先使用，惟相對人於101 年至104 年底期間，商品來源均為美國Glamour beauty公司，已遭美國原廠否認有合法授權。相對人也無法提出合法商標授權證據，其商品來源應為違法侵權商品，不符合善意先使用之規定。

㈤據上聲明：相對人不得以Philip B.字樣作為商標使用。

二、相對人抗辯：

㈠相對人使用系爭商標，意在表明商品品牌，並非在侵害商標權人之商標權，應不構成商標使用，依商標法第36條第1 項第1 款，應不受商標權效力所拘束。

㈡相對人於系爭商標申請前，即已善意先使用，此有102 年4月26日之進口報單，以及為臺灣臺北地方法院105 年智易字第38號判決認定之事實可為佐證。

㈢最高法院81年度台上第2444號民事判決、法務部（81）法檢（二）字第1426號均肯定真品平行輸入並未侵害商標權，而與聲請人所舉多件法院裁判之見解相衝突，如認相對人不得為真品平行輸入，實有違法律明確性之要求。

㈣為此聲明：駁回聲請。

三、本院之判斷：

（一）法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會，智慧財產案件審理法第22條第4 項定有明文。本院審理本件定暫時狀態處分之聲請，已於106 年10月2 日由本院聽取兩造到庭陳述意見，而符合上述規定，應先在此說明。

（二）按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分，民事訴訟法第538 條第1 項定有明文。又按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，應駁回聲請，智慧財產案件審理法第22條第2 項亦有明文規定。又上開條文中所稱「防止發生重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形而有必要」即所謂「保全必要性」，依智慧財產案件審理細則第37條第3 項之規定，係指：應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。以下即就本件關於爭執之法律關係、保全之必要性，分別說明判斷結果及理由。

（三）爭執之法律關係聲請人主張其為系爭商標之商標權人，相對人未經其同意，銷售使用系爭商標之商品，侵害其商標權，並據此請求相對人不得使用系爭商標；相對人則以使用系爭商標，應不受聲請人商標權效力所拘束等事由作為抗辯，彼此間對於聲請人之系爭商標權效力範圍，互有爭執，應認兩造間確有爭執之法律關係。

（四）保全之必要性

⒈前已說明，於判斷「保全必要性」時，應審酌聲請人將來勝訴可能性，這是因為定暫時狀態處分，將暫時性地對於兩造之權利義務做出安排，此在智慧財產案件中，往往直接影響競爭產品之市場占有率消長，甚至因此危及銷售產品之企業生存，但又因定暫時狀態處分，是屬於暫時性之權利保護機制，必須有盡速審理判斷之需求，無法讓兩造有較長的合理充分時間蒐集證據而為攻防，所以有必要提前為本案化審理，只有聲請人將來於本案審理時，有較高之勝訴可能，才不至於讓本案無理由之請求，卻經由定暫時狀態處分不當地行使其權利，影響正當商業競爭秩序。

⒉聲請人主張其為系爭商標之商標權人，相對人未經聲請人同意，有銷售使用系爭商標之商品等情，相對人並未有爭執，可以認定為事實。也因此，相對人抗辯：其使用系爭商標，僅在表明品牌、其為善意先使用以及真品平行輸入等各節，是否影響並降低聲請人於本案勝訴可能之判斷，即為本案關鍵所在。以下即分別說明我的判斷及理由。

⒊相對人抗辯其使用系爭商標僅在表明商品品牌，非在侵害聲請人商標權，且其在主觀上未行銷，在客觀上亦未使相關消費者認識系爭商標，並不構成法定之商標使用。然查，根據聲請人提出相對人之網路使用資料，其中相對人表明：「歡慶周年！Philip B免費送」部分（本院卷第28頁），固然因為是將使用系爭商標之商品，作為贈品使用，而有是否為法定之商標使用爭議（因並非行銷使用系爭商標之商品，而是行銷其他商品），但相對人在Instagram網站上表明：「旗下精選Philip B....等品牌，提供獨家客製化選品諮詢和售後滿意保證，不適用全額退款」部分（本院卷第56、57頁），可認為相對人有在為行銷使用系爭商標之商品進行廣告，並可合理推論相對人應有在銷售使用系爭商標之商品。從而，如無其他法定事由，可認已構成對聲請人系爭商標權之侵害。

⒋有關真品平行輸入的爭議部分，我的判斷與聲請人所提出本院105 年民暫字第11號、105 年民商訴字第14號、105年民商上字第14號裁判之法律見解相同。亦即：如果商品之國內商標權人與外國原廠之商標權人不同，就沒有商標權利耗盡原則之適用。此時即使輸入的是外國原廠的真品，但國內商標權人並未曾取得任何使用商標之對價，自然缺乏讓商標權耗盡之正當基礎。相對人雖舉81年間之最高法院判決及法務部檢察司之研討意見，認為應採相反見解，並認為於此不採權利耗盡原則，有違法律明確性原則。惟以最高法院與法務部檢察司的見解而言，仍應以最高法院之見解，才有拘束力。而最高法院81年台上字第2444號判決意旨尚設定有「真正商品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起消費者混同、誤認、欺矇之虞者」之前提要件，並非一律准許真品平行輸入，但在本案相對人並未就此有所舉證，自難為相同之判斷。又權利耗盡原則係商標法第36條第2 項之規定，其所規定之商標權人，解釋上應該前後一致，且應為我國商標權人，如解釋成外國商標權人同意商品於市場流通，卻造成我國商標權人不得主張商標權，才違反一般通常的法律解釋。從而，相對人有關違反法律明確性原則之指責，也不可採。

⒌至於善意先使用之爭議，在聲請人所提出臺灣臺北地方法院105 年度智易字第38號判決中，確有認定相對人於101年間起，即自美國輸入「非原廠授權販賣」之「PhilipB. 」 品牌商品，相對人於本件也提出使用系爭商標商品102 年4 月27日進口之進口報單佐證（本院卷第198-199頁）。聲請人亦表示：相對人於102 年3 月22日曾於網路商業行銷使用系爭商標之「非原裝改造分裝仿冒品」，這同時也表示相對人最晚於102 年3 、4 月間就已使用系爭商標銷售商品。而聲請人系爭商標有關Philip B. 部分之商標權期間最早也要自103 年3 月1 日才開始，此為聲請人所提之商標註冊證所明載（本院卷第7 頁）。由此可知，相對人對於Philip B. 之商標，確實先於其於我國註冊登記前即已使用。

⒍雖然聲請人主張：「善意先使用之核心概念是要善意為自己獨立使用後來為他人註冊的商品，不能又是經他人同意授權的使用，... 相對人販售之系爭商標商品，自始自終皆為未經國內外商標權人同意授權之來歷不明商品，明顯不符合善意先使用之核心概念」（本院卷第205 頁），但以相對人所抗辯及舉證於102 年3 、4 月間即已進口銷售使用Philip B. 商標之商品而言，並沒有「經他人同意授權使用」可言，此時該商標既未經註冊登記，原則上選用該商標即屬商業自由範圍，先後或同時選用同一未註冊商標之不同人彼此間，都沒有排除他人使用之權利。所以雖然聲請人另主張或舉證自己更早使用Philip B. 之商標（本院卷第97頁），這並不能改變相對人在Philip B. 註冊登記前已經先使用之事實。

⒎接下來的問題就是相對人的先使用是否符合善意先使用。如前所述，未註冊登記商標之使用人，原則上並無權干涉他人使用相同商標，所以只是單純知悉未註冊登記之商標有人更先使用，本身並不當然使未註冊登記商標之後使用者，即成為惡意。聲請人自己就表示：我國商標法第36條第1 項第3 款規定之善意要件，考諸商標法為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法目的，除視使用人是否知悉他人尚未申請註冊商標之存在外，尚應視使用人於使用時，是否影射他人商標之信譽，而致影響公平競爭秩序為斷，以保護善意創用之使用人（本院卷第205 頁）。這使得是否可以直接認定相對人並非符合「善意先使用」要件之判斷，趨於細緻而模糊，已難以明確認定聲請人於本案審理時會有較高的勝訴可能性，而不宜直接以定暫時狀態處分，就讓聲請人行使商標權之排除效力。

⒏雖然聲請人一再指責相對人之商品來歷不明，但在PhilipB.商標註冊登記前，在我國使用該商標，本無須經外國商標權人同意，此時即使商品並非來自原廠，也不一定就違反公平競爭。還是要看當時國內相關消費者對於該品牌之認識程度為何？如果確有一定程度的認識，且相對人之商品來源也真的不是來自外國原廠，卻將自己影射為外國原廠之真品銷售，那才能認定為違反公平競爭。且如果僅是分裝改裝未經註冊登記商標之外國原廠商品，是否違反公平競爭，在法律上恐怕也仍有疑義（這又涉及分裝改裝對於品質之影響為何？如果沒有商標權保護，僅憑公平競爭規範，外國原廠對於品質一致性維持之要求，能夠主張到何種程度？這與有商標權之保護，應該無法等同視之，否則僅有公平交易法即可，又何必有商標法。就此，聲請人引用之最高法院82年度台上字5380號刑事判決意旨即無適用餘地）但就定暫時狀態處分之審理而言，兩造都沒有充足的時間就此進行證據發現，並進而舉證，自難認為聲請人將來於本案有較高的勝訴可能性。

⒐再有關商標先使用違反公平競爭，以致應認定並非善意者，應專指商標使用方式，是否造成相關消費者混淆誤認，而不包括其他違反公平交易法之情事。所以聲請人另外有關相對人削價競爭之主張及舉證（本院卷第206-212 頁），均無法改變難以認定聲請人將來於本案有較高勝訴可能性之結果。至於聲請人所指相對人因使用Philip B. 商標廣告違規遭裁罰（本院卷第213 頁），亦應認與其是否善意先使用無關連（即使善意先使用，也可能有廣告違規），於前述判斷結果不生影響。

（五）綜上，定暫時狀態處分應以聲請人將來於本案有較高勝訴可能性，始具有正當性。惟以本件而言，根據兩造之主張、抗辯以及各項舉證，無法認定聲請人將來於本案有較高之勝訴可能性，所以本件聲請為無理由，應予駁回。

智慧財產法院第三庭