1智慧財產法院民事判決

3上訴人統芳生物科技股份有限公司

4

5

6法定代理人張展圖

7訴訟代理人楊明勳律師

8柯志諄律師

9蔡健新律師

10被上訴人台灣衍比斯股份有限公司

11

12

13法定代理人楊桂榮

14訴訟代理人林佳穎律師

15上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國1

1608年9月10日本院108年度民商訴字第3號第一審判決提起上訴

17，本院於109年3月19日言詞辯論終結，判決如下：

18主文

19上訴駁回。

20第二審訴訟費用由上訴人負擔。

21事實及理由

22壹、程序事項：

23一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法

24、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易

25法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事

26件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄

27之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法

11第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定

2有明文。本件係商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審

3民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本

4院依法自有管轄權。

5二、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者

6，非為訴之變更或追加。除本章另有規定外，前編第一章、

7第二章規定，其於第二審程序準用之。民事訴訟法第256條

8與第463條分別定有明文。上訴人上訴聲明第1項原為「原

9判決不利上訴人之部分及宣告假執行均廢棄。」嗣於民國109

10年3月19日言詞辯論期日追加第2項聲明為「廢棄部分被上

11訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。」，核其性質為

12補充或更正聲明陳述，非陳述變更訴訟標的之事項，揆諸前

13揭說明，應予准許。

14貳、實體事項：

15一、被上訴人主張略以：

16被上訴人係我國註冊第1385383號「紐力活」商標（指定使用

17於營養補充品等商品，使用期間自98年11月16日至108年

1811月15日止）、註冊第1403659號「紐力活」商標（指定使

19用於汽水等商品，使用期間自99年4月1日至109年3月31

20日止（以下合稱系爭商標）之商標權人。被上訴人設立於93

21年間，營業迄今已有14餘年之久，所生產之「紐力活葡萄糖

22胺液」最為著名，通路包括康是美、屈臣氏、家樂福、大潤發

23、愛買、MOMO購物網站等知名通路。長久以來國人皆以「

24紐力活」三字稱呼被上訴人，被上訴人也於網站、廣告宣傳品

25及商品上積極使用系爭商標，系爭商標應已廣為相關事業或消

26費者所普遍認知，而為知名商標。上訴人於81年即已成立，

27亦有申請相當數量之商標，且與被上訴人同屬保健產品業者，

21對於「紐力活」為被上訴人註冊之商標，自不得辯為不知，竟

2未經同意，自105年10月30日起迄今，於其生產之「紐力活

3砂仁綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活山藥綜合蔬果酵素飲品」

4、「紐力活金銀花綜合蔬果酵素飲品」、「纽力活綜合植物固

5體飲品」、「纽力活晌适綜合植物固体饮品」、「纽力活夕享

6綜合植物固体饮品」、「纽力活曦肴綜合植物固体饮品」等產

7品（下稱系爭商品），使用完全相同或高度近似於系爭商標之

8「紐力活」文字，造成相關消費者產生混淆，誤以為上訴人所

9製售之飲品係源自於被上訴人，或被上訴人與上訴人二者間有

10授權等關係，自有違反商標法第68條第2、3款之情形，爰

11依商標法第69條第1項、第3項、第71條第1項第3款等規

12定提起本件訴訟，並聲明如原審判決主文第1、2項所示，及

13陳明願供擔保，請准予宣告假執行等語。

14二、上訴人抗辯略以：

15按所謂商標使用，依商標法第5條第1項之規定，係指基於行

16銷之目的，將商標使用於商品或其包裝或容器上，行銷國內市

17場或外銷者而言，而此種接受外國廠商委託，以其在外國取得

18之註冊商標指定加工製造之商品並輸出予原委託人之行為，係

19實務上所肯認「回銷行為」之樣態，並非「商標之使用」，不

20應受商標法第5條之規範，自無侵害商標權之情形。上訴人為

21大陸註冊第11722168號「紐力活」商標之商標權人，並授權

22予大陸南京新成養生生物科技有限公司(下稱新成養生公司)、

23鄭州文苑堂生物科技有限公司(下稱文苑堂公司)使用，新成養

24生公司於105年1月1日起，至106年12月31日止為有權使

25用上開商標，上訴人於106年9月受新成養生公司下訂生產「

26紐力活綜合植物固體飲品」，並於106年10月5日全數回銷

27大陸地區供新成養生公司販售；文苑堂公司於107年8月1

31日起，至112年7月31日止為有權使用上開商標，上訴人與

2文苑堂公司簽署產銷合同（被證4），上訴人依該合約受文苑

3堂公司委託生產「紐力活砂仁綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活

4山藥綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活金銀花綜合酵素飲品」商

5品均全數回銷大陸地區供文苑堂公司販售。故上訴人受新成養

6生公司、文苑堂公司委託生產之系爭商品回銷大陸地區，並無

7於臺灣地區流通，非屬「商標之使用」，不應受商標法第5條

8之規範，自無侵害系爭商標權之情形。又新成養生公司、文苑

9堂公司既有使用「紐力活」商標之權利，其亦於大陸地區使用

10，鑑於商標屬地主義之原則，自不受被上訴人在我國註冊取得

11之系爭商標之拘束。上訴人依新成養生公司、文苑堂公司之委

12託，製造系爭商品回銷大陸地區之行為，難認有侵害被上訴人

13在我國登記註冊之系爭商標之故意或過失等語。

14三、原審判命上訴人給付被上訴人10萬元本息，並不得於其產品

15使用相同或近似被上訴人商標及文字，金錢給付部分並准免

16假執行，而駁回其餘假執行聲請。上訴人對原審判決敗訴部

17分不服，提起上訴，上訴聲明為：原判決不利上訴人之部

18分及宣告假執行均廢棄。廢棄部分被上訴人於第一審之訴

19及假執行之聲請均駁回。若受不利判決，上訴人願供擔保

20，請准宣告免為假執行。被上訴人答辯聲明：請求駁回上訴

21人之上訴。

22四、本件整理並協議簡化爭點如下(見本院卷第160至161、209

23頁）：

24不爭執事項：

251.被上訴人為我國註冊第1385383號、第1403659號「紐力活」

26商標之商標權人。

272.上訴人為大陸地區註冊第11722168號「紐力活」商標之商標

41權人。

23.上訴人製造之「紐力活砂仁綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活山

3藥綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活金銀花綜合蔬果酵素飲品」

4三種商品，使用與被上訴人系爭商標完全相同之「紐力活」文

5字；上訴人製造之「紐力活綜合植物固體飲品」、「紐力活晌

6适綜合植物固体饮品」、「紐力活夕享綜合植物固体饮品」、

7「紐力活曦肴綜合植物固体饮品」商品，使用與被上訴人系爭

8商標高度近似之「紐力活」文字。

9爭執事項：

101.上訴人抗辯其附加「紐力活」標示並非基於行銷之目的，屬於

11「回銷行為」而非屬商標之使用，是否有據？

122.上訴人未經被上訴人同意使用與系爭商標完全相同之「紐力活

13」於「紐力活砂仁綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活山藥綜合蔬

14果酵素飲品」、「紐力活金銀花綜合蔬果酵素飲品」，是否違

15反商標法第68條第2款規定，因而被上訴人得依商標法第69

16條第1項請求防止並除去侵害，並依同法第69條第3項請求

17損害賠償？

183.上訴人未經被上訴人同意使用與系爭商標高度近似之「紐力活

19」於「紐力活綜合植物固體飲品」、「纽力活晌适綜合植物固

20体饮品」、「纽力活夕享綜合植物固体饮品」、「纽力活曦肴

21綜合植物固体饮」商品，是否違反商標法第68條第3款規定

22，因而被上訴人得依商標法第69條第1項請求防止並除去侵

23害，並依同法第69條第3項請求損害賠償？

24五、本院之判斷：

25上訴人使用相同或高度近似於系爭商標之「紐力活」文字於系

26爭商品，有致相關消費者混淆誤認之虞：

27上訴人自承系爭商品在臺灣製造時，有標示「紐力活」（「紐

51」或為簡體字）之商標於包裝上；系爭商品均由上訴人印刷「

2紐力活」商標並標示其上後出口；上訴人於106年9月受新成

3養生公司下訂並於臺灣生產「紐力活綜合植物固體飲品」（包

4含「紐力活晌适綜合植物固体飲品」、「紐力活夕享綜合植物

5固体飲品」、「紐力活曦肴綜合植物固体飲品」），並於106

6年10月5日全數由臺灣出口回銷至大陸地區供新成養生公司

7販售；上訴人復於107年8月14日受文苑堂公司下訂並於臺

8灣生產「紐力活砂仁綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活山藥綜合

9蔬果酵素飲品」、「紐力活金銀花綜合蔬果酵素飲品」；上訴

10人歷來生產之「紐力活砂仁綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活山

11藥綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活金銀花綜合蔬果酵素飲品」

12均標示「紐力活」商標並出口完畢等情（見原審卷第189、30

137、317、373、375、383、412、425、427、439頁）。是

14上訴人自承系爭商品於包裝上或商業訂單上均有標示與系爭商

15標相同高度近似之「紐力活」文字，上訴人亦自承兩造商品都

16是強調類似之保健食品等語（見原審卷第311頁），相關消費

17者易誤認為係被上訴人所製造銷售或與被上訴人間有授權等關

18連關係，致生混淆誤認之虞。

19上訴人有使用系爭商標之侵害商標行為：

201.按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足

21以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝

22容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品」，商

23標法第5條第1項第1、2款定有明文。接受他人委託代工，

24至少有將代工商品銷售給委託人的目的，不能說銷售給委託人

25就不算是為行銷之目的。上揭條文所規定的「為行銷之目的」

26，並沒有規定要為誰行銷之目的，無論是為自己行銷，或為他

27人行銷，解釋上都包括在內。次按未經商標權人同意，為行銷

61目的，於類似商品使用相同於註冊商標之商標；於同一或類似

2商品，使用近似於註冊商標之商標者，為侵害商標權，同法第

368條第2、3款亦有明定。

42.上訴人與被上訴人均為製造銷售健康食品業者，係屬競爭同業

5，被上訴人早於98年11月16日及99年4月1日獲經濟部智

6慧財產局核准註冊取得系爭第1385383號、第1403659號「紐

7力活」商標（見原審卷第21、23頁商標註冊證），上訴人自

8不得諉為不知，竟向大陸工商行政管理總局申請於103年4

9月14日搶註取得第11722168號「紐力活」商標，使用於相同

10或類似之商品（見原審卷第74頁商標註冊證），後再以該商

11標授權予大陸文苑堂公司、新成養生公司使用，該二公司向上

12訴人訂貨為由，由上訴人公司於臺灣製造標上「紐力活」商標

13，輸出至大陸予該二公司銷售，因臺灣鄰近大陸，兩岸人民往

14來密切，其商品經由大陸網路廣告銷售，臺灣地區消費者亦容

15易經由網路購得，致誤認為被上訴人所製造銷售或與被上訴人

16間有授權等關連關係者，而有混淆誤認之虞，此應係上訴人知

17悉被上訴人已在臺灣註冊取得系爭「紐力活」商標，其無法在

18臺灣取得相同或近似之商標註冊，以生產相同或類似產品，而

19採取之迂迴脫法行為，此與上訴人所舉一般單純OEM代工廠

20商本身並未註冊取得商標，單純依委託人指示使用商標者不同

21。上訴人自承製造系爭商品標上「紐力活」商標輸出予大陸新

22成養生公司、文苑堂公司銷售，應屬為行銷之目的而將系爭商

23標使用於系爭商品或其包裝容器，並予以輸出，自有違反商標

24法第5條、第68條第1、2款之規定，且上訴人對於系爭商

25標之存在及不應予以侵害，縱無故意，亦有重大過失。上訴人

26所辯尚無可採。

27被上訴人得請求排除侵害：

711.按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞

2者，得請求防止之。商標法第69條第1項定有明文。其排他

3態樣有二，一為排除侵害請求權，旨在排除現實已發生之侵害

4；另一為防止侵害請求權，旨在對現實尚未發生之侵害，就現

5有既存危險狀況加以判斷後，認權利人在客觀上日後被侵害之

6可能性極大，而有遭侵害之虞者，予以事先加以防範者，且不

7以侵害人主觀上有故意或過失為要件。

82.上訴人於107年11月10日被上訴人起訴狀送達後仍為侵害系

9爭商標之製造輸出行為，是就現有既存危險狀況加以判斷後

10，認上訴人對被上訴人系爭商標之侵害仍在繼續中，且在客

11觀上日後有繼續遭上訴人侵害之虞，故被上訴人依商標法第6

129條第1項規定請求上訴人不得於其「紐力活砂仁綜合蔬果

13酵素飲品」、「紐力活山藥綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活

14金銀花綜合蔬果酵素飲品」、「纽力活綜合植物固體飲品」

15、「纽力活晌适綜合植物固体饮品」、「纽力活夕享綜合植

16物固体饮品」、「纽力活曦肴綜合植物固体饮品」產品使用

17相同或近似系爭「紐力活」商標之文字，為有理由，應予准

18許。

19被上訴人得請求損害賠償：

201.按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售

21單價1,500倍以下之金額計算其損害。但所查獲商品超過1,50

220件時，以其總價定賠償金額。商標法第71條第1項第3款

23定有明文。

242.次按：「商標法第71條第1項第3款所設『零售單價倍數或

25總額（法定賠償額）』之規定，係為減輕商標權人之舉證責任

26，而以推估商標侵權人實際製造、銷售仿冒商品之件數定其倍

27數，所擬制之法定賠償額，選擇依該規定請求者，不以證明損

81害及其數額為必要」（最高法院106年度臺上字第1179號民

2事判決意旨參照）。

33.依被證5、13上訴人所提之出口報單及財政部關務署108年7

4月2日臺關緝字第1081013455號函所檢附上訴人公司105年

510月30日至108年6月25日出口申報資料（見外放證物袋

6）：「紐力活砂仁綜合蔬果酵素飲品」單價為美金86元（見

7原審卷第113頁），「紐力活山藥綜合蔬果酵素飲品」單價為

8美金48元（見原審卷第115頁），「紐力活金銀花綜合蔬果

9酵素飲品」單價為美金59.36元、「紐力活綜合植物固體飲品

10」單價為美金62.16元（見原審卷第427頁）。

114.依上訴人之侵權情節，包括被上訴人107年11月10日送達起

12訴狀之後，上訴人仍繼續為侵害系爭商標之行為，縱無故意亦

13屬重大過失、依上開資料所示上訴人製造、輸出標示系爭商標

14之系爭商品數量、單價等一切情狀，認上訴人至少應負擔系爭

15商品零售單價14倍以上之賠償金額為適當，即美金3577元以

16上金額((86+48+59.36+62.16)X14，元以下四捨五入)，折合新

17臺幣10萬元以上，是被上訴人請求給付10萬元，為有理由，

18應予准許。

19六、綜上所述，被上訴人依商標法第69條第1項規定請求上訴人

20不得於其「紐力活砂仁綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活山藥

21綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活金銀花綜合蔬果酵素飲品」

22、「纽力活綜合植物固體飲品」、「纽力活晌适綜合植物固

23体饮品」、「纽力活夕享綜合植物固体饮品」、「纽力活曦

24肴綜合植物固体饮品」產品使用相同或近似系爭「紐力活」

25商標之文字；及依同法第71條第1項第3款規定請求上訴人

26給付10萬元及自起訴狀繕本送達翌日即107年11月10日起

27至清償日止按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。原

91審為被上訴人勝訴之判決，並就金錢給付部分准免假執行，

2核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無

3理由，應駁回其上訴。

4七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結

5果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

6八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1

7條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

8中華民國109年4月16日

9智慧財產法院第一庭

10審判長法官李維心

11法官蔡如琪

12法官陳忠行

13以上正本係照原本作成。

14如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其

15未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀

16（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或

17具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師

18資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1

19項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律

20師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

21中華民國109年4月16日

22書記官鄭郁萱

23附註：

24民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

25對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴

26人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

27上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為

101法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法

2院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

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