1智慧財產法院民事判決

3原告宋健民

4訴訟代理人張澤平律師

5被告中國砂輪企業股份有限公司

6

7法定代理人林陳滿麗

8訴訟代理人黃麗蓉律師

9馮達發律師

10李彥群律師

11上列當事人間使用專利權權利金事件，本院於民國108年10月28

12日言詞辯論終結，判決如下：

13主文

14被告應提出原證9所示ODD產品（本院卷第77頁）自民國103

15年1月1日起至同年12月31日止之權利金計算明細及銷售相關報

16表予原告稽核。

17原告其餘之訴駁回。

18訴訟費用由被告負擔三分之一，餘由原告負擔。

19原告假執行之聲請駁回。

20事實及理由

21壹、程序方面

22原告起訴聲明第1項原為「被告應提出民國103年1月1日起

23，迄103年12月31日止，如原證9所指稱ODD、SDG、DG

24產品之權利金計算明細，以及103年度銷售相關報表資料，為

25應給付予原告權利金及不當得利之計算，並供原告稽核」（本

26院卷第13頁），嗣於108年9月16日具狀更正為「被告應

27提出103年1月1日起，迄103年12月31日止，如原證9所

11指稱ODD、SDG、DG產品之權利金計算明細，以及103年度

2銷售相關報表資料，為應給付予原告權利金及不當得利之計算

3，並供原告稽核，而於被告提出前，原告保留關於給付範圍之

4聲明」（本院卷第303頁），經核上述更正並未變更訴訟標

5的，而屬更正訴之聲明之陳述，於法並無不合，應予准許。

6貳、實體部分

7一、原告聲明求為判決：被告應提出103年1月1日起，迄103

8年12月31日止，如原證9所指稱ODD、SDG、DG產品之權

9利金計算明細，以及103年度銷售相關報表資料，為應給付

10予原告權利金及不當得利之計算，並供原告稽核，而於被告

11提出前，原告保留關於給付範圍之聲明。訴訟費用由被告

12負擔。原告願供擔保，請准予宣告假執行。並主張：

13兩造曾合作開發、生產及銷售鑽石產品（下稱系爭合作案），

14於85年10月28日簽訂「JointVentureAgreement」，復於91

15年8月21日簽署另一份「JointVentureAgreement」作為JV

16合約之第一次修訂，並陸續簽署97年10月15日「JV增補條

17款」、99年1月7日「備忘錄」、同年5月1日「備忘錄

18」、100年1月21日「備忘錄」以為增補（上開文件之簡

19稱如附表一所示），系爭合作案已於102年10月28日屆期終

20止，由原告提供技術授權及建議而研發之鑽石相關應用產品，

21包含S-DGDisk（下稱SDG產品）、DGCMPDisk（下稱DG

22產品）、有機鑽石碟（OrganicDiamondDisk，下稱ODD產品

23）等，為被告帶來鉅額收益（原證7），就被告未支付之SDG

24、DG、ODD產品權利金或不當得利部分，爰依JV增補條款

25第4條、備忘錄第9條等約定或民法第179條，並依民事

26訴訟法第245條之規定，在被告提出其計算報告及銷售報表等

27相關資料前，保留請求給付範圍之聲明，如訴之聲明所示。

21SDG產品部分：

2如起訴狀附表2所示乃SDG產品使用之相關專利（詳附表

3二所示），係由原告支付相關申請費用，其中附表二編號1

4、2專利核准日係在系爭合作案屆期之後，被告曾取得鈞院

5103年度民暫字第11號裁定，容許被告實施前揭二專利（

6原證10），其後被告於相關本案訴訟即鈞院103年度民專

7訴字第96號、105年度民專上字第17號案件中，亦承認S

8DG產品確實使用附表二所列專利之技術（原證16、原證1

97第7頁第14行、原證11第8頁第19行），則被告未經

10原告同意，使用附表二編號1、2之原告專利技術於SDG產

11品，乃無法律上原因而取得應歸屬於原告之利益，被告受有

12免於支付權利金之利益，原告依民法第179條規定，請求被

13告返還其因此所取得之利益（即原應支付之合理權利金），

14於法有據。

15被告主張SDG產品為JV增補條款第4條第2項前段及第4

16項後段所稱之「中文版JV合約第6條專利產品」，其權利

17金支付期限至102年12月31日止，被告無須對SDG產品

18相關專利支付任何代價云云，惟查：

19由中文版JV合約第6條可知，系爭合作案之專利應限於

20中文版JV合約第6條前段明文列載之「我國發明第1159

2158號、第125249號、美國第6,039,641號及第6,286,498

22號」等4項排列硬焊專利（下稱原始4項專利）或相同技

23術之專利，否則何需於該條後段另行載明「如宋先生有新

24取得之專利權，則中砂可視需要依本約之精神另與宋先生

25簽定其他之JointVentureAgreement作為執行依據」，顯

26見兩造於簽立協議時有排除原始4項專利以外之專利之意

27。附表二編號1、2專利之技術係由兩層鑽石組成，與系

31爭合作案過去所生產單層鑽石之鑽石碟技術全然不同，其

2中附表二編號1專利已超脫原始4項專利焊料硬焊或加熱

3加壓燒結之製程技術，不應視為屬於原始4項專利之相關

4或同範圍之技術，即使其部分請求項經宣告失效，SDG

5產品仍保有其有效請求項之技術特徵，是SDG產品與中

6文版JV合約第6條所稱產品之技術本質已有不同，自非

7屬該等產品。

8JV增補條款第4條第4項約定「在JV合約存續期間所

9發展並導入商業化量產之產品，自各產品每月銷貨額達1

1000萬元該月起算，甲方應對乙方支付權利金之期限為15

11年…」，所稱之「各產品」當係歷年來之各種不同技術特

12徵之鑽石碟產品，各產品間之差異係由專利技術所定義，

13使用不同的專利技術即形成不同的產品，以不同專利產品

14給予發明人不同計算時點的權利金，乃刺激創新、維持產

15品競爭力的雙贏策略。承前所述，SDG產品所使用之相

16關專利（即附表二編號1、2）已與過去之單層鑽石碟技

17術全然不同，被告使用此等專利之產品，自應依JV增補

18條款第4條第4項起算15年之權利金，惟因附表二編號

191、2專利之核准日係在系爭合作案屆期之後，不宜以合

20約條款為請求，而依民法第179條請求不當得利。

21縱令SDG產品為JV增補條款第4條第2項前段及第4項

22後段所稱之「中文版JV合約第6條所稱產品」（此為假

23設語氣），亦僅指在102年12月31日權利金支付期限屆

24滿之前，SDG產品所使用之已核准專利權，蓋支付權利

25金必係針對特定專利支付，藉以避免專利權人對使用者主

26張特定專利之排他權，而非對某種產品支付，此亦為JV

27增補條款第4條第1項約定「甲方對乙方專屬技術之報酬

41，以支付權利金方式為之」所彰顯之意義，同條第4項固

2約定中文版JV合約第6條所稱產品，被告之權利金支付

3期限至102年12月31日止，然備忘錄第9條另約定「

4JV應支付權利金產品的認定，僅限於中砂公司使用JV專

5利權所生產的產品…」，已變更備忘錄第4條所定「…

6不論有無專利，甲方應付乙方的報酬從JV增補條款第4

7條之約定」，是兩造簽署備忘錄後，被告應支付權利金

8之情形，僅限於使用JV專利權之產品，尚未取得專利權

9者並不屬之。而附表二編號1、2之專利核准日分別為10

103年7月15日、同年9月11日，於100年1月21日簽

11署備忘錄及102年12月31日授權屆期之時，均尚未取

12得專利權，自無從成為被告應支付權利金之「JV專利權

13」，非受JV增補條款第4條第4項後段之效力所及，不

14得解釋為被告已對SDG產品使用該等專利支付權利金或

15無需再對該等專利支付任何對價，原告自得請求被告返還

16其免於支付權利金之不當得利。

17被告辯稱依中文版JV合約第5條、JV增補條款第4條第2

18項等約定，其支付權利金係以「個別產品」計算，不因該產

19品涉及一項或多項專利而有異，被告已支付原告之權利金計

20算明細包含SDG、DG等產品云云，惟查：

21支付權利金必針對特定專利，而非對某種產品支付，此為

22權利金支付之基本原則，被告舉被證20主張本件係將特

23定範圍內之大量專利一次包裹授權，並按使用該等專利之

24產品計算權利金云云，然本件與被證20已於合約文件中

25詳列所授權專利之情形不同，無從比附援引，又兩造固約

26定權利金以「產品銷貨淨額為計算基礎」，僅指明權利金

27計算之基準範圍，並未考量個別專利是否已支付權利金，

51更未明定其支付效力可及於系爭合作案屆期後始取得之專

2利，附表二編號1、2之專利均在系爭合作案屆期後始核

3准專利權，已如前述，被告在系爭合作案屆期前所支付之

4權利金，絕無可能使支付效力擴及於之後才核准之專利，

5鈞院103年民專訴字第95號判決亦認定，對於尚未公告

6專利之權利金，其是否有支付權利金，不能僅由產品有支

7付權利金及產品有使用該專利即推論有針對該專利支付權

8利金（原證12第211段）。

9由中文版JV合約第5、6條及JV增補條款第4條第4項

10等約定，可明確得知僅有使用中文版JV合約第6條所列

11原始4項專利及其相對應專利（詳見準備書狀附表5-1

12，如附表四所示，被告於鈞院102年度民專訴字第104號

13案件亦同意其中編號2、4、5為原始4項專利之相對應專

14利），該等專利之技術特徵均為排列硬焊，才是權利金支

15付期限至102年12月31日止，其他專利不在此條款約定

16範圍，被告使用其他專利仍須依一般支付權利金之法則另

17支付權利金，被告所舉JV增補條款第1條後段、第4條

18第2至5項、備忘錄第8條後段、第9條等條款，均未

19有隻字片語約定SDG產品或DG產品之相關專利無需個

20別支付權利金，反倒是依JV增補條款第4條第4項約定

21，除中文版JV合約第6條所指專利產品外，其餘專利產

22品應付權利金之期限為15年，被告不能證明其使用附表

23二編號1、2專利之產品所付權利金之期限已經終了，亦

24有鈞院105年度民專上字第17號判決可參（原證11第2

253頁第19行以下）。

26被告以JV增補條款第3條第1項、第4條第1項、備忘錄

27第9條為據，主張只要個別產品之權利金支付期限屆滿，

61被告即取得該產品所使用全部專利之完整權利，原告應將該

2等專利無條件移轉登記予被告，被告自得繼續使用該等專利

3而無庸支付權利金云云，惟查：

4JV增補條款第3條第1項僅約定被告有使用權，其第4

5條第2項及第4項則約定以中文版JV合約第6條之專利

6產品銷售額為權利金計算基礎，根本未約定被告就個別產

7品支付之權利金，係該產品所使用全部專利之對價；被告

8可持續使用且免付權利金者，依中文版JV合約第8條所

9定，僅限於同合約第6條所列專利及其相對應專利，不及

10於其他專利；JV增補條款第4條第5項所謂「個別產品

11所支付權利金終了時」，須參酌同條第4項，除中文版J

12V合約第6條所指專利產品係至102年12月31日止外，

13其他產品之權利金支付期限為15年，而SDG產品所使用

14如附表二所示專利，並非中文版JV合約第6條所指之專

15利，其權利金支付期限為15年尚未到期，故原告無需將

16該等專利移轉予被告，仍得向被告請求權利金或不當得利

17；於備忘錄第8條亦約定「…於JV到期時將相關專利

18（詳91年JV修訂版第6條）無償移轉給甲方…」，特別

19註明所謂相關專利係指中文版JV合約第6條所列專利，

20故SDG產品所使用如附表二所示專利並未包含在被告主

21張於權利金支付期限屆滿後所取得之專利權利內。

22被告復以備忘錄附件四包含申請中未獲專利權之技術，

23主張被告已支付權利金產品之相關專利，亦包含申請中尚

24未獲權之專利在內云云，然附件四乃兩造特別針對ODD

25產品整理之專利技術清單，原告於本件主張SDG產品所

26使用之專利本不在該清單之內，自應適用合約之其他條款

27規範，被告援用之另案判決亦未支持其見解，鈞院103年

71度民專訴字第95號、105年度民專上字第17號判決均僅

2認未申請獲准之專利屬JV增補條款第2條之JV專利（

3原證12第44頁第198段、原證11第20頁），而未進一

4步表示該等專利全部為被告已支付權利金之專利，且105

5年度民專上字第17號案件係被告依JV增補條款第4條第

65項主張原告應移轉附表二編號1至3之專利權予被告，

7然該判決係認定除中文版JV合約第6條所約定之專利產

8品外，其餘專利產品應付權利金之期限為15年，被告不

9能證明其使用上開3項專利之產品所付權利金之期限已經

10終了，而駁回其請求（原證11第23頁第19行以下），

11可見原告於本件主張SDG產品所使用附表二編號1、2之

12專利，其權利金之支付期限尚未終了，被告自應返還其不

13當得利。至被告辯稱過去履約期間，原告從未主張本件之

14權利金爭議云云，惟本件原告主張SDG產品所使用之附

15表二編號1、2專利，係系爭合作案屆期後始核准，且鈞

16院105年度民專上字第17號判決（原證11）及106年度

17民專上字第46號判決（原證15）均就系爭合作案屆期後

18始取得之專利，為有利於原告之判決，嗣原告才提起本件

19訴訟，乃合乎常理。

20DG產品部分：

21起訴狀附表3所示乃DG產品使用之相關專利（詳附表三所

22示），係由被告支付相關申請費用，被告曾就附表三編號1

23、2、6之專利，另案起訴請求原告應移轉專利權（即鈞院1

2403年度民專訴字第95號、106年度民專上字第46號，原證

2512、15），被告於該案件中承認其DG產品確實使用該等專

26利（原證12判決附表、原證22），附表三編號1、2、6之

27專利核准日分別為102年7月23日、101年1月31日、10

812年7月1日均在系爭合作案屆期之前，自專利核准時起，

2原告本得依JV增補條款第4條第4項前段約定，請求被告

3支付15年之權利金，惟在系爭合作案屆期之前，該3項專

4利與JV增補條款第4條第2項提及中文版JV合約第6條

5所指專利及其相對應專利（如附表四所示），於101、102

6年係同時使用在DG產品，究應依JV增補條款第4條第2

7項何種比率計算權利金，易生爭議，為使計算過程單純化，

8原告乃於本件僅請求自103年1月1日至同年12月31日之

9權利金，蓋如前述，103年間中文版JV合約第6條所指專

10利及相對應專利之權利金支付期限已到期，倘鈞院認依JV

11增補條款第4條第1、2、4項及備忘錄第9條等條款，尚

12不得請求103年度之權利金，則原告備位主張依民法第179

13條請求不當得利。

14被告辯稱DG產品為JV增補條款第4條第2項前段及第4

15項後段所稱之中文版JV合約第6條專利產品，其已支付權

16利金云云，惟如前述，權利金之支付必針對特定專利，而非

17對某種產品支付，且本件原告主張之DG產品相關專利，其

18申請時間與內容均與附表四專利不同，其中附表三編號1專

19利之特徵在於「將無晶（硬焊）層的厚度設計為足以使得該

20超級研磨顆粒的旋轉與下沉能停止，而讓大致上所有的超級

21研磨顆粒的工作端露出尖銳部位」、編號2專利之特徵在於

22「使用具有連續且不間斷的表面固態金屬基材」、編號6專

23利之特徵在於「使用鈦或鉻的過渡金屬元素作為活化金屬」

24，實無任何基礎可將之視同中文版JV合約第6條所指專利

25，而具備上述新特徵之鑽石碟產品已成為各種不同產品，被

26告均應支付15年之權利金，不因該等產品統稱為DG而有

27異，鈞院106年度民專上字第46號判決亦採相同見解（原

91證15第26頁以下），DG產品使用其後出現之專利技術後

2，其性能當有所提升，價值更高於早期問世之時，被告自應

3就其使用附表三專利支付相當之代價，其餘答辯與SDG產

4品相同之部分，俱如前述。

5ODD產品部分：

6依備忘錄第8條約定「…目前甲方使用之ODD專利（詳

7附件四）鑽石碟產品，甲方年營業額如達不到新台幣5,000

8萬元，則乙方對甲方之授權轉為非專屬授權，而乙方對外授

9權ODD鑽石碟所收取之對價，其三分之二屬甲方所有，如

10甲方支付ODD鑽石碟產品權利金達15年時，該項專利將

11依照雙方JV約定…」、第9條約定「…凡中砂公司使用JV

12專利製造之產品，應依JV增補條款之約定支付乙方權利金

13，甲方不得拒絕」（原證6），是兩造曾特別約定原告就O

14DD產品相關專利予以授權，而被告應依JV增補條款支付

15權利金。

16又JV增補條款第4條第1項約定「甲方使用乙方專屬技術

17之報酬，以支付權利金方式為之」，同條第2項則約定，針

18對經被告同意開發，由原告依其所有之專屬技術，配合被告

19提供所需資源共同研究發展並屬被告所製造之產品，除中文

20版JV合約第6條所稱產品需付銷售額的7%外，被告應就

21各產品毛利率情形，以銷售淨額為計算基礎，依4%至8%之

22比率，支付原告權利金，並於每半年結算後支付；同條第3

23項並約定「甲方必須定期提供JV產品權利金計算明細給乙

24方，乙方有權到甲方現場稽核JV產品的製造及銷售過程」

25（原證3），依前揭約定，被告應以各項合作開發產品之銷

26售淨額為基礎，依產品別及毛利率分別按7%或4%至8%之

27比率，每半年結算並支付權利金予原告，且被告負有提供權

101利金計算明細予原告之義務，原告亦有權要求被告提供產品

2之銷售報表及相關資料，以供稽核；被告曾依前揭條款主動

3支付ODD產品之權利金，惟101年7至12月、102年1至

412月之權利金，係經原告起訴請求，由臺灣臺北地方法院1

502年度重訴字第926號、鈞院103年度民專訴字第11號判

6決被告應支付如原證9所示權利金，案經被告上訴中，而1

703年1至12月之權利金部分，被告仍未支付，且從未提供

8自103年1月之後之任何權利金計算明細，原告乃再提起本

9件訴訟，依前揭條款請求被告支付103年度之權利金，並提

10出其計算明細及銷售報表等相關資料，供原告稽核，洵屬有

11理。

12承前所述，原告既有權至被告現場稽核產品之製造及銷售過

13程，即表示被告願意接受原告對於產品銷售狀況之審核，而

14銷售報表為產品銷售狀況之書面化或表格化，其代表之資訊

15相同，依當事人之真意，被告提供銷售報表之義務，實可解

16釋為包含在JV增補條款第4條第3項之範圍；且JV增補

17條款第4條第3項約定被告有交付權利金計算明細之義務，

18則依誠實信用原則或契約的補充解釋，被告自負有提供年度

19銷售相關報表資料之附隨義務，已使原告了解被告提供之金

20額正確無誤。至被告宣稱101年間之原告洩密行為或105年

21間之原告違約行為，經被告提出訴訟後，均已遭第二審法院

22駁回，實無參考之價值。

23二、被告答辯聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

24如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。並辯

25稱：

26SDG產品部分：

27兩造自始即欲涵蓋系爭合作案期間所申請之全部專利，其範

111圍將因專利之申請、取得或失效而不斷動態變化，故非約定

2按「個別專利」計算權利金，而係明文約定以「個別產品」

3計算權利金及支付期限，不因該產品涉及一項或多項專利而

4有異。其中：

5簽訂中文版JV合約時，原告當時執行系爭合作案已取得

6之專利，僅有中文版JV合約第6條所載4項專利，但仍

7將陸續申請其他專利，故同合約第4條前段載明「宋先生

8會在JV的執行中為他的技術準備特定專利之申請…」、

9第5條「…作為使用宋先生專利之報償」、第6條後段「

10JV使用宋先生所有之專利包括…，如宋先生有新取得之

11專利權，則中砂可視需要依本約之精神另與宋先生簽訂其

12他JointVentureAgreement作為執行依據」（被證1-2），

13可見兩造於締約時本已預期系爭合作案將來會產生更多專

14利，並無限於同合約第6條所列4項專利之意。兩造於9

152至97年間陸續申請高達數百件專利，乃於97年間簽訂

16JV增補條款，其第2條將系爭合作案產品定義為使用原

17告「所有之專屬技術」，已變更中文版JV合約第3條並

18取而代之。

19JV增補條款第2條所稱之JV產品，僅限於原告已取得

20專利權而配合被告提供資源所共同研發之產品，99年5

21月1日簽訂之備忘錄第4條後段雖曾約定「所有DTC

22研發的JV商業化產品，不論有無專利，甲方應付乙方的

23報酬從JV增補條款第4條之約定」，可見在該規定之前

24，須係有專利保護者，被告才應依JV增補條款第4條之

25約定給付原告報酬，且前開約定旋於100年1月21日備

26忘錄第9條變更為「JV應支付權利金產品的認定，僅

27限於中砂公司使用JV專利權所生產的產品」，回到須有

121專利權才付權利金之原則。又JV增補條款第2條所稱之

2「專屬技術」，包括原告已取得專利權者，以及申請中而

3尚未獲權之專利，系爭合作案相關合約中所載「專利」或

4「專利權」亦同，此可參兩造以備忘錄提前清算之部分

5系爭合作案專利，即包含諸多申請中之專利（見備忘錄

6附件一、三），備忘錄前言並載明此乃「雙方過去共同

7同意的專利權清算方式」，可證系爭合作案相關合約所稱

8「專利權」確實包含申請中專利。

9JV增補條款第1條後段「…於本JV到期前依本JV所發

10展之產品或技術，甲方對乙方仍有權利金支付之義務者，

11到期日受個別產品之約定，不受JV到期日限制」、第4

12條第2項「…除民國91年修訂JV（按：即中文版JV合

13約）內第6條所稱產品仍需付銷售額的7%外，公司應就

14各產品毛利率情形，以銷貨淨額為計算基礎，依以下所訂

15比率，支付宋博士權利金…」、第4條第3項「甲方必須

16定期提供JV產品權利金計算明細給乙方…」、第4條第

174項「在JV存續期間雙方所發展並導入之商業化量產產

18品，自各產品每月銷貨額達新台幣100萬元該月起算，甲

19方應對乙方支付權利金之期限為15年，但不得逾專利權

20有效期限。惟91年8月第一次修訂JV（按：即中文版J

21V合約）內第6條所稱產品，甲方對乙方之權利金支付期

22限至民國102年12月31日止」、第4條第5項「當甲方

23為個別產品所支付權利金期限終了時，如專利權仍為有效

24者，除甲方同意放棄外，乙方應於一週內無償將所使用專

25利權過戶予甲方…」等（被證1-3），均非約定被告應就

26個別特定專利支付權利金。

27備忘錄第8條後段「…另目前甲方使用之ODD專利（

131詳附件四）…，如甲方支付ODD鑽石碟產品權利金達15

2年時，該項專利將依照雙方JV約定，乙方應於到期日無

3條件移轉於甲方，自此完全歸屬甲方所有…」、第9條「

4JV應支付權利金產品的認定，僅限於中砂公司使用JV專

5利權所生產的產品。凡中砂公司使用JV專利製造之產品

6，應依JV增補條款之約定支付乙方權利金，甲方不得拒

7絕」（被證1-6），仍係按個別產品約定權利金之計算及

8支付期限。

9兩造間鈞院102年度民專訴字第104號、105年度民專上

10字第38號（第1案第一、二審）及103年度民專訴字第

1196號（第3案第一審）等判決均肯認被告之上開契約解

12釋，進而判決原告應將相關系爭合作案專利移轉登記予被

13告，其中第1案第二審判決原告應移轉登記之14件專利

14中，有11件專利因原告未上訴而已告確定，該確定部分

15之判決就上開契約解釋爭點之判斷結果應有爭點效，本件

16應為相同之認定。

17依JV增補條款第4條第2、4項約定，被告支付權利金之

18計算方式及支付期限，係按產品別區分為兩類：第一類為

19JV增補條款第4條第2項前段、第4項後段所指之「中文

20版JV合約第6條所稱產品」，係按「銷售額7%」計算權

21利金，此項權利金係沿襲JV合約第5條（被證1-1）及中

22文版JV合約第5條（被證1-2），於系爭合作案期間均無

23變更，凡按「銷售額7%」計給權利金之產品，具體而言即

24「CDDCMPDISK」、「DG產品」、「SDG產品」、「SP

25DDISK」、「DG石材」等產品（被證8），該等產品之通

26用技術特徵為排列及硬焊，其權利金支付期限均至102年1

272月31日屆滿；第二類為「中文版JV合約第6條所稱產

141品」以外之其他產品，依JV增補條款第4條第2項後段、

2第4項前段之約定，係按各產品毛利率情形，以「銷貨淨額

3之4%至8%」計算權利金，其權利金支付期限係自產品每月

4銷貨額達100萬元該月起算支付15年，但不得逾專利權有

5效期限，具體而言僅有ODD產品乙項（被證8），此項權

6利金係為適用於新的ODD產品（非金屬硬焊產品），方新

7增於JV增補條款，自然不適用於此前既有之SDG、DG等

8產品，此有原告97年9月19日電子郵件記載「AsODDsal

9eswillbemorethanNT1Mthismonth,…weshouldsignthea

10mendmentsoon（因ODD本月銷售可望達新台幣100萬元，

11…我們應儘速簽署JV增補條款）」等語可稽（被證12第1

12頁），備忘錄第8條後段亦明揭如被告支付ODD產品權

13利金達15年時，該專利依照雙方JV約定，原告應於到期日

14無條件移轉於被告（被證1-6），可見僅ODD產品之權利

15金支付期限為15年。

16由兩造實際履約情形可證，SDG產品為兩造同意按「銷售

17額7%」計算權利金之產品，以98年上半年權利金付款收據

18為例（被證8第2頁），ODD產品以外之所有其他產品均

19以銷售額7%計算權利金，僅ODD產品之銷售額單獨列於

20下方，並未納入7%權利金之計算，而係於6月首次達到月

21銷售額100萬元之起算門檻，以4%計算權利金。自97年1

220月15日簽訂JV增補條款起至102年間兩造開始進行相關

23訴訟止，原告明知合約約定按產品計算權利金，兩造多年來

24亦是如此履約，其從未爭執前述之權利金計算方式，卻於本

25件臨訟辯稱「使用不同的專利就是不同的產品」云云，完全

26背離JV增補條款第4條第2項等約定及兩造實際履約情形

27，又原告稱權利金若只按產品而不按專利計算，將造成原告

151未獲得應有報酬云云，惟原告申請之專利均是用來保護被告

2的鑽石碟產品，而非延長權利金支付期限或增加權利金，被

3告已依約按產品支付原告高達5、6億元權利金（被證8）

4，已經極為豐厚，原告之主張並無可採。

5被告就SDG產品支付之權利金，係「使用於該產品之全部

6系爭合作案專利」之對價，縱於102年12月31日屆期時尚

7在申請中、嗣後始獲權之專利亦同（包括但不限於附表二編

8號1、2），就同一產品不可能有尚未支付權利金之情形，

9此由原告不爭執被告曾支付ODD產品之權利金，而備忘錄

10附件四所載ODD專利僅3件為已核准專利，其餘24件

11為申請中尚未獲權之專利（詳起訴狀附表1），顯見被告支

12付權利金產品之相關專利，包含「申請中尚未獲權之專利」

13在內，亦為兩造間之另案即鈞院103年度民專訴字第96號

14（第3案第一審，被證11第46頁）、105年度民專上字第

1517號（第3案第二審，原證11第20頁）、103年度民專訴

16字第95號（第4案第一審，原證12第44頁第198段）等

17判決所肯認。又被告於權利金支付期限屆滿後即依約取得S

18DG產品所使用專利之完整權利，原告應依JV增補條款第4

19條第5項、備忘錄第8條將該等專利移轉予被告，被告

20已另案起訴請求原告移轉登記附表二編號1、2之專利，經

21鈞院105年度民專上字第17號判決（即第3案第二審判決

22）認定：其技術特徵屬系爭合作案所涵蓋之範疇，雖於系爭

23合作案終止後始獲准，然係完成於系爭合作案存續中，且被

24告仍提供相當資源予原告所完成，應認屬系爭合作案中所規

25範之專利等語（原證11第20頁），該部分因原告未提起上

26訴而確定在案（被證23），該判決所依據之技術特徵即是

27被告鑽石碟產品之技術特徵，又附表二編號1、2專利係原

161告刻意隱瞞被告而私自申請，其申請費用雖非由被告支付，

2仍屬系爭合作案之專利。是依前開約定，被告於權利金支付

3期限屆滿後有權繼續使用SDG產品之相關專利而無支付權

4利金之契約義務，亦屬有法律上原因而無不當得利可言。

5雖鈞院105年度民專上字第17號判決錯誤解釋JV增補條款

6第4條第4、5項，遽認除中文版JV合約第6條所列4項

7專利產品外，其餘專利產品應付權利金之期限為15年，尚

8不能證明使用附表二編號1、2專利之產品所付權利金之期

9限已經終了等語（原證11第23頁），惟事實上DG產品自

1085年兩造締約時起即按7%銷售額開始支付權利金，迄至10

112年12月31日已超過15年，而SDG產品即為superDG，

12在JV增補條款簽訂前已量產，本非原告之發明，乃被告自

13行研發所得，原告係擅自針對該產品撰寫專利，惟因該產品

14仍屬金屬硬焊，有使用中文版JV合約第6條所列4項專利

15，故被告仍按產品銷售額7%支付權利金（被證8）；又原

16告於103年8月8日在美國對被告提起專利侵權訴訟，主張

17SDG產品侵害附表二編號1之專利，嗣於104年4月8日

18追加主張亦侵害美國第6,679,243號、第6,286,498號專利（

19被證13第11、19、27段），前者經原告於另案自認屬中文

20版JV合約第6條所指專利（被證14第11頁第5至20行）

21，後者則明文列於中文版JV合約第6條，是原告已自認S

22DG產品有使用中文版JV合約第6條所指專利，該SDG產

23品應屬前述第一類以「銷售額7%」計算權利金之產品，基

24於原告已自認之事實，顯與該判決所採契約解釋之結果不服

25而有矛盾，被告業已對該判決提起上訴。

26系爭合作案之授權模式，係將可得特定之動態範圍內之大量

27專利（包含申請中專利）一次包裹授權給被授權人，並按照

171使用該等專利之被授權人產品計算權利金，乃業界常見之授

2權模式（如被證20、被證21第123頁表22、第125頁表2

33、第127頁表24、第128頁表25、第132頁表26、第133

4頁表27、第136頁），原告主張支付權利金必係針對特定

5專利為原則，而非對某種產品支付云云，要無可採，另因系

6爭合作案之研發係由被告全額出資，故兩造特別約定所使用

7之專利歸屬於被告（系爭合作案存續期間被告有2/3所有權

8、屆期後取得全部所有權）。

9DG產品部分：

10原告於另案即鈞院104年度民暫抗字第3號調查程序稱：DG

11產品相關的範圍係以中文版JV合約第6條所列4項專利為主

12（不限於此4項專利）等語（被證15第6頁），顯已自認D

13G產品有使用中文版JV合約第6條所指專利，縱依鈞院105

14年度民專上字第17號判決所採之契約解釋（被告仍爭執），

15DG產品亦顯屬中文版JV合約第6條所稱產品，其權利金支

16付期限至102年12月31日已屆滿，且原告於本件亦自承DG

17產品之相關專利（即附表三編號1、2、6）均係在系爭合作案

18期間內核准之專利，其申請費用均由被告支付，被告就DG產

19品既已按「銷售額7%」支付權利金至102年12月31日（被

20證8），此為原告所不爭執，原告自不得主張被告就該等專利

21尚未支付權利金，而系爭合作案相關合約並未約定被告於該日

22後仍須就DG產品支付權利金，故被告並無繼續支付權利金之

23契約義務，亦無不當得利可言，其餘答辯與上開SDG產品部

24分相同，謹援用之。

25ODD產品部分：

26JV增補條款第4條第3項係約定「被告必須定期提供JV

27產品權利金計算明細給原告，原告有權到被告現場稽核JV

181產品的製造及銷售過程」，並未約定被告除「產品權利金計

2算明細」（即被證8）外，尚應提出產品銷售報表等相關資

3料予原告，雖原告有權到現場稽核，然此與提出產品銷售報

4表等相關資料顯屬二事，原告不得執為請求權基礎，況系爭

5合作案已於102年10月28日屆期終止，上開約定亦隨之失

6效，原告不得據以請求被告為任何給付。

7基於被告營業秘密之保護，亦應認原告於系爭合作案屆期終

8止後，即不得行使前述之稽核權，蓋被告之鑽石碟產品全數

9係由不屬系爭合作案之「鑽石事業部」所製造，該鑽石碟產

10線內有被告關於鑽石碟製程及產線之諸多營業秘密，被告因

11而實施嚴格之門禁管制，而ODD產品僅佔鑽石碟產品總銷

12售量之極小部分（被證8），尤以原告過去已有多次洩漏其

13所任職公司（包括被告）營業秘密之不法行為（被證16、1

147-1、17-2、18-1、18-2），原告甚至於101年8月14日未

15經同意帶領被告競爭對手人員擅闖「鑽石事業部」鑽石碟產

16線之門禁管制場所，致洩漏被告關於鑽石碟製程及產線之營

17業秘密，明顯違反聘任合約書第11條之「保密義務」約定

18（被證3）及營業秘密法相關規定，被告為此已於另案（即

19鈞院102年度民專訴字第112號、106年度民專上字第9號

20）向原告請求違約金及損害賠償，更不應容任原告藉由主張

21ODD產品為數不多之權利金，遂其刺探被告營業秘密之不

22法目的。

23三、本件不爭執事項（本院卷第295頁至第297頁）：

24原告與被告於85年10月28日簽訂「JointVentureAgreement

25」（即JV合約，原證1、被證1-1），合作開發、生產及銷售

26鑽石產品（即系爭合作案）；復於91年8月21日簽署「Joint

27VentureAgreement」（即中文版JV合約，原證2、被證1-2）

191；繼於97年10月15日簽署「JV增補條款」（即JV增補條

2款，原證3、被證1-3）；續於99年1月7日簽署「備忘錄」

3（即備忘錄，原證4、被證1-4）；又於99年5月1日簽署

4「備忘錄」（即備忘錄，原證5、被證1-5）；繼於100

5年1月21日簽署「備忘錄」（即備忘錄，原證6、被證1

6-6）。系爭合作案已於102年10月28日屆期終止，雙方合作

7關係為17年。

8被告對原告提起下列4件訴訟，請求確認被告之權利、命原

9告依約移轉登記並賠償被告之損害等：

10第1案：本院102年度民專訴字第104號（被證9）、105

11年度民專上字第38號（被證10）。

12第2案：本院102年度民專訴字第112號、106年度民專上

13字第9號。

14第3案：本院103年度民專訴字第96號（被證11）、105

15年度民專上字第17號（原證11）。

16第4案：本院103年度民專訴字第95號（原證12）、106

17年度民專上字第46號（原證15）。

18原告另對被告提起2件給付權利金之訴，分別請求101年下

19半年之權利金（本院108年度民專上字第6號，即權利金第1

20案）、102年之權利金（108年度民專上字第8號，即權利金

21第2案）。被告於權利金第1案、權利金第2案中，均以「

22第1案」及「第2案」中對原告之損害賠償請求權依法主張

23抵銷。

24被告於88年8月11日公開發行、93年4月15日上櫃、94年

251月31日上市。

26四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第299頁、第513頁

27至第515頁）：

201原告就SDG產品之相關專利（即附表二編號1、2），可否依

2民法第179條請求不當得利？

3原告就DG產品之相關專利（即附表三編號1、2、6），可否

4依JV增補條款第4條第1、2、4項請求權利金？或依民法第

5179條請求不當得利？

6被告就ODD產品，除提供如被證8格式之權利金計算明細外

7，是否另有提供銷售報表等相關資料之義務？

8五、得心證之理由

9按民法第98條規定，解釋意思表示，應探求當事人之真意，

10不得拘泥於所用之辭句。且解釋契約，應於文義上及論理上詳

11為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌

12訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資

13料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值

14作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書

15據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院96年度台上字

16第2631號、100年度台上字第1837、1950號判決意旨參照）

17。又所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從

18該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客

19觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果

20而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義（最高法院

2196年度台上字第286號、99年度台上字第2395號判決意旨參

22照）。另解釋意思表示端在探求表意人為意思表示之目的性及

23法律行為之和諧性，須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信

24原則而為之。且意思表示解釋之客體，為依表示行為所表示於

25外部之意思，而非其內心之意思（最高法院100年度台上字第

261353號判決意旨參照）。

27SDG、DG產品部分：

211兩造於85年10月28日簽訂JV合約、91年8月21日簽訂

2中文版JV合約、97年10月15日簽訂JV增補條款、99年

31月7日簽訂備忘錄、99年5月1日簽訂備忘錄、100年

41月21日簽訂備忘錄，此為兩造所不爭執。經查：

585年10月28日之JV合約開宗明義即揭明原告貢獻系爭

6合作案「所有技術」，被告提供所有資源支持系爭合作案

7，以製造鑽石工具，該合約第2條約定系爭合作案之權利

82/3歸被告享有，1/3歸原告；第4、5條約定兩造在合作

9過程原告就其技術要準備申請專利，如申請專利獲准，原

10告取得專利權，但被告得使用該專利權不須支付權利金。

11原告就系爭合作案可取得執行該合作案「全部營收」7%之

12回饋，每半年付款一次，有JV合約在卷可考（本院卷

13第59頁、第60頁、第241、第242頁），是依兩造JV合

14約之約定，被告須提供系爭合作案所需全部資源，原告則

15提供系爭合作案「所有技術」並準備申請專利，如專利獲

16准，原告取得專利權，並可獲得執行系爭合作案「全部營

17收」7%計算之報酬，但被告得使用該專利權，並不須支付

18權利金，故依JV合約原告取得報酬並非以其「各別」提

19供之技術內容分別計算，而係以執行系爭合作案「全部營

20收」之7%核計報酬。

2191年8月21日中文版JV合約，揭明兩造簽約合作生產

22及銷售鑽石產品，被告願提供技術以外必要資源支持系爭

23合作案，原告願意提供系爭合作案「需要的技術」；第2

24條約定系爭合作案所成立的子公司，設立資本額的2/3由

25被告出資，另1/3則由原告以技術價值作為出資；第3條

26約定系爭合作案將生產原告建議並經被告同意開發製造之

27產品。第4條約定原告會在系爭合作案準備特定專利之申

221請，如所申請之專利獲准，原告取專利權，但被告得使用

2該專利而免付使用之權利金；第5條則約定系爭合作案亦

3可在被告公司內設立獨立之營運單位執行，此時被告須支

4付原告「每年度營業收入淨額」之7%作為使用原告專利之

5報酬，並每隔半年結算營收淨額及付款。是依中文版JV

6合約內容，兩造是合作關係，由原告提供系爭合作案「需

7要的技術」生產原告所建議並經被告同意開發製造之產品

8，原告並要準備特定專利之申請，經獲准專利後由原告

9取得專利權，被告使用該專利權不須支付權利金，原告取

10得「每年度營業收入淨額」之7%作為報酬，故依中文版

11JV合約原告並非以其「各別」提供之專利分別計算報酬，

12而係以執行系爭合作案「每年度營業收入淨額」之7%核計

13報酬。

14依JV合約第6條約定，系爭合作案滿10年時，被告有權

15購買原告之權利，且同意買賣價格為營收總額的1/3，倘

16被告未選擇購買，則應依第5條約定計付權利金；中文版

17JV合約第7條第2項亦有相同之約定。而系爭合作案滿1

180年後，被告並未選擇購買原告之權利，兩造遂於97年1

190月15日簽訂JV增補條款，延續前開JV合約及中文版J

20V合約，作為執行之依據，有JV增補條款在卷可稽（本

21院卷第245頁、第246頁）。經查：

22依JV增補條款第1條約定「JV期限」，原則上系爭合

23作案之權利義務至102年10月28日到期，但在系爭合

24作案到期前依本JV所發展之產品或技術，被告對原告

25仍有權利金支付之義務者，到期日受「個別產品」之約

26定，不受JV到期日限制。易言之，在JV到期日前（即

27102年10月28日前）依系爭合作案所發展之產品或技

231術，被告對原告仍須按「個別產品」所約定之到期日支

2付權利金。

3JV增補條款第2條定義JV產品或技術是指依兩造JV

4約定，由原告所有之專屬技術，經被告同意及提供所需

5資源共同研發之產品或技術。

6JV增補條款第4條則約定原告之報酬，該條第1項約

7定被告使用原告專屬技術以支付權利金方式作為報酬，

8該條第2項針對第2條定義之JV產品，除中文版JV合

9約第6條所稱「產品」須付銷售額7%之報酬外，被告

10按各「產品」毛利率之情形，以銷貨淨額依表訂4%~8

11%不等比率（本院卷第246頁）於每年結算後支付原

12告權利金，是由本條項之約定可知被告支付報酬分為「

13中文版JV合約第6條所稱產品」按「銷售額7%」計算

14權利金支付予原告，而「『中文版JV合約第6條所稱

15產品』以外之產品」，則按銷貨淨額依表訂比率支付原

16告權利金，可知均是以「產品」作為計算權利金方式之

17分類。

18JV增補條款第4條第4項約定在JV存續期間雙方所發

19展並導入之商業化量產「產品」，自各「產品」每月銷

20貨額達新台幣（下同）100萬元之該月起算，被告對原

21告支付權利金之期限為15年，但不得逾專利權有效期

22間。惟「中文版JV合約第6條所稱產品」，被告對原

23告之權利金支付期限至102年12月31日止，是本條項

24規範被告支付權利金之期限，有關「中文版JV合約第

256條所稱產品」支付至102年12月31日止，而「『中

26文版JV合約第6條所稱產品』以外之產品」則自各該

27「產品」每月銷貨額達100萬元之該月起算15年，但

241不得逾專利權有效期間，亦是以「產品」作為計算權利

2金「期限」之類別。

3承上，JV增補條款約定，原告提供「所有之專屬技術

4」，經被告同意及提供所需資源共同研發之產品，其中

5「中文版JV合約第6條所稱產品」被告須按「銷售額

67%」計算權利金予原告，期限至102年12月31日止；

7而「『中文版JV合約第6條所稱產品』以外之產品」

8，則自各該「產品」每月銷貨額達100萬元之該月起算

915年，按銷貨淨額依表訂比率支付原告權利金，均是

10以產品類別作為核計權利金之金額及期限之依據，並非

11以各別專利權作為計算權利金之依據。

12原告擬與第三者（包括中國鄭州台鑽科技、南通晶鑽、江

13蘇鑫鑽、深圳嵩洋微電子等公司）採用兩造系爭合作案之

14JV成果，兩造因而簽訂備忘錄及備忘錄；嗣因系爭合

15作案將於102年10月28日屆滿，為清算兩造共同同意之

16專利權而復簽訂備忘錄，該備忘錄第9條約定JV應

17支付權利金「產品」的認定，僅限於被告依JV專利權所

18生產的「產品」。凡被告使用JV專利權製造之「產品」

19，應依JV增補條款之約定支付原告權利金，可知被告依

20JV專利權所生產的「產品」，應依JV增補條款之約定給

21付權利金，而JV增補條款是以「產品」作為計算權利金

22期限之類別，俱如前述，是備忘錄亦是以「產品」作為

23被告給付原告權利金計算之依據。

24承前，JV合約原告係以執行系爭合作案「全部營收」之7

25%作為報酬，迄至中文版JV合約原告則係以執行系爭合

26作案「每年度營業收入淨額」之7%核計報酬；之後兩造

27為延續JV合約及中文版JV合約而簽訂之JV增補條款及

251備忘錄則按「中文版JV合約第6條所稱產品」按「銷

2售額7%」，「『中文版JV合約第6條所稱產品』以外之

3產品」，則依表訂比率分別支付權利金予原告，是綜觀兩

4造執行系爭合作案自始至終均未曾以個別之專利權作為計

5算權利金之基礎，而是由系爭合作案之全部營收或每年度

6營業收入淨額固定比率計算報酬，或是依是否為「中文版

7JV合約第6條所稱產品」而決定不同之權利金計算基礎

8。是原告主張應依個別專利權計算報酬云云，並無所據，

9尚不可採。

10承前所述，依JV增補條款及備忘錄，被告應給付原告之

11權利金，其屬「中文版JV合約第6條所稱產品」按「銷售

12額7%」計算權利金，「『中文版JV合約第6條所稱產品

13』以外之產品」，則依表訂比率分別支付權利金予原告，惟

14兩造就SDG、DG產品是否為「中文版JV合約第6條所稱

15產品」，原告主張限於使用附表四所示該第6條所載之本國

16發明第115958號「具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及

17其製造方法」、第125249號「以滲透法硬焊之鑽石研磨工

18具」，及原告在美國取得之第US6039641號及第US6286498

19B1號（下稱「原始四項專利」）與相對應專利之產品，被

20告則稱不限該等產品，包括使用全部系爭合作案專利，包含

21「申請中尚未獲權之專利」之產品。是SDG、DG產品是

22否是「中文版JV合約第6條所稱產品」攸關原告得否就該

23等產品請求權利金，爰有辨明之必要，經查：

24中文版JV合約開宗明義即敘明原告願提供系爭合作案「

25需要的技術」，第4條亦約明原告在系爭合作案為其提供

26的技術準備申請特定專利，第6條約定系爭合作案使用原

27告所有之專利包括原始四項專利，如原告有新取得之專利

261權，則被告視其需要依合約之精神與原告訂其他之JV合

2約作為執行之依據。承上各條約定，原告同意被告使用其

3「所有專利」，包括原告當時已取得之「原始四項專利」

4，並已預見隨著系爭合作案進行，原告將陸續申請相關的

5專利權，約定屆時兩造再訂立其他之JV合約以決定「執

6行專利權」之依據。

7承前中文版JV合約所述，原告為系爭合作案同意被告使

8用其已取得之「原始四項專利」，及系爭合作案所需要之

9已申請或未申請專利之技術；又查，JV增補條款第2條

10明確定義JV產品是指依兩造JV約定，因原告所有之專

11屬技術，經被告同意及提供所需資源共同研發之「產品」

12，易言之，JV增補條款第2條所稱JV產品須為使用原告

13「所有之專屬技術」，經被告同意及提供所需資源共同研

14發之產品，而JV增補條款是延續自JV合約及中文版JV

15合約，則沿革自中文版JV合約之意旨，原告「所有之專

16屬技術」係指原告取得之「原始四項專利」，及系爭合作

17案所需要之已申請或未申請專利之技術，故JV增補條款

18第2條所約定系爭合作案之「產品」，包括使用「原始四

19項專利」及系爭合作案所需要之已申請或未申請專利之技

20術，經被告同意及提供所需資源共同研發之產品。

21兩造從JV合約、中文版JV合約、JV增補條款、備忘錄

22均未曾約定以各別專利權計算原告之報酬或權利金，而

23JV增補條款、備忘錄則均以是否為中文版JV合約第6

24條所稱之「產品」而決定不同之權利金計算方式，已見前

25述；再依98年至102年原告之權利金收據，其權利金之

26計算有載明「產品類別」，其中「CDDCMPDISK」、「

27DG產品」、「SDG產品」、「SPDDISK」、「DG石材

271」等產品均是依銷售淨額7%計算權利金；而「ODDCMP

2DISK」於98年度首次記載「銷售淨額逾100萬4%」，

3之後各次記載「毛利80%以上，銷售淨額8%、毛利50%

4（含）~80%，銷售淨額7%，毛利40%~50%，銷售淨額6

5%、毛利30%~40%，銷售淨額5%、毛利30%以下，銷售

6淨額4%」，有原告之權利金收據附卷可稽（本院卷第

7283頁至第292頁），可知被告實際支付原告權利金之方

8式，核與JV增補條款第4條第2項所約定被告所製造第

92條定義之JV產品，除中文版JV合約第6條所稱「產品

10」須付銷售額7%之報酬外，被告按各「產品」毛利率之

11情形，以銷貨淨額依表訂比率〔即毛利率範圍80%（含）

12以上，支付8%；50%（含）~80%，支付7%；40%（含）

13~50%，支付6%；30%（含）~40%，支付5%；30%以下

14，支付4%〕支付原告權利金之內容相符，是被告歷來既

15將SDG產品、DG產品與ODD產品分別列為不同類別產

16品，並分別依JV增補條款所約定「銷售額7%」及按表訂

17比率二種不同類別之比率計算權利金支付予原告，由此客

18觀情形可知兩造顯對SDG產品、DG產品係屬「中文版J

19V合約第6條所稱產品」，而認ODD產品係屬「『中文

20版JV合約第6條所稱產品』以外之產品」，並無爭議，

21且合於JV增補條款第4條第2項約定內容。

22原告雖稱SDG、DG產品使用附表二編號1、2及附表三

23編號1、2、6之專利係在JV增補條款約定之到期日102

24年10月28日之後才取得專利，被告使用該部分之專利，

25即使用不同之專利，即是不同產品云云。經查，JV增補

26條款第2條系爭合作案之「產品」，包括使用原始四項專

27利及系爭合作案所需要之已申請或未申請專利之技術之產

281品，早已預見隨著系爭合作案進行會有新的專利技術，誠

2如前述；而中文版JV合約第6條載明被告得使用原告「

3所有專利」，其中包括「原始四項專利」，且兩造不爭執

4SDG、DG產品已商業化量產，有使用「原始四項專利」

5及附表二編號1、2及附表三編號1、2、6之專利，被告

6並自98年起即就SDG、DG產品支付原告權利金，而附

7表二編號1、2及附表三編號1、2、6之專利是在JV增補

8條款約定之到期日102年10月28日之「前」即已提出申

9請之專利（如附表二、三所載），是SDG、DG產品有使

10用「原始四項專利」及系爭合作案所需要附表二編號1、

112及附表三編號1、2、6之「已申請專利」之技術，而該

12等技術均是源自JV合約第4條、中文版JV合約第4條

13原告依約應提供技術及須準備申請專利之範圍，該等技術

14於JV增補條款到期日之後取得專利權並用於被告同意生

15產且已使用「原始四項專利」之SDG、DG產品，該等產

16品仍是JV增補條款第6條所稱使用原告「所有專利」即

17包括「原始四項專利」之產品，從而SDG、DG產品使用

18於合約到期前已申請並於合約到期日後取得之專利權，仍

19不改變SDG、DG產品之本質，亦未逸脫JV合約第4條

20、中文版JV合約第4條及JV增補條款規範之原告提供

21之技術範圍，是以SDG產品、DG產品係屬「中文版JV

22合約第6條所稱產品」。

23綜上，被告生產之SDG、DG產品係屬「中文版JV合約

24第6條所稱產品」。

25依備忘錄第9條約定被告使用JV專利製造之產品，應依

26JV增補條款之約定支付原告權利金；又JV增補條款第4條

27第3項約定被告必須定期提供JV產品權利金計算明細給原

291告，原告有權利到被告現場稽核JV產品的製造及銷售過程

2，惟同條第4項約定「中文版JV合約第6條所稱產品」，

3被告權利金支付期限至102年12月31日止，承前所述，被

4告生產之SDG、DG產品既係「中文版JV合約第6條所稱

5產品」，逾102年12月31日被告即無依JV增補條款給付

6原告權利金之義務，被告既無給付原告其所生產SDG、DG

7產品權利金之義務，即無依JV增補條款第4條第3項約定

8提供該等產品權利金計算明細給原告稽核之義務，原告請求

9被告提供SDG、DG產品自103年1月1日起至同年12月

1031日之權利金計算明細及相關銷售報表，即無理由，應予

11駁回。

12ODD產品部分：

13依備忘錄第8條約定被告使用之ODD專利鑽石碟產品，

14被告年營業額如達不到5,000萬元，則原告對被告之授權轉

15為非專屬授權，而原告對外授權ODD鑽石碟所收取之對價

16，其三分之二屬被告所有，如被告支付ODD鑽石碟產品權

17利金達15年時，該項專利將依照雙方JV約定，同備忘錄

18第9條約定凡被告使用JV專利製造之產品，應依JV增補

19條款之約定支付原告權利金，有備忘錄在卷可按（本院卷

20第251頁至第257頁），足認被告ODD產品有使用原告

21授權之專利，自應依約支付權利金。

22又查，ODD產品係屬「『中文版JV合約第6條所稱產品』

23以外之產品」，前已論述，被告依前揭備忘錄第9條須依

24JV增補條款之約定支付權利金，而JV增補條款第4條第2

25項「『中文版JV合約第6條所稱產品』以外之產品」，係

26以銷貨淨額依表訂比率〔即毛利率範圍80%（含）以上，支

27付8%；50%（含）~80%，支付7%；40%（含）~50%，支

301付6%；30%（含）~40%，支付5%；30%以下，支付4%〕

2支付原告權利金，業如前述，復有原告收受被告就ODD產

3品支付權利金之收據在卷可稽（本院卷第283頁至第292

4頁），被告就此亦未爭執。又依JV增補條款第4條第4項

5約定，在JV存續期間雙方所發展並導入商業化量產商品，

6自各產品每月銷貨額達100萬元之該月起算，被告支付原告

7權利金之期限為15年，但不得逾專利有效期間。被告依此

8約定自98年6月起逐月按前開約定支付ODD產品之權利金

9予原告，有前開原告收受被告就ODD產品支付權利金之收

10據可稽（本院卷第283頁至第292頁），而自ODD產品

11銷貨額達100萬元之該98年6月起算迄本件言詞辯論終結

12尚未逾被告就ODD產品應支付權利金之15年期限，是被告

13就ODD產品仍應依備忘錄第9條及JV增補條款第4條

14第2項之約定支付原告權利金。

15再依JV增補條款第4條第3項約定，被告必須提供JV產

16品權利金計算明細給原告，而被告就ODD產品既仍應支付

17原告權利金，則原告請求被告提出ODD產品103年全年之

18權利金計算明細，即屬有據。原告請求被告同時提出ODD

19產品103年全年銷售相關報表資料，惟被告辯稱JV增補條

20款第4條第3項並未約定被告須提出銷售相關資料云云。經

21查，JV增補條款第4條第3項雖約定被告須提供JV產品

22權利金計算明細，惟其並未詳載計算明細之具體內容，而被

23告提供權利金計算明細，如原告就其核算金額之正確性有疑

24義，為確定得請求權利金之正確性，實有待被告提出相關O

25DD產品之銷售資料以憑比對，是解釋JV增補條款第4條

26第3項之「權利金計算明細」實應涵括原告主張之銷售相關

27報表方符合前開約定意旨及合約目的，故原告請求被告提供

311ODD產品103年全年之權利金計算明細及銷售相關報表資

2料，亦屬可採。

3綜上，原告請求被告提出ODD產品103年1月1日至同年

412月31日止之權利金計算明細及銷售相關報表資料，為有

5理由，應予准許。

6六、綜上所述，原告依兩造系爭合作案JV增補條款第4條第3項

7之約定，請求被告提出如原證9所指稱ODD產品（本院卷

8第77頁）自103年1月1日起至同年12月31日止之權利金

9計算明細及銷售相關報表供原告稽核，為有理由，逾此部分

10之請求為無理由，不應准許。本判決原告勝訴部分，其性質

11不宜假執行，原告此部分假執行之請求並無理由，應予駁回

12；又原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回

13。

14七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之

15證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列

16，附此敘明。

17八、據上論結，本件原告之訴一部有理由，一部無理由，依智慧

18財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

19中華民國108年12月6日

20智慧財產法院第三庭

21法官杜惠錦

22以上正本係照原本作成。

23如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提

24出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

25中華民國108年12月9日

26書記官林佳蘋

32

1附表一：

編號簽署時間及其名稱簡稱出處

85年10月28日JointVenture本院卷第59至

1JV合約

Agreement60頁

91年8月21日JointVenture本院卷第61至

2中文版JV合約

Agreement62頁

本院卷第63至

397年10月15日JV增補條款JV增補條款

64頁

499年1月7日備忘錄備忘錄本院卷第65頁

本院卷第67至

599年5月1日備忘錄備忘錄

68頁

本院卷第69至

6100年1月21日備忘錄備忘錄

70頁

2

3附表二（SDG產品之相關專利）：

編號專利證書號或申請號申請日核准公告日

1美國第8,777,699號2011年9月21日2014年7月15日

2我國第I451942號2011年9月21日2014年9月11日

3中國大陸第103221180號2011年9月21日尚未核准

4我國第I487019號2012年5月23日2015年6月1日

5美國第8,974,270號2012年5月23日2015年3月10日

4

5附表三（DG產品之相關專利）：

編號專利證書號或申請號申請日核准公告日

1美國第8,491,358號2009年12月31日2013年7月23日

2美國第8,104,464號2009年5月11日2012年1月31日

3美國第9,221,154號2012年10月1日2015年12月29日

4美國第9,199,357號2012年10月4日2015年12月1日

5美國第9,463,552號2011年5月23日2016年10月11日

6我國第I400143號2009年8月19日2013年7月1日

7美國第9,409,280號2012年3月9日2016年8月9日

8美國第9,868,100號2011年6月3日2018年1月16日

6

33

1附表四（原告主張為中文版JV合約第6條所指專利範圍）：

申請日

編號專利證書號及其名稱備註

核准公告日

美國第6,039,641號「BRAZED1997年4月4日原始4項專利

DIAMONDTOOLSBYINFILTR2000年3月21日

1

ATION」（以熔滲焊接的鑽石

工具）

美國第6,193,770號「BRAZED1998年11月4日相對應專利

DIAMONDTOOLSBYINFILTR2001年2月27日

2

ATION」（以熔滲焊接的鑽石

工具）

美國第6,286,498號「METALB1999年9月20日原始4項專利

ONDDIAMONDTOOLSTHAT2001年9月11日

CONTAINUNIFORMORPATT

ERNEDDISTRIBUTIONOFDA

3MONDGRITSANDMETHODO

FMANUFACTURETHEREOF

」（含有均勻或圖案化排列的

鑽石磨粒的金屬接合工具及其

製法）

美國第6,679,243號「BRAZED2001年8月22日相對應專利

DIAMONDTOOLSANDMETH2004年1月20日

4

ODSFORMAKING」（焊接金

屬工具及其製法）

美國第7,124,753號「BRAZED2002年9月27日相對應專利

DIAMONDTOOLSANDMETH2006年10月24日

5

ODSFORMAKINGTHESAME

」（焊接金屬工具及其製法）

我國第125249號「以滲透法硬1998年3月21日原始4項專利

6

焊之鑽石研磨工具」2000年12月11日

我國第115958號「具規則性排1998年3月21日原始4項專利

7列之磨料顆粒的研磨工具及其2000年6月21日

製造方法」

2

34