1智慧財產法院民事裁定

3聲請人葉佩根

4

5代理人段家傑律師

6陳業鑫律師

7複代理人游鎮瑋律師

8相對人南蠻堂有限公司

9

10兼法定代理人蘇家民

11共同代理人桂齊恒律師

12複代理人廖正多律師

13上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：

14主文

15聲請駁回。

16聲請程序費用由聲請人負擔。

17理由

18一、聲請人聲請意旨略以：聲請人為註冊第01464855號「南蠻堂」

19、第01479875號「南蠻加壽蛋糕」商標（下稱系爭商標）之商

20標權人，專用期限分別自民國100年7月16日起至110年7月

2115日止、100年10月16日起至110年10月15日止（聲證1）

22，曾同意相對人南蠻堂有限公司（下稱南蠻堂公司）使用系爭

23商標作為行銷使用，並以「南蠻堂」之英文諧音註冊「http://ww

24w.namando.com」網域名稱供其使用，嗣因聲請人遭惡意排除參

25與相對人南蠻堂公司之經營，遂於107年7月18日寄發律師函

26，表明禁止相對人南蠻堂公司繼續使用系爭商標及上開網域名

27稱（聲證2），惟相對人仍繼續使用系爭商標於販售蛋糕等商品

1信股1（聲證3），致消費者有與聲請人經營之南蠻堂餐飲有限公司混

2淆、誤認之虞，聲請人已對相對人○○○即南蠻堂公司負責人

3提出侵害商標權之告訴，業經檢察官提起公訴在案（附件1），

4並已向鈞院提出排除侵害系爭商標權行為之本案訴訟（聲證4）

5，是兩造間確存在爭執之法律關係；若允許相對人於本案訴訟

6確定前繼續使用系爭商標，因兩造係使用相同之商標於相同之

7商品，具競爭關係，將嚴重稀釋聲請人之營收利潤，並使消費

8者對使用系爭商標商品之來源及品質，產生混淆誤認之結果，

9對聲請人之損害遠較相對人為大，故本件應有定暫時狀態處分

10之必要。至相對人於60年間註冊取得之商標權，因怠於申請展

11延而消滅，嗣由聲請人獲相對人南蠻堂公司創始人○○○、○

12○○（即聲請人之父母）授權登記為其所有，非如一般善意先

13使用情節，實係商標權之移轉，就此相對人南蠻堂公司及葉家

14全體子嗣均知之甚詳，相對人等抗辯其係善意先使用、聲請人

15有搶註情事云云，均無理由。並聲明：禁止相對人於兩造間

16侵害商標權有關財產權爭議之本案訴訟判決確定前，為行銷目

17的而於同一或類似商品或服務使用或授權他人使用相同或近似

18於註冊第01464855號、第01479875號商標之商標。聲請程序

19費用由相對人負擔。

20二、相對人等抗辯意旨略以：相對人南蠻堂公司早於60年間設立登

21記，並取得「南蠻卷」、「南蠻堂及圖」等註冊商標，數十年

22來均持續使用同一商標迄今，自創始人葉永青代代傳承，現由

23第三代子孫即相對人○○○經營，有公司登記資料、南蠻堂家

24族及股東關係圖、商標註冊資料可稽（證物1至3），相對人所

25使用之商標於81年間未延展註冊，並無聲請人所稱轉讓情事，

26是相對人於系爭商標申請日（99年11月24日）前即已使用相

27同商標，屬善意先使用，依商標法第36條第1項第3款規定，

21自不受系爭商標權效力所拘束；又聲請人與相對人○○○係叔

2侄親屬關係，聲請人於75至79年間曾為相對人南蠻堂公司之

3股東，更於99至101年間任職於相對人南蠻堂公司，負責網路

4宅配部門之管理，顯然明知系爭商標為相對人長久使用之商標

5圖樣，竟於99年間逕以自己名義申請商標註冊，且相關申請費

6用係由相對人南蠻堂公司支付，有聲請人親簽之現金支出傳票

7及繳費單據可證（證物4），顯見聲請人係惡意搶註系爭商標，

8而有應撤銷其註冊之事由；相對人長久以來使用相同或近似於

9系爭商標之商標，已如前述，且僅有一個商品，其年營業額約

10新臺幣（下同）3,000萬元（證物6），倘遭禁止使用，即必須

11停止一切經營販售，將受有營業額、既有店面租金支出、庫存

12之包裝材料、網路業務費用等損失，受雇員工共25名更可能須

13縮編資遣，如全面更換包裝重新營運亦所費不貲（如證物5所

14示），影響層面甚廣。

15三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危

16險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處

17分；前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限

18，民事訴訟法第538條第1項、第2項定有明文。又按聲請定

19暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生

20重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形而有必要之事

21實，應釋明之，其釋明有不足者，應駁回聲請；法院審理定暫

22時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝

23訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌

24補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，

25智慧財產案件審理法第22條第2項、智慧財產案件審理細則第

2637條第3項分別定有明文。所稱「釋明」者，係當事人提出可

27即時調查之證據，使法院就某事實之存否，得到「大致為正當

31」之心證為已足，與「證明」係當事人提出之證據方法，足使

2法院產生堅強心證，確信其主張為真實者，尚屬有間（民事訴

3訟法第284條、最高法院97年度台抗字第264號、98年度台抗

4字第807號裁定參見）。定暫時狀態之假處分事件，本質上仍

5為本案判決確定前之保全程序，且係當事人為防止發生重大之

6損害或避免急迫之危險等必要之情形，而提出聲請，法院須在

7有限的時間內，就兩造所提出之證據，及法院調查證據所得之

8心證，權衡兩造之損害及利益之輕重後，作出准駁之判斷，至

9於聲請人主張之法律關係是否確實存在，有待將來本案訴訟時

10，進行完整之調查及辯論後，始得確認，合先敘明。

11四、經查：

12本件聲請人主張其為系爭商標之商標權人，相對人南蠻堂公司

13未經其同意或授權不得使用相同或近似於系爭商標之商標於同

14一或類似之商品；相對人等則辯稱系爭商標之圖樣為相對人南

15蠻堂公司所善意先使用，聲請人知悉而惡意搶註，其商標有撤

16銷註冊之事由等語，且聲請人已對相對人等起訴請求排除侵害

17商標權行為之訴訟（本院108年度民補字第137號），復據兩造

18陳明就系爭商標權之歸屬存在爭執（本院卷第71頁），堪認兩

19造間存在爭執之法律關係。

20本件定暫時狀態之處分，是否具有必要性之相關因素，審酌如

21下：

22聲請人將來勝訴可能性：

23聲請人主張其為系爭商標之商標權人，於107年7月18日寄

24發律師函予相對人南蠻堂公司禁止其繼續使用系爭商標，惟相

25對人等卻仍持續使用系爭商標於販售蛋糕等商品之事實，業據

26提出商標註冊證、智財局商標檢索系統查詢結果、107年7月

2718日鑫律字第107071801號業鑫法律事務所函暨郵件回執、相

41對人等店面及商品照片等在卷可稽（本院卷第25頁至第51頁

2），為相對人等所不爭執，且相對人等自承相對人南蠻堂公司

3仍使用系爭商標（本院卷第73頁），故此部分之事實，堪信

4為真正。相對人等雖辯稱南蠻堂公司自60年間起即開始使用

5相同於系爭商標之商標，屬善意先使用，聲請人知悉該情卻惡

6意搶註等語，惟相對人等是否符合善意先使用而不受系爭商標

7權效力所及，或系爭商標是否有應撤銷註冊之情事，兩造間存

8在歧見，係本案訴訟之重要爭點，於本案訴訟尚未確定前，難

9謂聲請人完全無勝訴之可能性。

10聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害

11、雙方損害之程度及對公共利益之影響：

12聲請人雖主張本件聲請若不能獲准，因兩造係使用相同之商標

13於相同之商品，具競爭關係，將嚴重稀釋聲請人之營收利潤，

14並使消費者對使用系爭商標商品之來源及品質，產生混淆誤認

15之結果，對聲請人之損害遠較相對人等為大云云。惟查，聲

16請人並未提出任何證據釋明其使用系爭商標於指定使用之商品

17或服務，相關消費者就其商品與相對人之商品來源產生混淆誤

18認之虞，致其營業額因相對人等之侵害商標權行為而造成重大

19損害，僅泛稱兩造間具競爭關係，若不為定暫時狀態之處分，

20恐致聲請人損害無限擴大，有難以回復之損害等相類情形，尚

21非適法。聲請人亦未舉證釋明其因定暫時狀態處分所得確保

22之利益，或可能避免之損害為何，而相對人等將系爭商標使用

23於相對人南蠻堂公司唯一商品（本院卷第73頁），禁止其使

24用系爭商標，將迫使其暫停營業，變動其長期營業狀態，而相

25對人南蠻堂公司106年度、107年度之營業額逾3千萬元，有

26相對人南蠻堂公司前開損益及稅額計算表所載營業額在卷可憑

27（本院卷第333頁、第335頁），是衡酌本件聲請之准駁對相

51對人等所生之損害顯然較聲請人重大。本件乃解決聲請人與

2相對人等之商標權使用爭議，對公眾利益影響不大，亦為聲請

3人所自承（本院卷第80頁），是本件尚難認對公共利益產生

4極大影響。

5綜上所述，兩造固存在爭執之法律關係，然聲請人就爭執之法

6律關係，是否有為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或其

7他相類之情形而有必要之事實，並未釋明，該釋明之欠缺，無

8法以供擔保代之，或補釋明之不足，從而本件聲請於法不合，

9不應准許。

10五、依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第95條、第78條

11，裁定如主文。

12中華民國108年8月14日

13智慧財產法院第三庭

14法官杜惠錦

15以上正本係照原本作成。

16如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告

17費新臺幣1,000元。

18中華民國108年8月15日

19書記官林佳蘋

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