智慧財產法院民事判決

上訴人

甲○○○ （送達代收人 乙○○區○○路1725號6樓）

訴訟代理人

陳昭全律師

被上訴人

宗伯實業有限公司

兼法定代理人

丙○○

共同訴訟代理人

蘇顯騰律師

上列當事人間請求停止侵害侵害專利權行為等事件，上訴人對於中華民國97年10月8 日臺灣臺中地方法院94年度智字第7 號第一審判決提起上訴，本院於98年4 月30日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、程序事項：

㈠上訴人於原審之起訴聲明為⑴被告宗伯實業有限公司（即被上訴人宗伯公司）應停止產銷侵害原告（即上訴人）新型第223352號「平面銑刀式倒角機」專利權（下稱系爭專利）之仿冒行為，並回收已流入市面之仿冒品。⑵被告應連帶給付原告新臺幣（下同）550,000 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，依年利率5%計算之利息。⑶前項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行（見原審卷第1 頁）。

㈡上訴人原上訴聲明：⑴原判決廢棄。⑵被上訴人宗伯公司應停止產銷侵害上訴人系爭專利權之仿冒品。⑶被上訴人應連帶給付上訴人550,000 元及自本案一審起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，依週年利率5%計算之利息。⑷前項聲明，上訴人願供擔保，請准宣告假執行（本院卷第29頁）。亦即上訴人就回收仿冒品部分未予上訴，非屬上訴範圍，此部分即告確定。

㈢嗣後上訴人於98年1 月15日當庭撤回第4 項假執行之聲明，並更正第2 項聲明為被上訴人宗伯公司應停止製造、販賣侵害上訴人系爭專利權之仿冒品（見本院卷第135 至136 頁）。依首揭規定，自應予允許。

二、上訴人聲明求為判決：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人宗伯公司應停止製造、販賣侵害上訴人新型第223352號「平面銑刀式倒角機」專利權之仿冒品。㈢被上訴人應連帶給付上訴人550,000 元及自本案一審起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，依週年利率5%計算之利息。其主張除與原判決記載相同者外，補稱略以：

㈠上訴人為系爭專利申請權人：

⒈依專利法第7 條第4 項規定，發明人對其發明有姓名表示權，惟發明人自願放棄姓名表示權，不在發明文件有姓名表示權，非法之所禁。系爭專利之設計者雖為丁○○，惟因上訴人為合利鐵工廠之負責人，且為丁○○之妻，故丁○○乃將相關權利授予上訴人，符合專利法第5 條第2 項所稱「契約另有約定」之規定，退步言，上訴人亦為同條第1 項所稱之「受讓人」，故上訴人有權提出系爭專利之申請。

⒉專利申請人縱有違反專利法第108 條第2 項準用第25條第2 項規定之情事，亦非屬同法第107 條第1 項所規定得依舉發撤銷新型專利權之事由。

㈡系爭專利有新穎性、進步性：

⒈依專利法第94條第1 項規定，係以申請專利之時點為基準。經查上訴人係於92年6 月30日申請系爭專利後之92年7月間，始對外開始銷售第三代倒角機，故上訴人之系爭專利並無喪失新穎性之問題。

⒉關於林修言所稱：現場2 台機器出自上訴人經營之「合利鐵工廠」，且與系爭專利物品相同等語之論述，上訴人自始否認，且曾要求提供買賣機器之發票供參，惟林修言卻證稱「時間太久了，已經找不到。」等語。亦未能證明勘驗之機器是否購自上訴人且完全未曾修改或置換，不足認定系爭專利未具新穎性。

⒊上訴人從事倒角機之製造及設計，經歷數次的改良，均是關於機台後方之固定座、調整組及切削組的改良，故倘將第二代之舊有固定座卸下，於機台斜面上更換組裝為第三代產品之固定座、調整組及切削組等，即與第三代產品大致相同。惟因第三代與第二代之產品，其機台後方之調整組位置並不相同。上訴人將第二代原裝置於馬達正下方之調整組，改良為裝置於馬達左側之結果，不僅使第三代產品較好加工，且組裝較為方便省時，大幅降低製造成本，故系爭專利確具進步性。原審誤以為第三代產品，與第一代及第二代產品之差異，主要僅在於「防屑措施」設計之有無，實應有誤。

㈢系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍：系爭專利申請專利範圍第1 項調整組部分，有提到調整組設於斜面上，且能定位該固定座與滑座間之相對位置，再參照申請專利範圍第3 項敘述：「樞穿其中的螺桿必須貫穿均位於馬達左側之定位塊與滑座的結合部，整座調整組才可以上下滑動調整。」故調整組(40)在馬達及滑座(20)左側。另系爭產品與系爭專利範圍第1 至3 項經比對後，全要件均相同。

三、被上訴人聲明求為判決上訴駁回，其抗辯除與原判決記載相同者外，補稱略以：

㈠上訴人非系爭專利申請權人：上訴人於98年1 月15日當庭自承：「丁○○為系爭產品的設計者，但是丁○○將權利授權甲○○○，以甲○○○名義提出申請專利」云云，故系爭專利發明人應為丁○○。而系爭專利說明書之首頁，均記載「申請人：甲○○○、創作人：甲○○○」，虛偽不實，且未檢附專利申請權之受讓證明文件，亦無從補正。依專利法第107 條第1 項第3 款規定，構成撤銷專利之事由。

㈡系爭專利無新穎性、進步性：

⒈上訴人第一代產品之特徵，係螺桿裝置設於底座之「中間」，而其第二代產品之特徵，係螺桿裝置設於底座之「左邊」，除此而外，並無任何差異，故第一、二代產品，不僅已喪失新穎性，且此裝置設計差異為任何具有相同技術水準之人士所能輕易達成者，難謂有進步性。

⒉至於第三代產品雖與第一、二代產品比較，多了「防屑措施」之設計，此亦為任何具有相同技術水準之人士所能輕易達成者，難謂有進步性。況系爭專利申請專利範圍，並無任何「防屑措施」之文字，從圖式及專利說明書亦看不出有該項設計。

㈢系爭產品並未落入系爭專利之申請專利範圍：上訴人主張系爭專利為第三代產品云云，惟被上訴人原生產（現已未生產）之產品，並無「防屑措施」之設計，與上訴人所主張之第三代產品不同，無侵害上訴人專利。又從系爭專利說明書及其說明，看不出上訴人所述螺絲數量，調整組設在中間或左邊等技術特徵，亦未記載有何增進功效。

四、經查系爭專利係由丁○○（即上訴人之配偶）設計研發，上訴人未與之，嗣上訴人於92年6 月30日，以「創作人」之身分，以「平面銑刀式倒角機」向智慧財產局申請新型專利，經審查於93年4 月9 日准予專利，並於公告期滿後，發給新型第223352號專利證書，公告號數為第587495號。此有專利證書、新型專利說明書（見原審卷第1 冊第4 、54至65頁）、新型專利申請書、專利核准審定書（見智慧財產局第92211949號專利案卷第14至17、71頁）附卷可稽，並經證人丁○○證述屬實（見本院卷第184 至185 頁），復為兩造所不爭執，自堪信為真實。

五、得心證之理由：

㈠按（第1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第2 項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。

㈡被上訴人於本件抗辯上訴人非系爭專利申請權人，有專利法第107 條第1 項第3 款規定之情形，且系爭專利不具新穎性、進步性，本院就此抗辯應自為判斷。查系爭專利係於92年6 月30日申請，於93年4 月9 日審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法（即現行專利法）為斷。

㈢按（第1 項）專利申請權，指得依本法申請專利之權利；又（第2 項）專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人，專利法第5 條定有明文。又申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明創作人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件（同法第108 條第2 項準用第25條第2 項規定參照）。又有新型專利權人為非新型專利申請權人之情事者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，且任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發，同法第107 條第1 項第3 款、第2 項亦有明文。

㈣查系爭專利係由丁○○設計研發，則丁○○始為創作人，即應享有專利申請權及專利權。上訴人雖辯稱：發明人得自願放棄姓名表示權，丁○○將相關權利授予上訴人，符合專利法第5 條第2 項所稱「契約另有約定」之規定，退步言，上訴人亦為同條第1 項所稱之「受讓人」，雖以上訴人自己名義申請，亦非得撤銷之事由云云，惟此為被上訴人所否認，上訴人應就此有利於己之事實負舉證之責。

⒈專利法第7 條第4 項規定：「依第1 項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。」準此，受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明或創作，或因出資聘請從事研究開發之發明或創作，因專利申請權及專利權之歸屬雇用人或出資人，發明人或創作人就該發明或創作享有姓名表示權，亦即，姓名表示權與專利申請權、專利權，係屬二事。上訴人雖引用本條第4 項規定，然依上訴人所稱：丁○○將相關權利授予上訴人云云，是以上訴人係主張丁○○原應享有系爭專利申請權，而非主張本件有僱傭關係或出資聘用關係，致上訴人因本條第1 項或第3 項規定取得系爭專利申請權之情形，則丁○○自未依本條第4 項規定享有姓名表示權，進而無何放棄姓名表示權之可言。

⒉細譯專利法第5 條第2 項有關專利申請權人之規定，原則上發明人或創作人因發明或創作之完成而取得專利申請權及專利權，以鼓勵、保護、利用發明與創作，並促進產業發展，例外於專利法另有規定、契約另有約定、讓與或繼承等情形，而有專利申請權歸由發明人或創作人以外之他人享有時，始由該他人申請專利。

⒊如丁○○確將系爭專利申請權讓與上訴人，則於系爭專利申請書上即應記載創作人為丁○○，並附具受讓證明文件，然系爭專利卻記載上訴人為創作人，並於系爭專利申請書之「宣誓書」中宣誓系爭專利確係上訴人所創作（見智慧財產局第92211949號專利案卷第14、17頁），則上訴人應提出積極證據證明其與丁○○關於系爭專利申請權另有約定或讓與關係之存在。

⒋經本院隔別訊問上訴人及丁○○關於之申請經過：

⑴上訴人陳稱：丁○○表示要申請專利，我表示同意，申請事宜由丁○○處理，我並未參與，... （問：既然系爭專利是由你先生丁○○設計，為何以你名義申請專利？）我想不起來了。... （問：丁○○先告訴你後才申請系爭專利，還是先申請專利後才告訴你要以你名義申請系爭專利？）他是先給我看剛才那份申請資料，告訴我為了機器的關係，需要蓋這個章，要用我的名義來申請專利，我也同意。（問：為何不能以你先生丁○○名義申請系爭專利？）因為以前我們親戚的公司也是同樣的情況，由先生負責設計，因太太是負責人，所以申請專利就以太太名義申請等語（見本院卷第188 、190 、191 頁）。

⑵證人丁○○則證稱：因為我和我太太（上訴人）共同經營合利鐵工廠，登記負責人為我太太，我有告訴跟我太太說，系爭專利要用她的名義來申請。（問：你何時向你太太表示上開情事？）92年6 月申請專利時。（問：你先交付系爭專利相關資料給專利事務所申請專利，才告訴你太太？）之前即已先跟我太太講這件事情，才將相關資料交付給專利事務所。我從92年初開始著手設計，大約在92年4 月左右完成設計，想要申請專利就跟我太太提這件事，經過我太太的同意，且經過一段時間測試，測試成功後才交給專利事務所辦理。... （問：系爭專利是你所設計，為何以你太太名義申請，就此部分你與你太太間的關係為何？）因我是自耕農身份，不能申請公司，我與我太太一起經營合利鐵工廠，但由她擔任負責人，所以以她的名義申請專利。我有問專利事務所人員是否可以以我太太的名義申請專利，他說可以，有將申請專利文件給我看等語（見本院卷第184 至185頁）。

⑶對於何時商定由上訴人申請系爭專利之重要事項，上訴人及丁○○各自陳述時有矛盾，且彼此間並非一致，足見系爭專利申請當初，丁○○純因不便以自己名義申請，即直接以上訴人為創作人而提出專利申請，上訴人與丁○○之間並未就系爭專利申請權有任何協議或讓與之合意。故系爭專利申請權應歸屬於丁○○，上訴人並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，被上訴人以系爭專利有專利法第107 條第1 項第3 款所定情事，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。

㈤從而，系爭專利為丁○○所創作，該專利申請權應屬於其所有，因此，上訴人並非系爭專利之專利申請權人，而有專利法第107 條第1 項第3 款之應撤銷原因，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張新型專利之權利。故被上訴人請求被上訴人宗伯公司應停止製造、販賣侵害系爭專利權之仿冒品，及被上訴人應連帶給付550,000 元及自本案一審起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，依週年利率5%計算之利息，為無理由，應予駁回。原審雖以系爭專利欠缺進步性，而為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，其理由雖有不同，惟其結論並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

㈥至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭