臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第三五三○號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第三五三○號

原告

韓商‧三星電子公司(Samsung Electronics Co，Ltd.)

代表人

甲○○(Jon訴訟代理人 陳文郎律師複代理人 楊祺雄律師彭譽之被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）住同右訴訟代理人 丙○○

　　　　　　　　乙○○

右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十年二月二十一日經（

九○）訴字第○九○○六三○三○一○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

甲、事實概要：緣原告前於民國（下同）八十五年三月十一日以「於金屬工件上形成精細圖樣之方法」向被告（八十八年一月二十六日改制前為經濟部中央標準局）申請第000000000號發明專利案，經被告以八十九年十月七日智專三（四）○一○二一字第○八九八七○○一五七五號專利再審查核駁審定書不予專利。原告不服，提起訴願，遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

乙、兩造聲明：

一、原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

二、被告聲明：駁回原告之訴。

丙、兩造之爭點：原處分認原告於八十九年三月九日申請修正專利範圍涉及「變更申請之實質」而予否准，是否合法？

原告主張：

一、原告於八十九年三月九日所提呈之申請專利範圍修正本不涉及變更實質內容之說明：

㈠查被告於八十九年十二月十四日所公告之「專利審查基準」第四章「說明書及圖式之補充修正、更正」第六頁中對於實質變更之判斷的相關規定：申請案於初審、再審查審查時，得補充修正說明書之發明說明、申請專利範圍及圖式．．．．有否變更申請之實質．．．係以欲補充修正說明書或圖式之事項受否仍屬於申請時原說明書之發明說明、申請專利範圍及圖式．．．所揭示之原實質內容範圍內作為判斷．．．」。在被告於八十年五月所頒定之「專利審查基準（有機高分子化合物及成型材料部分）對此亦有一致性的規範，亦即「申請專利範圍所記載之技術性事項，並非申請案最初專利說明書或圖示所記載事項之範圍內時」，該補正方能被視為涉及實質變更。換言之，在所請發明之審查階段（未接獲終審核駁前），申請人依規定可參照申請日即揭示之整體揭露內容（亦即，原說明書之發明說明、申請專利範圍或圖式中之全部事項，包括文字、符號、公式或圖形所表達的內容，以及熟習該項技術者依據說明書之記載所明確之事項，且不拘限需要完全按照逐字逐句解釋記載之範圍）來調整該發明所請求之權利範圍。

㈡被告於原處分中指稱「．．．經查該修正前申請專利範圍第一項『．．．在金屬工件上之原子予以離子化．．．』已涉及實質變更」，而不受理原告於八十九年三月九日隨申復理由書所檢送之申請專利範圍修正本。對此，原告於八十九年十一月十七日所提呈之訴願理由書中引據本案發明說明書第六頁第四至六行的載述內容「當一６伏特電壓經過金屬工件１０及電極１７時，金屬工件１０上之原子會依圖樣而離子化，並移轉至電極１７」，來說明本案第１項請求項之前述修正內容係可為本發明之原始揭露內容所充分支持，而未脫逸初本案申請時之實質內容。詎料，被告非但不承認其既未細究本案發明說明書之整體揭示，亦未完全了解本案之技術內容，從而對本發明所請標的做出不當之解釋，反而在其訴願答辯書第三項理由中，又辯稱其認定本案申請專利範圍第１項之修正內容係涉及變更實質的「主要依據在原申請專利範圍中，並未提及。」，此一說詞顯然未思及前揭「專利審查基準」所允許的申請專利範圍之修正係參照所請發明之「原說明書之整體揭露內容」而非僅依「申請專利範圍部分」來作出判斷。是以，被告在未衡諸法規釋義的一慣性與公平性原則下，僅以本案申請專利範圍之原始界定內容未納入「在金屬工件上之原子予以離子化」此等文字，而否准原告之相關修正要求，此種做法顯有失當。

二、本發明「進步性」要件之說明

㈠被告於八十三年十月頒布之「專利審查基準」第１－２－２０頁中對於判斷發明專利「進步性」之基本原則有如下載示：「判斷發明有無進步性時，應確實依據發明所屬技術領域，以及申請專利當時之技術水準，檢索申請當日之前既有之技術與知識，作為引證資料，以研判發明技術手段之選擇與結合，如其選擇與結合非為熟習該項技術者所能輕易完成者，即具有進步性．．．」，而在該文件之後續內容中更針對進步性的判斷方式進一步闡述：「判斷是否能輕易完成時，（１）准予將二件或兩件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合；（２）准予先前技術之各片斷部相互組合」。

㈡本案之實體技術內容而言，誠如本案發明說明書第四頁中針對本發明所屬領域之技術背景之描述所述明者，本發明之目的係提供一種於金屬工件上形成圖樣之方法，特別是利用⑴光蝕刻⑵電化學蝕刻法兩個實施步驟以在金屬工件上形成精細圖樣之方法。依據本發明，在該電化學蝕刻法步驟中，金屬工件係被連結至一為電壓來源電極之第一電極上，該電壓來源電極之第二電極被沉浸電解液中，該金屬工件被沉浸於該電解質浴中，令一電壓通過該被沉浸的金屬工件及該第二電極之間，並持續一段時間，俾依據光罩圖樣而將位在金屬工件上之原子予以離子化，於是，該光罩圖樣被蝕刻通經該工件的全部厚度，而形成一通經該金屬工件兩面之大小相同的兩面開口，藉此可以改善習知技藝中利用雷射及深孔加工不易形成完美圖樣缺點。由於本案所請之方法僅需使用光蝕刻及電解蝕刻的步驟即可製成所欲之精細圖樣，從而可簡化製造流程並降低生產成本。

㈢被告所提的大陸引證案CN 0000000A之揭露內容為⑴將工件以光蝕刻法曝光顯影，⑵以該工件為陽極，於電解蝕刻中蝕去為製作圖形應蝕去的銅材料的絕大部分⑶以濃硫酸和CrO3混和物的水稀釋液在室溫下對已經電解蝕刻的工件進行化學蝕刻。換言之，該大陸引證案所涉及之第⑵個電解蝕刻步驟與第⑶個化學蝕刻步驟係為分開進行之步驟，並且當中係應用不同之化學品來為之，故此二者不能視為本發明所應用之電化學蝕刻法，更何況，該大陸引證案一定要用諸如濃硫酸和CrO3混和物的水稀釋液來進行化學蝕刻步驟，本發明則完全不需要。

㈣要言之，大陸專利CN 0000000A所揭露者乃是一種將電解過程與化學蝕刻過程分開執行的三步驟方法（亦即，該方法包含光蝕刻、電解與化學蝕刻等三個構成要件），且其電解過程與化學蝕刻過程係利用不同種類之化學品來進行。相對地，本發明則僅需使用光蝕刻及電解蝕刻即可製成所欲之精細圖樣的二部步驟方法。在本案的審理過程中，被告從未述明，該大陸引證案中的哪些部分教示內容可彼此組合或與其他習知技藝相組合，從而致使熟習本項技藝人士得以將具有前述三個構成要件之習用方法改良成為僅具有二個構成要件之本案方法，被告以其主觀的「後見之明」率爾作成終審審定，此種審查方式已背離了行政法院七十五年度判字第一六○號判決書之釋示：「從事專利審查工作，正如同法官在法庭上審判民、刑事案件一般，一切結論俱應依實體證據來推定，亦即任何專利審查結論均應有充分事實根據加以佐證支持，方可為公允之定奪。」準此，被告認定本案不符法定專利要件，明顯有違職責且用法失當。又被告在其訴願答辯理由書第二項理由中再度辯稱大陸專利CN 0000000A「對於『化學腐蝕』已清楚說明為電解─化學聯合腐蝕方法，雖未標明『電化學蝕刻』，其實質意含，已與本案所提內容相似」，此亦是將引證文獻之揭露內容逕自添加主觀解釋所出示的意見，並非源自於引證文獻的任何教示內容，此種說詞自不可採。

被告主張：

一、原告於八十九年三月九日所提之申請專利範圍修正本，其內容實已涉及實質變更，應無疑義。原告雖引據本案說明書第６頁第４至６行的載述內容「當一６伏特電壓經過金屬工件10及電極17時，金屬工件10之原子會依圖樣而離子化，並轉移至電極17」，來說明本案申請專利範圍第１項之前述內容「‧‧‧在金屬工件上之原子予以離子化‧‧‧」，主張其未脫逸本案申請時之實質內容云云。惟從其文字及文意內容，實則已擴大界定範圍；且未見於原申請專利範圍中，故已變更實質內容。

二、就本案之審查，被告確已參照「原說明書之整體所揭露之技術內容」，再依「申請專利範圍部份」所請範圍作出審定，說明審定理由完全依據本案內容及初審引證案（大陸專利CN 0000000A，以下簡稱引證案），具體條列說明，並無起訴狀中所云「解釋」之必要，何來「做出不當解釋」之存在。

三、本案不具「進步性」專利要件：

㈠就「進步性」之判斷及專利審查基準，本案完全「依豦發明所屬技術領域，以及申請專利當時之技術」加以判斷。依引證案之「原說明書之整體揭露內容」，其已公開本案之實體技術內容部份「‧‧‧一種於金屬工件上形成圖樣之方法，特別是利用 (１)光蝕刻及 (２)電化學蝕刻法兩個實施步驟以在金屬工件上形成精細圖樣之方法」，亦即引證案中之 (１)光蝕刻及 (２)「化學腐蝕｜電解、化學聯合腐蝕方法」所揭露之實質。

㈡起訴理由雖提到引證案中濃硫酸和CrO3化學蝕刻之溶液，及三個步驟云云，為本案所沒有，以示區別。惟此乃因本案技術內容沒有特別標示包含化學蝕刻部份。再者本案提到KOH及H2O，在引證案已明列為可選用之電解液和化學腐蝕液，故本案所提實屬熟悉該項技術人士所能輕易完成者，難謂具有進步性。

㈢科技用辭，受限各國或各地區文化背景之不同，用字雖有異，但經全文及熟習該項技術者閱讀，即可掌握實質意含。本案起訴理由所提之「電化學蝕刻」與引證案之「化學腐蝕─為電解、化學聯合腐蝕方法（引證案之內文說明，非被告之自行解釋）」等即為明顯例子。準此，本案所提實體技術內容，已在引證案中具體公開，為熟習該項技術人士所能輕易完成者，難謂具有進步性。

理由

一、按「申請案於初審、再審查審查時，得補充修正說明書之發明說明、申請專利範圍及圖式，但得補充修正之範圍，不得變更申請案之實質，有否變更申請之實質，係以欲補充修正說明書或圖式之事項，是否仍屬於申請時原說明書之發明說明、申請專利範圍或圖式所揭示之原實質內容範圍內作為判斷。申請人進行補充修正說明書或圖式時，應依據「原說明書或圖式」所揭示的事項為準，不得構成實質變更。而審查人員判斷得否補充修正時，亦應依據「原說明書或圖式」而判斷之。經判斷若不屬於「原說明書或圖式J所揭示的範圍內，即構成實質變更，不受理其補充修正。所謂「原說明書或圖式」所揭示的範圍，係指申請當日即揭示於原說明書之發明說明、申請專利範圍或圖式中之全部事項，包括文字、符號、公式或圖形等所表達的內容，以及熟習該項技術者依據說明書之記載所明確之事項。因此，認定申請時已揭示之技術內容，並不拘限需要完全按照逐字逐句解釋所記載之範圍，亦不拘限僅止於揭示發明本身而直接記載之範圍，而係及於申請當日凡為熟習該項技術者，憑藉「原說明書或圖式」所揭示記載之事項，客觀上能直接推導的技術範圍內均屬於「原說明書或圖式」有記載包含的範圍。」為被告八十九年十二月十四日所公告之「專利審查基準」第四章「說明書及圖式之補充修正、更正」第六頁中對於實質變更之判斷所揭載，自得作為一般判斷之標準。

二、本件被告以原告於八十九年三月九日所提之申請專利範圍修正本之申請專利範圍第一項「．．在金屬工件上之原子予以離子化‧‧‧」，在原申請專利範圍中，並未提及，因認其內容實已涉及實質變更，而否准變更，並依原申請內容審查，固非無見。惟查，原告本案原發明說明書第六頁第四至六行的載述內容「當一６伏特電壓經過金屬工件１０及電極１７時，金屬工件１０上之原子會依圖樣而離子化，並移轉至電極１７」，業已明示「金屬工件上之原子會依圖樣而離子化」，並非於申請專利範圍修正時，無中生有或擅自擴大其原發明範圍，亦未逸出本案申請時之實質內容。參諸上述「專利審查基準」所允許的申請專利範圍之修正，得參照所請發明之「原說明書之整體揭露內容」之旨，自不應認其申請專利範圍修正本之申請專利範圍第一項「．．在金屬工件上之原子予以離子化‧‧‧」，已涉及實質變更。是被告予以否准修正，並依原申請內容審查，尚有未合；訴願決定予以維持，亦有未洽。應由本院均予以撤銷，由被告按修正後之申請專利範圍予以審查，以昭折服。至被告原所為關於進步性之審查是否妥適，本院無庸再予審究，併此敘明。

三、據上論結，原告之訴為有理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第五庭審 判 長 法 官 張瓊文