臺北高等行政法院判決

原告

祥力金屬工業股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

劉法正 律師

訴訟代理人

楊祺雄 律師（兼送達代收人）

上一人複代理人

賴麗春 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丙○○

參加人

成功座墊企業有限公司

代表人

乙○○

上列當事人間因商標廢止事件，原告不服經濟部中華民國95年9月1 日經訴字第09506177230 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人前於民國85年11月14日以「成功座墊企業有限公司標章」商標（下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第12類之自行車座墊、車架、踏板、手把豎管、車桿接頭、前叉套管、車鈴、把手、飛輪等商品，向前中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局即被告）申請註冊，經其核准列為註冊第785131號商標。嗣原告以該商標有商標法第57條第1 項第2 款規定之情事，於93年8 月3 日向被告申請廢止其註冊。經被告審查，以95年4 月7 日中台廢字第930169號商標廢止處分書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告就系爭商標註冊應予廢止之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第12類之商品，是否該當現行商標法第57條第1項第2款之規定，而應予以廢止？

㈠原告主張之理由：

1.商標法第57條第1 項第2 款規定，商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。商標經核准註冊後即享有商標權，惟例外在商標法第57條第1 項所列舉規定之某些特殊情事下，商標專責機關應依職權或據申請廢止商標權。是商標權人如無故不使用，或雖曾使用但繼續停止使用該註冊商標已達3 年者，即表示其不欲再以該商標表彰其所指定之商品，甚至已無任何指定商品的商業交易活動，自與其註冊使用之初衷有違，對其商標權，法律自無持續加以維護之必要，依前揭法條之規定，當然應予以廢止。探究本條款規定之原立法意旨及其所規範之態樣，事實上包含了完全未使用，以及雖有使用之實，但因其使用態樣非屬商標法所定合法適格之使用，而應認為未有商標使用之情者（例如：部分使用、變換使用等與原商標圖樣喪失同一性之使用）。由此可知，本條款之判斷與「商標使用」之概念密不可分，被告所公告之「商標法逐條釋義」對商標使用所應注意之事項有如下之闡釋：

⑴商標之使用，應足使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，若註冊商標圖樣作為裝飾圖案使用，或變成商品形狀之一部分使用，已不足以引起消費者注意，並得藉以與他人商品相區別者，非屬商標之使用。

⑵商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。商標實際使用之圖樣應與原註冊之圖樣一致。商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中之一部分。如欲單獨使用外文作為商標圖樣者，應依商標法規定另行申請註冊。原以中文為主申請註冊之商標圖樣，若欲單獨使用商標之外文部分於外銷商品者，仍應依相關規定申請商標之註冊，以符合現行商標法之規定。

⑶商標使用方式，應以行銷之目的，使用於商品或服務上，亦可標示於商品包裝、容器、標帖、說明書、標籤、價目表、廣告型錄、或有關物件上，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。

⑷檢送之使用證明，如型錄、說明書、廣告等，應有日期標示；若無日期標示，無從證明商標使用之期間，則商標權人應以其他方式證明使用日期。

⑸公司名稱之作用僅在表示其公司法人格之營業主體性，並非用以表彰商品來源之標誌。倘公司名稱特取部分與註冊商標圖樣相同，並將公司名稱全銜以普通使用之方式標示於商品者，非屬商標之使用。

⑹非以獨立商品行銷為目的之贈品，係用來促銷其他商品或服務，於其上使用之商標，視為所促銷商品或服務之商標使用。

2.系爭商標在註冊後有繼續停止使用已滿3 年之實，自有商標法第57條第1 項第2 款規定之適用：參加人系爭商標圖樣為墨色設計，然觀諸原告於廢止申請書所檢附之附件1 （即西元0000-0000 、0000-0000 、0000-0000 「Taiwan Bicycles & Parts Guide 」以及2001/02 「BICYCLE TODAY 」等雜誌指南）可知，參加人「成功座墊企業有限公司（即SELLE SUCCESS ENTERPRISE CO.,LTD. ）」的主產品為「座墊」，並未見有其他產品。而在前述近4 年的指南上所刊登的商品，則未見標示與系爭商標圖樣完全相符的標誌，有的顏色不符，有的甚且連商標圖樣皆不符。系爭商標圖樣係為墨色設計，然參加人於實際使用時，則在線條之間以不同顏色之色條加以組合，參加人實際使用之商標與其註冊之系爭商標，一者色彩繽紛、另一則為單純墨色，予人寓目觀感與視覺印象顯然不同，業已失其同一性，自非系爭商標之使用態樣。再者，單純線條組合之系爭商標與著以多彩鮮豔之顏色後的實際使用圖樣，二者無論外觀、觀念與構圖意匠截然有別，更因顏色之有無，導致商標權之排他範圍當然不相同，參加人如此之使用方式自已失其同一性，其顯有繼續停止使用已滿3 年之實，事極顯然。

3.原處分與訴願決定針對系爭商標實際使用資料之判認均有違法與不當，茲分述如下：

⑴參加人所舉證並不符合商標法關於「使用」之定義，系爭商標顯有該當商標法第57條第1 項第2 款規定之情事，對此原告於廢止程序已明確指出，被告與訴願機關卻恝置不顧，顯有處分不備理由之失：

①參酌參加人刊登於BICYCLE TODAY （2001/02 ）的資料（即訴願理由書附件4 ），其0974的座墊為彩色圖樣（參附件4 第2 頁右下角），與系爭商標註冊之圖樣不同，而其他座墊上所顯示的勾形圖，有的甚且連圖形的方向皆有差異。參其2003年型錄（即訴願理由書附件5 ），有的甚且是單一色的勾形圖（如0991，參訴願理由書附件5 第17頁），使用上已與系爭商標失其同一性。參加人於另案對原告商標提起異議之申請書中（請參廢止陳述意見書I 之附件6 ），自承本件系爭商標與其實際使用之綠、黑、紅或綠、白、紅三色等彩色鈎圖商標並不相同。由參加人於該異議案所述可知，其主張註冊第0000000 號商標有違商標法第23條第1 項第14款規定時乃援引其所謂「實際使用」之綠、黑、紅或綠、白、紅三色等彩色鈎圖商標作為據爭商標，而非援引系爭商標為據。倘參加人認系爭商標之墨色圖樣與著色後之三色圖樣，具有同一性，則其援引系爭商標為該異議案之據爭商標即為已足，何須另以彩色三色鈎形圖為前引異議案之基礎？從而可知，系爭商標與其實際標示於商品上之彩色鈎圖並不等同，已失其同一性。衡以前開關於商標同一性之論述，參加人就系爭商標有使用之主張，顯不足採。

②原告於93年10月28日提出之商標廢止補充理由書第2點之㈡，曾質疑參加人所舉2003年商品型錄的真實性，就本件原處分所持理由觀之，參加人所附商品型錄之真偽對本件有重大影響，但被告與訴願機關卻未對此加以求證。實則，觀諸原告所取得之參加人2003年商品型錄正本，與參加人所提供者有眾多不同之處，茲臚列於下：該份型錄中並無參加人所附的內容。由型錄觀之，即使是黑色的座墊，參加人仍是將系爭商標以彩色顯示，或是以單一白色鈎形圖標示，而鈎形圖上並無三線鈎狀之區隔設計，與參加人所言顯然不符。參加人所附的內容均無頁數之標示。

③參加人所提供之商品型錄既有上述疑竇，原告並於廢止程序中明確指出，被告即應調查證據真偽，然原處分卻對此全無說明，顯有處分不備理由之失。

⑵原告先前對參加人所檢附的2003年商品型錄之真實性存疑有其合理原因，被告與訴願機關應依職權命參加人提出型錄正本供查核：

①原告自市面上取得參加人之2002及2003年的2 份型錄，皆清楚標示頁數，何以參加人自行提供之2003年型錄，無頁數標示。

②參加人其餘商品型錄內容通常會有該型號商品的尺寸、材質等說明，何以該份參加人自行提供之型錄內容十分簡略。

③就常理推斷，同一廠商的商品型錄製作風格在同一年度不會有如此大的差異，訴願機關不僅不質疑其真實性，甚且為其解釋，謂「... 而訴願人所舉參加人西元2003年『selle SUCCESS R 』商品型錄，主要係參加人所產型號為2105、... 、0983之自行車座墊商品型錄，自無型號0974之自行車座墊，且型號不同之商品分別刊登不同型錄，亦為商業交易習慣所常見...」云云。然原告所提質疑並非全然無據，訴願機關何以不要求參加人提供該份型錄之正本以釐清疑點，是以，被告與訴願機關判認證據之過程流於率斷，而據此為斷之原處分與訴願決定自為違法與不當之行政處分，至為明顯。

4.原告於提起商標廢止案所附的雜誌上的廣告頁，也就是原處分卷177 頁右下角Model 0974編號的商標圖樣為紅、藍、綠3 個顏色，與系爭案的墨色不同，不能當作商標的使用。

5.參加人雖提出2003年型錄原本，但只有單張，與原告所蒐集參加人2003年型錄為整本的不同，且當中沒有0974編號的產品。

6.參加人所提的使用證據並沒有顯示使用系爭墨色的商標圖樣，不能認為參加人有使用系爭商標的事實，被告取捨證據違背證據法則。

㈡被告主張之理由：

1.商標法第57條第1 項第2 款規定：商標註冊後，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。商標法第6 條及第59條第3 項分別明定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」「... 商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。」

2.本件系爭商標係於86年11月16日獲准註冊，惟原告檢具0000-0000 、0000-0000 、0000-0000 「Taiwan Bicycles＆Parts Guide 」、2001/02 「BICYCLE TODAY 」等刊物影本，主張由其內容觀之，參加人的主要產品為座墊，並未見有其他產品，又其刊登的商品，則未見標示與系爭商標圖樣完全相符之標誌，有的顏色不符，有的甚且連商標圖樣皆不符，顯有停止使用已滿3 年之疑云云。經被告依法通知參加人，參加人檢送有統一發票、座墊實物照片影本、2003年商品型錄等證據資料，主張因配合部分產品設計之必要，有將已註冊之系爭商標著以色彩之情形，然在白色及藍色皮面之座墊商品上，仍維持系爭商標原始註冊形態而使用，故系爭商標之未曾停止使用確為不爭之事實云云。查本件依據參加人檢附之2003年商品型錄及91年1月28日、92年12月2 日、93年7 月8 日統一發票，其上均有型號0974號座墊之標示。又型號0974號座墊之白色及藍色皮面座墊商品上，均標示有與系爭商標相同之圖形，應堪認於93年8 月3 日申請廢止之前3 年內，系爭商標有合法使用之事實。又系爭商標既有合法使用之事實，自要難以參加人其他顏色圖形之使用作為系爭商標停止使用之論據，從而本件應無原告前開主張之違法事由存在。

3.至於原告所述其於申請廢止階段所檢送之參加人2003年商品型錄與參加人廢止答辯時所提供之2003年商品型錄有諸多不同，如該型錄上並無參加人所檢附之2003年商品型錄內容，且該型錄上之系爭商標係以彩色顯示等，質疑參加人所自行提出之2003年商品型錄真實性乙節。按本件參加人係提出其2003年「selle SUCCESS 」（自行車座墊型號為2106及0974號）商品型錄為佐證，證明系爭商標業經其使用於型號0974號自行車座墊上。而原告所舉參加人2003年「selle SUCCESS(R)」商品型錄，主要係參加人所產型號為2105、2104、2103、2102、2100、2101、0991、0989、0990、0981、0983之自行車座墊商品型錄，自無型號0974之自行車座墊，且型號不同之商品分別刊登不同型錄，亦為商業交易習慣所常見，原告以其所提出參加人2003年「selle SUCCESS(R)」商品型錄中未刊登有型號0974自行車座墊，質疑參加人提出刊登有該0974型號自行車座墊之2003年商品型錄之真實性，應無足採。

4.被告根據參加人所檢送的發票及型錄認定有使用的事實。型錄雖為單張，但也符合商業習慣，是可信的。

㈢參加人主張之理由：

1.「商標註冊後，無正當事由迄未或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。」為商標法第57條第1 項第2 款所明定，而所謂「商標之使用」，依據商標法第6 條所規定，係指「為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面媒體、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」是以，舉凡將註冊後之商標利用平面媒體、數位影音、電子媒體或其他媒介物之方式，用於商品、服務或其有關之物件上並足以使相關消費者認識、分辨其為商標者，則可稱該商標有其使用。

2.商標法第5 條之目的，主要係在於突顯商標之特別顯著性，而商標圖樣之文字、圖形、記號、立體形狀或其聯合式乃為判斷商標近似與否之重要條件依據，商標於申請時應指定其顏色，但註冊後商標註冊人為配合商品、包裝容器、平面媒體、數位影音、電子媒體或其他媒介物之顏色、設計、圖形、樣態等，使用時商標法並無禁止規定其顏色之使用，惟如改變商標顏色使用，致使與他人之註冊商標購成近似時，則有被撤銷之危險。而所謂特別顯著，以所用之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式為限。至於所施顏色與構成特別顯著之要件以及是否與註冊商標圖樣為同一性或一致性無關，註冊商標之圖樣若於申請註冊時指定為「墨色」，則註冊後即可依所使用於商品、包裝容器、平面媒體、數位影音、電子媒體或其他媒介物之顏色、設計、圖形、樣態等之需要而任意使用，不因申請註冊時指定為墨色而實際使用時為彩色而失其同一性或一致性，商標所使用之顏色亦須與文字、圖形、記號、立體形狀或其聯合式加以配合，而此時，所配合使用之文字、圖形、記號、立體形狀或其聯合式亦必須與他人標示商品或服務之標識有所區別，否則即堪稱與他人之商標構成近似。

3.原告所稱系爭商標申請時指定顏色為「墨色」，而實際使用時為彩色，實際使用之顏色與申請指定之顏色不同，而認為參加人之系爭商標實際使用樣態與註冊之圖樣不一致而失其同一性或一致性，顯有繼續停止使用已滿3 年之實之論述，實過於牽強。依據參加人所檢附自核准註冊之日起，即有繼續使用於雜誌、商品型錄、商品上之事實，並有發票上型號及輔以型錄上型號相同，而證明有使用及營業之事實，今原告因侵害參加人之商標而被判刑及判賠償，並尚在訴訟中，而原告所申請與參加人相同之商標又遭參加人異議而撤銷（目前該案亦於本院95年度訴字第3222號商標異議案訴訟中），為求自保，其意圖扭曲商標法所謂顏色及使用之立法精神及解釋，其論述實過於牽強，不足為採。

4.原告認為參加人檢附之2003年商品型錄與原告於市面所取得之2003年型錄內容不符，而參加人所附之型錄並無頁數之標示，而質疑參加人所檢附之2003年商品型錄之真實性，實更為無稽之談。參加人每年所製作之型錄乃依所需、產品及客戶層次面之不同而製作內容不同之型錄，於市面流通之同年度型錄內容本就不盡相同，至於型錄是否有頁數之標示，更非商標法所定是否為使用之判斷依據，原告之述不足為採。

5.原告指摘參加人之系爭商標3 年未使用逕而提起商標廢止之訴，其動機為何？

⑴參閱參加人所提之真偽品侵權特徵比對表，可見原告仿冒參加人之系爭「鉤形」商標及「Pure Gel」商標，其原告仿冒參加人之「鉤形」、「Pure Gel」商標之標示方式不論字體、字型、圖案、大小、位置均與參加人完全相同，如此之事實，原告焉有未侵害參加人商標之事實。

⑵參閱參加人所附臺灣高等法院臺中分院刑事決書，該判決已定讞，該判決書中清楚明白調查並指出，原告使用於座墊上之綠、白、紅所組成之『鉤形』商標確實侵害參加人系爭商標，因此，由該判決書中可見參加人『鉤形』商標所使用之情形並未喪失其同一性，又參加人所提之證據並未有繼續停止使用系爭商標之情形而違商標法第57條第1 項第2 款之事實，此乃被告為求自保，而意圖扭曲商標法所謂顏色及使用之立法精神及解釋，其論述實過於牽強。

6.參加人提出本院愛股95年度訴字第3222號判決，該案與本件有關，係被告申請與參加人相同之商標（註冊第0000000 號『鈎圖』）遭參加人異議並遭被告撤銷該註冊，該案中原告申請註冊商標圖像係由綠、白、紅三色依序組成之彩色商標，該案本院判決原告註冊第0000000 號『鈎圖』商標與參加人系爭商標構成近似。因此證明參加人之商標申請註冊時雖指定為墨色而實際使用為綠、白、紅三色依序組成之彩色商標具有使用同一性，亦證明原告係發現參加人實際使用後繼而仿冒參加人商標之事實，而原告為求自保意圖扭曲商標法所謂顏色及使用之立法精神及解釋，其論述不足為採。

7.原告所提2003年型錄係針對跑車及登山車的市場，而參加人所提型錄係針對鐵人三項市場所製作的型錄，是針對不同市場所發行的型錄。參加人所提型錄為真正。

8.目錄不論是墨色或彩色，上面都有系爭的商標。使用的圖樣與註冊的系爭商標沒有失其同一性。

9.型錄上的Selle 為拉丁文坐墊的意思，Success 為成功的意思，我們係將拉丁文與英文結合。

理由

一、按商標註冊後「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。」商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第57條第1 項第2 款所明定。而所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標使用於商品、服務或其他有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，同法第6 條定有明文。又商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，同法第59條第3 項亦定有明文。

二、原告於93年8 月3 日主張系爭商標繼續停止使用已滿3 年而申請廢止系爭商標，參加人則提出2003年「selle SUCCESS」自行車座墊商品型錄、91年1 月28日、92年12月2 日及93年7 月8 日參加人所開立之統一發票影本主張其於上述期間內已有使用系爭商標之事實。經查，參加人所提出2003年「selle SUCCESS 」自行車座墊商品型錄係屬正本，該型錄正本頁尾標有2003字樣，足證其為2003年之型錄，其內頁關於「MODEL ：0974」所使用之商標圖樣則與系爭商標相符，雖然其旁尚有「Selle Success 」字樣，但該文義係「成功座墊」之義，與系爭商標名稱為「成功座墊企業有限公司標章」及參加人公司名稱特取部分相符，依社會一般通念，其實際使用商標與其註冊商標並不失其同一性，應認為已使用其註冊商標( 商標法第58條參照) 。原告雖主張該型錄即使是黑色的座墊，參加人仍是將系爭商標以彩色顯示，或是以單一白色鈎形圖標示，而鈎形圖上並無三線鈎狀之區隔設計等等。但查，上開型錄關於「MODEL ：0974」之右方即有使用與系爭商標相同之墨色圖樣，雖然「MODEL ：0974」有不同顏色之座墊，其中部分顏色之座墊所顯示之商標圖樣有以彩色顯示者，但其於白色座墊之商標即係以墨色顯示其商標圖樣，與系爭商標圖樣並無不同。尚不能以該型錄上另有以彩色使用系爭商標圖樣之情形，即認該型錄不能作為系爭商標之使用證明。又該型錄雖僅單張，但其係作為鐵人3 項使用之型錄，業據參加人陳明在卷，核與該型錄上載有「ForIRONMAN 」及其右方標有鐵人3 項之標誌者相符。因此，該型錄係專用於特定運動項目，其以單張摺頁方式製作，難謂不符商業習慣而不能採信。又原告自市面上所取得參加人之2002及2003年的2 份型錄，雖清楚標示頁數，且2003年型錄為整本的，當中沒有0974編號的產品。惟查，參加人所提2003年型錄係針對作為鐵人3 項運動項目商品使用之型錄已如前述，其與原告所提出參加人其他2003年之商品型錄並非針對鐵人3 項使用致有所不同，則其於產品種類、編號及商標圖樣產生差異，並無違常情。原告指就常理推斷，同一廠商的商品型錄製作風格在同一年度不會有如此大的差異，非屬可採。又參加人於申請答辯時即已提出2003年型錄正本，原告仍主張訴願機關未要求參加人提供該份型錄之正本以釐清疑點一節，自屬無據。原告雖另主張其於提起商標廢止案所附的雜誌上的廣告頁，即原處分卷177 頁右下角Model0974編號的商標圖樣為紅、藍、綠3 個顏色，與系爭案的墨色不同部分。經查，參加人所提2003年型錄係針對作為鐵人3 項運動項目所使用之型錄，其編號Model 0974有不同顏色之款式，其所使用之商標圖樣即包括墨色及彩色。因此，尚不能以原告所提出原處分卷177 頁右下角Model 0974編號的商標圖樣僅為紅、藍、綠3 個顏色，即認系爭商標有3 年未繼續使用之事實。

三、另查，依參加人所提2003年型錄顯示，其編號Model 0974有不同顏色之款式，其所使用之商標圖樣包括墨色及彩色，則參加人所提91年1 月28日、92年12月2 日及93年7 月8 日所開立之統一發票影本上雖有座墊0974之記載，但是否確為系爭墨色商標之使用，仍有疑義。惟本件依參加人所提其2003年型錄已足可認有系爭商標使用之事實，業如前述。因此參加人所提發票之疑義，尚不影響結果之判斷，應予敘明。

四、從而本件被告以原告主張系爭商標有商標法第57條第1項第2款部分申請不成立，依上說明，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標註冊應予廢止之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

第四庭審判長法 官　陳 國 成