最高法院110年度台上字第923號

最高法院民事判決　　　　　　　　　　 110年度台上字第923號

上訴人

ALMECO GMBH(艾爾美科公司)

法定代理人

Gianpaolo Visigalli

訴訟代理人

張哲倫律師

訴訟代理人

莊郁沁律師

訴訟代理人

吳俐瑩律師

被上訴人

安森科技材料股份有限公司

兼法定代理人

鄭憲松

被上訴人

Oliver Storbeck

共同訴訟代理人

桂齊恒律師

共同訴訟代理人

何娜瑩律師

共同訴訟代理人

江郁仁律師

被上訴人

富鹿貿易股份有限公司

兼法定代理人

楊國夫

參加人

經濟部智慧財產局

法定代理人

洪淑敏

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國109年5月21日智慧財產法院（現改制為智慧財產及商業法院）第二審判決（ 108年度民專上字第24號），提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人主張：伊為我國第 I589448號「溫度及腐蝕穩定的表面反射器」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國（下未註明紀年者相同）106年7月1日至124年10月26日。被上訴人安森科技材料股份有限公司（下稱安森公司）所製造、販賣或交由被上訴人富鹿貿易股份有限公司（下稱富鹿公司）經銷之 MIROⓇ98AX17（M98AX17）型號產品（下稱系爭產品），侵害系爭專利請求項1至3、 8至16、30。被上訴人鄭憲松、 Oliver Storbeck依序為安森公司之現任、前任法定代理人，被上訴人楊國夫為富鹿公司之法定代理人，應分別與安森公司、富鹿公司負連帶賠償責任。爰依專利法第41條、第96條第1項至第3項，民法第177條第2項、第179條、第184條第1項前段、第185條，公司法第23條第 2項規定，求為命㈠安森公司、富鹿公司連帶給付新臺幣（下同） 2,000萬元及加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息；㈡鄭憲松、 Oliver Storbeck分別與安森公司連帶給付 2,000萬元及加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息；㈢富鹿公司、楊國夫連帶給付2,00 0萬元及加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息；㈣前 3項如任一被上訴人給付，他被上訴人於給付範圍內免給付義務；㈤被上訴人不得直接或間接、自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品及其他侵害系爭專利之產品；

㈥安森公司、富鹿公司應回收並銷毀前項產品之判決（上訴人於原審始追加鄭憲松為被告）。

二、被上訴人則以：系爭專利請求項 1至3、8至16、30不具進步性等語，資為抗辯。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

㈠、上訴人為外國公司，其為系爭專利之專利權人，專利權期間自106年7月1日至124年10月26日，系爭產品由安森公司製造後對外銷售，或交由富鹿公司販賣。本件為涉外事件，依涉外民事法律適用法第42條第 1項規定，應以我國法為準據法。系爭專利有無撤銷之原因應適用核准審定時之106年1月18日修正公布之專利法。

㈡、系爭專利申請專利範圍共30項，其中請求項 1、30為獨立項，其餘均為附屬項。系爭產品落入系爭專利請求項 1至3、8至16、30之專利權文義範圍。被證 7為西元2006年發表之「銀基超-反射器之大面積 EB-PVD」文章、被證41為西元2013年有關VEGA98產品型錄，均早於系爭專利優先權日（西元2014年10月27日），可為系爭專利之先前技術。被證40為系爭專利歐洲對應專利案（ EP0000000）之異議理由及相關證據，其中被證40-1為西元2018年 5月30日異議人所提呈之異議理由；被證40-2為被證40-1異議理由之中譯本；被證40-3為該異議證據D29 ALMECO樣品目錄照片影本；被證40-4為該異議證據D29a，取自異議證據D29截取之樣本 Vega98110(樣品2010)原樣之2張相片影本；被證40-5為該異議之證據D29b分析報告。被上訴人已於第一審主張該證據與系爭專利之關係，被證40-3至40-5證據係上訴人製造 Vega98110產品之相關資料，可用於佐證被證41所指 Vega98110產品之層系統結構，仍得參酌進行比對。將被證40、41、7 之組合與系爭專利請求項1至3、8至16、30比對，系爭專利請求項1內容為：「一種層系統，包括一金屬基板 (1)，具有一第一面 (A)，在該第一面 (A)上依序自內向外鍍覆有以下層：選自某種材料的層 (4)，該材料選自鈦及鋯之亞化學計量的氧化物及氮氧化物，或者選自鈦、鋯、鉬、鉑及鉻的金屬，或者使用上述金屬中的一個的合金，或者選自上述金屬中的至少兩個，層(5a)，其由一鎳合金構成，其合金組分為鉻、鋁、釩、鉬、鈷、鐵、鈦及／或銅，或者由選自銅、鋁、鉻、鉬、鎢、鉭、鈦、鉑、釕、銠的金屬及使用上述金屬中的一個的合金，或上述金屬中的至少兩個所構成，或者由鐵、鋼或優質鋼構成，由高純度金屬構成的光密反射層 (6)，層 (7)，其選自鈦、鋯、鉿、釩、鉭、鈮或鉻之亞化學計量的氧化物，以及鉻、鈦、鋯、鉿、釩、鈮、鉭、鎢、鉬、銠及鉑等金屬及使用上述金屬中的一個的合金，或者選自上述金屬中的至少兩個，LI層 ( 9)，與緊鄰之HI層 (10)相比具有低折射率，及該HI層 (10)，緊鄰該LI層 (9)且與該LI層 ( 9)相比具有高折射率。」被證 7係有關銀基超級反射器之大範圍電子束物理氣象沈積（EB-PVD）之論文，其研究內容涉及反射器製程之塗佈技術替代與塗佈材料替代之技術演進，及新一代製程操作條件與產品之建議等範疇，關於塗佈技術替代的部分討論不同製造程序的發展歷程，包括EB-PVD（氧化層）與DC濺鍍（反射層）混用製程、EB-PVD（氧化層、反射層）通用製程；關於塗佈材料替代的部分則討論以EB-PVD方式形成之鋁或銀反射層材料、其等之黏著性與穩定性等的對應層堆疊設置方式。其中第206至209頁敘明由於銀材料具有優異之反射率，故銀材料已（替代鋁）被運用於製作反射器之反射層，惟須注意提升銀層於層系統之黏著性，而由於銅銀之間有極佳的附著力及化學穩定性，因此可採用將銀反射層以銀／銅雙層之方式設置；第208頁左欄末段至右欄末段與圖7並具體揭示以大約 110nm厚度之銀光密反射層作為基準，採用銅取代銀而形成銀／銅雙層之相關技術內容；第208至209頁進一步揭示為了使銀／銅層與陽極氧化基板表面具有良好附著力，因此在銀／銅層與陽極氧化基板表面形成一層鈦界面層，最後可以成功的在陽極氧化基板上依序形成鈦、銅及銀的層組合之堆疊結構，還可在該堆疊結構中形成有氧化鈦及氧化矽；而第208頁左欄第2段揭示該陽極氧化基板係為陽極氧化鋁；第209頁左欄第1段揭示該等堆疊結構中的每一層均可具有良好的附著力，甚至銀層可具有良好的耐腐蝕性的效果。被證 7已教示銀與銅之間具有良好的附著力，且由於銀層之黏著性欠佳，須在銀反射層下再設置銅層而形成Ag（銀）／Cu（銅）層結構，以提升銀反射層之黏著性；以銀光密反射層為基礎之層系統可以採用EB-PVD形成Ag／Cu層堆疊結構的具體實驗，該實驗可分為Ag取代率為0%、15%、30 %、45%，即Ag的厚度依序為 110nm、93.5nm、77nm、60.5nm進行測試，足見其已教示可採EB-PVD執行之銀／銅雙層結構的模式（如厚度、銀取代率等）。所屬技術領域中具有通常知識者經被證 7之教示當知即使層系統具有光密銀反射層，仍應採取Ag（光密）／Cu層結構以提升光密銀反射層之黏著性與化學穩定性（甚至銀層可具有良好的耐腐蝕性的效果），以提升層系統之效能，並可輕易地在先前技術習知並例示特定幾種銀取代率之銀／銅雙層結構基礎上，因應實務需求（如減少反射率損失、提升產品穩定性、或調整成本結構等），藉由簡單試驗而選擇出適用之銀／銅雙層結構，例如選用具有厚度為93.5nm的Ag層並於其一側形成銅層之銀／銅雙層結構，同時可以預期銀層與銅層之間具有良好的附著力與化學穩定性。被證40-5分析報告指出Vega98110的層堆疊結構為TiO2/SiO2/CrOx/Ag/Cu/TiO2/Al2O3（Eloxal），依被證41第 3頁Vega98110產品的規格，係具有 99.99%的銀及反射率≧98。被證40、41之組合係揭示一種TiO2/SiO2/CrOx/99.99%之Ag/Cu/TiO2/Al2O3（Eloxal）的層系統結構，且被證41第2頁的「Key characteristic」揭示該層系統的組合具有極佳黏著力，而被證 7又教示可輕易完成具有93.5nm的銀層並於其一側形成具有良好附著力的銅層。所屬技術領域中具有通常知識者可將被證40、41、7 組合而形成一TiO2/SiO2/CrOx/99.99% 之Ag/Cu/TiO2/Al2O3（Eloxal）的層系統結構，且該99.99%Ag層應係以EB-PVD方式形成之厚度93.5nm的沈積層。前述層系統結構中之99.99%Ag層因材料、純度、厚度、乃至沈積法，參酌系爭專利說明書第0081段所揭示系爭專利之銀反射層（層 6）由高純度銀（99.99%）構成並藉由電子束蒸發（即被證7所揭示之EB-PVD）而被沈積，且層厚為80至180nm，符合系爭專利說明書或請求項所限定之條件，該銀層係可實質對應於系爭專利請求項 1所界定之「高純度金屬構成的光密反射層」的技術特徵。是被證40、41、7 組合後所得之層系統結構，已實質對應於系爭專利請求項 1所界定的範圍。雖系爭專利請求項1所界定的層（4）材料為鈦之亞化學計量的氧化物或鈦金屬等材料，而被證40-5所揭示者在Cu與Al2O3 間的TiO2係為鈦之化學計量的氧化物。惟所屬技術領域中具有通常知識者參照被證 7後，仍有動機將被證40-5所揭示在Cu與 Al2O3間的TiO2置換成鈦材料層，而可輕易完成一TiO2/SiO2/CrOx/99.99%之Ag（93.5nm）/Cu/TiO2 /Al2O3（Eloxal）的層系統結構，該層系統可對應系爭專利請求項 1所界定之層（ 4）為鈦之亞化學計量的氧化物時之層系統。依系爭專利說明書記載，系爭專利請求項 1係為達到具有溫度及腐蝕穩定的功效，且該層系統的各層採用的設計方案係為使其良好地彼此附著或附著在基板上，以及使表面反射器具有良好的耐磨性及耐腐蝕性，層系統需要溫度穩定性係為避免受溫度引發之衰減機制等問題。被證41揭示其反射器適用環境如溫室等，使用環境應包含濕度高、日照長之高溫環境，實質上已教示可適用於防制因使用環境溫度、濕度等所引發的衰減機制。再者，被證 7第209頁左欄第1段揭示該等的堆疊結構中的每一層均可具有良好的附著力，甚至銀層可具有良好的耐腐蝕性的效果；第208頁左欄表2亦揭示當在陽極氧化鋁基板上形成有鈦層、銅層及銀層時，其會具有良好的化學穩定性。所屬技術領域中具有通常知識者結合被證40、41、7 時，自可預期在該等結構中可以達到溫度穩定性及耐腐蝕性的功效。系爭專利歐洲對應案異議審定書與被證40-5所示內容不符，尚難採為上訴人有利之論據。況依前所述，被證 7等先前技術已揭示於銀反射層上下皆設置提升附著力之黏著層，系爭專利之發明所界定之層（7）與（4）實質上即為銀反射層上下方之黏著層，故所屬技術領域中具有通常知識者為提升製程效能，當然也會有動機嘗試採相同方式、相同組成製作銀反射層上下方之黏著層，並經簡單試驗而完成系爭專利發明之整體，自仍應認定系爭專利不具進步性。被證 7實質上已教示即使將銀光密反射層應用於具有陽極氧化鋁板的層系統中，為提升該反射層之黏著性等性質，使用含有Ag（光密）／Cu的層堆結構仍是有其必要的，非如上訴人所稱「倘若通常知識者將非光密銀層修飾為光密反射層，其勢必會認為 Vega98110產品之銅層因無法實現其反射功能而無存在之必要」。系爭專利說明書第0032段亦記載層5a（即使用銅）是用來增強反射層的附著度，亦即被證 7之該銅層實質上可對應於系爭專利之發明該層5a，且本質固有地具有共通之作用。依系爭專利說明書所記載光密銀層藉由材料、純度、厚度與沈積法等相關內容即可認定得實現系爭專利之發明，上訴人關於光密銀層之微結構等敘述，已增加系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍所無之限制條件，難認該微結構必然為光密銀層的必要技術特徵。組合被證40、41、7 等教示內容所得之純度99.99%、厚度93.5nm、以電子束沈積法形成的銀層應已實質相當於系爭專利請求項 1所界定之光密反射層。系爭專利申請前之先前技術已揭示為提高反射層之反射性並抑制有害的干擾，必須使反射層具有達到「光密」的厚度，此種厚度阻止入射之輻射穿透該層到達下方之其他層，而造成（如氧化鋁層等之）該其他層中因吸收等而導致的干擾效果，此類干擾效果會降低鏡面之效率並引致有害的干擾等之習知技術內容。所屬技術領域中具有通常知識者當可得知，（在其他變因均相同的情況下）具銀光密厚度反射層之層系統因（銀光密反射層之高反光射率而）能避免（過量入射光穿透其反射層所導致之）有害干擾，而可較不具銀光密厚度反射層者，達成較高之鏡面效率，故應可具有較佳之環境（如溫度等）耐受等性質，即具銀光密厚度反射層者可提升層系統整體效能，是所屬技術領域中具有通常知識者，為提升層系統之效能，有動機嘗試將被證40、41所揭示 Vega98110產品層系統之銀反射層，進一步研發改良為光密銀反射層，適時因應取得商機，基於被證40、41、7 等先前技術之技術內容，當能輕易完成系爭專利發明之整體，且不必然為節省成本而省略Cu層，直接使用TiO2黏著Ag層與 Al2O3（Eloxal）層。上訴人所主張之高溫穩定之功效，非所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術之技術內容而無法預期的，況系爭專利並未具體以實施例／比較例對照顯示其相較於先前技術所揭示者（如不包含單一金屬光密反射層的層系統）確實達成較優之耐高溫性，尚難確認系爭專利請求項 1所界定範圍中之所有發明（例如以反射率低之金屬形成反射層者）皆具有其所述功效。系爭專利是否有效仍應以是否符合我國專利法的相關規定予以判斷，上訴人主張依上證11之EPO初步意見肯認系爭專利請求項1之層系統相較於 Vega98110產品具備可專利性，應認系爭專利之發明具有進步性，亦不足取。故所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機，可輕易將被證 40、41、7予以組合，完成系爭專利請求項1之層系統，被證40、41、7之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

㈢、又系爭專利請求項2內容為：「如申請專利範圍第1項所述之層系統，其中該基板 (1)含有鋁、銅或優質鋼或者由以上材料構成的一芯部 (1a)。」系爭專利請求項3之內容為：「如申請專利範圍第 1項所述之層系統，其中該基板 (1)由以下構件構成：一芯部 ( 1a)，其由鋁、鋁合金、銅、鉬、鈦、鉭、優質鋼、鋼、鐵、鍍錫板，或者由使用上述材料中的至少一個的合金，或者由上述材料中的至少兩個構成，位於該芯部 (1a)的一面上的氧化鋁層 (2a)，或者位於該芯部(1a)的該面上的氧化鋁層 (2a)以及位於該芯部 (1a)的另一面上的氧化鋁層 (2b)。」均為請求項1之附屬項，應包含請求項1 的所有技術特徵，請求項2、3分別進一步界定基板 (1)的材料與構成，依附請求項1部分，已為被證40、41、7之組合所教示，而被證 40-5揭示該層系統具有Al2O3（Eloxal）；被證 41、7揭示使用陽極氧化鋁基材的技術特徵，均可對應於請求項 2、3所進一步界定的技術特徵。系爭專利請求項8之內容為：「如申請專利範圍第1至6項任一項所述之層系統，其中該層 (4)之材料選自 TiOx及TiNxOy。」其為請求項1至 6中任一項之附屬項，應包含請求項1至6中任一項的所有技術，而請求項 8進一步界定層 (4)的材料為TiOx及TiNxOy，依附請求項 1至3部分，已為被證40、41、7之組合所教示，具有TiOx黏著層之層系統其實質上為基於被證 40、41、7等先前技術而能輕易完成。系爭專利請求項 9之內容為：「如申請專利範圍第1至6項任一項所述之層系統，其中該層(5a) 之材料選自非鐵磁鎳合金，特別是NiV、優質鋼及銅。」其為請求項1至6中任一項之附屬項，應包含請求項1至6中任一項的所有技術，而請求項9進一步界定層（ 5a）的材料為選自非鐵磁鎳合金，特別是NiV、優質鋼及銅，依附請求項1至3部分，已為被證40、41、7之組合所教示，關於層（ 5a）材料的技術特徵，被證 40-5、7均已揭示該層系統中（與層《5a》相對應者）係使用Cu層。系爭專利請求項10之內容為：「如申請專利範圍第1至6項任一項所述之層系統，其中該反射層 (6)之高純度金屬選自純度至少為 99.9%之金屬，且選自銀、鋁、金、鉑、銠、鉬及鉻，或者使用上述金屬中的一個的合金，或者選自上述金屬中的至少兩個。」系爭專利請求項11之內容為：「如申請專利範圍第10項所述之層系統，其中該反射層 (6)之高純度金屬選自銀及鋁。」請求項10為請求項1至6中任一項之附屬項，應包含請求項1至6中任一項的所有技術，而請求項11則為請求項10之附屬項，請求項10、11分別進一步界定反射層 (6)的材料為選自純度至少為99.9%之銀等金屬，依附請求項1至3部分，已為被證 40、41、7之組合所教示，被證41已揭示該層系統中（與層《6》相對應者）係使用99.99%的銀。系爭專利請求項12之內容為：「如申請專利範圍第1至6項任一項所述之層系統，其中該層(7)由亞化學計量之氧化鉻或氧化鈦構成。」為請求項 1至6中任一項之附屬項，應包含請求項1至6中任一項的所有技術，而請求項12進一步界定層 (7)的材料為由亞化學計量之氧化鉻或氧化鈦構成，依附請求項1至3部分，已為被證40、41、7 之組合所教示，被證40-5已揭示該層系統係使用CrOx。系爭專利請求項13之內容為：「如申請專利範圍第1至6項任一項所述之層系統，其中該LI層 (9)之折射率n為 1.3至1.8，且該LI層 (9)之材料選自金屬氧化物、金屬氟化物、金屬氮化物、金屬氮氧化物及金屬碳氮氧化物。」系爭專利請求項14之內容為：「如申請專利範圍第13項所述之層系統，其中該LI層 (9)之材料選自 SiOx、Al2O3、MgF2、AlF3、CeF3、YF3、 BaF2LaF3、SiAlOx、TiAlOx及硼矽玻璃。」請求項13為請求項1至6中任一項之附屬項，應包含請求項1至6中任一項的所有技術，請求項14則為請求項13之附屬項，請求項13、14分別進一步界定LI層 (9)的折射率n為1.3至 1.8，且材料可為SiOx等的金屬氧化物，依附請求項1至3部分，已為被證 40、41、7之組合所教示，被證40-5已揭示該層系統使用SiO2，雖未揭示其折射率，惟SiO2之折射率落於n為1.3至1.8 係屬其固有性質。系爭專利請求項15之內容為：「如申請專利範圍第1至6項任一項所述之層系統，其中該HI層(10)之折射率n為1.8至3.2，且該HI層 (10)之材料選自金屬氧化物、金屬氟化物、金屬氮化物、金屬氮氧化物及金屬碳氮氧化物。」系爭專利請求項16之內容為：「如申請專利範圍第15項所述之層系統，其中該HI層 (10)之材料選自TiOx、TiAlOx、 ZrOx、HfOx、La2O3、Y2O3、Bi2O3 、ZnO、SnO2、具有8%原子比之Al的ZAO、Nb2O5及Si3N4 。」請求項15為請求項1至6中任一項之附屬項，應包含請求項1至6中任一項的所有技術，而請求項16則為請求項15之附屬項，請求項15、16分別進一步界定HI層 (10)的折射率n為1.8至3.2，且材料可為TiOx等的金屬氧化物，依附請求項1至3部分，已為被證40、41、7之組合所教示，被證40-5已揭示該層系統係使用TiO2，雖未揭示其折射率，惟TiO2之折射率落於n為1.8至3.2係屬其固有性質。是被證 40、41、7之組合足以證明系爭專利請求項 2至3、8至16不具進步性。另系爭專利請求項30之內容為：「一種如申請專利範圍第 1至29項中任一項所述之層系統之應用，作為表面反射器、太陽反射器或雷射鏡。」為引用記載請求項1至29中任一項之獨立項，應包含請求項1至29中任一項的所有技術，而請求項30界定該層系統可應用表面反射器等用途，依附請求項 1至3、8至16部分，如上所述，已為被證 40、41、7之組合所教示，被證41已揭示該層系統可應用於 LED反射器，其係可對應於請求項30所界定之表面反射器。職是，被證 40、41、7之組合亦足以證明系爭專利請求項30不具進步性。按法院認智慧財產權有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，此觀智慧財產案件審理法第16條第 2項規定甚明。被證40、41、7之組合可證明系爭專利請求項1至3、8至16、30不具進步性，有應撤銷原因，上訴人即不得對被上訴人主張系爭專利之權利。從而，上訴人依上開法律關係，為如上聲明之請求，不應准許，為其心證之所由得，並說明上訴人其餘主張及聲明證據為不足取與無須再予審酌之理由，因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴及追加之訴。

四、按進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明與先前技術雖有差異，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成時，該發明即不具進步性。又取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權，若其取證、認事並不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則，即不許任意指摘其採證或認定不當，以為上訴理由。原審本於認事、採證之職權行使，綜合相關事證，合法認定系爭產品雖落入系爭專利請求項 1至3、8至16、30之專利權文義範圍，惟系爭專利所屬技術領域具有通常知識者有合理動機組合被證40、41、7，輕易完成系爭專利請求項1至3、8至16、30，而認系爭專利前開請求項不具進步性，核無違誤。次按私文書應提出其原本，除民事訴訟法第352條第2項但書所定情形外，影本固不得作為文書證據，惟仍可將之視為該當事人關於事實陳述之訴訟資料，依同法第222條第1項規定，斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷該事實之真偽。原審以被證40-3至40-5雖為影本，惟該證據係上訴人製造Vega98110產品之相關資料，可用於佐證被證41所指Vega98110產品之層系統結構，並依調查證據結果及全辯論意旨，而認定被證 40、41、7之組合可證明系爭專利上開請求項不具進步性，尚與證據法則無違。末查原審係依智慧財產案件審理法第17條第 1項規定，以裁定命智慧財產專責機關即參加人參加訴訟，參加人未為聲明並表示意見，無礙原審關於系爭專利有效性爭點之判斷。上訴意旨猶就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原判決已論述者，泛言未說明，指摘原判決違背法令，聲明廢棄，非有理由。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

最高法院民事第九庭