最高法院九十六年度台上字第二二二二號

最高法院民事判決　　　　　　九十六年度台上字第二二二二號

上訴人

甲○○

訴訟代理人

汪紹銘律師

被上訴人

民安瓦斯實業股份有限公司

法定代理人

乙○○

　　　　　　丙○○

上列當事人間請求給付違約金事件，上訴人對於中華民國九十六年一月二十三日台灣高等法院台中分院第二審更審判決（九十四年度智上更㈡字第三號），提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件被上訴人之所有董、監事已由經濟部依法予以解任，台灣台中地方法院（下稱台中地院）因上訴人之聲請，於民國九十四年十二月二十七日以該院九十四年度聲字第二五０號民事裁定選任乙○○及丙○○為被上訴人之臨時管理人，經原法院九十五年度抗字第三０號民事裁定駁回上訴人之抗告確定在案，有該裁定附卷可稽，則乙○○自得代表被上訴人為訴訟行為，合先敘明。

次查被上訴人主張：伊於七十五年九月三十日、同年十二月二十六日與上訴人簽訂專利契約書及專利租與契約書（下稱系爭契約），約定上訴人將其所有新型專利第一三三九五號及其追加專利「瓦斯定時自動關閉總開關連體調整器」、第一七一０三號及其追加專利「瓦斯定時安全自動控制器」、第二八五０二號「管路通道超流量自動控制裝置」與新型專利第00000000號，及同一發明美國專利第0000000號、英國專利第0000000號等專利權暨世界各國之專利實施權利，租與伊獨家實施等語。詎上訴人於八十年十月間竟無端向法院聲請假處分，禁止伊就系爭專利標的為製造、仿造、販賣或意圖販賣而陳列其產品之行為，並在報刊雜誌刊登不實廣告，惡意攻擊伊之產品為仿冒品，違反專利契約第一條約定，依第二十九條約定應給付伊新台幣（下同）五千萬元作為賠償及處罰。又上訴人未經伊書面同意，於八十一年間擅將系爭專利權售予訴外人新品瓦斯安全設備股份有限公司（下稱新品公司）及保你家國際事業股份有限公司（下稱保你家公司）實施，上訴人並擔任新品公司副董事長及保你家公司之發起人，違反競業禁止之約定，依約應給付伊五千萬元之賠償與處罰等情。爰求為命上訴人給付伊五百萬元，及加計法定遲延利息之判決（被上訴人就上訴人在菲律賓地區之系爭專利權係與訴外人紀懷義共有，及上訴人與訴外人聯海工業股份有限公司之契約糾紛未解決等違約事由，業於原審予以捨棄而不再主張）。

上訴人則以：被上訴人公司設立時，未依約實收資本額五千萬元，全額發行股票，復未依約給付伊權利金，已屬違約，系爭契約業經伊於八十年四月二十日終止，伊聲請假處分有正當理由，且被上訴人受假處分後，仍繼續生產，並未因而受有損害。縱認伊應給付違約金予被上訴人，惟被上訴人積欠伊權利金、技術酬金未付，伊得以之與系爭違約金債務抵銷等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：兩造於七十五年九月三十日、同年十二月二十六日簽訂系爭契約，為兩造所不爭，復有系爭契約書影本附卷可稽，堪信為真實。

至兩造簽訂系爭契約目的為從事瓦斯防爆自動控制系列商品之製造與銷售業務，兩造亦自承系爭契約為繼續性契約，則當事人僅有終止契約而無解除契約之問題。故系爭契約書及兩造分別往來之存證信函中雖言「解除」，實為終止之意，堪以認定。查保你家公司於八十一年七月七日核准登記，另新品公司設立日期為七十八年一月二十日，依被上訴人所提新品公司之董、監事名單雖無上訴人，惟新品公司於八十一年六月三十日變更登記時，上訴人登記為副董事長，故被上訴人主張上訴人於系爭契約存續中，擔任新品公司之副董事長及保你家公司之發起人而違反專利契約第十二條之約定，應可採信。至被上訴人設立登記時，其資本額登記為一千萬元，另四千萬元列為股東往來，業經兩造協議，台灣高等法院另案八十五年度重上更㈠字第一二五號確定判決亦認被上訴人並無違約情事。而被上訴人承租新型專利第一三三九五號、第一七一０三號、第二八五０二號，其中第一三三九五號專利期間已於七十九年十二月三十一日屆滿，第二八五０二號專利則未使用，被上訴人調降專利權利金，難認違約，亦經上開確定判決審認明確。又第一三三九五號、第一七一０三號、第00000000號三項專利綜合向美國及英國申請完整專利，獲得美國發明專利第0000000、英國發明專利第0000000號，而第00000000號專利於七十六年二月間核准公告中經異議成立而不予專利，則上開美國、英國發明專利既係前揭三項專利綜合申請之完整專利，因第00000000號中央標準局不予專利，上訴人據此向美國及英國所申請之專利亦無首創性可言。再依上訴人自承：每個三十五元係含第一七一０三、二八五０二、一三三九五號三項專利權合計給付，及系爭契約第十九條約定租金計算之方式，係分型號分別給付，上訴人既不能提供系爭契約所約定之專利，被上訴人予以減付租金，其減付標準亦屬合理。上訴人抗辯稱被上訴人違約在先云云，尚無足取。又兩造於七十九年三月二十三日簽訂協議書第二條第四項中約定，雙方針對協議書成立前所有爭議款項，被上訴人願付給上訴人一百零二萬二千三百二十八元，上訴人今後不得提出任何異議和請求。是該期日前之專利承租金被上訴人業已付清，要可認定。綜上所述，本件被上訴人主張上訴人違約，且無端向台中地院聲請假處分，禁止伊就系爭專利標的為製造、仿造、販賣或意圖販賣而陳列其產品之行為，並在報刊雜誌刊登不實廣告，惡意攻擊伊之產品為仿冒品，已違反專利契約第一條之約定，依第二十九條之約定應支付五千萬元作為賠償與處罰，為有理由。至上訴人主張系爭契約已經兩造於八十年五月十一日合意終止乙節，尚不足取。另上訴人違反專利契約第一條，依第二十八條之約定應將專利權益全部讓與被上訴人，被上訴人即無須再給付任何權利金，自無積欠權利金及技術酬金之問題。故上訴人主張抵銷，尚屬無據，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

惟查被上訴人於第一審係主張上訴人違約，伊已於八十年五月十一日以存證信函終止系爭契約，復於八十一年二月二十四日再以存證信函重申終止系爭契約之意思表示（見第一審卷㈠第三二頁至第四二頁），且上訴人於八十年十月間無端向法院聲請假處分，禁止伊就系爭專利標的為製造、仿造、販賣或意圖販賣而陳列其產品之行為，並在報刊雜誌刊登不實廣告，惡意攻擊伊之產品為仿冒品。至保你家公司係於八十一年七月七日核准登記，上訴人則於八十一年六月三十日新品公司變更登記時始登記為副董事長等情，亦為原審所認定之事實。果爾，則上訴人上開行為，均在被上訴人終止系爭契約之後，得否仍謂上訴人所為係違反系爭契約，非無研求之餘地。乃原審未詳加調查審認，遽認上訴人違約，進而為其不利之認定，尚嫌率斷。又系爭契約係約定上訴人將其所有新型專利第一三三九五號及其追加專利「瓦斯定時自動關閉總開關連體調整器」、第一七一０三號及其追加專利「瓦斯定時安全自動控制器」、第二八五０二號「管路通道超流量自動控制裝置」與新型專利第00000000號，及同一發明美國專利第0000000號、英國專利第0000000號等專利權暨世界各國之專利實施權利，租與被上訴人獨家實施，此據被上訴人主張在案，復有系爭契約書在卷可稽（見第一審卷㈠第六頁），則上訴人抗辯稱被上訴人係向伊承租六項專利，似非無據，但原審引用台灣高等法院八十五年度重上更㈠字第一二五號確定判決，一方面認被上訴人係承租新型專利第一三三九五號、第一七一０三號、第二八五０二號等三項專利，顯有認定事實與卷證資料不符之違誤；又謂第一三三九五號、第一七一０三號、第00000000號三項專利綜合向美國及英國申請完整專利，獲得美國發明專利第0000000、英國發明專利第0000000號，而第00000000號專利於七十六年二月間核准公告中經異議成立而不予專利，則上開美國、英國發明專利既係前揭三項專利綜合申請之完整專利，因第00000000號中央標準局不予專利，上訴人據此向美國及英國所申請之專利亦無首創性，則上訴人既不能提供系爭契約所約定之專利，被上訴人予以減付租金亦屬合理云云，有判決理由前後矛盾之違法。其次，上訴人另抗辯依專利契約第十九條之約定，被上訴人每年至少應給付每個五十元、十二萬個，共六百萬元之權利金，否則視為違約，但被上訴人自七十六年一月一日訂約後，即未履行上揭規定而有短付、未付之情形等語。乃原審一方面引用台灣高等法院八十五年度重上更㈠字第一二五號確定判決，認上訴人先後於七十六年度至七十九年度已陸續領取六百萬元之股東往來，卻又認被上訴人將專利承租金由三十五元減為十元，並不違反專利契約第十九條之約定，亦有可議。上訴論旨，指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

最高法院民事第六庭

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