重點摘要專利法第 32 條建立「一案兩請」制度:同日申請發明與新型者須分別聲明,擇一發明後新型自發明公告日消滅。
Q · 同一個發明可以同時申請發明專利和新型專利嗎?
可以,但必須同日申請並分別聲明
依專利法第 32 條,同一人就相同創作得於同日分別申請發明專利與新型專利,並於申請時分別聲明同日另案申請事實。發明專利核准審定前若已取得新型專利權,專責機關會通知限期擇一;選擇發明者,新型專利權自發明專利公告之日消滅。發明審定前若新型已當然消滅或撤銷確定,發明亦不予專利。
你發明了一個新產品,對手隨時可能模仿。發明專利審查要三年,新型專利六個月就下來。專利法第 32 條給你一個很多人不知道的武器:同一天針對同一個創作,可以同時申請發明和新型。新型先下來幫你擋一年半到三年,等發明核准後再切換過去,這叫「一案兩請」。但這條有個陷阱:申請當天必須分別聲明兩邊都有申請,沒聲明的話,等發明核准時審查官會直接駁回,你等了三年剩個即將過期的新型。民國 102 年修法前更慘,選了發明後新型「視為自始不存在」,連中間的侵權訴訟都沒根據;現在改成「自發明公告日消滅」,過渡期的權利還算數。這個差別決定你能不能告切換前的侵權。
專利法第 32 條為台灣「一案兩請」制度之規範條文,定義同一申請人就同一創作於同日分別申請發明專利與新型專利之程序要件,包括同日聲明義務、擇一通知制度、新型專利權消滅時點,以及新型撤銷對發明審定之連動效力,是兼顧短期與長期保護並行的法定雙軌機制。
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看你的市場節奏。產品生命週期短(消費性電子、服飾配件)、競爭激烈、或需要短期內在侵權訴訟中有武器,一案兩請必做。產品週期長、技術門檻高、對手難以快速模仿,可以單獨申請發明省規費。新型規費相比研發投入微不足道。內行人提示:真正的成本不是規費,是聲明和切換的程序管理,很多公司栽在這種文書細節上。
民國 102 年 6 月修法前申請的案件,選了發明後新型「視為自始不存在」,連切換前的侵權訴訟都沒了根據。修法後依第二項改為「自發明專利公告之日消滅」,新型在切換前的保護權利仍然有效,可以對切換前的侵權行為追訴。內行人提示:若案件申請日跨越修法前後,律師要仔細判斷適用新法舊法,這個差別常常是勝敗的關鍵。
依第三項,發明審定前若新型已撤銷確定,發明不予專利。但「審定前」是關鍵。如果發明已經審定核准、公告生效,之後新型被撤銷,不影響已核准的發明專利。所以時間點決定命運。內行人提示:若有人對你的新型提舉發,要儘快推動發明案進入審定,別讓舉發程序贏在終點線前,必要時可申請加速審查。
同一人就同一創作於同日分別申請發明專利與新型專利的雙軌策略,新型 6 個月先下證擋短期、發明 3 年後接續長期保護。
發明 20 年保護週期、實體審查 2-3 年;新型 10 年保護週期、形式審查約 6 個月。發明深、新型快。
申請當日在兩份申請書分別勾選「同日另案申請」聲明欄,告知專責機關同一申請人就同一創作雙軌申請的事實。
102 年前的「自始不存在」連切換前侵權訴訟基礎都沒;102 年後的「自發明公告日消滅」保留過渡期權利效力,可追訴切換前侵權。
同日提交兩份申請書 → 兩份分別勾選同日另案申請聲明欄 → 等新型 6 個月內下證 → 維持新型同時等發明審查 → 擇一通知後做決定。
由智慧財產局於發明擬予核准前發擇一通知,期限通常 1-2 個月。屆期未擇一或未分別聲明即不予發明專利。
新型申請費約 3,000 元 + 發明申請費約 3,500 元,加上各自的審查費與證書費,總成本相對單獨申請發明約多 30-40%。
進入實質審查前備文補充說明仍有機會但風險高;進入核准審定階段幾乎無法補救,此時只能對代理人追償損害賠償。
產品週期短、競爭激烈、需短期訴訟武器者選一案兩請;技術門檻高、對手難仿冒、預算緊縮者選單獨發明。
| 比較面向 | invention_only | utility_model_only | dual_application |
|---|---|---|---|
| 審查時程 | 實體審查 2-3 年 | 形式審查 6 個月 | 新型 6 個月先下,發明後續接力 |
| 保護期間 | 20 年(自申請日起) | 10 年(自申請日起) | 切換後採發明 20 年計算 |
| 侵權訴訟武器 | 需等待 2-3 年才有 | 6 個月內可用,但須提技術報告 | 6 個月起即有新型,切換後升級為發明 |
| 規費負擔 | 單份規費 | 單份規費 | 雙份規費(多 1 份新型費) |
| 聲明風險 | 無 | 無 | 漏填同日聲明 = 發明全失 |
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公告中之發明人,無論何人認為有違反本法第一條至第四條之規定者,得自公告之日起六個月內備具聲請書,附具證件,向專利局提起異議,請求再審查。
公告中之發明人,任何人認為有違反本法第一條至第四條之規定者,得自公告之日起六個月內備具聲明書,附具證件,向專利局提起異議請求再審查。
公告中之發明,任何人認為有違反本法第一條至第四條之規定者,得自公告之日起六個月內備具聲請書,附具證件,向專利局提起異議請求再審查。
公告中之發明,任何人認有違反第一條至第四條之規定,或利害關係人認有不合第十二條之規定者,得自公告之日起三個月內備具申請書,附具證件,向專利局提起異議,請求再審查。
立法理由一、按任何人對公告之專利案,認有違反專利要件得向專利局提起異議,請求再審查之期間,以目前交通、傳播、通訊設施發達,其「六個月」公告期間已嫌冗長,乃參照多數國家立法例,改為「三個月」,俾法律關係早臻確定。 二、參照本法第一零一條有關公告中之新型,利害關係人得提起異議請求再審查之要件規定,增列「或利害關係人認有不合本法第十二條之規定者」,亦得提起異議,以資適用。
申請專利之發明,實質上為兩個以上之發明時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得改為各別申請。 前項各別申請應於原申請案再審查審定前為之。如准予各別申請,仍以最初申請之日為申請日,如有優先權者,仍得主張優先權,並應就原申請案已完成之程序續行審查。
申請發明專利,應就每一發明提出申請。 二個以上發明,屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請。
立法理由一、條次變更,本條為原條文第三十一條移列。 二、申請發明專利,以一發明一申請為原則,併案申請則為例外。而例外之情形,專利法八十三年一月二十一日修正時,雖參酌當時日本特許法第三十七條及專利合作條約施行細則第十三條第二項規定,以分款方式明列於現行條文第一款至第三款,惟其規定並不周延,我國已加入世界貿易組織,專利制度必須與國際趨勢相協調,其中,實質專利法條約(Substantive Patent Law Treaty)草約就發明單一性概念已有初步共識,可為各國修法之參考,原條文之規定有配合修正之必要,爰參考該條約草約第七條、歐洲專利公約第八十二條、專利合作條約施行細則第十三條第一項及大陸地區專利法第三十一條規定,明定一申請案應僅有一發明,或屬於一個廣義發明概念(a single general inventive concncept),而以概括方式定之。至於其具體內容則委由施行細則及審查基準補充之。爰將本條分二項規定。
同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利,其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一;屆期未擇一者,不予發明專利。 申請人依前項規定選擇發明專利者,其新型專利權,視為自始不存在。 發明專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利。
立法理由一、本條新增。 二、就相同創作,不問發明與發明,或發明與新型,修正條文第三十一條明確規定禁止重複授予專利權。同一人就同一技術,於同日分別申請發明專利及新型專利時,因新型專利採形式審查,可先取得專利權,於審查發明時,如認該發明應准予專利權時,應通知申請人限期選擇其一;屆期未選擇者,即不予發明專利,以避免重複授予專利權,爰於第一項明定。 三、申請人經通知選擇其一後,如選擇新型專利權,該發明專利申請案即不予專利,固無疑問。惟如其選擇發明時,因新型已取得專利權,基於禁止重複授予專利權之原則,爰於第二項規定,其新型專利權視為自始不存在。 四、新型專利雖已取得專利權在先,如於發明專利核准前,該新型專利權已當然消滅,或有經撤銷確定之情事,因該新型專利權所揭露之技術已成為公眾得自由運用之技術,如再准予發明專利權,會使已可由公眾自由運用之技術復歸他人專有,將使公眾蒙受不利益,因此,於第三項規定,於此情形,該發明應不予專利。
同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利者,應於申請時分別聲明;其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一;申請人未分別聲明或屆期未擇一者,不予發明專利。 申請人依前項規定選擇發明專利者,其新型專利權,自發明專利公告之日消滅。 發明專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利。
立法理由一、修正第一項。增訂申請人應於申請時分別聲明,其就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利,理由如下: (一)申請人於申請新型專利時聲明就相同創作,於同日另申請發明專利,係為便於公告新型專利時一併公告其聲明,以資公眾知悉申請人針對該相同創作有兩件專利申請案,即使先准予之新型專利權利消滅,該創作尚有可能接著隨後准予之發明專利申請案予以保護,從而避免產生誤導公眾之後果。 (二)申請人於申請發明專利時聲明就相同創作,於同日另申請新型專利,專利專責機關實體審查發明專利申請案認無不予專利之情事,且新型專利權非已當然消滅或撤銷確定者,應通知申請人限期擇一,避免重複准予專利。 (三)准予申請人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利,並得於事後享有權利接續之利益,相對的申請人負有於申請時分別聲明其事實之義務,未分別聲明,包括二案皆未聲明及其中一案未聲明。違反時,明定不予發明專利,以資明確。 二、修正第二項,相同發明分別申請發明專利及新型專利,而選擇發明專利,專利法規定新型專利視為自始不存在,修正改採「權利接續制」,以保障專利申請人之權益。 三、視為自始不存在之規定,對專利申請人極為不利,因其若選發明,則新型將被視為自始不存在,使得原先所受之保護落空;若選新型,則受保護期間縮短10 年,如於新型保護期間受侵害,縱使該發明即將獲准專利,申請人只好犧牲發明專利較長之保護期間,此顯然與專利法鼓勵研發之旨相悖-技術程度較高的發明,卻被迫只能享有較短時間之保護。 四、採取容許分別申請發明專利及新型專利的國家,包括德國、中國以及先前之韓國,對於先前取得之新型專利,均仍予以保護,至少是接續保護,我國專利法之規定在全世界並無前例,且明顯違反權利信賴保護原則。 五、新型專利權,視為自始不存在之規定,將造成許多重大問題而無法解決。包括原先新型專利授權或讓與他人,權利金或價金是否必須返還?原先新型專利權人告他人專利侵害而獲得之賠償金,是否必須返還?被告是否可以提起再審之訴請求返還?爰有必要將現有第二項之「新型專利視為自始不存在」,改為「其新型專利權,自發明專利公告之日起,歸於消滅」,以接續權利並杜爭議。
公告中之發明人,無論何人認為有違反本法第一條至第四條之規定者,得自公告之日起六個月內備具聲請書,附具證件,向專利局提起異議,請求再審查。
公告中之發明人,任何人認為有違反本法第一條至第四條之規定者,得自公告之日起六個月內備具聲明書,附具證件,向專利局提起異議請求再審查。
公告中之發明,任何人認為有違反本法第一條至第四條之規定者,得自公告之日起六個月內備具聲請書,附具證件,向專利局提起異議請求再審查。
一、按任何人對公告之專利案,認有違反專利要件得向專利局提起異議,請求再審查之期間,以目前交通、傳播、通訊設施發達,其「六個月」公告期間已嫌冗長,乃參照多數國家立法例,改為「三個月」,俾法律關係早臻確定。 二、參照本法第一零一條有關公告中之新型,利害關係人得提起異議請求再審查之要件規定,增列「或利害關係人認有不合本法第十二條之規定者」,亦得提起異議,以資適用。
申請專利之發明,實質上為兩個以上之發明時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得改為各別申請。 前項各別申請應於原申請案再審查審定前為之。如准予各別申請,仍以最初申請之日為申請日,如有優先權者,仍得主張優先權,並應就原申請案已完成之程序續行審查。
一、條次變更,本條為原條文第三十一條移列。 二、申請發明專利,以一發明一申請為原則,併案申請則為例外。而例外之情形,專利法八十三年一月二十一日修正時,雖參酌當時日本特許法第三十七條及專利合作條約施行細則第十三條第二項規定,以分款方式明列於現行條文第一款至第三款,惟其規定並不周延,我國已加入世界貿易組織,專利制度必須與國際趨勢相協調,其中,實質專利法條約(Substantive Patent Law Treaty)草約就發明單一性概念已有初步共識,可為各國修法之參考,原條文之規定有配合修正之必要,爰參考該條約草約第七條、歐洲專利公約第八十二條、專利合作條約施行細則第十三條第一項及大陸地區專利法第三十一條規定,明定一申請案應僅有一發明,或屬於一個廣義發明概念(a single general inventive concncept),而以概括方式定之。至於其具體內容則委由施行細則及審查基準補充之。爰將本條分二項規定。
一、本條新增。 二、就相同創作,不問發明與發明,或發明與新型,修正條文第三十一條明確規定禁止重複授予專利權。同一人就同一技術,於同日分別申請發明專利及新型專利時,因新型專利採形式審查,可先取得專利權,於審查發明時,如認該發明應准予專利權時,應通知申請人限期選擇其一;屆期未選擇者,即不予發明專利,以避免重複授予專利權,爰於第一項明定。 三、申請人經通知選擇其一後,如選擇新型專利權,該發明專利申請案即不予專利,固無疑問。惟如其選擇發明時,因新型已取得專利權,基於禁止重複授予專利權之原則,爰於第二項規定,其新型專利權視為自始不存在。 四、新型專利雖已取得專利權在先,如於發明專利核准前,該新型專利權已當然消滅,或有經撤銷確定之情事,因該新型專利權所揭露之技術已成為公眾得自由運用之技術,如再准予發明專利權,會使已可由公眾自由運用之技術復歸他人專有,將使公眾蒙受不利益,因此,於第三項規定,於此情形,該發明應不予專利。
一、修正第一項。增訂申請人應於申請時分別聲明,其就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利,理由如下: (一)申請人於申請新型專利時聲明就相同創作,於同日另申請發明專利,係為便於公告新型專利時一併公告其聲明,以資公眾知悉申請人針對該相同創作有兩件專利申請案,即使先准予之新型專利權利消滅,該創作尚有可能接著隨後准予之發明專利申請案予以保護,從而避免產生誤導公眾之後果。 (二)申請人於申請發明專利時聲明就相同創作,於同日另申請新型專利,專利專責機關實體審查發明專利申請案認無不予專利之情事,且新型專利權非已當然消滅或撤銷確定者,應通知申請人限期擇一,避免重複准予專利。 (三)准予申請人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利,並得於事後享有權利接續之利益,相對的申請人負有於申請時分別聲明其事實之義務,未分別聲明,包括二案皆未聲明及其中一案未聲明。違反時,明定不予發明專利,以資明確。 二、修正第二項,相同發明分別申請發明專利及新型專利,而選擇發明專利,專利法規定新型專利視為自始不存在,修正改採「權利接續制」,以保障專利申請人之權益。 三、視為自始不存在之規定,對專利申請人極為不利,因其若選發明,則新型將被視為自始不存在,使得原先所受之保護落空;若選新型,則受保護期間縮短10 年,如於新型保護期間受侵害,縱使該發明即將獲准專利,申請人只好犧牲發明專利較長之保護期間,此顯然與專利法鼓勵研發之旨相悖-技術程度較高的發明,卻被迫只能享有較短時間之保護。 四、採取容許分別申請發明專利及新型專利的國家,包括德國、中國以及先前之韓國,對於先前取得之新型專利,均仍予以保護,至少是接續保護,我國專利法之規定在全世界並無前例,且明顯違反權利信賴保護原則。 五、新型專利權,視為自始不存在之規定,將造成許多重大問題而無法解決。包括原先新型專利授權或讓與他人,權利金或價金是否必須返還?原先新型專利權人告他人專利侵害而獲得之賠償金,是否必須返還?被告是否可以提起再審之訴請求返還?爰有必要將現有第二項之「新型專利視為自始不存在」,改為「其新型專利權,自發明專利公告之日起,歸於消滅」,以接續權利並杜爭議。
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