要旨
甲所有之發明專利（下稱系爭專利）原公告之申請專利範圍共 2 項，其中第 1 項為獨立項，第 2 項為附屬項。乙主張此二請求項均不具進步性，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提起舉發，經智慧局為「請求項1、2 舉發不成立」之處分，乙不服，提起訴願，經經濟部駁回訴願，乙即向智慧財產及商業法院（下稱智慧法院）提起行政訴訟，其起訴聲明如下： （一）訴願決定及原處分均撤銷。 （二）被告應就系爭專利為「請求項 1、2 舉發成立，應予撤銷」之處分。 智慧法院依行政訴訟法第 42 條第 1 項、第 2 項規定，依職權命甲獨立參加訴訟。嗣於行政訴訟審理中，甲向智慧局以減縮系爭專利範圍為由，申請更正，將原公告之請求項 2 技術特徵加入請求項 1，並刪除請求項 2（專利法第 67 條第 1 項第 2 款規定參照），經智慧局核准、公告並確定。 乙即請求智慧法院就系爭專利更正後之請求項 1 為判斷，除將原第（二）項聲明變更為「被告應就系爭專利為『（更正後）請求項 1 舉發成立，應予撤銷』之處分。」（下稱新本案聲明）外，應否調整原第（一）項聲明？
法律問題
甲所有之發明專利（下稱系爭專利）原公告之申請專利範圍共 2 項，其中第 1 項為獨立項，第 2 項為附屬項。乙主張此二請求項均不具進步性，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提起舉發，經智慧局為「請求項1、2 舉發不成立」之處分，乙不服，提起訴願，經經濟部駁回訴願，乙即向智慧財產及商業法院（下稱智慧法院）提起行政訴訟，其起訴聲明如下： （一）訴願決定及原處分均撤銷。 （二）被告應就系爭專利為「請求項 1、2 舉發成立，應予撤銷」之處分。 智慧法院依行政訴訟法第 42 條第 1 項、第 2 項規定，依職權命甲獨立參加訴訟。嗣於行政訴訟審理中，甲向智慧局以減縮系爭專利範圍為由，申請更正，將原公告之請求項 2 技術特徵加入請求項 1，並刪除請求項 2（專利法第 67 條第 1 項第 2 款規定參照），經智慧局核准、公告並確定。 乙即請求智慧法院就系爭專利更正後之請求項 1 為判斷，除將原第（二）項聲明變更為「被告應就系爭專利為『（更正後）請求項 1 舉發成立，應予撤銷』之處分。」（下稱新本案聲明）外，應否調整原第（一）項聲明？
討論意見
甲說：直接變更新本案聲明代最初之第（一）、（二）項聲明。 原處分及訴願決定均以系爭專利原公告之請求項 1、2 為審查對象，而系爭專利既經核准更正並已公告，溯自申請日生效（專利法第68 條第 3 項規定參照），原處分及訴願決定之標的不復存在，則乙請求撤銷之，已無由達訴之目的，自應許乙直接以更正後請求項 1 為請求對象，以新本案聲明代最初之第（一）、（二）項聲明，無須再為附屬聲明。 乙說：維持原第（一）項聲明。 乙本欲請求判命被告就系爭專利為「舉發成立，應予撤銷」之處分，本次更正僅係限縮申請專利範圍，故其請求權基礎不變，且原處分及訴願決定所審查之原公告請求項 1、2 既經更正，乙即應聲明將原處分及訴願決定撤銷，使其依法申請舉發案件最終能獲准許而達到課予義務訴訟之權利保護功能。因此，除新本案聲明外，原第（一）項附屬聲明仍應予維持。 丙說：應變更原第（一）項聲明。 原處分及訴願決定均以系爭專利原公告之請求項 1、2 為審查對象，嗣後經智慧局准許更正，僅餘請求項 1，而更正後請求項 1 實質上相當於原公告之請求項 2，仍為原處分及訴願決定之審查標的一部分，故乙仍得請求撤銷該部分，至原公告之請求項 1 已不存在，即可不論。因此，除新本案聲明外，並應變更原第（一）項附屬聲明為「訴願決定及原處分關於（原公告）請求項 2 部分均撤銷。」
研討結果
採乙說。
研討結果
相對多數採丙說（實到 47 人，甲說：7 票、乙說：2 票、丙說：10 票）。
相關法條
（一）行政訴訟法第 111 條： （第 1 項）訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或行政法院認為適當者，不在此限。 （第 2 項）被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。 （第 3 項）有下列情形之一者，訴之變更或追加，應予准許： 一、訴訟標的對於數人必須合一確定，追加其原非當事人之人為當事人。 二、訴訟標的之請求雖有變更，但其請求之基礎不變。 三、因情事變更而以他項聲明代最初之聲明。 四、應提起確認訴訟，誤為提起撤銷訴訟。 五、依第一百九十七條或其他法律之規定，應許為訴之變更或追加。 （第 4 項）前三項規定，於變更或追加之新訴為撤銷訴訟而未經訴願程序者不適用之。 （第 5 項）對於行政法院以訴為非變更追加，或許訴之變更追加之裁判，不得聲明不服。但撤銷訴訟，主張其未經訴願程序者，得隨同終局判決聲明不服。 （二）專利法 1.第 67 條： （第 1 項）發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之： 一、請求項之刪除。 二、申請專利範圍之減縮。 三、誤記或誤譯之訂正。 四、不明瞭記載之釋明。 （第 2 項）更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。 （第 3 項）依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。 （第 4 項）更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。 2.第 68 條： （第 1 項）專利專責機關對於更正案之審查，除依第七十七條規定外，應指定專利審查人員審查之，並作成審定書送達申請人。 （第 2 項）專利專責機關於核准更正後，應公告其事由。 （第 3 項）說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。
參考資料
（一）課予義務訴訟之聲明，除聲明請求命被告作成特定內容之行政處分外，並應附屬聲明請求將原處分及訴願決定撤銷，其乃附屬於課予義務訴訟之聲明，並非獨立之撤銷訴訟，與課予義務訴訟具一體性，不可分割，亦不構成撤銷訴訟與課予義務訴訟之合併。（最高行政法院 101 年度判字第 492 號、107 年度判字第 60 號、108 年度判字第 385 號、108 年度上字第 1050 號等判決參照） （二）乙說參考裁判：智慧財產法院 105 年度行專更（一）字第 3 號及 108 年度行專更（二）字第 3 號判決（嗣經最高行政法院 109 年度上字第 343號判決駁回上訴確定） 上開判決均以行政訴訟階段准許更正後之請求項為審理對象，更審後原告之聲明及判決主文如下： ┌──────────┬───────────┬────────────┐│案號 │聲明 │主文 │├──────────┼───────────┼────────────┤│105 年度行專更（一）│1.訴願決定、原處分均撤│1.原告之訴駁回。 ││字第 3 號 │ 銷。 │2.第一審及發回前上訴審訴││ │2.被告應對申請第 │ 訟費用由原告負擔。 ││ │ 90224302 號「線材固│ ││ │ 定裝置」新型專利舉發│ ││ │ 案為「請求項 1 至 7│ ││ │ 舉發成立、應予撤銷」│ ││ │ 之審定。 │ │├──────────┼───────────┼────────────┤│108 年度行專更（二）│1.原處分及訴願決定均撤│1.原處分及訴願決定均撤銷││字第 3 號 │ 銷。 │ 。 ││ │2.被告應就第 193744 號│2.被告就第 193744 號「線││ │ 「線材固定裝置」新型│ 材固定裝置」新型專利舉││ │ 專利案，應為「請求項│ 發案應為請求項 1 至 7││ │ 1 至 7 舉發成立應予│ 舉發成立撤銷專利權之處││ │ 撤銷」之處分。 │ 分。 ││ │ │ ││ │ │3.訴訟費用由被告負擔。 │└──────────┴───────────┴────────────┘
提案機關
智慧財產及商業法院 （112 年度高等行政法院法律座談會提案 第 7 號）
