実用新案法 第38条（審判請求の方式）

解説

実用新案権で警告書が届いた。「あなたの製品は私の登録実用新案を侵害している、製造を止めて損害を払え」。多くの人はここで青ざめ、支払いに応じてしまう。だが、知っておくべき決定的な事実がある。実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録される。つまり世に出回っている実用新案権の相当数は、本来なら無効になりうる弱点を抱えたまま登録されている。その不安定な権利を正面から崩す入口が、38条の無効審判請求書だ。特許庁長官に請求書を提出する、それだけで権利の存否を争う土俵に立てる。ただし2項の罠を見落とすな。無効の理由は「具体的に特定」し、しかも立証すべき事実ごとに証拠との対応関係まで書けと要求される。ふわっと「無効だと思う」では足りない。そして一度書いた理由は、後から自由に差し替えられない(41条が準用する特許法131条の2)。最初の一枚で、勝負の半分が決まる。

法的な位置づけ

実用新案法38条は、実用新案登録無効審判を請求する者が特許庁長官に提出すべき請求書の記載事項と方式を定める手続規定である。請求書には当事者及び代理人の表示、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由を記載し、2項では無効理由を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との対応関係を記載することを要する。

こんなときに使う

• あなたが個人で開発した便利グッズを売っていたら、ある日「弊社の登録実用新案を侵害している」という内容証明が届いた。相手は大企業、文面は弁理士名義で威圧的。だが相手の権利は無審査で登録されたもの。先行する類似品が市場にあれば、38条の無効審判で逆に崩しにいける
• もし、無効審判の請求書の理由欄を「新規性がないので無効」とだけ曖昧に書いて出したらどうなる？ 2項違反として補正を命じられ、最悪は却下。しかも後から理由を大きく書き換えると要旨変更として認められない。最初の一枚に全弾を込める必要がある
• 逆の立場。あなたが実用新案権者で、競合から38条の無効審判を起こされた。請求書には先行技術文献がずらりと並ぶ。ここで防御を誤ると、自社の主力商品を守る盾が消える。答弁書の期限は待ってくれない
• 実用新案侵害で提訴され、第一審が進行中。あと一手で口頭弁論が終結する。このタイミングを逃すと、無効の主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下されかねない。無効審判の請求と訴訟内の無効抗弁、二正面を同時に動かさなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側：あなたが侵害を主張された側なら、1. 相手の実用新案の登録原簿と技術評価書(29条の2)を取り寄せ、評価内容を確認2. 出願日より前の先行技術(類似品、カタログ、文献)を徹底的に探す、これが無効理由の弾になる3. 38条2項に従い、無効理由を具体的に特定し、立証する事実ごとに証拠との対応を明記した請求書を起案4. 提訴されているなら訴訟内の無効抗弁と無効審判請求を並行で動かす。請求書は後から理由を足せないので、最初に全無効理由を盛り込む

訴えられた側：あなたが実用新案権者で無効審判を起こされた側なら、1. 請求書記載の無効理由と証拠の対応を精査し、特定が不十分なら2項違反を指摘して却下・補正を求める2. 答弁書で各無効理由に反論、必要なら訂正(明細書・実用新案登録請求の範囲の訂正)で権利を縮小して守る3. 相手の主張に要旨変更がないか監視し、後出しの理由は争う4. 指定された答弁期間を厳守、徒過は致命傷

時効（請求できる期限）：無効審判の請求自体に出訴期間のような時効はなく、実用新案権が消滅した後でも請求できる(41条が準用する特許法123条3項)。ただし侵害訴訟の中で無効を主張する場合は、事実審の口頭弁論終結前に主張しなければ、時機に後れた攻撃防御方法として却下されうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説：38条2項が無効理由の具体的特定と証拠との対応関係を求め、41条準用の特許法131条の2が要旨変更を制限するのは、争点を早期に確定して審理を迅速化し、同一権利の蒸し返しを防ぐ趣旨と理解されている。

改正の年表

1. 1.昭和34年（1959年） 改正：実用新案法の全部改正（法律第123号）。審判手続を含む現行体系が整備された。
2. 2.平成5年（1993年） 改正：実体審査を経ない無審査登録制度へ移行。登録の安定性が低下したことで、本条の無効審判請求書が権利の存否を事後に争う実務上の主戦場となった。