商標法 第45条（補正の却下の決定に対する審判）

解説

商標を出願し、審査の途中で指定商品を書き直したり、ロゴの細部を直したりする。それが「補正」だ。ところが審査官は「その補正は出願の要旨を変える」と判断し、補正そのものを却下する決定を出すことがある（16条の2）。ここで多くの出願人は途方に暮れる。だが45条は、その決定に納得できないとき、謄本が届いた日から三月以内に「審判」（特許庁の中で行う不服申立て手続）を請求して争う道を用意している。重要なのは、もう一つの道があることだ。同じ却下を受けて、補正後の内容で新たに出願し直す方法（17条の2で準用する意匠法17条の3）。この二つは同時に選べない。審判で争うか、新出願でやり直すか。届いた決定書を放置した三月後、どちらの扉も静かに閉じる。

法的な位置づけ

商標法45条は、補正の却下の決定に対する不服申立てとしての審判請求を定める規定である。商標法16条の2第1項に基づく補正却下の決定を受けた者は、決定謄本の送達日から三月以内に審判を請求できる。ただし意匠法17条の3を準用する新たな商標登録出願をした場合は、この審判請求は認められない。

こんなときに使う

• スタートアップでサービス名を商標出願し、後から指定役務を一区分追加しようと補正した。審査官は「要旨変更だ」として却下。追加したかった区分を守るには、三月以内に審判を請求するか、その区分だけ新出願するかを今すぐ決めなければならない
• 却下決定の謄本がポストに届いて、もう二月半が過ぎていたとしたら？ 残りは半月。審判請求書の作成と、弁理士への相談を同時に走らせないと、争う権利そのものが消える
• 個人事業主が自分でロゴ商標を出願し、補正で図形を微修正したら却下された。新出願し直せば補正後の内容で進められるが、出願日は新しい日付になる。先に同じマークを出した競合がいれば、その一日が命取りになる

取るべき行動

被害を受けた側：1. 決定謄本の送達日を確認し、そこから三月後の期限を即カレンダーに記入（45条1項の起算点） 2. 却下理由が要旨変更のどの類型かを読み解き、覆せる見込みを評価3. 審判で争うなら審判請求書を作成し期限内に提出、要旨変更にあたらない論拠を整理4. 単独判断が不安なら弁理士に却下理由の評価を依頼、審判か17条の2の新出願かを早期に決める

訴えられた側：審判で勝てる見込みが薄いと判断したときの代替策。1. 17条の2で準用する意匠法17条の3により、補正後の内容で新たな商標登録出願をする道を検討2. ただし新出願は出願日がリセットされ、その間に第三者が同一商標を出していれば先願で負けるリスクを評価3. 審判（出願日維持）と新出願（内容の確実性）の損得を、三月の期限内に天秤にかける

時効（請求できる期限）：決定の謄本の送達があった日から三月以内に審判を請求しなければならない（商標法45条1項）。ただし44条2項の準用により、その責めに帰することができない理由があるときは期間の特例が認められる場合がある（最新の改正状況をご確認ください）。なお補正後の新たな商標登録出願をしたときは、この審判請求はできない（45条1項ただし書）

学説

通説：45条の審判は補正却下決定に対する不服申立てであり、争点は当該補正が要旨変更にあたるか否かの認定にある。要旨変更該当性は出願当初の同一性を基準に判断され、指定商品・役務の範囲拡大や商標見本の実質的変更は要旨変更にあたると解される。

改正の年表

1. 1.昭和34年（1959年） 新設：現行商標法（昭和34年法律第127号）の制定に伴い、補正の却下の決定に対する審判請求の規定として整備された。